Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 апреля 2015 г. по делу N СИП-253/2013 Суд удовлетворил требование о признании недействительными патентов РФ на полезную модель, поскольку спорные полезные модели, защищенные патентами РФ, были созданы третьим лицом в связи с исполнением своих непосредственных трудовых обязанностей, так как право авторства на служебную полезную модель принадлежит работнику (автору)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 апреля 2015 г. по делу N СИП-253/2013

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. N С01-373/2014 по делу N СИП-253/2013 настоящее решение оставлено без изменения

См. Определение Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2015 г. по делу N СИП-253/2013 "Об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок"

Резолютивная часть решения объявлена 9 апреля 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 16 апреля 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Артемовой С.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление открытого акционерного общества "Специальное конструкторское бюро "Турбина" (пр. Ленина, д. 2Б, г. Челябинск, 454007, ОГРН 1037403769413) к Березиной Тамаре Ивановне (г. Челябинск) о признании недействительными патентов Российской Федерации N 89632, N 96187 и N 19397 на полезную модель,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Березина Игоря Викторовича (г. Челябинск); Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), открытого акционерного общества "Центральное конструкторское бюро "Титан" (пр-т им. В.И. Ленина, 34, 643 г. Волгоград, 400071, ОГРН 1103459004362), открытого акционерного общества "Уральский завод транспортного машиностроения" (ул. Фронтовых Бригад, д. 29, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620017, ОГРН 1096659005200), открытого акционерного общества "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (Восточное ш., д. 38, г. Нижний Тагил, Свердловская обл., 622007, ОГРН 1086623004380).

При участии в судебном заседании:

от открытого акционерного общества "Специальное конструкторское бюро "Турбина" - Вознесенская В.В. (представитель по доверенности от 10.11.2014), Зубаирова Ю.С. (представитель по доверенности от 10.06.2014), Левина Е.Б. (представитель по доверенности от 10.12.2013), Озолина И.Г. (представитель по доверенности от 21.11.2013);

Березина Тамара Ивановна - лично (по паспорту);

от Березиной Тамары Ивановны - Пономарев А.В. (представитель по доверенности от 22.11.2013);

от Березина Игоря Викторовича - Пономарев А.В. (представитель по доверенности от 22.11.2013).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Турбина" (далее - общество "СКБ "Турбина") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Березиной Тамаре Ивановне и Березину Игорю Викторовичу о признании патентов Российской Федерации N 89632, N 96187 и N 119397 на полезную модель "Воздухоочиститель" недействительными в части указания в качестве патентообладателя Березиной Тамары Ивановны, а также о признании истца патентообладателем полезной модели "Воздухоочиститель" по указанным патентам.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2014 в связи с принятием судом отказа общества "СКБ "Турбина" от требований, предъявленных к Березину И.В., производство по делу в указанной части прекращено, Березин И.В. привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

В связи с уточнением исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обществом "СКБ "Турбина" заявлены к Березиной Тамаре Ивановне следующие требования:

признать недействительным патент Российской Федерации N 89632 на полезную модель "Воздухоочиститель", зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.12.2009, в части указания патентообладателя Березиной Т.И.;

признать общество "СКБ "Турбина" патентообладателем полезной модели "Воздухоочиститель" по патенту Российской Федерации N 89632, зарегистрированному в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.12.2009;

признать недействительным патент Российской Федерации N 96187 на полезную модель "Воздухоочиститель", зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.07.2010, в части указания патентообладателем Березиной Т.И.;

признать общество "СКБ "Турбина" патентообладателем полезной модели "Воздухоочиститель" по патенту Российской Федерации N 96187, зарегистрированному в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.07.2010;

признать недействительным патент Российской Федерации N 119397 на полезную модель "Воздухоочиститель", зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.08.2012, в части указания патентообладателем Березиной Т.И.;

признать общество "СКБ "Турбина" патентообладателем полезной модели "Воздухоочиститель" по патенту Российской Федерации N 119397, зарегистрированному в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.08.2012.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2014 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2014 решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2014 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Титан" (далее - общество "ЦКБ "Титан"), открытое акционерное общество "Уральский завод транспортного машиностроения" (далее - общество "Уральский завод транспортного машиностроения"), открытое акционерное общество "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (далее - общество "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения").

В судебном заседании представитель общества "СКБ "Турбина" настаивал на заявленных требованиях, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела и дополнительно представленные доказательства, с учетом требований суда кассационной инстанции.

Березина Т.И. и ее представитель против удовлетворения заявленных требований возражали.

Роспатент, общество "ЦКБ "Титан", общество "Уральский завод транспортного машиностроения", общество "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что Роспатентом 10.12.2009, 20.07.2010 и 20.08.2012 выданы патенты Российской Федерации на полезные модели "Воздухоочиститель" N 89632, N 96187 и N 119397 соответственно. В качестве патентообладателя поименованных полезных моделей указана Березина Т.И., в качестве авторов - Березина Т.И. и Березин И.В.

Полагая, что указанные полезные модели "Воздухоочиститель" являются служебными, поскольку созданы его работником Березиной Т.И. в связи с выполнением трудовых обязанностей, общество "СКБ "Турбина" обратилось в суд с требованиями о признании названных патентов недействительными, а также о признании общества "СКБ "Турбина" их патентообладателем.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела с учетом указаний суда кассационной инстанции, данным в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2014, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии со статьей 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Статьей 1354 ГК РФ предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

Для толкования формул изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1370 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору). Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (пункты 2, 3 статьи 1370 ГК РФ).

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом.

Обращаясь с заявлением по настоящему делу, общество "СКБ "Турбина" ссылалось на то, что Березина Т.И. в период с 01.07.1970 по 07.02.2012 занимала должность инженера-конструктора 1 категории и являлась ведущим разработчиком воздухоочистителей, в подтверждение чего представлены приказ от 07.02.2012 об увольнении Березиной Т.И. по собственному желанию (пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) с должности инженера-конструктора 1 категории отела N 68 с 07.02.2012; должностная инструкция от 15.03.2007 N 11 инженера-конструктора 1 категории, акт от 20.04.2007 об отказе подписания уведомления от 09.04.2007 N 52-45; личная карточка УП СКБ "Турбина" с датой составления 16.01.2001 на Березину Т.И.

По мнению общества "СКБ "Турбина" факт создания служебных моделей подтверждается должностными инструкциями, отчетами о выполненных работах Березиной Т. И., планами работ отдела N 68, представленными в материалы дела, а также свидетельскими показаниями.

Также заявитель полагает, сам факт указания в планах работ на осуществление Березиной Т.И. авторского надзора за изготовлением воздухоочистителей, подтверждает, что основным направлением работы конструктора Березиной Т.И. являлась работа над усовершенствованием конструкции воздухоочистителей различных модификаций.

Факт создания полезных моделей, защищенных оспариваемыми патентами в связи с выполнением своих трудовых обязанностей Березиной Т.И. также, по мнению общества "СКБ "Турбина", подтверждается тем, что одним из основных видов его деятельности является разработка и выпуск энергоагрегатов (в число которых входят различные двигатели), что подтверждается выпиской из приказа Министра оборонной промышленности СССР N 308сс от 20.06.1985.

При этом общество "СКБ "Турбина" указало на то, что при создании полезных моделей Березина Т.И. в значительной мере использовала его ресурсы: авторы пользовались технической литературой, находящейся в библиотеке бюро, воздухоочистители, ранее используемые истцом, послужили базой для полезных моделей, защищённых оспариваемыми патентами, использовалась конструкторская документация прототипов, испытания воздухоочистителей в целях проверки их промышленной применимости проводились на территории общества "СКБ "Турбина". Кроме того, истец указал на то, что общество "СКБ "Турбина" является единственным изготовителем воздухоочистителей, защищенными оспариваемыми патентами, которые поставляются в составе изделий, изготавливаемых только обществом "СКБ "Турбина".

В силу части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

В соответствии указаниями арбитражного суда кассационной инстанции, содержащимися в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2014, само по себе наличие автора, не являющегося работником, не делает полезные модели неслужебными в части взаимоотношений автора-работника и его работодателя.

Вышеприведенное толкование закона является обязательным для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело, в силу прямого указания части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, а также выполнив указания кассационной инстанции, данные в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2014, суд признает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Суд кассационной инстанции указал, что по смыслу пункта 1 статьи 1370 ГК РФ для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных конструкций.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания.

При этом во внимание могут быть приняты в частности: соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника (применительно к пункту 39.1 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"), место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в порядке исполнения трудовых обязанностей, иные обстоятельства.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, исходя из их совокупности и взаимосвязи, суд пришел к выводу о том, что полезные модели, защищенные патентами Российской Федерации N 89632, N 96187 и N 119397, были созданы Березиной Т.И. в связи с исполнением своих непосредственных трудовых обязанностей, поскольку, выполняя свои трудовые обязанности конструктора общества "СКБ "Турбина", Березина Т.А. принимала участие в процессе разработки технических решений, отраженных на сборочных чертежах АПК40Т.27.27.220СБ, АПК40Т.27.27.200СБ, ГТА18М1.27.27.080СБ, факт использования которых следует из чертежей, приведённых в патентах Российской Федерации NN 89632, 96187, 119397, а также подтверждается непосредственным участием Березиной Т.И. в разработке чертежа ГТА18М1.27.27.080СБ, в котором ответчик указан в качестве разработчика, что подтверждается ее подписью на нем, а также планами работы по месяцам с декабря 2008 года по декабрь 2010 года конструктора общества "СКБ "Турбина" Березиной Т.И., выполненными собственноручно Березиной Т.И. и подписанными ею и заместителем начальника основного конструкторского бюро Манько В.Г. В указанных планах работы отражено непосредственное участие Березиной Т.И. в работе над конструкцией воздухоочистителей (сборочные чертежи АПК40Т.27.27.220СБ, АПК40Т.27.27.200СБ, ГТА18М1.27.27.080СБ).

Сопоставительный анализ технических решений по патентам и технических решений в соответствии с чертежами АПК40Т.27.27.220СБ, АПК40Т.27.27.200СБ, ГТА18М1.27.27.080СБ позволяет сделать вывод, что спорными патентами на полезные модели защищены решения, тождественные представленным на чертежах общества "СКБ "Турбина".

В судебном заседании суда первой инстанции, состоявшемся 19.08.2014, Блинова Нина Ивановна и Манько Вячеслав Григорьевич были допрошены к качестве свидетелей и предупреждены судом об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, в связи с чем у них были отобраны соответствующие подписки.

Блинова Нина Ивановна пояснила суду, что является техническим сотрудником, который выполняет чертежи по заданию разработчика, тогда как Березина Т.И. являлась разработчиком; работа осуществлялась в соответствии с планом работ общества "СКБ "Турбина" и планом отдела, техническое решение всегда содержалось в плане отдела; чертеж АПК40Т.27.27.220СБ разрабатывался во исполнение соответствующего заказа, Березина Т.И. в разработке участие не принимала.

Свидетель Манько Вячеслав Григорьевич, также допрошенный судом 19.08.2014, подтвердил, что оспариваемые патенты созданы в результате коллективной работы сотрудников общества "СКБ "Турбина"; Березина Т.И. входила в состав рабочей группы по выполнению разработок по воздухоочистителям в качестве разработчика; ведение Березиной Т.И. тематики воздухоочистителей поручено главным конструктором; Березина Т.И. в качестве конструктора работает в соответствии с техническими заданиями, что отражено в протоколе и аудиозаписи судебного заседания от 19.08.2014.

Как указывалось выше, в соответствии с положениями пунктов 2, 3 статьи 1370 ГК РФ, право авторства на служебную полезную модель принадлежит работнику (автору). Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Таким образом, поскольку в силу пункта 3 статьи 1370 ГК РФ исключительное право на служебную полезную модель принадлежат работодателю, на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патенты Российской Федерации NN 89632, 96187, 119397 подлежат признанию недействительными в части указания в них в качестве патентообладателя Березиной Т.А.

В соответствии с положениями статьи 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:

1) исключительное право;

2) право авторства.

Согласно пункту 1 статьи 1348 ГК РФ граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами.

Суд полагает необходимым отметить, что в силу указанных норм, Березин И.В. не лишен возможности обратиться в Роспатент с заявлением о признании его в качестве патентообладателя в связи с отсутствием трудовых отношений между ним и обществом "СКБ "Турбина", что не оспаривается последним, тогда как материалами настоящего дела подтверждено авторство Березина И.В. на полезные модели, защищенные патентами Российской Федерации N 89632, N 96187 и N 119397.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на Березину Т.И.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования открытого акционерного общества "Специальное конструкторское бюро "Турбина" удовлетворить.

Признать недействительными патенты Российской Федерации на полезные модели N 89632, N 96187 и N 119397 в части указания патентообладателем Березиной Тамары Ивановны.

Признать открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Турбина" патентообладателем полезных моделей по заявкам N 2009131347, 2009142497, 2011143551.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новые патенты Российской Федерации на полезные модели по заявкам N 2009131347, 2009142497, 2011143551 с указанием в качестве патентообладателя открытого акционерного общества "Специальное конструкторское бюро "Турбина" (пр. Ленина, д. 2Б, г. Челябинск, 454007, ОГРН 1037403769413) в связи с признанием недействительными патентов Российской Федерации на полезную модель N 89632, N 96187 и N 119397 в части указания патентообладателем Березиной Тамары Ивановны.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

Взыскать с Березиной Тамары Ивановны в пользу открытого акционерного общества "Специальное конструкторское бюро "Турбина" (пр. Ленина, д. 2Б, г. Челябинск, 454007, ОГРН 1037403769413) 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Тарасов