Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2015 г. по делу N СИП-96/2015 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и обязал Роспатент аннулировать регистрацию спорного товарного знака в отношении отдельных товаров, поскольку установлен факт наличия сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком третьего лица и противопоставленными товарными знаками истца

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2015 г. по делу N СИП-96/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 октября 2015 г.

Полный текст решения изготовлен 27 октября 2015 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 февраля 2016 г. N С01-1237/2015 по делу N СИП-96/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А., судей Лапшиной И.В., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление компании Юлиус Сэманн Лтд. / Julius Samann Ltd. (Weidstrasse 14, 6300 Zug, Switzerland) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 01.12.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 24.07.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408428, обязании Роспатента аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408428,

с участием третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Беру" (ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1, Москва, 115088, ОГРН 1077761174259),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя - Ермолина Д.Е. (по доверенности от 22.04.2014), Шитиков В.Н. (по доверенности от 27.04.2015 77АБ N 3756269);

от органа, принявшего оспариваемое решение, - Чеканов А.А., (по доверенности от 28.07.2015 N 02/32-472/41;

от третьего лица - Бахтыозин Д.Н. (по доверенности от 13.05.2015), Горджеладзе Л. (по доверенности от 13.05.2015), Филиппова И.А. (по доверенности от 23.03.2015), установил:

компания Юлиус Сэманн Лтд. / Julius Samann Ltd. (далее - компания, заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 01.12.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 24.07.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408428, обязании Роспатента аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408428.

Определением суда от 03.03.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Беру" (далее - ООО "ТД "Беру", третье лицо).

В судебном заседании 03.08.2015 заявителем был изменен предмет требований, а именно он просил:

1) признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 01.12.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 24.07.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408428;

2) обязать Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408428 частично в отношении следующих товаров:

3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "амбра [парфюмерия], вещества ароматические [эфирные масла], вода ароматическая, вода жавелевая, вода лавандовая, вода туалетная, дезодоранты для личного пользования, древесина ароматическая, духи, изделия парфюмерные, ионон [парфюмерный], ладан, масла для духов и ароматических средств, масла эфирные, масла эфирные из кедра, масла эфирные из лимона, масло бергамотовое, масло гаультериевое, масло жасминное, масло лавандовое, масло миндальное, масло розовое, мускус [парфюмерия], мыла дезодорирующие, мята для парфюмерии, одеколон, основы для цветочных духов, палочки фимиамные, препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, смеси ароматические из цветов и трав, составы для окуривания ароматическими веществами, средства туалетные против потения, терпены [эфирные масла], экстракты цветочные [парфюмерные], эссенции эфирные, эссенция из бадьяна, эссенция мятная [эфирное масло]";

5-го класса МКТУ "дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования], дезодораторы для одежды или текстильных изделий, препараты для освежения воздуха";

11-го класса МКТУ "аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для ионизации воздуха, приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования], приборы для окуривания";

3) признать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408428 недобросовестной конкуренцией и обязать Роспатент аннулировать правовую охрану этого товарного знака полностью, в том числе в отношении остальных товаров 3, 5 и 11-го классов МКТУ.

Изменение предмета требований было принято судом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 22.10.2015 заявитель вновь уточнил предмет требований, указав, что возвращается к первоначально заявленным требованиям.

Изменение предмета требований было принято судом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоснование своих требований заявитель ссылается на то, что подвесные картонные освежители воздуха (ароматизаторы) в форме дерева в течение длительного времени (изобретены Юлиусом Сэманн в 1952 году) продвигаются и продаются более чем в 120 странах мира, в том числе в Российской Федерации, на территории которой предоставлена правовая охрана товарным знакам компании по международным регистрациям N 798981, N 612525, N 178969, N 579396, по свидетельству Российской Федерации N 438905. При этом отмечает, что обозначения, зарегистрированные в качестве товарных знаков, отличаются по цветовым комбинациям, словесным элементам, но их различительная форма (форма дерева) всегда остается неизменной.

Как утверждает заявитель, в результате длительных продаж, маркетинговых инициатив и рекламы товары, маркированные вышеуказанными товарными знаками, приобрели значительную известность и прочную репутацию как на мировом, так и на российском рынке, на котором компания присутствует с 1993 года, о чем свидетельствуют представленные в материалы дела инвойсы на поставку продукции. При этом обращает внимание, что производителем и поставщиком указанных товаров является корпорация CAR-FRESHNER (США), которая использует товарные знаки заявителя на основании лицензионных договоров, уполномоченными дистрибьюторами на территории Российской Федерации являлись и являются: компания Auto World Enterprise Inc. (Kordoba) (c 1994 по 2010 годы), корпорация Zoom Energy (с 2010 по 2013 годы), компания ОБКгрупп (с 2013 года).

В связи с этим компания полагает, что на дату подачи третьим лицом заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (20.03.2009) продукция (ароматизаторы в форме дерева) и товарные знаки заявителя, имеющие более ранний приоритет, были хорошо известны российским потребителям.

Заявитель не согласен с выводом Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком и товарными знаками компании, считая, что этот вывод основан на неправильном применении положений пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки), Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации по определению сходства), поскольку сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом и могут быть смешаны потребителем однородной продукции. При этом отмечает, что ни цвет, в котором был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, ни словесный элемент "IROKA" не влияют на общее восприятие этого товарного знака, очевидно ассоциирующегося с товарными знаками заявителя.

По мнению компании, ООО "ТД "Беру" намеренно предпочло зарегистрировать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками компании, для того, чтобы воспользоваться чужой репутацией и вводить потребителей в заблуждение, в связи с чем такое обозначение в силу пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не могло быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Ссылаясь на статью 6-quinquies Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), придающую значение фактическим обстоятельствам, особенно продолжительности применения знака, выводы, содержащиеся в аналитическом отчете, выполненном в 2015 году ООО "Деловая социология" по итогам социологического исследования в городах Москве и Санкт-Петербурге "Характер сравнительного восприятия среди потребителей товарного знака в форме ели, маркирующего ароматизаторы и освежители воздуха, производимые корпорацией CAR-FRESHNER, и товарного знака, маркирующего ароматизаторы и освежители воздуха, производимые ООО "ТД "Беру" (далее - аналитический отчет 2015 года), заявитель отмечает высокую различительную способность своих товарных знаков, что, по его мнению, предопределяет сходство сравниваемых обозначений и возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя.

Заявитель указывает на то, что Роспатент в оспариваемом решении не дал оценки однородности товаров по всем критериям в совокупности, ограничившись исследованием отдельных критериев, таких как вид товаров, функциональное назначение и сырье. Полагает, что потребители, встречая парфюмерно-дезодорирующие товары в форме ели, скорее всего сделают вывод о том, что их производителем является одно и тоже лицо, либо связанные друг с другом лица.

Отмечая недобросовестность действий третьего лица при регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака, заявитель обращает внимание на выводы, сделанные Судом по интеллектуальным правам в решениях по делам N СИП-141/2013, N СИП-142/2013 и N СИП-286/2013, которыми была аннулирована правовая охрана товарных знаков в форме ели, сходных до степени смешения с товарными знаками компании по международным регистрациям N 798981, N 612525, N 178969 и N 579396, по свидетельству Российской Федерации N 438905. Также указывает, что сам Роспатент решениями от 26.03.2013 и от 31.03.2014 удовлетворил возражения заявителя о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам по международной регистрации N 945924 и по свидетельству Российской Федерации N 480107.

С точки зрения заявителя, регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением положений статьи 10-bis Парижской конвенции, поскольку помимо смешения и введения потребителей в заблуждение ведет к ослаблению различительной способности его товарных знаков. Также считает, что действия третьего лица по регистрации оспариваемого товарного знака следует квалифицировать как злоупотребление правом, запрет на которое установлен статьей 10 ГК РФ.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит в удовлетворении данного заявления отказать.

Роспатент ссылается на то, что комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 408428 и комбинированные и изобразительные товарные знаки по международным регистрациям N 178969, N 579396, N 612525, N 798981 и по свидетельству Российской Федерации N 438905 не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются внешней формой, не совпадают по признаку симметрии, имеют различные смысловое значение и цветовую гамму. При этом отмечает, что существенное различие между сравниваемыми обозначениями обусловлено присутствием в оспариваемом товарном знаке словесного элемента "IROKA", занимающего в нем доминирующее положение.

По мнению Роспатента, однородность части товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, с товарами тех же классов, в отношении которых заявитель просил признать недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку, при отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями не может повлиять на оценку охраноспособности спорного товарного знака.

Как полагает Роспатент, возможность введения потребителей в заблуждение отсутствует в силу оригинальности словесного и изобразительного элементов оспариваемого товарного знака и отсутствия сходства до степени смешения в целом, а также благодаря отсутствию в нем элементов, содержащих сведения о товарах, для которых он зарегистрирован, и об их изготовителе.

Роспатент считает, что приложенный заявителем к возражению аналитический отчет, выполненный в 2014 году социологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова по итогам всероссийского социологического исследования "Характер сравнительного восприятия среди потребителей товарного знака в форме ели, маркирующего ароматизаторы и освежители воздуха, производимые корпорацией CAR-FRESHNER, и товарного знака, маркирующего ароматизаторы и освежители воздуха, производимые ООО "ТД "Беру" (далее - аналитический отчет 2014 года), не может быть признан достоверным доказательством, поскольку к нему не были приложены анкеты социологического исследования, что не позволяет провести проверку достоверности сведений, отраженных в отчете.

Также Роспатент обращает внимание на то, что заявление содержит требование аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408428 полностью, тогда как оспариваемое решение Роспатента принято исключительно в отношении части товаров 3, 5 и 11-го классов МКТУ, которые были указаны заявителем при подаче возражения.

Третье лицо в отзыве на заявление и дополнении к нему, а также в отзыве на выступление заявителя и дополнительных письменных объяснениях просит в удовлетворении заявления отказать, полагая, что решение Роспатента является законным и обоснованным.

ООО "ТД "Беру" заявляет о пропуске компанией срока на оспаривание решения Роспатента от 07.08.2012, ссылаясь на то, что 25.04.2012 она уже обращалась с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408428 и по результатам рассмотрения этого возражения Роспатентом было принято решение от 07.08.2012, которым отказано в удовлетворении возражения. Полагает, что повторное обращение с возражением в 2014 году влечет за собой отказ в его удовлетворении, так как компания исчерпала свое право на оспаривание решение Роспатента о регистрации товарного знака третьего лица, в том числе путем отказа от обжалования решения Роспатента от 07.08.2012. Также считает, что действия заявителя по подаче повторного возражения следует рассматривать как злоупотребление правом.

По мнению третьего лица, заинтересованность заявителя распространяется исключительно на товар 5-го класса МКТУ "освежители воздуха", в отношении которого фактически используются противопоставленные товарные знаки. При этом заявляет о своем несогласии с доводами компании об однородности товаров 3, 5-го и 11-го классов МКТУ, указанных в возражении, поскольку для реализации этих товаров используются разные каналы дистрибуции.

ООО "ТД "Беру" поддерживает вывод Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков, поскольку они имеют фонетические, семантические и графические различия. Утверждает, что вертикальное расположение словесного элемента, размещенного на фоне фигуры темно-зеленого цвета и серого прямоугольника, а также оригинальный шрифт, которым выполнен этот элемент, формируют общее зрительное впечатление, значительно отличающееся от общего зрительного впечатления, производимого товарными знаками заявителя. Кроме того, отмечает, что использованный в оспариваемом товарном знаке изобразительный элемент представляет собой лист растения монстера, а не силуэт дерева, как утверждает заявитель.

В подтверждение своих доводов об отсутствии между сравниваемыми обозначениями сходства до степени смешения ссылается на заключение от 02.06.2015 N 17/ИИ/15, подготовленное специалистом ООО "Федеральный Департамент Независимой Судебной Экспертизы" Краснояровой Я.О. (далее - заключение специалиста), согласно которому сравниваемые графические изображения не являются полными или частичными копиями, а также не содержат совпадающих между собой элементов.

Третье лицо указывает на отсутствие принципиальной возможности возникновения у потребителей ложных ассоциаций и введения их в заблуждение, поскольку маркированные товарными знаками заявителя ароматизаторы производятся длительное время в одном и том же виде в различных вариантах цветов и запахов, но без изменения формы, видов продуктов, в связи с чем появление на рынке товаров (освежителей воздуха как для автомашин, так и для различных помещений) под другими марками не может ввести потребителя в заблуждение. При этом обращает внимание на то, что товар заявителя имеет более высокую стоимость, чем товар того же назначения под маркой "IROKA", что предопределяет невозможность смешения этих товаров потребителем.

С точки зрения ООО "ТД "Беру", представленный заявителем аналитический отчет 2015 года является ненадлежащим доказательством, поскольку противоречит требованиям, предъявляемым к исследованиям в области поведения потребителей и товарного рынка, а отраженные в нем данные не соответствуют фактическому состоянию рынка и предпочтениям потребителей.

Третье лицо полагает, что представленными заявителем доказательствами (инвойсы, накладные, дистрибьюторские соглашения, счета-фактуры) не подтверждается широкая известность российским потребителям товаров, маркированных товарными знаками заявителя.

ООО "ТД "Беру" считает необоснованным и бездоказательным утверждение заявителя о том, что третье лицо, регистрируя оспариваемый товарный знак, намеревалось воспользоваться чужой деловой репутацией, указывая, что подавая заявку на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, руководствовалось лишь целью расширения линейки своих брендов.

ООО "ТД "Беру" также не согласно с доводом заявителя о том, что использование японских атрибутов является сознательным маркетинговым ходом третьего лица, направленным на введение потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров.

Явившиеся в судебное заседание представители заявителя уточненные требования поддержали.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения требований заявителя по доводам, изложенным в отзыве на заявление. Кроме того, отметил, что аналитический отчет 2015 года, который не был предметом оценки при рассмотрении возражения заявителя, не может быть признан допустимым доказательством при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента от 01.12.2014. Также указал, что изображение оспариваемого товарного знака, приведенное на карточках 2, 3 и 4, которые демонстрировались респондентам, не совпадает с оспариваемым товарным знаком по цветовой гамме.

Представители третьего лица также возражали против удовлетворения заявления.

Неоднократно подаваемые третьим лицом ходатайства о признании представленных заявителем доказательств недопустимыми или неотносимыми были признаны судом не подлежащими рассмотрению на стадии их подачи, поскольку в силу части 7 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценка доказательств на соответствие требованиям относимости, допустимости и достоверности осуществляется судом в судебном акте, принимаемом по результатам рассмотрения спора, за исключением тех доказательств, которые очевидно не имеют отношения к рассматриваемому делу. Иной предлагаемый третьим лицом подход, предполагающий оценку доказательств судом еще до принятия решения по делу, может повлечь за собой предрешенность исхода спора.

В судебном заседании 22.10.2015 третьим лицом подано заявление о фальсификации доказательства - аналитического отчета 2014 года, мотивированное тем, что истребованные судом сведения опровергают факт проведения социологического опроса в городах Екатеринбурге и Чите, отчет неправомерно оформлен на бланке социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, отсутствуют анкеты в бумажном виде.

С согласия представителей заявителя аналитический отчет 2014 года в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исключен из числа доказательств по делу, в связи с чем заявление о фальсификации этого доказательства не подлежит дальнейшему рассмотрению.

Представитель третьего лица также указал на недостоверность сведений, содержащихся в социологическом отчете 2015 года. В подтверждение своей позиции ходатайствовал о приобщении к материалам дела CD-диска с записями телефонных разговоров с респондентами социологического опроса 2015 года, из которых следует, что часть респондентов не могла вспомнить факт такого опроса либо не подтвердила его проведение на автозаправочной станции. Данное ходатайство судом удовлетворено.

Вместе с тем судом отказано в удовлетворении ходатайства третьего лица о прослушивании в судебном заседании записей указанных телефонных переговоров, поскольку по аудиозаписи невозможно установить факт набора определенного телефонного номера и соединения именно с респондентом, участвовавшим в опросе. Также не усматриваются и основания для проведения судом самостоятельной проверки путем набора телефонных номеров, указанных в анкетах.

Судом рассмотрено и при наличии возражений представителей заявителя оставлено без удовлетворения ходатайство третьего лица о приобщении к материалам дела отзыва ВЦИОМ на аналитический отчет 2015 года, так как данное доказательство при наличии достаточного времени (отчет представлен 10.09.2015) в нарушение частей 3 и 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не было направлено лицам, участвующим в деле, до начала судебного заседания. Вместе с тем к материалам дела приобщены тезисы выступления представителя третьего лица, содержащие, в том числе оценку аналитического отчета 2015 года.

Заявленное представителем третьего лица ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании в связи с изменением заявителем предмета требований судом рассмотрено и отклонено как направленное на затягивание процесса, поскольку заявитель фактически возвратился к первоначально заявленным (25.02.2015) требованиям, в отношении которых третьим лицом уже неоднократно излагалась правовая позиция и представлялись доказательства.

Представителем третьего лица заявлено устное ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы на предмет установления того, заполнены анкеты одним лицом или разными лицами. Рассмотрев данное ходатайство, суд не находит оснований для его удовлетворения, так как установление данного факта не имеет существенного значения для рассмотрения настоящего спора, третьим лицом не представлены кандидатуры экспертов, не перечислены денежные средства на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам. В целом суд рассматривает указанное ходатайство как злоупотребление третьим лицом своими процессуальными правами, направленное на затягивание рассмотрения спора.

Третьим лицом подано заявление о фальсификации доказательства - аналитического отчета 2015 года, мотивированное тем, что в типовой анкете в качестве лица, проводящего опрос, указан социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; анкеты содержат дополнительный вопрос 22, в соответствии с которым респонденты указывали города их проживания; в результате выборочной проверки (216 анкет из 1000) установлено, что часть анкет не содержат номеров телефонов респондентов, часть телефонов не зарегистрировано в сети, часть респондентов не смогли вспомнить факт опроса, часть респондентов, хотя и подтвердили факт опроса, но не подтвердили место его проведения. На вопрос суда представитель третьего лица ответил, что основанием для признания аналитического отчета сфальсифицированным является не его подлог как доказательства, а возможная недостоверность имеющихся в нем сведений.

Учитывая, что заявитель настаивает на достоверности данного доказательства и отказывается исключать его из числа доказательств по делу, а также принимая во внимание, что обстоятельства, положенные в основу заявления о фальсификации, не свидетельствуют о подложности этого доказательства, а лишь указывают на факты, позволяющие сомневаться в обоснованности полученных результатов, суд признает указанное заявление не подлежащим рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, изложенные в этом заявлении доводы подлежат учету при оценке судом указанного доказательства.

Как следует из материалов дела, ООО "ТД "Беру" является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408428 (приоритет товарного знака - 20.03.2009, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.05.2010, дата истечения срока действия регистрации - 20.03.2019), представляющего собой стилизованное изображение дерева, выполненного в темно-зеленом цвете, расположенное в свою очередь на фоне серого горизонтально ориентированного прямоугольника. При этом обозначение включает словесный элемент "IROKA", выполненный на фоне изображения дерева в латинице в белом цвете оригинальным шрифтом по вертикали, в центре буквы "О" которого расположена белая точка. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 3, 5-го и 11-го классов МКТУ.

Компания является правообладателем товарных знаков по международным регистрациям N 798981 в отношении товара 5-го класса МКТУ (приоритет товарного знака - 18.09.2002), N 612525 в отношении товара 5-го класса МКТУ (приоритет товарного знака - 19.10.1993), N 178969 в отношении товаров 1-5-го классов МКТУ (приоритет товарного знака - 01.06.1954), N 579396 в отношении товаров 1-3-го и 5-го классов МКТУ (приоритет товарного знака - 20.11.1991), правовая охрана которых распространена, в том числе на территорию Российской Федерации, а также товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 438905, зарегистрированного в отношении товара 5-го класса МКТУ (приоритет товарного знака - 30.09.2010).

Перечисленные товарные знаки компании представляют собой комбинированные и изобразительные обозначения, в том числе включающие словесные элементы, в основу которых положен изобразительный элемент в виде контура (силуэта) хвойного дерева - ели.

Компания, полагая, что принадлежащий ООО "ТД "Беру" товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 408428 сходен до степени смешения с принадлежащими компании товарными знакам, а также способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, 24.07.2014 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408428 в отношении части товаров 3, 5-го и 11-го классов МКТУ, мотивированным нарушением требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения этого возражения коллегией палаты по патентным спорам Роспатент принял решение от 01.12.2014 об отказе в удовлетворении возражения. Правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408428 была оставлена в силе.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как противопоставленные товарные знаки однозначно воспринимаются как силуэт ели, в то время как в оспариваемом товарном знаке изобразительный элемент в виде фигуры темно-зеленого цвета на сером фоне имеет высокую степень стилизации, которая не позволяет однозначно определить, является ли эта фигура изображением дерева или листика какого-либо растения, в частности монстеры.

По мнению Роспатента, в силу разной степени стилизации смысловое значение и идеи, заложенные в основу сравниваемых изобразительных элементов, нельзя признать совпадающими, а существенные визуальные отличия контуров фигуры в оспариваемом товарном знаке и изображения ели в товарных знаках заявителя не позволяют говорить о совпадении знаков по внешней форме, и, соответственно, о том, что оспариваемый товарный знак является продолжением этой серии знаков.

Как указал Роспатент в оспариваемом решении, визуальное различие между сравниваемыми обозначениями дополнительно усиливается использованием различной цветовой гаммы, а также присутствием в оспариваемом товарном знаке словесного элемента "IROKA", занимающего доминирующее положение, который формирует общее зрительное впечатление, значительно отличающееся от общего зрительного впечатления, производимого от восприятия противопоставленных товарных знаков.

Компания, учитывая данные обстоятельства и полагая, что вышеназванный ненормативный правовой акт Роспатента является незаконным, нарушает ее права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, а также в различных письменных пояснениях, представленных лицами, участвующими в деле, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятию решений по результатам их рассмотрения установлены нормами части четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующим в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи ООО "ТД "Беру" заявки на регистрацию спорного обозначения (20.03.2009) правовая база для оценки охраноспособности этого обозначения включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей в момент подачи заявки) и Правила рассмотрения заявки.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 данной статьи).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.

Аналогичные положения предусмотрены пунктом 2.5.1 Правил рассмотрения заявки, согласно которым не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ также не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса.

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 указанного Кодекса (подпункт 2 пункта 2 стать 1512 ГК РФ).

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом без назначения экспертизы, но на основе Правил рассмотрения заявки и Методических рекомендаций.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил рассмотрения заявки обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 14.4.2.3 названных Правил предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 14.4.2.4 Правил рассмотрения заявки комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 этих Правил (звуковые (фонетические), графические (визуальные) и смысловые (семантические), а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Разделом 6 Методических рекомендаций по определению сходства предусмотрено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В соответствии с пунктом 6.3.1 указанных Методических рекомендаций при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Согласно пункту 14.4.3 Правил рассмотрения заявки при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Роспатентом в оспариваемом решении сделан правомерный вывод о том, что компания является лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку третьего лица, так как в силу принадлежности ей исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям N 798981, N 612525, N 178969 и N 579396 компания имеет законный интерес в защите этих прав, в том числе путем прекращения правовой охраны сходных товарных знаков, зарегистрированных позже в отношении однородных товаров на имя иного лица.

Судом не может быть признана обоснованной ссылка третьего лица на то, что заинтересованность заявителя распространяется исключительно на товар 5-го класса МКТУ "освежители воздуха", в отношении которого фактически используются противопоставленные товарные знаки.

Заинтересованность правообладателя не определяется исключительными теми товарами, которые им фактически производятся и вводятся в гражданский оборот на момент подачи возражения, а устанавливается исходя из всех товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки заявителя, а также однородных им товаров, поскольку смешение обозначений в гражданском обороте, как правило, происходит в отношении однородных товаров.

Суд по интеллектуальным правам, руководствуясь перечисленными положениями Правил рассмотрения заявки и Методических рекомендаций по определению сходства, оценив представленные в материалы дела доказательства, приходит к выводу о наличии сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком третьего лица и противопоставленными товарными знаками компании. При этом суд исходит из следующего.

Анализ противопоставленных товарных знаков позволяет сделать вывод о том, что они, представляя собой как комбинированные обозначения, в состав которых входят изобразительные и словесные элементы, так и чисто изобразительные обозначения, имеют в своей основе неизменный изобразительный элемент в виде контура (силуэта) хвойного дерева - ели. Указанный изобразительный элемент, являясь основным индивидуализирующим (доминирующим) элементом обозначений, фактически лежит в основе серии товарных знаков компании, существующей на протяжении длительного времени. Данные обстоятельства ни Роспатентом, ни третьим лицом не оспариваются.

Судом признается ошибочным вывод Роспатента о том, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент "IROKA" занимает доминирующее положение, а изобразительные элементы имеют второстепенное значение.

В соответствии с разделом 5 Методических рекомендаций по определению сходства при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2 Методических рекомендаций по определению сходства).

На сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство (пункт 5.2.3 Методических рекомендаций по определению сходства).

Зрительное восприятие оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков начинается с их контура и первое впечатление, которое, как правило, не учитывает детали, свидетельствует о сходстве этих контуров, которые позволяют различить основание, ветви и вершину дерева. Отличия в прорисовке отдельных элементов контуров не изменяют общего впечатления об их сходстве. Также при сравнении контуров изобразительных обозначений усматривается наличие общей симметрии.

Учитывая высокую степень стилизации изобразительных элементов (контуров дерева), включение в контуры обозначений словесных элементов "IROKA", "CAR-FRESHNER", "WUNDER-BAUM", включение в состав обозначения фоновой геометрической фигуры (прямоугольника), различия в цветовой гамме обозначений, в рассматриваемом случае не устраняют доминирования изобразительного элемента (контура), которое обусловлено его более крупными размерами, более удобным для восприятия расположением в композиции.

Сходство доминирующих изобразительных элементов усиливается за счет совпадающего смыслового значения, поскольку сравниваемые обозначения очевидно представляют собой силуэт дерева. При этом ссылки Роспатента и третьего лица на то, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой контур листа растения монстеры не могут быть признаны обоснованными, так как само третье лицо в поданной им в Роспатент заявке на регистрацию оспариваемого товарного знака указало на "стилизованное изображение дерева". Данный вывод подтверждается и наличием в изображении широкого основания, которое не свойственно листу растения.

Представленное третьим лицом заключение специалиста, в соответствии с которым сравниваемые графические изображения не являются полными или частичными копиями и не содержат совпадающих элементов, не принимается судом, поскольку данное исследование основано на определении тождественности сравниваемых изображений и не учитывает установленные Правилами рассмотрения заявки и Методическими рекомендациями по определению сходства критерии установления сходства обозначений до степени смешения, в том числе исключает возможность сходства на основе общего зрительного впечатления.

Кроме того, полученные на основе проведения социологического опроса 2015 года данные свидетельствуют о том, что примерно две трети потребителей (60,8%) считают ароматизаторы и освежители воздуха в форме, соответствующей товарным знакам компании, и в форме, соответствующей товарному знаку третьего лица, сходными между собой. При этом для потребителей определяющим критерием для признания сравниваемых обозначений сходными является их форма.

С учетом изложенного заявленное третьим лицом на регистрацию обозначение не соответствует подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем не могло быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров, однородных с товарами, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки компании.

Также суд не может признать обоснованным и вывод Роспатента об отсутствии возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком.

В силу пункта 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, содержащие не соответствующие действительности сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести потребителя в заблуждение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе.

При этом следует учитывать, что возможность вызывать у потребителей ассоциации об определенном изготовителе или источнике происхождения товара усиливается за счет различительной способности обозначений.

Оценив представленные заявителем в материалы дела доказательства (инвойсы на поставляемые товары, накладные, дистрибьюторские соглашения, счета-фактуры, т. 1 л.д. 146-150, т. 2 л.д. 1-150, т. 3 л.д. 1-56, т. 17 л.д. 109-179, т. 18 л.д. 1-120), суд приходит к выводу о том, что в гражданском обороте на территории Российской Федерации длительное время (с 1994 года по настоящее время) присутствуют товары (освежители воздуха) производства корпорации CAR-FRESHNER, маркированные товарными знаками заявителя. Учитывая значительный объем поставок и длительный срок реализации этих товаров, указанные обстоятельства могут свидетельствовать о широкой известности российским потребителям соответствующих товаров в форме ели. Продолжительность применения знака в соответствии со статьей 6-quinquies Парижской конвенции является одним из фактических обстоятельств, влияющим на установление возможности смешения товаров и введения потребителей в заблуждение.

Ссылка третьего лица на то, что представленными доказательствами не подтверждается факт поставки именно освежителей воздуха в форме ели, подлежит отклонению, так как опровергается переводами инвойсов, из которых следует, что по некоторым видам товаров имеется прямое указание ("волшебная ель", "маленькая ель"). Кроме того, как указывает само третье лицо, корпорацией CAR-FRESHNER в течение многих лет выпускается монопродукт - освежитель воздуха автомобильный на картонной основе в форме ели.

Вывод о широкой известности российским потребителям освежителей воздуха в форме ели, являющейся доминирующим элементом товарных знаков заявителя, помимо вышеперечисленных доказательств подтверждается также результатами социологического опроса, отраженными в аналитическом отчете 2015 года, согласно которому уровень ретроспективной известности среди потребителей освежителей воздуха в форме ели составляет 95,4%, причем значительная часть потребителей узнала о существовании этих товаров четыре и более года назад.

Довод Роспатента о том, что аналитический отчет 2015 года не может быть признан надлежащим доказательством, поскольку этот документ не был предметом оценки при рассмотрении возражения заявителя, подлежит отклонению как не учитывающий правовую позицию, изложенную в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 12.07.2006 N 267-О, согласно которой суд, руководствуясь принципом невозможности умаления права на судебную защиту при формальном рассмотрении дел, связанных с оспариванием ненормативных правовых актов государственных органов, обязан исследовать все документы, независимо от того, были ли они истребованы и исследованы при принятии решения государственным органом.

Аналогичная правовая позиция применена Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дел N СИП-161/2013 и N СИП-113/2014.

Не принимается судом и ссылка Роспатента на то, что изображение оспариваемого товарного знака, приведенное на карточках 2, 3 и 4, которые демонстрировались респондентам, не совпадает с оспариваемым товарным знаком по цветовой гамме. Представленный в суд аналитический отчет 2015 года содержит в качестве приложений карточки 2, 3 и 4, на которых оспариваемый товарный знак воспроизведен в цветовой гамме, соответствующей регистрации этого товарного знака.

Доводы третьего лица относительно ошибочности методики, положенной в основу исследования, нарушений, допущенных при проведении опроса и анализе его результатов, не могут быть признаны обоснованными. Так, ссылка на некорректность примененной методики исследования носит субъективный характер, поскольку такие методики не закреплены в нормативных правовых актах, а разрабатываются лицами, осуществляющими профессиональную деятельность в сфере социологии. Уровень профессиональной подготовки разработчика методики проведения спорного социологического исследования Аверина Ю.П., являющегося заведующим кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, не вызывает у суда сомнений.

Дополнение представленных анкет вопросом 22 "Ваш город", который отсутствует в типовой анкете, не является обстоятельством, способным оказать влияние на результаты опроса.

Ошибочное указание в типовой анкете на проведение опроса социологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова также не может оказать влияние на результаты этого опроса, тем более, что в представленных анкетах, которые предлагались респондентам, такое указание отсутствует.

Наличие в числе проверенных третьим лицом анкет некоторого количества анкет, в которых не указан номер телефона респондента, может являться следствием отказа респондента сообщать лицу, проводящему опрос, номер телефона, что не указывает на недействительность анкеты.

Утверждение третьего лица о том, что в ходе телефонных разговоров с респондентами социологического опроса 2015 года часть респондентов не могла вспомнить факт такого опроса либо не подтвердила его проведение на автозаправочной станции не является обстоятельством, безусловно свидетельствующем о недостоверности результатов, полученных при проведении этого опроса, тем более, что самим третьим лицом не отрицается, что часть респондентов подтвердила свое участие в опросе.

Отказывая в признании аналитического отчета 2015 года недостоверным доказательством, суд также исходит из того, что третье лицо, акцентируя внимание суда на недостатках, присущих этому отчету, не представило со своей стороны ни в Роспатент, ни в суд соответствующих доказательств, опровергающих выводы, содержащиеся в аналитических отчетах 2014 и 2015 года (о широкой известности товарных знаков заявителя, о сходстве между сравниваемыми обозначениями, о возможности введения потребителей в заблуждение).

Кроме того, суд отмечает, что аналитический отчет 2015 года не является единственным доказательством, на котором суд основывает свои выводы.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Широкая известность, сложившаяся репутация соответствующего бренда компании повышает вероятность ошибочного восприятия оспариваемого товарного знака как связанного с противопоставленными товарными знаками заявителя и входящего с ними в одну серию.

Возможность смешения потребителями в гражданском обороте товаров, маркируемых товарными знаками компании и третьего лица, усиливается за счет того, что указанные товары (освежители воздуха), являясь товарами широкого потребления, входят в сегмент недорогих товаров, приобретение которых осуществляется в значительной степени спонтанно и внимание потребителя в связи с этим снижено. Ссылка третьего лица на то, что стоимость товаров компании значительно превышает стоимость товаров третьего лица, в связи с чем потребители не могут спутать эти товары, является несостоятельной, так как стоимость и тех и других товаров находится в самом низком ценовом сегменте, в связи с чем различие в цене не является значимым для потребителя, являющегося владельцем транспортного средства.

Признавая наличие возможности смешения потребителями соответствующих товаров, суд также принимает во внимание то, что для установления этого обстоятельства достаточно самой вероятности смешения и не требуется доказывания фактического смешения.

Вероятность смешения также определяется однородностью товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки компании, и части товаров 3, 5-го и 11-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак третьего лица.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Таким образом, однородными могут быть признаны, в том числе товары, включенные в разные классы МКТУ.

Согласно пункту 14.4.3 Правил рассмотрения заявки для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации по определению однородности), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1-3.1.2 Методических рекомендаций).

Исходя из приведенных положений Правил и Методических рекомендаций по определению однородности, суд приходит к выводу том, что приведенные в перечне регистрации оспариваемого товарного знака такие товары 3-го класса МКТУ как "амбра [парфюмерия], вещества ароматические [эфирные масла], вода ароматическая, вода жавелевая, вода лавандовая, вода туалетная, дезодоранты для личного пользования, древесина ароматическая, духи, изделия парфюмерные, ионон [парфюмерный], ладан, масла для духов и ароматических средств, масла эфирные, масла эфирные из кедра, масла эфирные из лимона, масло бергамотовое, масло гаультериевое, масло жасминное, масло лавандовое, масло миндальное, масло розовое, мускус [парфюмерия], мыла дезодорирующие, мята для парфюмерии, одеколон, основы для цветочных духов, палочки фимиамные, препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, смеси ароматические из цветов и трав, составы для окуривания ароматическими веществами, средства туалетные против потения, терпены [эфирные масла], экстракты цветочные [парфюмерные], эссенции эфирные, эссенция из бадьяна, эссенция мятная [эфирное масло]"; 5-го класса МКТУ "дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования], дезодораторы для одежды или текстильных изделий, препараты для освежения воздуха" и 11-го класса МКТУ "аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для ионизации воздуха, приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования], приборы для окуривания", являются однородными товарам 3-го класса МКТУ "продукты для очистки воздуха, эфирные масла, эссенции, духи, парфюмерия" и 5-го класса МКТУ "продукты для очистки воздуха и дезодоранты, гигиенические, освежители воздуха", для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки компании.

При этом суд исходит из того, что перечисленные товары относятся к товарам одной родовой группы - парфюмерным товарам, имеют общее назначение - очистка, освежение, улучшение качества воздуха, формирование в окружающем человека пространстве приятных запахов. Независимо от состава материала, из которого может быть изготовлена основа этих товаров, все они включают в состав вещества, необходимые для достижения их функционального назначения. Перечисленные признаки относятся к категории основных, поэтому некоторые различия при сравнении этих товаров по вспомогательным признакам (таким как место продажи и круг потребителей) не могут повлиять на общий вывод об их однородности.

Кроме того, судом приняты во внимание и положения пункта 3.1.6 Методических рекомендаций по определению однородности, согласно которым при определении однородности товаров целесообразно учитывать, предназначены ли товары для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают (например, дорогостоящие или дешевые). В отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается.

В этом случае однородность товаров должна толковаться в более широком смысле, что не было учтено Роспатентом, при принятии оспариваемого решения. Так, согласно правовой позиции, содержащейся в упомянутом постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 N А40-63533/2004, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 408428 был зарегистрирован Роспатентом в отношении однородных товаров в нарушение пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Регистрация спорного товарного знака за третьим лицом, а также последующий отказ Роспатента в удовлетворении возражений заявителя нарушают права и законные интересы последнего в сфере предпринимательской деятельности, создавая предпосылки к "размытию" товарных знаков заявителя, снижению их маркетинговой и инвестиционной ценности.

Также суд считает возможным согласиться с доводами заявителя о том, что действия третьего лица по регистрации оспариваемого товарного знака следует квалифицировать как злоупотребление правом и акт недобросовестной конкуренции.

В силу подпункта 3 пункта "В" статьи 6-quinquis Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие данной статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными, в частности, в случае, если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность. Однако сохраняется применение статьи 10-bis Конвенции.

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 10-bis Парижской конвенции, на нормы которой сослался заявитель при обращении с настоящим требованиями в Суд по интеллектуальным правам, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно правовой позиции, приведенной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлении Президиума от 24.04.2012 N 16912/11 по делу N А40-73286/2010 и пункте 63 постановления от 26.03.2009 N 5/29, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ также вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

В силу изложенного указанное заявителем основание для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным предполагает оценку действий правообладателя оспоренного товарного знака на соответствие требованиям статьи 10-bis Парижской конвенции запрещающей действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента.

Указанная конвенциональная норма обуславливает нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг.

О недобросовестности действий третьего лица при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака может свидетельствовать то обстоятельство, что установив на основании протокола осмотра письменных доказательств от 31.10.2008, составленного нотариусом города Москвы Соловьевым И.А., факт введения ООО "ТД "Беру" в гражданский оборот ароматизаторов "Nova Bright" в форме "елочки", копирующей изобразительный элемент товарных знаков заявителя, представитель правообладателя обратился к третьему лицу с претензией от 18.11.2008, в которой потребовал прекратить нарушение исключительных прав на товарные знаки компании. Факт получения ООО "ТД "Беру" указанной претензии подтверждается ответом от 03.12.2008.

При той степени осмотрительности, какая требовалась от ООО "ТД "Беру" при выборе средств индивидуализации, указанное лицо, имея информацию о товарных знаках компании, вместе с тем, вскоре после получения претензии подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного с этими товарными знаками до степени смешения, что свидетельствует о его намерении продолжать использование при осуществлении предпринимательской деятельности чужой деловой репутации.

Недобросовестность действий третьего лица при регистрации оспариваемого товарного знака также подтверждается последующими действиями данного лица, которое, зарегистрировав комбинированный товарный знак, включающий вертикально ориентированный словесный элемент "IROKA", носящий, по утверждению правообладателя, основной индивидуализирующий (доминирующий) характер в этом обозначении, вместе с тем не использует этот словесный элемент непосредственно на товаре, размещая вместо него иероглифы, что подтверждается имеющимися в материалах дела распечатками сайтов в сети Интернет, посредством которых осуществляется рекламирование соответствующих товаров ООО "ТД "Беру".

Коллегия судей считает необходимым отметить, что товарный знак в качестве средства индивидуализации не должен служить средством введения в заблуждение участников гражданского оборота и потребителей продукции в отношении производителя товара.

Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по недопущению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

В данном случае ООО "ТД "Беру" обратилось в Роспатент за регистрацией товарного знака, вводящего в заблуждение потребителей, порождая у них ложное представление о товаре, маркированном спорным обозначением, как о продолжении ассортиментной линейки товаров иного правообладателя.

Аналогичная правовая позиция выражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2008 N 3565/08 по делу N А40-61852/2006, постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу N СИП-14/2014.

Указанные обстоятельства являются основанием для аннулирования правовой охраны товарного знака третьего лица в отношении однородных товаров на основании данного судебного решения.

Вместе с тем, заявление компании подлежит частичному удовлетворению, так как в рамках настоящего дела заявителем оспаривается решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения от 24.07.2014, в котором компания не просила Роспатент признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408428 в отношении всех товаров 3, 5-го и 11-го классов МКТУ, перечисленных в регистрации, а только в отношении части товаров, которые являются однородными товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки компании. Требование компании об аннулировании регистрации указанного товарного знака в отношении остальных товаров выходит за рамки дела об оспаривании ненормативного правового акта государственного органа, а потому не подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Более того, заявляя названное требование, компания не ссылается на однородность этих товаров товарам, в отношении которых зарегистрированы принадлежащие ей товарные знаки, тогда как смешение в глазах потребителей происходит, как правило, в отношении однородных товаров. Введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя также и в отношении неоднородных товаров может происходить в исключительных случаях, когда товарный знак зарегистрирован и используется для широкого перечня товаров и услуг, а не в отношении узкого перечня товаров, предназначенных для освежения воздуха. При этом соответствующей требование подлежит рассмотрению в ином процессуальном порядке.

В связи с изложенным в удовлетворении заявления в этой части следует отказать.

Ссылки ООО "ТД "Беру" на пропуск заявителем срока на оспаривание решения Роспатента и недопустимость повторной подачи одним и тем же лицом по тем же основаниям возражения против предоставления правовой охраны товарного знака судом отклоняются как основанные на ошибочном толковании норм процессуального права, поскольку действующее законодательство не содержит ограничений возможности обращения с соответствующими возражениями, а также не устанавливает, что срок на оспаривание ненормативного правового акта (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), принятого по результатам рассмотрения повторно поданного возражения, исчисляется с момента принятия ненормативного правового акта, принятого по результатам рассмотрения ранее поданного возражения. Иное означало бы умаление права на судебную защиту. Кроме того, основания, по которым компанией заявлено возражение от 24.07.2014, не являются аналогичными основаниям, по которым заявлено возражение от 25.04.2012.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу заявления, подлежат взысканию с органа, принявшего ненормативный правовой акт, признанный судом недействительным, в пользу заявителя.

Излишне уплаченные заявителем при обращении в суд 15 000 рублей государственной пошлины в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежат возврату из федерального бюджета.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решил:

Заявление компании Юлиус Сэманн Лтд. / Julius Samann Ltd. удовлетворить частично.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.12.2014 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408428, как нарушающее пункты 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 408428 частично в отношении следующих товаров:

3 класса МКТУ "амбра [парфюмерия], вещества ароматические [эфирные масла], вода ароматическая, вода жавелевая, вода лавандовая, вода туалетная, дезодоранты для личного пользования, древесина ароматическая, духи, изделия парфюмерные, ионон [парфюмерный], ладан, масла для духов и ароматических средств, масла эфирные, масла эфирные из кедра, масла эфирные из лимона, масло бергамотовое, масло гаультериевое, масло жасминное, масло лавандовое, масло миндальное, масло розовое, мускус [парфюмерия], мыла дезодорирующие, мята для парфюмерии, одеколон, основы для цветочных духов, палочки фимиамные, препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, смеси ароматические из цветов и трав, составы для окуривания ароматическими веществами, средства туалетные против потения, терпены [эфирные масла], экстракты цветочные [парфюмерные], эссенции эфирные, эссенция из бадьяна, эссенция мятная [эфирное масло]";

5 класса МКТУ "дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования], дезодораторы для одежды или текстильных изделий, препараты для освежения воздуха";

11 класса МКТУ "аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для ионизации воздуха, приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования], приборы для окуривания".

В удовлетворении заявления в остальной части отказать.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) в пользу компании Юлиус Сэманн Лтд. / Julius Samann Ltd. 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить компании Юлиус Сэманн Лтд. / Julius Samann Ltd. из федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, уплаченную по чекам-ордерам от 24.02.2015 и от 31.07.2015.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

И.В. Лапшина

Р.В. Силаев