Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 июля 2016 г. по делу N СИП-256/2016 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку общество предприняло действия по регистрации товарного знака, вводящего в заблуждение потребителей, порождая у них ложное представление о товаре, маркированным спорным обозначением, как о товаре зарубежной компании (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 июля 2016 г. по делу N СИП-256/2016

Резолютивная часть решения объявлена 13 июля 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 14 июля 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 ноября 2016 г. N С01-907/2016 по делу N СИП-256/2016 настоящее решение отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

при участии в судебном заседании представителей: от заявителя - Серпкова Н.С. (по доверенности от 28.06.2016), Шибаев Р.А. (по доверенности от 27.05.2016), Максюта М.В. (по доверенности от 27.05.2016), от Роспатента - Кромкина А.Н. (по доверенности от 11.08.2015), от третьего лица - Симонов М.Г., Давтян М.Р. (по доверенностям от 16.09.2015),

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ОсколПромСнаб" (мкр. Конева, д. 5, г. Старый Оскол, Белгородская обл., 309512, ОГРН 1073128002650)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, ОГРН 1047730015200) от 17.03.2016 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "Innsulekx" по свидетельству Российской Федерации N 534526,

при участии третьего лица - компании НК Энтерпрайзес/NK ENTERPRISES (Мукхья Марг, п/я Джхарсугуда, Орисса, Индия, 768201/Mukhya Marg, Jharsuguda, Orissa, India, 768201), установил:

общество с ограниченной ответственностью "ОсколПромСнаб" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.03.2016 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "Innsulekx" по свидетельству Российской Федерации N 534526.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом к участию в деле привлечена компания НК Энтерпрайзес/NK ENTERPRISES (далее - компания).

В судебном заседании представители заявителя поддержали требования. Представители Роспатента и третьего лица против их удовлетворения возражали по доводам, изложенным в отзывах и письменных пояснениях на заявление.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Регистрация словесного товарного знака "Innsulekx" по свидетельству Российской Федерации N 534526 с приоритетом от 06.03.2014 была произведена Роспатентом 13.02.2015 в отношении товара "материалы теплоизоляционные, а именно порошок на основе рисовой лузги или порошок на основе золы из рисовой лузги" 17-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя общества по заявке N 2014707036.

В Роспатент 05.10.2015 поступило возражение компании против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что компания использует обозначение "Innsulekx" в своей деятельности, связанной с производством теплоизоляционных материалов (золы рисовой лузги), то есть товаров, в отношении которых был зарегистрирован спорный товарный знак. Указанный товар поставляется компанией в Российскую Федерацию с 2008 года, а именно: по контракту с обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом "Концерн Интерхимпром" (далее - концерн) от 10.01.2008 и в соответствии с техническими условиями концерна ТУ 7025-1400-117-08 "Теплоизолирующий порошок марки ИНСУЛЕКС (низкоуглеродистый) для металлургических ковшей", утвержденными 15.01.2008, а также впоследствии по контракту с обществом от 30.03.2010. По утверждению компании, оно было связано договорными отношениями с обществом на протяжении 3 лет, впоследствии прекращенными по причине утраты доверия компанией к своему контрагенту. С мая 2013 года компания поставляет свою продукцию на рынок Российской Федерации и стран СНГ через общество с ограниченной ответственностью "Роскомстрой" (г. Нижний Новгород). Учредителем компании Навином Кумаром Сингхания (Navin Kumar Singhania) подана международная заявка N 1242442 на основании базовой регистрации в Индии товарного знака N 1615963, по которой Роспатентом был вынесен отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, в том числе по мотиву сходства до степени смешения со спорным товарным знаком общества. При этом общество реализует под указанной маркой на российском рынке товары, произведенные в Таиланде, качественно отличающиеся от оригинальной продукции компании, тем самым, по мнению компании, вводя потребителей в заблуждение относительно производителя таких товаров, места их производства, технических характеристик, потребительских свойств и качеств. Приведенные обстоятельства, по мнению компании, указывают на предусмотренные подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) основания, препятствовавшие регистрации товарного знака на имя общества. Как полагает компания, общество своими действиями, в том числе, связанными с позиционированием в сети Интернет теплоизоляционной смеси "Innsulekx", не являющейся продукцией компании, вводит потребителей в заблуждение, порочит деловую репутацию компании, что влечет для нее неблагоприятные последствия. В качестве таких последствий указывает на необходимость поставлять оригинальную продукцию Innsulekx под иным названием, что ограничивает возможности ее реализации, поскольку крупные потребители ориентированы на продукт под наименование "Innsulekx", ранее прошедший необходимые испытания, аттестованный на производстве. Компания усматривает в указанных действиях общества по регистрации спорного товарного знака, введению потребителей - металлургических предприятий в заблуждение относительно статуса дилера компании, отсутствующего у правообладателя спорного товарного знака, а также по дискредитации компании и ее единственного дилера в Российской Федерации - упомянутого общества "Роскомстрой", признаки недобросовестной конкуренции.

Решением Роспатента от 17.03.2016 возражение компании было удовлетворено, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным полностью как не соответствующее подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. В частности, в заключении коллегии палаты по патентным спорам, являющемся приложением к указанному решению, сделан вывод о том, что представленные подателем возражения (компанией) документы подтверждают, что до даты приоритета спорного товарного знака (06.03.2014) российский потребитель ассоциировал маркированные обозначением "Innsulekx" товары "материалы теплоизоляционные, а именно порошок на основе рисовой лузги или порошок на основе золы из рисовой лузги" 17-го класса МКТУ с их производителем - компанией, в силу чего спорный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров.

Общество, оспаривая указанное решение в Суде по интеллектуальным правам, ссылается на следующие обстоятельства:

- считает неверным вывод Роспатента о том, что компания является правообладателем исключительного права в Индии на тождественный товарный знак. По мнению общества, представленные компанией документы, содержащие указания различных адресов ее местонахождения, не позволяют отождествить ее с правообладателем товарного знака в Индии по свидетельству N 1198643 и с поставщиком по контракту от 30.03.2010 N NKE/OPS/001 и не исключают существование нескольких самостоятельных компаний с одним наименованием;

- полагает необоснованным вывод Роспатента о том, что компания является производителем товаров 17-го класса МКТУ. По мнению общества, компания является лишь их перепродавцом;

- настаивает на том, что Роспатентом неправомерно было принято во внимание представленное компанией свидетельство N 1198643 о регистрации в Индии тождественного товарного знака, поскольку из указанного свидетельства невозможно определить в каком именно реестре (какого штата) был зарегистрирован товарный знак. Более того, представленный документ имеет оговорку о том, что он не может использоваться в судебных разбирательствах или для получения регистрации товарного знака за рубежом, и общество располагает сведениями о том, что в регистрации этого товарного знака в Калькутте было отказано. Данные обстоятельства свидетельствуют, по мнению общества, о правовой неопределенности, не позволяющей утверждать о принадлежности компании исключительного права на тождественный товарный знак;

- Роспатент в оспариваемом решении сослался на представленные компанией ТУ 7025-1400-117-08. Представленный компанией при подаче возражения экземпляр указанного документа, по мнению общества, является недостоверным. Однако отсутствие оригинала указанного документа не позволяет проверить его на предмет фальсификации. В обоснование довода о недостоверности данного доказательства указывает на то, что компания не могла представить концерну на утверждение спорные ТУ в январе 2008 года, поскольку договорные отношения между ними возникли лишь спустя 7 месяцев, и документ подписан со стороны компании лицом, чьи полномочия не подтверждены. При этом, общество настаивает на принципиальном доказательственном значении оспоренных ТУ, поскольку только из их содержания можно установить, какой товар (какого качества) поставлялся компанией на российский рынок;

- настаивает на том, что спорный товарный знак не содержит обозначений, способных ввести в заблуждение, поскольку слово "Innsulekx" лексической единицей не является, является фантазийным. Потребителями товара "материалы теплоизоляционные, а именно порошок на основе рисовой лузги или порошок на основе золы из рисовой лузги" 17-го класса МКТУ, являются литейные производства. Указанных потребителей ввести в заблуждение относительно источника происхождения товара и его характеристик невозможно, поскольку все поставки такой продукции специального назначения сопровождаются товарно-сопроводительными документами, указывающими на происхождение теплоизоляционного материала, и его использованию предшествуют проверочные испытания. При этом отсутствуют доказательства самостоятельных поставок компанией теплоизоляционных материалов конечным потребителям в Российской Федерации. Общество настаивает на том, что поставляя спорные товары российским предприятиям, действовало самостоятельно от собственного имени и спорное обозначение ассоциируется у потребителей именно с ним. Причиной приобретения таких товаров является не то, что они изготовлены индийской компанией и не их название, а то, что они обладают определенными физико-химическими показателями, которые гарантированы именно обществом, а не компанией.

В судебном заседании 13.07.2016 представители общества дополнительно высказались о том, что в действиях по регистрации спорного товарного знака не имеется признаков злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, поскольку целью правообладателя было не желание воспользоваться чужой репутацией (настаивает на том, что репутацию спорному обозначению создана действиями именно общества), а исключить поставки сторонними лицами контрафактной продукции "Innsulekx", не имеющей отношения ни к обществу, ни к компании. Также обратили внимание суда на то, что в оспариваемом решении Роспатентом не была дана оценка представленным обществом товарным накладным, датированным июлем 2007 года (том 4, листы дела 96, 97).

Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации собранные по делу доказательства, проанализировав доводы лиц, участвующих в деле, и их пояснения, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявителя в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 данной статьи предусмотрено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Предусмотренный приведенной процессуальной нормой срок на оспаривание ненормативного правового акта заявителем не пропущен, что иными лицами, участвующими в деле не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятию решений по результатам их рассмотрения установлены нормами части четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующим в деле, не оспариваются.

Исходя из даты приоритета спорного товарного знака (06.03.2014), данный спор подлежит разрешению на основании норм части 4 ГК РФ и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки).

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Компанией в подтверждение своей заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку были представлены следующие документы: свидетельство о регистрации в Индии товарного знака "INNSULEKS" за N 1615963 от 29.10.2007; технические условия "Теплоизолирующий порошок для ковшей марки Инсулекс (низкоуглеродистый)" ТУ 7025-1400-117-08, разработанные компанией и утвержденные концерном 15.01.2008; контракт от 30.03.2010 N NKE/OPS/001 между компанией (продавец) и обществом (покупатель), в соответствии с условиями которого продавец обязался передать в собственность покупателя, а покупатель - принять и оплатить партию огнеупорных материалов; инвойс N 12 от 10.05.2013; заключения ОАО "Нижнесергинского метизно-металлургического завода" от 18.10.2010 N 37.2010, ОАО "ТАГМЕТ" от 21.10.2009, ОАО "Уральская сталь" от 24.03.2010, ЭСПЦ от 26.04.2010 N 2 об испытаниях теплоизолирующей смеси марки "Innsulekx/Инсулекс" (низкоуглеродистой и высокоуглеродистой") производства компании; свидетельства о наличии у компании кода импортера-экспортера; письмо компании от 24.05.2013 о том, что "Роскомстрой" становится единственным официальным представителем компании в России и СНГ, в том числе при предложении продукции, маркированной обозначением "Innsulekx"; заявления общества о контрафактности теплоизоляционного материала на основе золы рисовой лузги ООО "Роскомстрой", маркированной обозначением "Innsulekx" ("Инсулекс"); постановление управления МВД России по г. Нижнему Новгороду от 18.06.2015 об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению общества в отношении ООО "Роскомстрой"; заявление компании о нарушении обществом антимонопольного законодательства, поданного 03.09.2015 в УФАС по Белгородской области; письмо общества от 06.08.2013 в адрес компании, от 24.02.2015 в адрес ОАО "НЛМК".

Из указанных документов следует, что компания использует обозначение "Innsulekx" в своей деятельности, связанной с производством и реализацией теплоизоляционных материалов на основе золы рисовой лузги, то есть товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. На территории Российской Федерации указанные товары компании продвигаются обществом "Роскомстрой", к которому у правообладателя в этой связи имеются претензии, заявленные в том числе в уголовно-правовом порядке.

Данные обстоятельства, вопреки доводам общества, являются достаточным подтверждением заинтересованности компании в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку "Innsulekx".

Как следствие, не имеют принципиального значения доводы заявителя, отражающие его сомнения относительно факта предоставления правовой охраны товарному знаку "Innsulekx" на территории Индии и его правообладателя.

При этом коллегия судей учитывает, что возражение компании и оспариваемое решение Роспатента, которым это возражение было удовлетворено, не были мотивированы подпунктами 5 и 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, предусматривающими, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств-участников Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция), с нарушением требований указанной Конвенции, или если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Как следствие, в предмет доказывания по данному делу не входит вопрос о наличии у компании исключительного права на тождественный товарный знак.

Иные сомнения заявителя относительно выявленных им расхождений в адресе местонахождения компании были предметом рассмотрения Роспатента и им дана надлежащая оценка в оспариваемом решении.

Коллегия судей, сопоставив сведения о наименовании и местонахождении компании, приведенные в контракте от 30.03.2010 N NKE/OPS/001 и в возражении от 02.09.2015, по итогам рассмотрения которого было вынесено оспариваемое решение, пришла к выводу о том, что соответствующие возражения общества носят формальный характер. Лицо, от имени и в интересах которого было подано соответствующее возражение в палату по патентным спорам, - NK ENTERPRISES (Jharsuguda, Orissa, India, 768201), - и продавец по контракту от 30.03.2010 N NKE/OPS/001 являются одним лицом.

Представленные третьим лицом в ходе судебного разбирательства документально подкрепленные пояснения относительно усмотренных обществом расхождений в адресе местонахождения компании, на основании которого заявитель предполагает существование нескольких одноименных компаний, носят непротиворечивый исчерпывающий характер.

По аналогичным причинам коллегией судей отклонен носящий предположительный характер довод общества о том, что компания не является производителем товаров, поставлявшихся ею в Российскую Федерацию под обозначением "Innsulekx". Утверждение представителей компании о том, что их доверитель производит товары, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, обществом не опровергнут.

На основании изложенного заинтересованность компании в оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака общества сомнений не вызывает.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил рассмотрения заявки к таким "значениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 1 раздела 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), отражающих сложившиеся подходы в экспертизе заявленных обозначений, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте нахождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя оставление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, содержащие сведения об изготовителе или месте нисхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и значением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Лица, участвующие в деле, не оспаривают (признают) фантазийный характер обозначения "Innsulekx", отсутствие у него лексического значения.

Таким образом, исходя из заявленного подателем возражения основания оспаривания товарного знака (пункт 3 статьи 1483 ГК РФ) и вышеизложенных норм ГК РФ и Правил, а также Рекомендаций, Роспатенту (коллегии палаты по патентным спорам) необходимо было установить, что при восприятии спорного обозначения, через ассоциации, вызванные им, в сознании потребителя может создаться представление об изготовителе товара, о месте нахождения изготовителя или производства товара, которое не соответствует действительности, и тем самым потребитель может быть веден в заблуждение.

На основании представленных в материалы дела документов, а именно: вышеупомянутого контракта от 30.03.2010 N NKE/OPS/001, а также спецификаций, дополнительных соглашений к нему и ведомости банковского контроля по контракту; сертификата качества и веса продукции зола рисовой лузги с низким содержанием углерода "Innsulekx", с указанием в качестве экспортера компании, в качестве грузополучателя - общества; грузовых таможенных деклараций N 10317110/300710/006383 от 23.08.2010, 10317090/120710/0005472 от 12.07.2010, 10317090/010713/0010661 от 01.07.2013, 10317090/010413/0005228 от 01.04.2013, 10317090/140613/0009702 от 14.06.2013 на теплоизоляционный порошок "INNSULEKX" - зола рисовой шелухи, производства компании NK Enterprises (Индия), а также инвойсов; исходящих от общества счетов-фактур и товарных накладных за 2010 - 2013 годы, в которых указана страна производства поставляемых обществом теплоизоляционных материалов - Индия; фотографии продукции с маркировкой "OPS Innsulekx" и указанием производителя - "NK Enterprises" и места производства - "made in India"; заключения ОАО "Нижнесергинского метизно-металлургического завода" от 18.10.2010 N 37.2010, ОАО "ТАГМЕТ" от 21.10.2009, ОАО "Уральская сталь" от 24.03.2010, ЭСПЦ от 26.04.2010 N 2 об испытаниях теплоизолирующей смеси марки "Innsulekx/Инсулекс" (низкоуглеродистой и высокоуглеродистой") производства компании; справок ООО "УралПромСнаб", ООО "Интерпромснаб", ООО "Новые металлургические технологии" от 26.12.2014 и иных документов, Роспатентом сделан обоснованный вывод о том, что спорный товарный знак воспроизводит обозначение, которое до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось компанией для маркировки поставляемых в Российскую Федерацию теплоизоляционных материалов на основе золы рисовой лузги.

Правомерность указанного вывода Роспатента подтверждается также документами, представленными самим обществом в патентное ведомство на стадии экспертизы его заявки N 2014707036 (т. 1 л. 112-126), согласно которым общество, не будучи правообладателем товарного знака, является официальным дилером и единственным представителем компании на территории России и стран СНГ по контракту от 30.03.2010 N NKE/OPS/001; в период с 2010 по 2013 индийской компанией поставлено обществу в Российскую Федерацию 7 981 тонн золы рисовой лузги производства компании NK Enterprises.

Информация о том, что общество является официальным дилером и осуществляет поставки индийской теплоизолирующей смеси марки "Инсулекс/Innsulekx" (зола рисовой лузги/rice husk ash) производства компании также размещалась обществом на сайте www.oskolpromsnab.ru, скриншоты страниц которого (т. 1 л.д. 90) были приобщены к материалам административного дела на стадии экспертизы заявки общества N 2014707036.

Исходя из изложенного, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что на дату приоритета спорного товарного знака и на момент подачи возражений компанией общество не являлось производителем материалов теплоизоляционных (порошка на основе рисовой лузги или золы из рисовой лузги) 17-го класса МКТУ, указанных в регистрации, под обозначением "Innsulekx", а лишь занималось, по крайней мере с 2010 по 2013 годы включительно реализацией получившей с 2008 года известность в Российской Федерации продукции индийской компании. При этом из факта заключения общества с компанией контракта от 30.03.2010 N NKE/OPS/001 заявителю на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака было известно о том, что компания использует спорное обозначение для маркировки теплоизоляционных материалов (золы рисовой лузги).

Как следствие, вывод Роспатента о несоответствии спорного товарного знака пункту 3 статьи 1483 ГК РФ является законным и обоснованным.

Указанный вывод не опровергается представленными обществом товарными накладными от 04.07.2007 N 2 и от 12.07.2007 N 22 (т. 4 л.д. 96, 97), поскольку из указанных накладных не усматривается, что поставляемая по указанным товаросопроводительным документам обществу с ограниченной ответственностью Компания "Тендер" (г. Воронеж) зола рисовой шелухи Innsulekx (Инсулекс) имела источник происхождения, отличный от указанного самим обществом в вышеупомянутых дополнительных материалах (пояснениях), представленных заявителем по собственной инициативе в патентное ведомство (т. 1 л.д. 114). Более того, указанные накладные отражают лишь две единичные поставки незначительные по объему - суммарно 10 тонн, что можно признать пренебрежимо малой величиной по сравнению с объемами поставок, произведенных индийской компанией в адрес только этого общества - 7 981 тонн (по данным общества), без учета поставок компании концерну и обществу "Роскомстрой".

Довод общества о недостоверности (подложности) вышеупомянутых технических условий "Теплоизолирующий порошок для ковшей марки "Инсулекс" (низкоуглеродистый)" ТУ 7025-1400-117-08, представленных в материалы дела компанией, также не опровергает вышеприведенные выводы Роспатента. В частности указанные технические условия не опровергают факт поставок компанией на территорию Российской Федерации теплоизоляционных материалов (золы рисовой лузги), маркированных обозначением "INNSULEKX", в связи с чем данный довод заявителя не влияет на вывод о несоответствии спорного товарного знака пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

В установленном законом порядке о фальсификации оспоренного доказательства общество не заявило (статья 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Кроме того, согласно пояснениям представителей общества, доказательственное значение аутентичных технических условий для настоящего спора заявитель усматривает в том, что поставлявшийся компанией в Российскую Федерацию теплоизолирующий порошок по своим физико-химическим параметрам не соответствовал установленным критериям. Вместе с тем, вопреки мнению заявителя, для настоящего спора имеют значение не физико-химические свойства продукции компании, маркировавшийся обозначением "INNSULEKX" и/или "Innsulekx", а тождество либо сходство до степени смешения указанного обозначение и спорного товарного знака и однородность продукции компании с товаром, для которого спорный товарный знак был зарегистрирован. Однако тождество и сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, а также однородность (совпадение) соответствующих товаров носят очевидный характер и заявителем не оспаривается.

Кроме того, коллегия судей с учетом приведенного компанией в возражении, удовлетворенном оспариваемым решением Роспатента, довода о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом в действия общества по регистрации и последующему использованию спорного товарного знака пришла к выводу о необходимости вынесения соответствующего вопроса на обсуждение лиц, участвующих в деле.

Указанный довод не был оценен Роспатентом в оспариваемом решении, ввиду отсутствия соответствующей компетенции, что заявителем и третьим лицом не оспаривается.

В соответствии с пунктом 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Российская Федерация является участником международных соглашений в области защиты интеллектуальной и промышленной собственности - патентов, товарных знаков, промышленных образцов и т.д., в том числе вышеупомянутой Парижской конвенции, согласно статье 10.bis, которой всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, считается актом недобросовестной конкуренции.

Такое понимание недобросовестной конкуренции было воспринято федеральным законодателем и нашло отражение сначала в Законе РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (статьи 4 и 10), а затем в Федеральном законе "О защите конкуренции" (пункт 9 статьи 4 и статья 14), трактующих недобросовестную конкуренцию как деятельность, направленную на получение преимуществ, которая может противоречить не только законодательству и обычаям делового оборота (пункт 1 статьи 5 ГК РФ), но и требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, что расширяет область судебного усмотрения в сфере пресечения недобросовестной конкуренции и связано с многообразием форм и методов недобросовестной конкуренции, не все из которых могут прямо противоречить законодательству или обычаям делового оборота.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

При данных обстоятельствах вывод Роспатента о наличии у обозначения "Innsulekx" определенной сложившейся в Российской Федерации репутации (известности) дает основания говорить о наличии в действия правообладателя спорного товарного знака признаков злоупотребления правом в форме паразитирования на репутации средства индивидуализации иного лица, что само по себе в соответствии с позицией высших судебных органов, изложенных в пункте 63 постановления N 5/29 и постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 16912/11 от 24.04.2012 является для суда достаточным основанием для прекращения правовой охраны спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция высказана и в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2008 N 3565/08. В рамках данного дела также оспаривалось решение, вынесенное по результатам рассмотрения возражения, поданного в том числе в связи с тем, что товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара. В названном постановлении признано допустимым в судебном порядке при рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным по этому основанию предоставления правовой охраны товарному знаку квалифицировать действия лица по регистрации товарного знака исходя из положений статьи 10.bis Парижской конвенции и на этом основании аннулировать регистрацию товарного знака.

Приведенные выше конвенциальная и национальная нормы права (статья 10.bis Парижской конвенции и статья 10 ГК РФ) обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг. В связи с этим независимо от декларируемой обществом самостоятельности усилий по продвижению спорного товарного знака ее право как правообладателя нарушает права компании, чьи товары под указанным обозначением до момента регистрации спорного товарного знака реализовывались в Российской Федерации не только правообладателем, но и иными организациями (вышеупомянутыми концерном и обществом "Роскомстрой"), как следствие, компания была вправе оспорить регистрацию спорного товарного знака именно как вводящего потребителей в заблуждение.

При этом коллегия судей принимает во внимание представленные в материалы дела доказательства того, что общество непосредственно после регистрации спорного товарного знака предприняло действия, направленные на воспрепятствование контрагенту (дилеру) компании - обществу "Роскомстрой" в реализации оригинальной продукции "Innsulekx". К числу таких доказательств относятся адресованное компании письмо общества от 06.08.2013 (т. 2 л.д. 136), адресованное АО "ВМЗ" письмо общества от 02.03.2015 N 42 (т. 2 л.д. 101-103), адресованное ОАО "НЛМК" письмо общества от 24.02.2015 N 61 (т. 2 л.д. 137, 138), постановление от 18.06.2015 об отказе в возбуждении уголовного дела (т. 2 л.д. 112), ответ общества "Роскомстрой" от 22.05.2015 N 406 на запрос Управления ФАС по Нижегородской области от 14.05.2015 N СС-07/4176 (т. 3 л.д. 24).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что товарный знак в качестве средства индивидуализации не должен служить средством введения в заблуждение участников гражданского оборота и потребителей продукции в отношении производителя товара. Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя. В данном конкретном случае общество предприняло действия по регистрации товарного знака, вводящего в заблуждение потребителей, порождая у них ложное представление о товаре, маркированным спорным обозначением, как о товаре индийской компании.

Соответствующие противоправные, с точки зрения статьи 10.bis Парижской конвенции, действия не могут осуществляться безотносительно к конкретному перечню товаров и услуг, для которых был зарегистрирован спорный товарный знак.

На основании вышеизложенного оспариваемое решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "Innsulekx" по свидетельству Российской Федерации N 534526 является законным и обоснованным. Оснований для восстановления правовой охраны указанного товарного знака не имеется.

Данный вывод суда, в свою очередь, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения на заявителя бремени расходов по оплате государственной пошлины по настоящему делу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "ОсколПромСнаб" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур

Судья

Н.Н. Тарасов