Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 октября 2016 г. N С01-779/2016 по делу N А40-80402/2015 Суд отменил судебные акты об отказе в защите исключительных авторских прав на произведения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку нижестоящими судами не были исследованы все имеющие для правильного разрешения спора обстоятельства

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 октября 2016 г. N С01-779/2016 по делу N А40-80402/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 октября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Тарасова Н.Н.,

судей Силаева Р.В., Снегура А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу

ИПОХ КАМПАНИ, ЛТД/EPOCH COMPANY, LTD (2-2-2, Комагата, Таито-ку, Токио, 111-8618, Япония/2-2-2, Komagata, Taito-ku, Tokio, 111-8618, Japan) на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2015 (судья Ведерников М.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2016 (судьи Лаптева О.Н., Левченко Н.И., Валиев В.Р.) по делу N А40-80402/2015 по иску ИПОХ КАМПАНИ, ЛТД/EPOCH COMPANY, LTD к закрытому акционерному обществу Торговый Дом "Гулливер и Ко" (ул. Электрозаводская, д. 29, стр. 2, Москва, 107076, ОГРН 1027739224831) и обществу с ограниченной ответственностью "Гулливермаг" (Медовый пер., д. 5, стр. 1, Москва, 107023, ОГРН 5137746003170),

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Масахиро Касахара (Япония);

с участием в деле в качестве переводчика третьего лица специалиста Чиронова С.В.,

о защите исключительных авторских прав на произведения.

В судебном заседании приняли участие представители ИПОХ КАМПАНИ, ЛТД - Тимофеев О.М. (по доверенности от 25.12.2015) и Будулев Н.И. (по доверенности от 09.02.2016), закрытого акционерного общества Торговый Дом "Гулливер и Ко" - Хоменко Н.А. (по доверенности от 18.04.2016), общества с ограниченной ответственностью "Гулливермаг" - Сагитова Л.Н. (по доверенности 26.09.2016), а также Масахиро Касахара (личность судом установлена, предъявлен паспорт).

Суд по интеллектуальным правам установил:

ИПОХ КАМПАНИ, ЛТД/EPOCH COMPANY, LTD (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу Торговый Дом "Гулливер и Ко" (далее - общество Торговый Дом "Гулливер и Ко") и обществу с ограниченной ответственностью "Гулливермаг" (далее - общество "Гулливермаг") о защите исключительных авторских прав на произведения, а именно:

запрете обществам Торговый Дом "Гулливер и Ко" и "Гулливермаг" осуществлять ввоз, предложение о продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей следующих игрушек: "Семья карамельных кроликов" с маркировкой "Village Story", арт. VS_103; "Семья серых кроликов" с маркировкой "Village Story" aрт.VS_102; "Семья бурых мишек" с маркировкой "Village Story" арт. VS_108; "Семья рыжих котиков" с маркировкой "Village Story" арт. VS_105; "Семья серых котиков" с маркировкой "Village Story" арт. VS_104; "Семья лисичек" с маркировкой "Village Story" арт. VS_111; "Семья белых мышек" с маркировкой "Village Story" арт. VS_107; "Семья серых мышек" с маркировкой "Village Story" арт. VS_106; "Семья ежиков" с маркировкой "Village Story" арт. VS_101; "Семья собачек" с маркировкой "Village Story" арт. VS_110; "Семья белых мишек" с маркировкой "Village Story" арт. VS_109;

конфискации и уничтожении названных игрушек, предлагаемых к продаже и/или находящихся на хранении у общества Торговый дом "Гулливер и Ко" и общества "Гулливермаг";

взыскании с обществ Торговый дом "Гулливер и Ко" и "Гулливермаг" в пользу Компании по 110 000 рублей компенсации;

обязании обществ Торговый дом "Гулливер и Ко" (на стартовой странице своего интернет сайта (www.gulliver.ru) и "Гулливермаг" (на стартовой странице своего интернет-сайта (www.gulliver-toys.ru) опубликовать решение суда по данному делу.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, привлечен Масахиро Касахара (Япония).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2016, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, указывая на несоответствие выводов судов установленным ими фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, а также неправильное истолкование судами положений статей 1128, 1257 и 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы истец указывает на то, что суды первой и апелляционной инстанции сделали неверный вывод о том, что истец не доказал факт принадлежности ему авторских прав на реализуемые ответчиками произведения, а также о невозможности установления основания возникновения у истца права на производство названных игрушек.

Вместе с тем, по мнению истца, к этому выводу суды пришли в силу неполного выяснения ими обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильного заключения о том, что персонажи компании Tonka Corporation являются оригинальными и более новыми по отношению к изделиям истца.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы, в том числе ссылаясь на выводы социологического исследования, проведенного по его инициативе в городе Москве с 10 июня по 4 июля 2016 года, указывает на ошибочность выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения между игрушками истца и ответчиков.

Ответчиками суду представлены отзывы на кассационную жалобу, в которых они просят оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения, ссылаясь при этом на правомерность выводов судов первой и апелляционной инстанций о недоказанности истцом наличия у него прав авторства на спорные произведения, а следовательно, - права на обращение с иском.

Вместе с тем сторонами по делу не оспаривается факт ввода ответчиками в гражданский оборот при указанных в основании иска обстоятельствах продукции (игрушек), аналогичной наборам игрушек MAPLE TOWN Danny and Donny Dogs Family 1986 года выпуска, которые по своему стилю, изображению, размеру, специфическим свойствам, набору персонажей, их использованию явно схожи до степени смешения с продукцией истца, в защиту исключительных прав на которую последним заявлены требования по делу.

В судебном заседании представитель истца и Масахиро Касахара на доводах, изложенных в кассационной жалобе, настаивали.

Представители ответчиков против удовлетворения кассационной жалобы возражали.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно этой жалобы.

Как усматривается из материалов дела, истец, являясь созданной 06.05.1958 по законодательству Японии компанией и указывая, что он является производителем серии игрушек для детей "Sylvanian Families" ("Сильваниан Фэмилис"), которые охраняются в качестве объектов авторского права, исключительные права на которые принадлежат истцу. В частности, истец настаивает на наличии у него исключительных прав на нижеперечисленные серии игрушек, представляющие собой "семьи животных":

"Семья Молочных Кроликов" (наименование на английском языке "Milk Rabbit Family"). Дата и место первого опубликования сведений об изделии - 2002 год, Япония, каталог игрушек истца "Ипох Мэйкинг 2002";

"Семья Серых Кроликов" (наименование на английском языке "Cotton Rabbit Family"). Дата и место первого опубликования сведений об изделии - 1999 год, Япония, каталог игрушек истца "Ипох Каталог 1999";

"Семья Медведей" (наименование на английском языке "Bear Family"). Дата и место первого опубликования сведений об изделии - 1999 год, Япония, каталог игрушек истца "Ипох Каталог 1999";

"Семья Полосатых Кошек" (наименование на английском языке "Striped Cat Family"). Дата и место первого опубликования сведений об изделии - 2000 год, Япония, каталог игрушек истца "Ипох Мэйкинг 2000";

"Семья Серых Кошек" (наименование на английском языке "Gray Cat Family"). Дата и место первого опубликования сведений об изделии - 2012 год, Япония, опубликован в каталоге игрушек истца "Ту Би Глобал 2012";

"Семья Белых Мышей" (наименование на английском языке "White Mouse Family"). Дата и место первого опубликования сведений об изделии - 2006 год, Япония, каталог игрушек "Флэар Каталог 2007";

"Семья Лис" (наименование на английском языке "Fox Family"). Дата и место первого опубликования сведений об изделии - 2002 год, Япония, опубликован в каталоге игрушек истца "Ипох Мэйкинг 2002";

"Семья Ежей" (наименование на английском языке "Hedgehog Family"). Дата и место первого опубликования сведений об изделии - 2006 год, Япония, каталог игрушек истца "Флэар Каталог 2007";

"Семья Золотых Лабрадоров" (наименование на английском языке "Golden Labrador Family"). Дата и место первого опубликования сведений об изделии - 2009 год, Япония, каталог игрушек истца "Флэар Каталог 2009".

"Семья Белых Медведей" (наименование на английском языке "Polar Bear Family"). Дата и место первого опубликования сведений об изделии - 2012 год, Япония, каталог игрушек истца "Ту Би Глобал 2012".

Автором всех перечисленных наборов игрушек истец указывает Масахиро Касахара, являющегося работником истца, в подтверждение чего в материалы дела был представлен сертификат о найме и уступке прав от 01.12.2014; годом создания - соответствующий год публикации сведений о каждом произведении (наборе игрушек) в каталоге.

В обоснование иска истец указал, что общество Торговый Дом "Гулливер и Ко" ввозит на территорию Российской Федерации и предлагает к продаже, а общество "Гулливермаг", в свою очередь, предлагает к продаже и продает серии игрушек, которые представляют собой незаконную переработку дизайна вышеназванных игрушек истца.

В подтверждение своих требований истец сослался на нотариальный протокол обеспечения доказательств - осмотра сайта www.gulliver.ru, на котором общество Торговый Дом "Гулливер и Ко" предлагает к продаже спорные игрушки; нотариальный протокол обеспечения доказательств - осмотра сайта www.gulliver-toys.ru, на котором общество "Гулливермаг" предлагает к продаже игрушки, а также кассовый чек от 12.11.2014 и товарную накладную от 10.11.2014 N УТ-700, кассовый чек от 17.02.2015 и товарный чек от 17.02.2015 г. N РМД-0000781.

Истец, обращаясь в арбитражный суд за судебной защитой, настаивал, что дизайн ввозимых на территорию Российской Федерации и предлагаемых ответчиками к продаже игрушек с маркировкой "VillageStory" сходен до степени смешения с игрушками истца - "Семья карамельных кроликов", "Семья серых кроликов", "Семья бурых мишек", "Семья рыжих котиков", "Семья серых котиков", "Семья лисичек", "Семья белых мышек", "Семья серых мышек", "Семья ежиков", "Семья собачек", "Семья белых мишек", которые охраняются в качестве объектов авторского права, исключительные права на которые принадлежат истцу и ответчикам, в том числе права на изготовление копий (экземпляров) серии вышеуказанных игрушек, их переработку, то есть на изготовление производных игрушек, не передавались.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В силу пунктов 1 и 3 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном названным Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 названного Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Кроме того, в случаях, предусмотренных законом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 того же Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Вместе с тем статьей 1256 ГК РФ установлено, что действие исключительного права на произведения искусства на территории Российской Федерации признается на основании национального законодательства либо международных договоров.

Положения международных договоров, применяются в том случае, когда произведение было опубликовано либо существовало в какой-либо материальной форме за пределами России и его авторы не являются гражданами Российской Федерации.

В частности, согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1256 ГК РФ исключительное право на произведения искусства распространяется на произведения, обнародованные за пределами территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и признается на территории Российской Федерации за авторами (их правопреемниками) - гражданами других государств и лицами без гражданства в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

С 27.05.1973 Российская Федерация является участником Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 1952 года, а с 13.03.1995 - Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 года. Международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора (статья 7 ГК РФ).

Согласно статьи 5 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений в отношении произведений, по которым авторам предоставляется охрана в силу названной Конвенции, авторы пользуются в странах Союза, кроме страны происхождения произведения, правами, которые предоставляются в настоящее время или могут быть предоставлены в дальнейшем соответствующими законами этих стран своим гражданам, а также правами, особо предоставляемыми указанной Конвенцией. Пользование этими правами и их осуществление не связаны с выполнением каких бы то ни было формальностей; такое пользование и осуществление не зависят от существования охраны в стране происхождения произведения.

Следовательно, помимо установленных названной Конвенцией положений, объем охраны, равно как и средства защиты, представляемые автору для охраны его прав, регулируются исключительно законодательством страны, в которой потребуется охрана. Для произведений впервые опубликованных в какой-либо стране союза страной происхождения считается эта страна.

Таким образом, на территории Российской Федерации действует единый правовой режим охраны интеллектуальных прав, как для российских, так и для иностранных авторов.

Вместе с тем при разрешении настоящего спора суды приняли во внимание, что согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

В пункте 13 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, также разъяснено, что при рассмотрении требований о защите авторских прав необходимо установление того, кто является автором результата интеллектуальной деятельности и можно ли данный результат считать таковым (то есть создан ли он творческим трудом автора).

На основании пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Разновидностью таких произведений являются произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи.

При этом авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (пункт 3 статьи 1259 ГК РФ).

Между тем, отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции указал, в частности, что в соответствии со статьей 1257 ГК РФ автором произведения, науки, литературы или искусства признается только гражданин, творческим трудом которого создано такое произведение. Под творческим трудом принято понимать умственную (мыслительную, духовную, интеллектуальную) деятельность, завершившуюся созданием творчески самостоятельного результата науки, литературы, искусства и т.д. При этом двумя обязательными сопутствующими творческой деятельности показателями являются "новизна" и "оригинальность" произведения.

Новизна объекта как показатель результата деятельности свидетельствует об оригинальном мышлении у субъекта этой деятельности, является неожиданным и ранее никем не достигался, новизна должна присутствовать как для автора, так и для остальных лиц. Оригинальность с точки зрения авторского права - определенное качество произведения, обладающего художественной ценностью. Признак оригинальности означает, что произведение является уникальным, не повторяющимся при параллельном творчестве, и отличает данное произведение от других.

Вместе с тем установив, что с января 1986 года в Японии начал транслироваться японский аниме-сериал Maple Town monogatari (Истории Кленового города), созданный студией Toei Animation (всего были выпущены 52 серии аниме), действие которого происходит в Соединенных Штатах в 1920-е годы в антропоморфном городке Мейпл-таун, который населяют семьи маленьких и дружелюбных зверей, при этом названный сериал в конце 1986 года транслировался на территории США, а в конце 1980-х и начале 1990-х годов был дублирован на нескольких языках Европы и транслировался в разных странах, а в октябре 1986 года производитель игрушек Tonka Corporation (США) выпустил основанную на сериале серию игрушек Maple Town, представляющих собой наборы семей антропоморфных животных, суд первой инстанции пришел к выводу о том, истец фактически воспроизводит путем изготовления своих изделий (игрушек серии Sylvanian Families) дизайн персонажей названного сериала, в том числе семей кроликов, медведей, котов, мышей, лис, ежей и собак.

Названное обстоятельство повлекло за собой вывод суда первой инстанции о невозможности установить наличие исключительных авторских прав на спорные произведения (игрушки) именно у истца.

Суд апелляционной инстанции, сославшись на разъяснения, изложенные в пункте 28 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", указал, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

При этом само по себе отсутствие новизны, уникальности и(или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

В связи с этим суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что дизайнерское решение игрушек, предложенное истцом - компанией ИПОХ КАМПАНИ, ЛТД, выраженное в объемно-пространственной форме, в силу пункта 3 статьи 1259 ГК РФ может быть отнесено к объекту авторского права.

Вместе с тем в рамках проверки доводов апелляционной жалобы об ошибочности выводов суда первой инстанции о том, что в материалы дела истцом не было представлено прямых и достаточных доказательств того, что между истцом и гражданином, указанным им в качестве автора изделий, в момент заявленного периода их создания, существовали трудовые отношения, так как трудовой (иной) договор или приказ о приеме на работу отсутствуют, отсутствует какое-либо указание на должность, занимаемую данным работником, его должностная инструкция (описание его трудовых обязанностей), а также доказательства, подтверждающие, что истцом выдавались указанному лицу служебные задания на создание изделий и принимались результаты работ, в том числе, не было представлено никаких письменных доказательств, составленных и подписанных в заявляемый период создания изделий, таких как рисунки, чертежи, эскизы, явно бы свидетельствовавших о процессе мыслительной творческой деятельности заявленного автора изделий, а также в связи с необходимостью разрешения вопроса об авторстве на изделия истца суд апелляционной инстанции счел необходимым установить нормы иностранного и/или международного права, регулирующие порядок возникновения, передачи, защиты авторских и исключительных прав на территории Японии (страны происхождения компании истца).

По инициативе суда апелляционной инстанции к участию в деле был привлечен специалист - патентный поверенный Японии Тацуо Итами, который представил заключение и в судебном заседании ответил на вопросы суда и сторон.

Из представленного заключения патентного поверенного относительно служебных произведений (объектов авторских прав) и требований трудового законодательства, в соответствии со статьей 10 Закона об авторских правах (Закон от 06.05.1970 N 46, Япония) следует, что признаются различные виды произведений авторского права, в том числе, помимо прочего, рассказы, сценарии, статьи, лекции и иные литературные произведения; музыкальные произведения; хореографические постановки и пантомимы; картины, ксилографии, скульптуры и иные произведения изобразительного искусства; архитектурные произведения; карты и иные схематические работы академического характера, такие как планы, графики и модели; кинематографические произведения; фотографические произведения; результаты компьютерного программирования. В соответствии с Законом об авторских правах и японской судебной практикой, игрушки для детей принадлежат к иным объектам изобразительного искусства и признаются таковыми.

На основании статьи 3 Закона об авторском праве автором считается лицо, создавшее произведение авторского права.

В соответствии со статьей 15(1) Закона об авторском праве, служебным произведением считается произведение, созданное работником в рамках выполнения его/ее служебных обязанностей. Права на служебное произведение принадлежат работодателю, если работник и работодатель не договорились об ином в письменной форме.

На основании статей 2, 9, 15 Закона о трудовых стандартах (Закон от 07.04.1947 N 49), фактические и регулярные отношения между работодателем и работником, а также регулярное выполнение работником своих трудовых обязанностей подтверждают наличие трудовых отношений, даже при отсутствии трудового договора, заключенного в письменной форме.

В соответствии со статьями 2, 4 Закона о медицинском страховании (Закон от 22.04.1922 N 70), застрахованным лицом считается лицо, работающее по найму на компанию, в которой работает более 5 (пяти) работников (заявленная организация) и застрахованное страховщиком; страховщиком является государственные и иные союзы медицинского страхования. Например, Союз Медицинского страхования Тойс Доллс (Игрушки Куклы) является одним из союзов медицинского страхования в значении статьи 4.

Таким образом, патентный поверенный подтвердил наличие у истца исключительных прав на служебные произведения, созданные трудом автора Касахиро Масахаро, перечень которых приведен в исковом заявлении, в соответствии с действующим законодательством Японии.

Вместе с тем, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268 и 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, в том числе не бывшие предметом исследования суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции поддержал вывод суда первой инстанции о том, что по представленным истцом в материалы дела доказательствам невозможно установить наличие исключительных прав на спорные произведения (игрушки) именно у истца.

Названный вывод суда первой инстанции мотивирован, в том числе тем, что истец фактически производит путем изготовления своих изделий дизайн персонажей японского мультипликационного сериала Maple Toun monogatari, набор персонажей которого сходен до степени смешения с продукцией истца.

При этом, поддерживая решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции, учитывая положения Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, а также ссылаясь на правовые рекомендации, данные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, оценил сходство сравниваемых изделий истца и ответчика до степени их смешения с точки зрения их сходства и пришел к выводу о том, что возможность нарушения исключительных прав истца обусловлена использованием истцом в дизайне своих изделий общеизвестных промышленно массово изготавливаемых товаров, которые схожи между собой в силу сложившей традиции (идеи).

При этом, вопреки выводам суда первой инстанции об обратном, сходство изделий сторон в рамках настоящего дела до степени смешения как основание для признания прав истца нарушенными судом апелляционной инстанции установлено не было.

Между тем судами первой и апелляционной инстанции, необоснованно применившим применительно к обстоятельствам рассматриваемого спора нормы гражданского законодательства о сходстве до степени смешения противопоставленных товаров истца и ответчика, не принято во внимание, что авторское право категориями сходства и сходства до степени смешения не оперирует, а также следующее.

В качестве основания иска истец указывает на то, что ответчики ввозят на территорию Российской Федерации и затем предлагают к продаже серию игрушек "Village Story", которые представляют собой незаконную переработку дизайна игрушек истца - "Sylvanian Families", автором изделий истца является Масахиро Касахара.

Между тем, как следует из правовой позиции высшей судебной инстанции, сформированной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.09.2011 N 5816/11 по делу N А32-47315/2009, из положения подпункта 1 пункта 2 статьи 1259 ГК РФ следует, что производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения, являются самостоятельным объектом авторских прав.

О наличии у них названных исключительных прав на производные произведения ответчики по делу не заявляли.

Вместе с тем доводы ответчиков о переработке ими произведений студии Toei Animation с очевидностью не исключают то обстоятельство, что названный продукт переработки затрагивает интересы как истца, так и иных лиц, обладающих исключительными правами в отношении схожих между собой объектов авторского права.

Из материалов дела не усматривается, что данный вопрос в принципе исследовался судами.

В свою очередь в силу положений части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

Выводы суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции мотивированы, в том числе указанием на ввод ответчиками в гражданский оборот, без оценки его легитимности, продуктов переработки произведения, разработанного лицом, не привлеченным к участию в деле, что свидетельствует о необъективности обжалуемых судебных актов.

Установление данных обстоятельств имело существенное значение для рассмотрения дела.

При этом суд кассационной инстанции принимает во внимание, что указанные выводы судов первой и апелляционной инстанций о фактическом наличии ранее возникшего права в отношении спорных произведений у не привлеченного к участию в деле лица могут в дальнейшем отразиться на гражданско-правовых отношениях этого лица и истца по делу.

Указанные нарушения норм материального и процессуального права, по мнению суда кассационной инстанции, могли привести к принятию неправильного решения, постановления, что в соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

В свою очередь в силу положений части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку судами первой и апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего спора неправильно применены нормы материального права, суды необоснованно ограничились исследованием доказательств, подтверждающих наличие у лица, не привлеченного к участию в деле, американской компании Tonka Corporation (Minnetonka, MN 55343, USA), права на иные, чем указанные в основании иска объекты авторского права, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что названное обстоятельство повлекло за собой принятие незаконных судебных актов.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, обжалуемые судебные акты подлежат отмене как основанные на неправильном применении норм материального права, а также в силу несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении суду следует устранить отмеченные недостатки, определить подлежащие применению нормы материального права, регулирующие спорные отношения, возникшие из нарушения исключительных авторских прав, а не исключительных прав на средства индивидуализации (товарные знаки), установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе с учетом положений статьи 1259 ГК РФ, разрешить вопрос о привлечении к участию в деле американской компании Tonka Corporation (Minnetonka, MN 55343, USA), принять законный и обоснованный судебный акт с учетом правовых позиций всех лиц, участвующих в деле.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов, в том числе связанных с подачей кассационной жалобы разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2015 по делу N А40-80402/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2016 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур