Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2016 г. по делу N СИП-605/2016 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку установлен факт наличия сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком истца и противопоставленным ему товарным знаком ответчика

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2016 г. по делу N СИП-605/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 5 декабря 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2017 г. N С01-128/2017 по делу N СИП-605/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский" (ул. М. Красносельская, д. 7, Москва, 107140, ОГРН 1027700070881) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419543; о признании недействительным предоставления правовой охраны названному товарному знаку; об обязании Роспатента аннулировать регистрацию указанного товарного знака полностью.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Кондитерская фабрика "Красная Звезда" (ул. Сибирская, д. 10, г. Томск, 634029, ОГРН 1057000088254).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Бостан О.Н. (по доверенности от 20.09.2016) и Шайхутдинова П.А. (по доверенности от 20.09.2016);

от органа, принявшего оспариваемый акт, - Шеманин Я.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-587/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский" (далее - общество "КК Бабаевский", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным как не соответствующего подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419543; признании недействительным предоставления правовой охраны названному товарному знаку; об обязании Роспатента аннулировать регистрацию указанного товарного знака полностью.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Кондитерская фабрика "Красная Звезда" (далее - общество "КФ "Красная Звезда", третье лицо).

В обоснование заявленных требований общество "КК Бабаевский" ссылается на то, что является одним из старейших кондитерских предприятий России, продукция которого, в том числе конфеты "Буревестник" широко известна потребителям на протяжении длительного времени. В обоснование широкой известности конфет "Буревестник" потребителям в Российской Федерации указывает на представленные в материалы дела доказательства, из которых усматривается, что конфеты с таким наименованием выпускаются им с 1949 года, объем ежегодного выпуска - не менее 4 000 тонн.

По мнению заявителя, при принятии оспариваемого решения Роспатентом проигнорированы правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенные в постановлениях Президиума от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11 и от 18.06.2013 N 2050/13, согласно которым вывод о сходстве делается не на основе отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления); для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя; добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Как полагает общество "КК Бабаевский", Роспатент, осуществляя сравнение товарных знаков заявителя и третьего лица на предмет сходства до степени смешения, сосредоточившись на анализе имеющихся отличий, отошел от установленных нормативными правовыми актами и выработанных судебной практикой критериев определения сходства обозначений, ошибочно обосновав отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями тем, что в оспариваемом товарном знаке наиболее сильным элементом является слово "ДОЗОР".

С точки зрения заявителя, в словосочетании "ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА" именно на слово "БУРЕВЕСТНИК" падает основной логический смысл, именно это слово является наиболее воспринимаемым и узнаваемым потребителями, слово "БУРЕВЕСТНИК" полностью входит в состав словесного обозначения "ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА", а незначительные отличия сравниваемых обозначений, такие как число слогов, длительность звучания при полном вхождении товарного знака заявителя в товарный знак третьего лица, не являются существенными, не влияют на общее восприятие товарного знака "ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА" потребителем и общее его сходство до степени смешения с товарным знаком "БУРЕВЕСТНИК". Также заявитель указывает на идентичность товаров, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки (кондитерские изделия), что усиливает вероятность смешения потребителями этих обозначений в гражданском обороте.

Возражая против вывода Роспатента о снижении различительной способности словесного элемента "БУРЕВЕСТНИК" по отношению к кондитерским изделиям, общество "КК Бабаевский" ссылается на то, что в рамках рассмотрения дела N А40-9745/2013, в котором оспаривалось решение Роспатента от 26.10.2012 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА" по свидетельству Российской Федерации N 284474, суд пришел к выводу о том, что кондитерская продукция (конфеты), маркируемая обозначением "БУРЕВЕСТНИК", имеет высокую степень узнаваемости среди потребителей.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит в удовлетворении этого заявления отказать.

В обоснование возражений Роспатент ссылается на то, в сравниваемых товарных знаках отсутствует совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, поскольку в словосочетании "ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА" главным словом, на которое падает логическое ударение, является "ДОЗОР", указанный доминирующий элемент оспариваемого товарного знака не совпадает с единственным элементом противопоставленного товарного знака - "БУРЕВЕСТНИК".

По утверждению Роспатента, различительная способность словесного элемента "БУРЕВЕСТНИК" по отношению к кондитерским изделиям снижена в силу присутствия этого элемента в составе различных товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц, в частности, "Песня буревестника" по свидетельству Российской Федерации N 192315, "ГОРДЫЙ БУРЕВЕСТНИК" по свидетельству Российской Федерации N 231064, "ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК" по свидетельству Российской Федерации N 300549, "Гнездо буревестника" по свидетельству Российской Федерации N 351897.

Исходя из того, что доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент "ДОЗОР", Роспатент считает, что сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому и фонетическому признакам, а графический признак имеет второстепенное значение.

Также Роспатент полагает, что доводы заявителя о противоречии оспариваемого решения практике Роспатента не могут быть приняты во внимание, так как указанные заявителем товарные знаки и обстоятельства их регистрации не могут быть предметом настоящего спора.

Третье лицо представило отзыв на заявление, в котором просит оспариваемое решение Роспатента оставить в силе, ссылаясь на отсутствие сходства до степени смешения между принадлежащим ему товарным знаком и товарным знаком заявителя.

Кроме того, общество "КФ "Красная Звезда" утверждает, что выпускало конфеты "БУРЕВЕСТНИК" задолго до даты приоритета товарного знака заявителя, полагая при этом, что в действиях общества "КК Бабаевский" по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 164224 и оспариванию товарного знака третьего лица имеются признаки злоупотребления правом.

Представители заявителя в судебном заседании на доводах, изложенных в заявлении, настаивали.

Представитель органа, принявшего оспариваемый акт, возражал против удовлетворения требований заявителя по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА" по заявке N 2009700005 с приоритетом от 11.01.2009 был зарегистрирован Роспатентом 06.10.2010 за N 419543 на имя ЗАО "Кондитерская фабрика "Красная Звезда" (в настоящее время - общество "КФ "Красная Звезда") в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские мучные; конфеты; леденцы; пралине; шоколад".

Общество "КК Бабаевский" является правообладателем словесного товарного знака "БУРЕВЕСТНИК" по свидетельству Российской Федерации N 164224, выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита (дата приоритета товарного знака - 13.05.1996, дата истечения срока действия его регистрации - 13.05.2026). Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товара 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия".

В Роспатент 23.10.2015 поступило возражение общества "КК Бабаевский" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419543, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 30.06.2016 в удовлетворении возражения было отказано, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419543 было оставлено в силе.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют семантические, фонетические и графические отличия. Также Роспатент отметил, что несмотря на представленные лицом, подавшим возражение, доказательства длительного (с 1949 года) присутствия на рынке конфет "БУРЕВЕСТНИК", изготовленных этим лицом, различительная способность словесного элемента "БУРЕВЕСТНИК" по отношению к кондитерским изделиям снижена в силу присутствия этого слова в составе различных товарных знаков.

Учитывая данные обстоятельства и полагая, что вышеназванный акт Роспатента является незаконным, общество "КК Бабаевский" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, выслушав представителей заявителя и Роспатента, оценив представленные доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарного знака и принятию решений по результатам их рассмотрения установлены нормами части четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующим в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию обозначения (11.01.2009), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 данной статьи).

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил рассмотрения заявки при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства, заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения). Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 тех же Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно подпункту "а" пункта 14.4.2.2 названных Правил, рассмотрения заявки звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Исходя из подпункта "б" того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявки).

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Проанализировав словесное обозначение "ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА" с точки зрения семантического признака сходства, Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводам о том, что по правилам русского языка главным словом в этом обозначении является слово "ДОЗОР", от которого можно поставить вопрос "чей?" к подчиненному слову "БУРЕВЕСТНИКА", а с учетом того, что слово "ДОЗОР" расположено в обозначении на первой строчке, с которой начинается его прочтение (восприятие), именно это слово является главным индивидуализирующим элементом в оспариваемом товарном знаке.

Вместе с тем приведенные выводы Роспатента не могут быть признаны в достаточной степени обоснованными, поскольку подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявки в качестве критерия, на основании которого определяется значимость положения элемента в словесном обозначении, устанавливает не правила синтаксического построения предложения, а логическое ударение и самостоятельное значение такого элемента.

При этом логическое ударение не обязательно падает на главное слово, оно может падать и на зависимое слово. Логическое ударение - это интонационное выделение одного из членов предложения с целью подчеркивания его значимости. В оспариваемом товарном знаке логическое ударение падает на слово "БУРЕВЕСТНИКА", которое несет основную смысловую нагрузку в словосочетании.

При анализе на предмет фонетического сходства Роспатентом не учтены такие критерии как характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение, которые как раз свидетельствуют о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Сравниваемые обозначения не имеют существенных графических отличий, так как оба выполнены стандартным жирным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Согласно пункту 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Роспатентом не отрицается, что однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки (кондитерские изделия), близка к идентичности, однако данное обстоятельство не учтено Роспатентом при установлении возможности их смешения.

Указывая на снижение различительной способности словесного элемента "БУРЕВЕСТНИК" по отношению к кондитерским изделиям в силу присутствия этого элемента в четырех товарных знаках, зарегистрированных на имя иных лиц, Роспатент не принял во внимание отсутствие в материалах дела доказательств того, что на рынке имеется кондитерская продукция, маркируемая этими товарными знаками.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил рассмотрения заявки доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявителем при рассмотрении возражения были представлены доказательства, свидетельствующие о длительности использования обозначения "БУРЕВЕСТНИК" для маркировки выпускаемых заявителем и его лицензиатами конфет (с 1949 года), об объеме их производства с 1949 по 2015 годы (57 149 тонн).

Данные доказательства ни Роспатентом, ни третьим лицом не оспариваются. Более того, Роспатент в оспариваемом решении сделал вывод о длительном присутствии на рынке конфет "БУРЕВЕСТНИК", изготовленных обществом "КК Бабаевский".

При таких обстоятельствах следует признать, что обозначение "БУРЕВЕСТНИК" получило широкую известность среди потребителей применительно к их изготовителю.

Вывод о том, что обозначение по свидетельству Российской Федерации N 164224 приобрело высокую степень узнаваемости у потребителя продукции (конфет "БУРЕВЕСТНИК") производства общества "КК Бабаевский" содержится также во вступившем в законную силу постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2013 по делу N А40-9745/2013.

Девятый арбитражный апелляционный суд в том же постановлении пришел к выводу о том, что, учитывая известность конфет "БУРЕВЕСТНИК", появление на российском рынке кондитерских изделий, маркированных товарным знаком "ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА", может вызвать в сознании потребителя ассоциации с продукцией общества "КК Бабаевский".

Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя относительно того, что содержащиеся в оспариваемом решении Роспатента выводы противоречат разъяснениям, содержащим в постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сложившейся практике самого Роспатента по спорам со сходными правоотношениями.

Так, Роспатентом не учтена правовая позиция, изложенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, согласно которой угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию; такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Роспатентом также не приняты во внимание правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.06.2013 N 2050/13, в соответствии с которыми вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления); для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Кроме того, выводы Роспатента относительно отсутствия сходства сравниваемых обозначений "БУРЕВЕСТНИК" и "ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА" и различительной способности обозначения "БУРЕВЕСТНИК" противоречат его же выводам, сделанным при рассмотрении возражения общества "КК Бабаевский" против предоставления правовой охраны товарному знаку "ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА" по свидетельству Российской Федерации N 284474 (решение Роспатента от 26.10.2012).

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении Роспатентом при принятии оспариваемого решения норм материального права (подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ), принципа правовой определенности, являющегося одним из основополагающих принципов правоприменительной практики, внесении противоречий в сложившуюся практику рассмотрения споров.

Исходя из этого, оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и иным нормативным правовым актам, нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем должно быть признано недействительным.

Ссылка третьего лица на то, что в действиях общества "КК Бабаевский" по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 164224 и оспариванию товарного знака третьего лица имеются признаки злоупотребления правом, подлежит отклонению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В силу пункта 5 той же статьи добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Использование законодателем в конструкции нормы, предусмотренной пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, слова "исключительно" применительно к цели действий, свидетельствует о том, что для признания действий злоупотреблением правом должно быть установлено, что единственной целью таких действий являлось причинение вреда другому лицу и не имелось иных целей, которые носят добросовестный и разумный характер.

Из материалов дела усматривается, что заявитель длительное время использует обозначение "БУРЕВЕСТНИК", в том числе до регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 164224, маркируя этим обозначением произведенную им самим и лицензиатами продукцию, а использование третьим лицом обозначения, сходного с товарным знаком заявителя, в отношении однородных товаров может причинить последнему убытки, а также ущерб деловой репутации.

Исходя из этого, отсутствуют основания считать, что при обращении с настоящим иском общество "КК Бабаевский" не преследовало добросовестных и разумных целей.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание, что позиция Роспатента по вопросу об основаниях для предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419543 является определенно выраженной и не установлено нарушений процедуры принятия Роспатентом оспариваемого решения, коллегия судей считает возможным обязать Роспатент устранить допущенное нарушение путем аннулирования правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 419543.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский" удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419543 недействительным как не соответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 419543.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) в пользу открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский" (ул. М. Красносельская, д. 7, Москва, 107140, ОГРН 1027700070881) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещению судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить открытому акционерному обществу "Кондитерский концерн Бабаевский" (ул. М. Красносельская, д. 7, Москва, 107140, ОГРН 1027700070881) из федерального бюджета государственную пошлину за подачу заявления в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 21.09.2016 N 5467.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов