Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 декабря 2016 г. по делу N СИП-568/2016 Суд признал законным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения о признании патентной заявки отозванной, поскольку заявитель в спорной заявке не устранил недостатки, допущенные в описании и формуле полезной модели

Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 декабря 2016 г. по делу N СИП-568/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 ноября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 7 декабря 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2017 г. N С01-1322/2016 по делу N СИП-568/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной H.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Перемиловской Д.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Пилкина Виталия Евгеньевича (Москва), Мирошниченко Владимира Витальевича (г. Люберцы) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 135993, ОГРН 1047730015200) от 09.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2016, против признания патентной заявки N 2013154378 отозванной.

В судебном заседании приняли участие:

Мирошниченко Владимир Витальевич явился лично;

от Пилкина Виталия Евгеньевича - не явился, представителей не направил, уведомлен надлежащим образом;

от Роспатента - Сенчихин М.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-593/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Пилкин Виталий Евгеньевич, Мирошниченко Владимир Витальевич обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2015, против признания патентной заявки N 2013154378 отозванной.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2016 судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, были приняты уточнения оснований заявленных требований, согласно которым Мирошниченко В.В. указал, что запрос от 02.09.2014, направленный в рамках проведения формальной экспертизы поданной заявки, был направлен неуполномоченным лицом - федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФГБУ "ФИПС"), в связи с чем Мирошниченко В.В. полагает, что Роспатентом неправомерно в нарушение статьи 1384 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) заявка N 2013154378 была признана отозванной, поскольку заявители не получали запроса, предусмотренного статьей 1384 ГК РФ, от Роспатента.

В обоснование заявленных требований Пилкин В.Е. и Мирошниченко В.В. указывают на то, что в оспариваемом решении Роспатента приоритет патентной заявки N 2012114578 (из которой была выделена рассматриваемая заявка) установил по дате ее подачи, то есть 07.09.2010, в то время как в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2015 по делу N СИП-1001/2014 отмечено, что приоритет по заявке N 2012114578 должен быть установлен по дате подачи более ранней заявки N 2009136784, то есть 05.10.2009. Следовательно, с точки зрения заявителей, приоритет патентной заявки N 2013154378, которая была выделена из заявки N 2012114578 также должен быть установлен по дате подачи более ранней заявки N 2009136784, то есть 05.10.2009.

По мнению заявителей, вывод Роспатента о необходимости указания ими в качестве наиболее близкого аналога заявленному техническому решению патентного документа N WO 2005/043371 А2 является неправомерным, поскольку это техническое решение не является широко известным и широко применяемым в хозяйственной деятельности.

При этом, как полагают заявители, предложение Роспатента указать в качестве наиболее близкого аналога техническое решение N WO 2005/043371 А2 является нарушением Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 196 (далее - Рекомендации N 196).

Кроме того, заявители не согласились с выводами Роспатента о том, что патентный документ N WO 2005/043371 А2 включает в себя джойстик, поскольку в устройстве по патентному документу N WO 2005/043371 А2 нет джойстика, следовательно, технические решения, изложенные в патентном документе N WO 2005/043371 А2 и заявленной полезной модели, являются различными устройствами. При этом заявители обращают внимание на то обстоятельство, что "позиционные или аналоговые кнопки в виде джойстика" и "джойстик" являются различными устройствами, что подтверждается заключением специалиста от 14.09.2015, подготовленным в ответ на запрос Суда по интеллектуальным правам в рамках дела N СИП-1001/2014.

Учитывая, что в патентном документе N WO 2005/043371 А2 вопреки выводам Роспатента отсутствует джойстик, техническое решение, указанное в этом документе не может быть наиболее близким аналогом заявленной полезной модели, то есть в патентном документе N WO 2005/043371 А2 нет тех признаков, за счет которых в заявленной полезной модели может достигаться тот же технический результат.

От Мирошниченко В.В. 03.09.2016 через систему "Мой арбитр" поступил документ, в которых он ссылался на следующие обстоятельства.

Запрос от 02.09.2014, направленный в рамках проведения формальной экспертизы поданной заявки, был направлен неуполномоченным лицом - ФГБУ "ФИПС", в связи с чем Мирошниченко В.В. полагает, что Роспатентом неправомерно в нарушение статьи 1384 ГК РФ заявка N 2013154378 была признана отозванной, поскольку заявители не получали запроса, предусмотренного статьей 1384 ГК РФ, от Роспатента.

По мнению Мирошниченко В.В., ФГБУ "ФИПС" в соответствии с его уставом проводит подготовительные работы для осуществления Роспатентом возложенных на него государственных функций, но не осуществляет какие-либо юридические значимые действия, а, следовательно, у ФГБУ "ФИПС" отсутствовали правовые основания для направления в адрес заявителей запроса от 02.09.2014.

Также Мирошниченко В.В. указал, что доводы, изложенные Роспатентом в оспариваемом решении, о том, что в патентном документе N WO 2005/043371 А2 предусмотрен джойстик, поскольку "позиционные кнопки или аналоговые кнопки в виде джойстика" подпадают под обобщенный признак "джойстик", отсутствовали в запросе ФГБУ "ФИПС" от 02.09.2014 и не были направлены заявителям.

Указанные действия ФГБУ "ФИПС" и Роспатента привели к нарушению прав и законных интересов заявителей, поскольку в том случае, если бы вышеизложенные доводы были известны заявителям, у последних была бы возможность ответить на эти доводы и/или внести соответствующие исправления в материалы заявки.

Мирошниченко В.В. полагает неправомерной и ссылку ФГБУ "ФИПС" и Роспатента на положения Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (редакция от 02.10.1979, далее - Парижская конвенция), поскольку изначальная заявка, из которой были выделены последующие, в том числе и рассматриваемая в настоящем деле заявка, являлась переводом на национальную фазу патентования международной заявки PCT/RU2010/000486 и не являлось конвенционной заявкой.

При этом Мирошниченко В.В. отметил, что дата приоритета заявки N 2013154378, равно как и заявки N 2012114578 (из которой была выделена предыдущая) установлены с нарушением положений Договора о патентной кооперации (РСТ; подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970) и Инструкции к названному Договору.

Кроме того, Мирошниченко В.В. указал, что в ответе на запрос ФГБУ "ФИПС" от 02.09.2014 заявителями были представлены заменяющие листы патентной заявки N 2013154378, то есть заявителем были изменены формула полезной модели и технический результат, а также был указан новый наиболее близкий аналог заявленной полезной модели, в связи с чем экспертиза ФГБУ "ФИПС" должна была вновь рассмотреть материалы патентной заявки и представить свои доводы уже в отношении измененных материалов.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

По мнению Роспатента, предложение в запросе экспертизы об уточнении описания и формулы заявленной полезной модели с учетом патентного документа N WO 2005/043371 А2 является правомерным, поскольку сведения о патентном документе N WO 2005/043371 А2 являются общедоступными по причине их опубликования до даты приоритета заявленного устройства (12.05.2005); информационный поиск в отношении полезной модели по заявке N 2013154378 не проводился и специалисту было известно о существовании патентного документа N WO 2005/043371 А2 на основе общих знаний в данной области техники; заявителю было известно о существовании патентного документа N WO 2005/043371 А2, поскольку ранее указанный документ уже предлагался для включения в уровень техники по иным заявкам Пилкина В.Е. и Мирошниченко В.В.

Роспатент считает необоснованным довод заявителя о том, что техническое решение по патентному документу N WO 2005/043371 А2 не является наиболее близким аналогом полезной модели по заявке N 2013154378 из-за отсутствия в прототипе "джойстика", так как вступившим в законную силу постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2015 по делу N СИП-810/2014 было установлено, что устройство по патентному документу N WO 2005/043371 А2 включает в себя джойстик (аналоговую кнопку в виде джойстика) и дисплей, размещенные на лицевой стороне корпуса электронного устройства, а также сенсорную панель - на обратной стороне корпуса.

Также Роспатент указал на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016 по делу N СИП-1001/2014, в котором участвовали те же лица, что и в настоящем деле. В названном судебном акте были установлены аналогичные обстоятельства.

При этом, как указывает Роспатент, довод об отсутствии в устройстве по патентному документу N WO 2005/043371 А2 джойстика не может основываться на выводах специалиста Попова А.Ю., поскольку эти выводы носят неопределенный характер и не связаны с содержанием приведенных в указанном устройстве сведений.

Так, Роспатент отметил, что термин "аналоговая кнопка в виде (типа) джойстика" был вырван из контекста патентного документа N WO 2005/043371 А2, вследствие чего специалист Попов А.Ю. фактически произвел сравнение терминов "джойстик" и " аналоговая кнопка".

Помимо прочего, Роспатент полагает, что доводы заявителей о неправильном установлении Роспатентом даты приоритета полезной модели по заявкам N 2012114578 и N 201354378 не влияют на правомерность оспариваемого решения, поскольку предложение о включении в описание заявленной полезной модели сведений о наиболее близком аналоге по патентному документу N WO 2005/043371 А2 с датой публикации 12.05.2005 является правомерным.

Роспатент также обратил внимание на то обстоятельство, что в возражении заявителей, по результатам рассмотрения которого было принято оспариваемое решение, доводы заявителей о неправильном определении даты приоритета заявки отсутствовали, в связи с чем указанные доводы, заявленные в суде, не могут быть приняты в обоснование неправомерности оспариваемого решения.

Также Роспатент в судебном заседании 31.10.2016 представил дополнение к отзыву на заявление относительно уточненных оснований, в котором сообщил следующее.

Роспатент не согласился с доводами заявителей о том, что Роспатент не имел правовых оснований для признания заявки N 2013154378 отозванной на основании пункта 4 статьи 1384 ГК РФ ввиду того, что сам Роспатент не запрашивал дополнительных материалов, а запрос экспертизы от 02.09.2014 был направлен ФГБУ "ФИПС", как неуполномоченным на то лицом.

При этом, ссылаясь на Положение о Федеральной службы по интеллектуальной собственности, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 (далее - Положение о Роспатенте), Распоряжение Правительства от 01.12.2008 N 1791-р, устав ФГБУ "ФИПС" от 24.05.2011 N 63 (далее - устав ФГБУ "ФИПС"), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Административный регламент), Роспатент указал, что должностные лица ФГБУ "ФИПС" уполномочены на подготовку и подписание такого документа, как запрос экспертизы от 02.09.2014.

Также Роспатент отметил, что полномочия государственного эксперта по интеллектуальной собственности I категории отдела компьютерной техники Скоковой Н.Р. на проведение экспертизы и подписание запроса экспертизы от 02.09.2014 подтверждаются пунктами 3.2, 3.3, 4.1 приложения N 3 к приказу ФГБУ "ФИПС" "Об утверждении должностных инструкций работников отраслевого экспертного отдела" от 09.12.2011 N 394/16.

Роспатент указал, что вышеназванные доводы о наличии соответствующих полномочий у сотрудников ФГБУ "ФИПС" на подписание запроса экспертизы подтверждаются, в частности, судебными актами по делам N СИП-163/2013, N СИП-280/2014 и N СИП-810/2014, в которых участвовали те же лица, что и в настоящем деле.

Кроме того, Роспатент отметил, что согласно положениям статей 1248, 1387, 1390, 1406 ГК РФ, Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированных в Министерства юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее - Правила N 56), а также с учетом правовой позиции, изложенной в совместном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), возражение заявителей не содержало вышеназванных доводов об отсутствии полномочий у ФГБУ "ФИПС" по направлению запроса экспертизы, в связи с чем эти доводы не могли быть рассмотрены при принятии оспариваемого решения (вынесенного по результатам рассмотрения возражения), не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения суда.

Не согласился Роспатент и с доводом заявителей о том, что решения Роспатента от 20.03.2015 и от 09.06.2016 мотивированы доводами, которые отсутствовали в запросе ФГБУ "ФИПС" от 02.09.2014.

При этом Роспатент отметил, что в запросе ФГБУ "ФИПС" от 05.02.1014, предшествующем запросу ФГБУ "ФИПС" от 02.09.2014, заявителям указывалось на известность без проведения информационного поиска решения по патентному документу N WO 2005/043371 А2, которое является более близким аналогом к заявленной полезной модели и содержит признак "джойстик". В этой связи заявителям предлагалось указать решение по патентному документу N WO 2005/043371 А2 в качестве наиболее близкого аналога заявленной полезной модели.

В запросе ФГБУ "ФИПС" от 02.09.2014 заявителям повторно предлагалось устранить указанные недостатки.

Учитывая изложенное, Роспатент полагает, что решения Роспатента от 20.03.2015 и от 09.06.2016 были приняты с учетом тех обстоятельств, на которые заявителям было указано в запросе ФГБУ "ФИПС" от 02.09.2014.

В судебное заседание явились Мирошниченко В.В. лично и представитель Роспатента.

Пилкин В.Е., извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, явку представителя не обеспечил, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Пилкин В.Е. через систему "Мой Арбитр" 29.11.2016 представил письменные пояснения, в которых указал на отсутствие полномочий у ФГБУ "ФИПС" по направлению запросов, предусмотренных статьей 1384 ГК РФ, в связи с чем решение Роспатента о признании патентной заявки N 2013154378 отозванной является незаконным.

В судебном заседании Мирошниченко В.В. заявленные требования поддержал, просил оспариваемое решение Роспатента признать незаконным.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в отзыве и дополнении к нему.

В судебном заседании 30.11.2016 Мирошниченко В.В. заявил устное ходатайство о фальсификации доказательств. Мирошниченко В.В. пояснил, что Роспатент искажает информацию относительного того обстоятельства, что ФГБУ "ФИПС" может выступать от имени Роспатента на основании устава ФГБУ "ФИПС". Мирошниченко В.В. сообщил, что вышеназванное устное пояснение Роспатента является интеллектуальным подлогом.

Также Мирошниченко В.В. просил отложить судебное заседание с целью предоставления ему времени для подготовки заявления о фальсификации в надлежащей форме, предусмотренной статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель Роспатента возражал против принятия к рассмотрению заявления Мирошниченко В.В. о фальсификации доказательств, а также об отложении судебного заседания, поскольку правовая позиция Роспатента по настоящему делу изложена ясно и не содержит сведений, несоответствующих действительности.

Согласно статье 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;

2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Правила статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определяют механизм проверки подлинности формы доказательства, а не его достоверности (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2012 N 560-О-О).

Судебная коллегия, учитывая несоблюдение Мирошниченко В.В. требования о письменной форме заявления о фальсификации доказательств, поставила перед Мирошниченко В.В. вопрос о том, какие конкретные доказательства, содержащиеся в материалах дела, по мнению последнего, являются сфальсифицированными.

На вопрос суда Мирошниченко В.В. сообщил, что Роспатент искажает информацию относительного того обстоятельства, что ФГБУ "ФИПС" может выступать от имени Роспатента на основании устава ФГБУ "ФИПС". Мирошниченко В.В. сообщил, что вышеназванное устное пояснение Роспатента является интеллектуальным подлогом.

Исследовав изложенные обстоятельства, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии правовых оснований для принятия к рассмотрению заявления о фальсификации доказательств, поскольку по сути, доводы Мирошниченко В.В., приведенные в обоснование заявления о фальсификации доказательств, сводятся к его несогласию с правовой позицией Роспатента. При этом заявителем не было указано на умышленное искажение Роспатентом каких-либо конкретных доказательств путем их подделки, подчистки, внесения исправлений, искажающих действительный смысл, или сообщением суду ложных сведений.

Исходя из изложенных обстоятельств судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства Мирошниченко В.В. об отложении судебного заседания с целью предоставления последнему времени для подготовки заявления о фальсификации в надлежащей форме.

В судебном заседании Мирошниченко В.В. заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, полагая, что она является лицом, заинтересованным в исходе настоящего дела.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения названного ходатайства.

Суд, рассмотрев ходатайство Мирошничнеко В.В., пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Принимая во внимание обстоятельства настоящего судебного спора, а также характер заявленных требований, судебная коллегия полагает, что Генеральная прокуратура Российской Федерации не подлежит привлечению к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, поскольку принятый по настоящему делу судебный акт никак не повлияет на ее права и обязанности по отношению к лицам, участвующих в этом деле, о чем вынесено протокольное определение.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает заявленное требование не подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Как установлено судом и следует из материалов дела (с учетом обстоятельств, установленных в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2015 по делу N СИП-810/2014, в котором участвовали те же лица, что и в настоящем споре), Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. 05.10.2009 в Роспатент в соответствии с Договором о патентной кооперации подана международная заявка N 2009136784 на изобретение "Управление виртуальными символами", содержащая многозвенную формулу изобретения.

По указанной заявке Роспатентом 26.04.2011 было принято решение о выдаче патента Российской Федерации N 2427879 на изобретение.

По результатам рассмотрения возражения закрытого акционерного общества "Сони Электроникс" названный патент решением Роспатента от 08.09.2012 был признан недействительным полностью.

Международная заявка N 2009136784 заявителями была 07.09.2010 переведена на национальную фазу - выделена заявка N 2012114578 на изобретение "Электронное устройство с расширенными функциональными возможностями (варианты)".

Впоследствии по заявке N 2012114578 Роспатентом было принято решение от 28.03.2014 об отказе в выдаче патента. Согласно заключению экспертизы по этой заявке (является приложением к указанному решению) приоритет по заявке N 2012114578 установлен по дате ее подачи, т.е. от 07.09.2010.

Из заявки N 2012114578 заявителями 06.12.2013 была выделена заявка N 2013154378 на полезную модель "Электронное устройство для управления электронными символами", по которой запрошен приоритет по более ранней международной заявке N 2009136784 - 05.10.2009, со следующей формулой:

"1. Электронное устройство для управления виртуальными символами, включающее в себя сенсорную панель, размещенную на обратной стороне корпуса электронного устройства, и дисплей, размещенный на лицевой стороне корпуса электронного устройства, отличающееся тем, что электронное устройство включает в себя как минимум один джойстик, при этом пользователь электронного устройства посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или джойстиком управляет как минимум одним виртуальным символом, отображенным на дисплее электронного устройства.".

В рамках делопроизводства по заявке N 2013154378 05.02.2015 в адрес заявителей был направлен запрос экспертизы, подписанный экспертом Скоковой Н.Р., в котором было указано, что приоритет по названной заявке подлежит установлению по дате подачи заявки N 2012114578, т.е. с 07.09.2010. Кроме того, эксперт предложил заявителям уточнить раздел "Уровень техники", включив в него сведения об аналоге N WO 2005/043371 А2, и указав сведения в соответствии с требованиями п. 9.7.4.2, 9.7.4.3 Административного регламента, а также представить сведения по затронутым в запросе вопросам относительно сторон фотоаппарата и видеокамеры, а также относительно части (сектора) сенсорной панели.

В ответ на запрос ФГБУ "ФИПС" от 05.02.2014 заявителями 15.05.2014 были представлены пояснения заявителей относительно вопросов, поставленных в запросе, а также приложено отредактированное описание полезной модели, в котором заявители исключили из описания возможных форм "электронного устройства" такие формы как цифровой фотоаппарат и видеокамера, а также указали, что "сенсорная панель может иметь выпуклую форму", вместо ранее указанного "сенсорная панель или часть (сектор) указанной сенсорной панели может иметь выпуклую форму".

Проанализировав представленные заявителями исправленные материалы, ФГБУ "ФИПС" направила повторный запрос экспертизы в адрес заявителей 02.09.2014, в котором эксперт повторно указал, что приоритет по названной заявке подлежит установлению по дате подачи заявки N 2012114578, т.е. с 07.09.2010. Также в запросе экспертизы от 02.09.2014 заявителям было повторно предложено скорректировать описание заявленной полезной модели, указав сведения об аналоге N WO 2005/043371 А2, и сведения в соответствии с требованиями п. 9.7.4.2, 9.7.4.3 Административного регламента; скорректировать соответствующим образом формулу полезной модели в соответствии согласно требованиям пункта 9.8.1.3 (1) Административного регламента; при корректировке формулы учесть положения п. 9.8.1.4 (2), 9.8 (6) Административного регламента.

Также в запросе экспертизы от 02.09.2014 было обращено внимание на то обстоятельство, что совокупность признаков одного из вариантов выполнения полезной модели, включающего только один джойстик, приведенная в уточненной формуле полезной модели (13.05.2014), идентична совокупности признаков, приведенной в уточненной формуле полезной модели по заявке N 2013155633, имеющей ту же дату приоритета, и совокупности признаков одного из вариантов выполнения полезной модели по заявке N 2012127182, имеющей ту же дату приоритета, в то время как выдача нескольких патентов на идентичные полезные модели в соответствии с пунктом 1 статьи 1383 ГК РФ невозможна.

К запросу экспертизы от 02.09.2014 был приложен перевод релевантных частей заявки N WO 2005/043371 А2.

В ответ на указанный запрос экспертизы заявителями 21.01.2015 в адрес ФГБУ "ФИПС" было направлено отредактированное описание полезной модели и скорректированная формула, которая в новой редакции выглядела следующим образом:

"1. Электронное устройство для управления виртуальными символами, включающее в себя джойстик и дисплей, размещенный на лицевой стороне корпуса электронного устройства, отличающееся тем, что на обратной стороне корпуса электронного устройства размещают сенсорную панель для функционирования в указанном положении, при этом посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или с джойстиком управляют несколькими виртуальными символами, отображенными на дисплее электронного устройства.".

Изучив представленные заявителями документы и полагая, что последними не исполнено требование экспертизы о предоставлении запрошенных сведений, а именно: вопреки требованиям, указанным в пунктах 9.7.4.2, 9.7.4.3 (1.2), 9.7.4.3 (1.1), 9.8.1.3 (1) Административного регламента, аналог по патентному документу N WO 2005/043371 А2 не включен в описание, не выделены отличительные признаки полезной модели по отношению к этому аналогу, не указан технический результат, достигаемый этими признаками, а также причины, препятствующие достижению этого результата данным аналогом, не уточнена формула полезной модели с указанием в ней отличительных признаков по отношению к этому аналогу, Роспатент решением от 20.03.2015 признал заявку N 2013154378 отозванной.

Не согласившись с решением от 20.03.2015, заявители подали возражение в Роспатент, указав, что, по их мнению, исправленные материалы патентной заявки удовлетворяют требованиям ГК РФ, Регламента и положениям Рекомендаций N 196, а решение Роспатента о признании заявки отозванной является незаконным.

Решением от 09.06.2016 Роспатент отказал в удовлетворении указанного возражения.

Полагая, что решение Роспатента от 09.06.2016 не соответствует требованиям законодательства, нарушает права и законные интересы заявителей, последние обратились в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению заявок на выдачу патента на полезную модель и по признанию указанной заявки отозванной установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Роспатенте, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 Постановления N 5/29).

В пункте 2.3 Постановления N 5/29 разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи спорной заявки на выдачу патента на полезную модель правовая база при рассмотрении настоящего дела включает нормы ГК РФ, Административный регламент и Правила N 56.

Пунктом 1 статьи 1374 ГК РФ предусмотрено, что заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с названным Кодексом (заявителем). Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании этого Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (пункт 4 данной статьи).

Согласно пункту 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления; 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании; 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели; 5) реферат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 ГК РФ по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 этого Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ, в процессе экспертизы не проверяется.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 ГК РФ.

Пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ установлено, что если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, к ее описанию установлены пунктами 9.2, 9.3, 9.7.2, 9.7.4.2, подпунктом 1.1 и 1.2 пункта 9.7.4.3, пунктом 9.7.4.5, подпунктом 3 пункта 9.8, подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Административного регламента. Названным Административным регламентом предусмотрено, что при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка, в том числе, наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней в соответствии с пунктами 9.2, 9.3 регламента, и соблюдения установленных требований к документам заявки (пункт 20.2); наличие структурных разделов описания полезной модели, предусмотренных пунктом 9.7, и выполнение требований к их содержанию (пункт 20.4.1); при проверке формулы на соответствие требованию подпункта 6 пункта 9.8 Административного регламента проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели (пункт 20.4.2).

В случае если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения (подпункт 1 пункта 20.5 Административного регламента).

При этом основаниями для запроса, в частности, являются: невыполнение требований пункта 9.7 Административного регламента, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, а также замена в описании или формуле полезной модели характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт (подпункт 1.10 пункта 20.5); известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания "Уровень техники" (подпункт 1.11 пункта 20.5); наличие других нарушений требований названного регламента к описанию, формуле полезной модели и чертежам, препятствующих принятию решения по заявке (подпункт 1.27 пункта 20.5).

В подпункте 2 пункта 20.5 Административного регламента указано, что в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом 1 названного пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ будет признана отозванной.

Если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 20.10 Регламента, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки (подпункт 7 пункта 20.5).

Оценив имеющиеся в деле доказательства, в том числе материалы поданной Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. заявки, коллегия судей приходит к выводу о том, что у Роспатента имелись правовые основания для направления в адрес заявителей запроса с предложением устранить имеющиеся недостатки, поскольку описание и формула полезной модели не соответствовали требованиям, предъявляемым подпунктами 1.10 и 1.11 пункта 20.5 Административного регламента.

Довод заявителей о неправомерности изложенного в запросе экспертизы требования об указании в качестве наиболее близкого аналога патентного документа N WO 2005/043371 А2 в силу отсутствия доказательств широкой известности и широкой применяемости этого технического решения в хозяйственной деятельности не принимается коллегией судей по следующим основаниям.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления.

Пунктом 9.7.4.2 Административного регламента предусмотрено, что в разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа).

В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели, или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

В силу подпункта 1.11 пункта 20.5 Административного регламента известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания "Уровень техники" является основанием для направления запроса.

Согласно пункту 5 Рекомендаций N 196, в соответствии с требованиями к разделу "Уровень техники", изложенными в пункте 9.7.4.2 Административного регламента, устанавливается, могут ли быть признаны аналогами полезные модели, указанные в разделе "уровень техники". Для этого в отношении каждого аналога проверяется, является ли аналог средством того же назначения, известным из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

Проверяется также, чтобы в качестве наиболее близкого аналога полезной модели из числа указанных был выбран тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков заявленной полезной модели, то есть совпадающая по большему числу признаков с заявленной полезной моделью.

В некоторых случаях заявителем в качестве наиболее близкого аналога указывается не действительно ближайший, являющийся широко известным и широко используемым хозяйствующими субъектами рынка аналог, а иной - отдаленный аналог, совпадающий с заявленной полезной моделью в отношении значительно меньшей части признаков, чем действительно ближайший аналог.

Как правило, специалисту - гипотетическому лицу, обладающему общими знаниями в данной области техники, имеющему доступ ко всему уровню техники, опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники (абзац шестой пункта 9.7.4.3 (1.1) Административного регламента), аналоги, широко известные и широко используемые хозяйствующими субъектами рынка, известны. Для их обнаружения специалисту не требуется проведение информационного поиска в соответствии с требованиями, установленными для проведения информационного поиска по заявкам на изобретения.

Ссылаясь на нарушение Роспатентом приведенных положений Рекомендаций в части установления широкой известности и широкой применяемости патентного документа N WO 2005/043371 А2, заявители считают, что основания для включения в запрос экспертизы требования об указании в качестве наиболее близкого аналога названного патентного документа отсутствовали.

Между тем заявителями не учитывается, что, исходя из приведенных в Рекомендациях N 196 формулировок наличие "широкой известности и широкой применяемости" не носит безусловный характер. При этом сами критерии "широкая известность" и "широкая применяемость" носят в значительной степени субъективный характер. Подпункт 1.11 пункта 20.5 Административного регламента обуславливает выявление в уровне техники наиболее близкого аналога лишь его известностью для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска.

Кроме того, в силу части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации Рекомендации, которые официально не опубликованы, не являются нормативным правовым актом обязательного применения. При этом ни ГК РФ, ни Административный регламент, являющиеся нормативными правовыми актами обязательного применения, требования "широкой известности и широкой применяемости" ближайшего аналога не устанавливают.

Перечень источников, которыми специалист может подтверждать известность какого-либо решения, приведенный в Рекомендациях, является открытым. Специалист может давать отсылку к любым документам, ставшим общедоступными до даты приоритета заявленной полезной модели и которые стали ему известны без проведения поиска.

Указанное в запросе экспертизы от 02.09.2014 решение по патентному документу N WO 2005/043371 А2 является общедоступным, поскольку данный документ опубликован до даты приоритета заявленной полезной модели - 12.05.2005, и находится в открытом доступе, что заявителями не оспаривается.

Кроме того, решение по патентному документу N WO 2005/043371 А2 было указано в запросах от 05.02.2014 и от 02.09.2014 ввиду его известности для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники по заявке N 2013154378. Какие-либо сведения о проведении информационного поиска по спорной заявке в материалах административного дела отсутствуют.

Довод заявителей о том, что техническое решение, раскрытое в заявке N WO 2005/043371 А2, не является известным и широко применяемым в хозяйственной деятельности, что исключало основания для соответствующего требования эксперта о его указании в заявке в качестве ближайшего аналога, материалами дела не подтвержден.

Суд отмечает, что данные обстоятельства подлежат оценке с точки зрения специалиста, а не обывателя.

При этом суд считает обоснованной содержащуюся в отзыве Роспатента ссылку на то, что решение по патентному документу N WO 2005/043371 А2 известно заявителям, поскольку оно ранее уже приводилось в запросах экспертизы по заявкам N 2012146198, N 2012146200, N 2012146201, N 2013126517, N 2013128399.

Таким образом, наличие приведенных выше обстоятельств с учетом положений подпунктов 1 и 1.11 пункта 20.5 Регламента являлось основанием для направления заявителю запроса с предложением уточнить раздел описания "Уровень техники" путем включения в него сведений о наиболее близком к заявленной полезной модели аналоге.

Ссылка заявителей на то, что патентный документ N WO 2005/043371 А2 не является наиболее близким аналогом технического решения, описанного в патентной заявке N 2013154378, поскольку в устройстве по патентному документу N WO 2005/043371 А2 отсутствует джойстик, также подлежит отклонению.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вступившими в законную силу судебными актами по делу N СИП-810/2014, в котором принимали участие те же лица, уже было установлено, что устройство для управления виртуальными символами по патентному документу N WO 2005/043371 А2 включает в себя джойстик (аналоговую кнопку в виде джойстика) и дисплей, размещенные на лицевой стороне корпуса электронного устройства, и сенсорную панель - на обратной стороне корпуса; джойстик и аналоговая кнопка в виде джойстика представляют собой не разнородные объекты материального мира с различным назначением, а тождественные (идентичные) средства ввода информации в электронных устройствах, таких как мобильный телефон, карманный компьютер, смартфон и пр.

Аналогичная позиция сформулирована президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 01.02.2016 по делу N СИП-1001/2014, в котором участвовали те же лица, что и в настоящем деле.

Таким образом, содержащееся в запросе экспертизы предложение от 02.09.2014 указать патентный документ N WO 2005/043371 А2 в качестве наиболее близкого аналога является правомерным.

Судебной коллегией отклоняется довод заявителей о том, что изложенные Роспатентом в оспариваемом решении выводы о том, что в патентном документе N WO 2005/043371 А2 предусмотрен джойстик, поскольку "позиционные кнопки или аналоговые кнопки в виде джойстика" подпадают под обобщенный признак "джойстик", отсутствовали в запросе ФГБУ "ФИПС" от 02.09.2014 и не были направлены заявителям, вследствие чего у последних не было возможности ответить на эти доводы и/или внести соответствующие исправления в материалы заявки.

При этом коллегия судей обращает внимание на то обстоятельство, что в рамках делопроизводства по заявке N 2013154378 заявителям были направлены два запроса экспертизы от 05.02.2014 и от 02.09.2014.

Эксперт в запросе от 05.02.2014 указал, что для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного по иска по определению уровня техники известен более близкий к заявленной полезной модели аналог, описанный в заявке N WO 2005/043371 А2, из которой известно электронное устройство для управления виртуальными символами, включающее в себя сенсорную панель, размещенную на обратной стороне корпуса электронного устройства, и дисплей, размещенный на лицевой стороне корпуса электронного устройства, причем электронное устройство включает в себя как минимум один джойстик, при этом пользователь электронного устройства посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или джойстиком управляет как минимум одним виртуальным символом, отображенным на дисплее электронного устройства.

В запросе экспертизы от 02.09.2014 эксперт также ссылался на патентный документ N WO 2005/043371 А2 в качестве наиболее близкого аналога заявленной полезной модели.

При этом судом усматривается, что из ответа заявителей от 21.01.2015 на запрос от 02.09.2014 следует, что последние возражали против утверждения, изложенного в запросе экспертизы о том, что устройство по патентному документу N WO 2005/043371 А2 представляет собой устройство с джойстиком и дисплеем, размещенным на лицевой стороне корпуса электронного, в котором на обратной стороне корпуса электронного устройства размещают сенсорную панель для функционирования в указанном положении.

Заявители в названном ответе указали, что в действительности в патентном документе N WO 2005/043371 А2 нет указания на наличие джойстика в описанном устройстве, поскольку признак "аналоговая кнопка в виде джойстика", содержащийся в указанном патентном документе, и признак "джойстик" не являются идентичными (том 1, л.д. 102-104).

Таким образом, заявители не только знали на момент ведения делопроизводства по заявке N 2013154378 о том, что экспертизой было установлено наличие признака "джойстик" в патентном документе N WO 2005/043371 А2, но и выразили свои возражения относительно указанного вывода в ответе от 21.01.2015 на запрос экспертизы от 02.09.2014.

Не может быть признан обоснованным и довод заявителей о том, что Роспатенту после представления ими заменяющих листов с измененной формулой и указанием нового близкого аналога полезной модели в ответе на запрос экспертизы от 02.09.2014 следовало вновь рассмотреть заявку и представить новые доводы уже в отношении измененных материалов.

Как усматривается из материалов по заявке N 2013154378, первоначально была заявлена полезная модель, совокупность признаков которой изложена в следующей формуле:

"1. Электронное устройство для управления виртуальными символами, включающее в себя сенсорную панель, размещенную на обратной стороне корпуса электронного устройства, и дисплей, размещенный на лицевой стороне корпуса электронного устройства, отличающееся тем, что электронное устройство включает в себя как минимум один джойстик, при этом пользователь электронного устройства посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или джойстиком управляет как минимум одним виртуальным символом, отображенным на дисплее электронного устройства.".

Впоследствии в ответе на запрос, поступившем 21.01.2015, заявителями были представлены материалы, в том числе содержащие уточненную формулу:

"1. Электронное устройство для управления виртуальными символами, включающее в себя джойстик и дисплей, размещенный на лицевой стороне корпуса электронного устройства, отличающееся тем, что на обратной стороне корпуса электронного устройства размещают сенсорную панель для функционирования в указанном положении, при этом посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или с джойстиком управляют несколькими виртуальными символами, отображенными на дисплее электронного устройства.".

Таким образом, заявители представили уточненную формулу полезной модели, изменив в ней отличительную часть.

Вместе с тем, исследовав вышеизложенные формулы, судебная коллегия приходит к выводу о том, что в них изложены тождественные признаки заявленной полезной модели, как в первоначальной, так и уточненной формулах, а именно: сенсорная панель, размещенная на обратной стороне корпуса электронного устройства, дисплей, размещенный на лицевой стороне корпуса электронного устройства, джойстик.

Как указывалось ранее, вступившими в законную силу судебными актами по делу N СИП-810/2014 было установлено, что устройство для управления виртуальными символами по патентному документу N WO 2005/043371 А2 включает в себя джойстик (аналоговую кнопку в виде джойстика), дисплей, размещенные на лицевой стороне корпуса электронного устройства, и сенсорную панель - на обратной стороне корпуса.

При этом суд полагает необходимым отметить, что технический результат, получаемый при осуществлении полезной модели, изложенный в ответе 21.01.2015 на запрос экспертизы, также не претерпел значительных изменений.

Учитывая изложенные обстоятельства, коллегия судей приходит к выводу о том, что несмотря на внесение заявителями изменений в формулу заявленной полезной модели в ответе от 21.01.2015, фактически основания, в связи с которыми Роспатент предлагал заявителям включить в рассматриваемую заявку в качестве наиболее близкого аналога патентного документа N WO 2005/043371 А2, не устранены.

В связи с изложенным суд считает, что у Роспатента отсутствовали основания для нового рассмотрения материалов заявки и направления в адрес заявителей нового запроса экспертизы.

Таким образом, коллегия полагает, что Роспатент, установив по результатам рассмотрения ответа заявителей 21.01.2015 на запрос экспертизы, что последними не были представлены запрошенные материалы (описание, формула, соответствующие положениям Регламента), правомерно решением от 20.03.2016 признал заявку N 2013154378 отозванной.

Довод заявителей о неправильном установлении Роспатентом даты приоритета полезной модели по заявкам N 2012114578 и N 2013154378 (07.09.2010 вместо правильной даты 05.10.2009) не влияет на правомерность оспариваемого решения Роспатента в связи со следующим.

Рассматриваемая заявка N 2013154378 была подана заявителями как выделенная из первоначальной заявки N 2012114578. Установленный в отношении выделенной заявки N 2013154378 приоритет никак не влияет на правомерность содержащегося в запросах экспертизы от 05.02.2014 и от 02.09.2014 предложения о включении в описание заявленной полезной модели сведений о наиболее близком аналоге по патентному документу N WO 2005/043371 А2, поскольку в любом случае он имеет более раннюю дату публикации (12.05.2005).

Обстоятельства, связанные с более ранней датой публикации патентного документа N WO 2005/043371 А2, также установлены вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2015 по делу N СИП-810/2014, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016 по делу N СИП-1001/2014.

Довод заявителей о том, что заявка на полезную модель необоснованно признана отозванной, поскольку в адрес заявителей запрос экспертизы направлен неуполномоченным лицом - должностным лицом ФГБУ "ФИПС", а не Роспатентом, отклоняется судом, ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1406 ГК РФ в случаях, указанных в статьях 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 Кодекса, защита патентных прав осуществляется в административном порядке в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 этого Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на полезные модели, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно пункту 3 статьи 1387 ГК РФ решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти.

При этом согласно пункту 2.5 Правила N 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности признания заявки отозванной.

В пункте 22 постановления N 5/29 разъяснено, что в пункте 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, соответствующее заявление подлежит возвращению. При рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Таким образом, решение Роспатента от 20.03.2015 о признании заявки N 2013154378 отозванной может быть оспорено только в административном (внесудебном) порядке, путем подачи соответствующего возражения в Роспатент. В свою очередь, принятое по результатам такого рассмотрения решение в соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ может быть оспорено в суде.

Вместе с тем возражение заявителей на решение Роспатента от 20.03.2015 о признании заявки N 2013154378 отозванной не содержало рассматриваемого довода, т.е. не оспаривалось по этому основанию в административном (внесудебном) порядке.

Таким образом, в данной части заявителями не был соблюден установленный пунктом 2 статьи 1406, пунктом 3 статьи 1387, пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ и пунктом 2.5 Правил N 56 административный (внесудебный) порядок оспаривания решения Роспатента от 20.03.2015 о признании заявки N 2013154378 отозванной.

Вынесенное по результатам рассмотрения возражения решение, которое и является предметом судебной ревизии в настоящем деле, не содержало и не могло содержать выводов относительно даты приоритета поданной заявки, поскольку таких доводов в возражении не приводилось.

В связи с чем при рассмотрении настоящего дела доводы, не приводившиеся заявителями в возражении, и не рассматривавшиеся Роспатентом при принятии оспариваемого решения, не могут быть приняты во внимание.

Вместе с тем суд отмечает следующее.

Из материалов дела следует, что запросы экспертизы от 05.02.2014 и от 02.09.2014, на основании которого впоследствии заявка была признана отозванной, подписан государственным экспертом I категории отдела компьютерной техники Скоковой Н.Р., являющейся сотрудником "ФГБУ" ФИПС.

В соответствии с пунктом 1 Положения о Роспатенте Федеральная служба по интеллектуальной собственности является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции, в том числе по оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны полезных моделей.

Согласно пункту 4 Положения о Роспатенте Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ей федеральные государственные учреждения во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2008 N 1791-р предметом и целью деятельности образуемого в результате реорганизации федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" является проведение подготовительных работ для осуществления Роспатентом юридически значимых действий, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Согласно пункту 2.3.1.1 Устава ФГБУ "ФИПС", последний в установленном порядке проводит экспертизу заявок на выдачу патента на полезную модель n по их результатам подготавливает проекты решений учредителя.

В соответствии с пунктом 6.2.1 Устава ФГБУ "ФИПС" для достижения целей, определенных Уставом, ФГБУ "ФИПС" имеет право вести от своего имени переписку с заявителями, их представителями, в том числе патентными поверенными, другими заинтересованными лицами по заявкам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также с иными физическими и юридическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции ФИПС.

Согласно пункту 2 Административного регламента ФГБУ "ФИПС" в соответствии со своей уставной деятельностью обеспечивает подготовку проектов документов, связанных с исполнением государственной функции, для подписания их руководителем Роспатента или уполномоченными им должностными лицами. Соответствующими полномочиями указанные должностные лица наделяются путем утверждения их должностных инструкций или издания соответствующих приказов Роспатента.

В соответствии с пунктом 4 Административного регламента решения Роспатента о выдаче патента на полезную модель, об отказе в выдаче патента на полезную модель, о признании заявки отозванной, а также уведомление об отзыве заявки по заявлению заявителя подписываются руководителем Роспатента.

Должностные лица, указанные в пункте 2 Административного регламента, подготавливают проекты указанных решений для подписания их руководителем Роспатента, а также подписывают документы, связанные с подготовкой решений (запросы, уведомления, письма).

Из приведенных выше положений следует, что Роспатент осуществляет свою деятельность, в том числе через подведомственное ему учреждение - ФГБУ "ФИПС", которое в соответствии со своей уставной деятельностью выполняет подготовительные работы для осуществления Роспатентом юридически значимых действий, связанных с правовой охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности. Для достижения этих целей ФГБУ "ФИПС" уполномочен Роспатентом на проведение экспертизы заявок на выдачу патента на полезную модель и на ведение по ним от своего имени переписки с заявителями.

Порядок проведения экспертизы заявок на выдачу патента на полезную модель, в том числе подписание запроса экспертизы, установлен Административным регламентом, согласно пункту 4 которого запрос экспертизы является документом, связанным с подготовкой проекта решения Роспатента в ходе проведения экспертизы заявки на полезную модель.

Исходя из пункта 4 Административного регламента во взаимосвязи с пунктом 2 Административного регламента, пунктом 4 Положения о Роспатенте и Уставом ФГБУ "ФИПС", должностные лица ФГБУ "ФИПС" уполномочены на подготовку и подписание такого документа.

При этом полномочия государственного эксперта по интеллектуальной собственности I категории отдела компьютерной техники Н.Р. Скоковой на проведение экспертизы и подписание запроса экспертизы от 02.09.2014 подтверждаются пунктами 3.2, 3.3 и 4.1 приложения N 3 к приказу ФГБУ "ФИПС" "Об утверждении должностных инструкций работников отраслевого экспертного отдела" от 09.12.2011 N 394/16.

Таким образом, запрос ФГБУ "ФИПС" от 02.09.2014, равно как и запрос от 05.02.2014, были подготовлены и направлены уполномоченным на это лицом.

С учетом изложенного непредставление заявителями в установленный срок запрошенных экспертизой в запросе ФГБУ "ФИПС" от 02.09.2014 материалов в соответствии с положениями пункта 4 статьи 1384, пункта 1 статьи 1390 ГК РФ и подпункта 7 пункта 20.5 Регламента являлось основанием для принятия Роспатентом решения о признании заявки N 2013154378 отозванной.

Данные выводы подтверждаются судебными актами по делам N СИП-163/2013, N СИП-280/2014 и N СИП-810/2014, в которых участвовали те же лица, что и в настоящем деле.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителей, в связи с чем требование Пилкина В.Е. и Мирошниченко В.В. о признании оспариваемого решения незаконным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление Пилкина Виталия Евгеньевича, Мирошниченко Владимира Витальевича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина