Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2017 г. по делу N СИП-808/2016 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении части товаров, поскольку товары, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2017 г. по делу N СИП-808/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 6 марта 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 13 марта 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Перемиловской Д.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (судья Кожемякина Е.В., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Титовым А.Е.) заявление закрытого акционерного общества "Медико-биологический научно-производственный комплекс "Цитомед" (Мучной пер., д. 2, Санкт-Петербург, 191023, ОГРН 1037843009577) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 14.10.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 24.05.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 559576.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Материа Медика Холдинг" (3-й Самотечный пер., д. 9, Москва, 127473, ОГРН 1027739154893).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Зедер Р.В. (по доверенности от 12.12.2016 N 60-Д; явился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области);

от Роспатента - Козача А.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-577/41);

от третьего лица - Резниченко Д.Е. (по доверенности от 24.10.2013 77АБ0614785), Водяхина Е.А. (по доверенности от 26.03.2015 N 119).

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Медико-биологический научно-производственный комплекс "Цитомед" (далее - общество "Цитомед") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, содержащим следующие требования:

признать частично недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 14.10.2016 об удовлетворении возражения и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 559576, как несоответствующее положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ);

признать правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 559576 недействительной в отношении товаров и услуг 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; амальгамы стоматологические; вата антисептическая; вата асептическая; фунгициды, гербициды; вата гигроскопическая; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; воск формовочный для стоматологических целей; бандажи перевязочные; биоциды; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; материалы перевязочные медицинские; материалы абразивные стоматологические; лейкопластыри; фарфор для зубных протезов; материалы хирургические перевязочные; марля для перевязок; медикаменты стоматологические; мука для фармацевтических целей; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; препараты для уничтожения паразитов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; дезинфицирующие средства; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; резина для стоматологических целей; средства моющие для медицинских целей; средства против потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные; тампоны для заживления ран";

взыскать с Роспатента в пользу общества "Цитомед" 3000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Материа Медика Холдинг" (далее - общество "Материа Медика Холдинг") как правообладатель оспариваемого товарного знака.

В судебное заседание явились представители всех лиц, участвующих в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.

Представитель общества "Цитомед" заявленные требования поддержал, просил их удовлетворить.

Представитель Роспатента в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении производства по делу в части на основании части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указав на следующее.

Представитель Роспатента пояснил, что поданное заявителем в Роспатент возражение от 24.05.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 559576 не содержало требования о признании недействительной правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ "материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; биоциды; фарфор для зубных протезов; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; напитки диетические для медицинских целей; дезинфицирующие средства".

При изложенных обстоятельствах Роспатент полагает, что производство по делу в части требований общества "Цитомед" о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента в отношении признания недействительной правовой охраны названного товарного знака для товаров 5-го класса МКТУ, которые не были указаны обществом "Цитомед" в возражении и не являлись предметом рассмотрения Роспатента, подлежит прекращению на основании статьи 1513 ГК РФ и части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель заявителя в судебном заседании пояснил, что вышеназванные товарные позиции 5-го класса МКТУ действительно не были заявлены в поданном им возражении в Роспатент. Указанные товары были включены заявителем в перечень только при подаче настоящего заявления в суд.

В отношении остальной части заявления представитель Роспатента возражал против его удовлетворения по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Третье лицо по существу поддержало правовую позицию Роспатента.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "ОРТОФЕНАК" по заявке N 2013745336 с приоритетом от 27.12.2013 был зарегистрирован Роспатентом 11.12.2015 за N 559576 на имя общества "Материа Медика Холдинг" в отношении широкого перечня товаров 5-го класса МКТУ, а именно:

"гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; акарициды; альгициды; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; воск формовочный для стоматологических целей; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; дрожжи для фармацевтических целей; инсектициды; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карбонил [противопаразитарное средство]; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лаки для зубов; лейкопластыри; ленты клейкие для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; марля для перевязок; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты стоматологические; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; мука для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки серные [дезинфицирующие средства]; питание детское; плазма крови; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники для домашних животных; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для чистки контактных линз; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; растворители для удаления лейкопластырей; растворы для контактных линз; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сахар для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства против потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные; среды питательные для культур бактерий; сыворотки; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; ткани хирургические; трансплантаты хирургические [живые ткани]; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; фарфор для зубных протезов; фунгициды; хлеб диабетический для медицинских целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; экстракты табака [инсектициды]".

В Роспатент 24.05.2016 обществом "Цитомед" было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 559576 в отношении части товаров 5-го класса МКТУ, а именно: "гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; амальгамы стоматологические; вата антисептическая; вата асептическая; фунгициды, гербициды; вата гигроскопическая; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; воск формовочный для стоматологических целей; бандажи перевязочные культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; материалы перевязочные медицинские; материалы абразивные стоматологические; лейкопластыри; материалы хирургические перевязочные; марля для перевязок; медикаменты стоматологические; мука для фармацевтических целей; препараты для уничтожения паразитов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; резина для стоматологических целей; средства моющие для медицинских целей; средства против потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные; тампоны для заживления ран".

Возражение общества "Цитомед" было мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 125273 и зарегистрирован для однородных товаров, в связи с чем его регистрация произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение от 14.10.2016 о частичном удовлетворении возражения общества "Цитомед": предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 559576 было признано недействительным в отношении товаров 5-го класса МКТУ "капсулы для лекарств, капсулы для фармацевтических целей, салфетки, пропитанные лекарственными средствами", в остальной части заявленных обществом "Цитомед" товаров 5-го класса МКТУ правовая охрана названного товарного знака была оставлена в силе.

Общество "Цитомед", полагая, что решение Роспатента от 14.10.2016 в части отказа в признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении оставшихся заявленных им товаров 5-го класса МКТУ нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности и не соответствует требованиям действующего законодательства, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В заявлении общество "Цитомед" указало на свое согласие с выводом Роспатента, содержащемся в оспариваемом решении, о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки сходны до степени смешения.

Вместе с тем общество "Цитомед" не согласилось с выводами Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения от 24.05.2016 и оставления в силе правовой охраны спорного товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 5-го класса МКТУ, которые, по мнению общества "Цитомед", однозначно являются однородными товарам, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Так, общество "Цитомед" полагает, что товары "лекарственный препарат" однозначно являются однородными с товарами товары "медикаменты стоматологические", поскольку понятия "лекарственный препарат" и "медикамент" являются синонимами.

Также, общество "Цитомед", ссылаясь на положения "Руководства по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности", утвержденного Роспатентом в 2016 году (далее - Руководство Роспатента), указало, что фармацевтические препараты (лекарственные препараты) и пластыри имеют разную природу, но у них одинаковое назначение, а именно лечение болезни или травмы, в связи с чем указанные товары являются однородными.

Заявитель полагает однородными товарам "лекарственный препарат" товары, представляющие собой перевязочные материалы, в том числе пластыри, вата и прочие, поскольку, по мнению заявителя, перевязочные материалы различного рода зачастую являются взаимодополняющими товарами к лекарственным средствам и реализуются в одном месте продажи - аптеках. Кроме того, общество "Цитомед" отметило, что однородность названных товаров подтверждается правовой позицией, изложенной в решении Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2016 по делу N СИП-348/2015.

Ссылаясь на Руководство Роспатента, общество "Цитомед" указало на однородность товаров "лекарственный препарат" и товаров "фунгициды", "дезинфицирующее средство".

В отношении товаров "диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей; напитки диетические для медицинский целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей" общество "Цитомед" обратило внимание, что они по своим свойствам и назначению могут быть отнесены к категории биологически активных добавок, которые в свою очередь, являются товарами, однородными товарам "лекарственный препарат". В обоснование названного довода общество "Цитомед" ссылалось на правовые позиции, изложенные в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2015 по делу N СИП-116/2015, решении Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2016 по делу N СИП-581/2015.

При изложенных обстоятельствах заявитель полагает оспариваемое решение неправомерным и подлежащим отмене.

Роспатент не согласился с доводами заявления по мотивам, изложенным в отзыве.

Так, Роспатент, ссылаясь на положения Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (далее - Закон об обращении лекарственных средств), указал на отсутствие однородности товаров "лекарственный препарат" и товаров, входящих в обобщенную группу "перевязочные материалы", а также товаров "средства моющие для медицинских целей; средства против потения" ввиду их различий по роду/виду и назначению.

Также Роспатент полагает неоднородными товары "лекарственный препарат" и товары, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, относящиеся к стоматологическим материалам, в том числе "амальгамы стоматологические; воск формовочный для стоматологических целей; материалы абразивные стоматологические; фарфор для зубных протезов; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; резина для стоматологических целей".

При этом Роспатент пояснил, что стоматологические материалы не соотносятся с товарами "лекарственный препарат" как род\вид, изготавливаются из разного вида материалов, реализуются в специализированных местах, как правило, специалистами в области стоматологии.

В отношении товаров "фунгициды", "гербициды" Роспатент отметил, что указанные вещества являются разновидностями пестицидов, то есть относятся к средствам борьбы с вредными организмами. Названные товары не однородны товарам "лекарственный препарат", поскольку они имеют различное назначение, круг потребителей и место реализации.

Кроме того, Роспатент в отзыве обратил внимание на то обстоятельство, что при покупке лекарственных средств внимание потребителя повышено ввиду возможности причинения вреда их здоровью, в связи с чем, по мнению Роспатента, круг товаров, являющихся однородными лекарственным препаратам, не может быть признан широким.

Третье лицо поддержало позицию Роспатента, считая оспариваемое решение этого органа соответствующим действующему законодательству.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей заявителя, Роспатента и третьего лица, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества "Цитомед" против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом "Цитомед" в заявлении, поданном в суд.

Суд, рассмотрев ходатайство Роспатента о прекращении производства по делу в части, полагает, что оно подлежит удовлетворению в отношении требования общества "Цитомед" о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента в отношении отказа в признании недействительной правовой охраны товарного знака общества "Материа Медика Холдинг" для товаров 5-го класса МКТУ "материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; биоциды; фарфор для зубных протезов; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; напитки диетические для медицинских целей; дезинфицирующие средства" по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела и поданного в Роспатент возражения, общество "Цитомед" просило признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419635 в отношении части товаров 5-го класса МКТУ, а именно: "гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; амальгамы стоматологические; вата антисептическая; вата асептическая; фунгициды, гербициды; вата гигроскопическая; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; воск формовочный для стоматологических целей; бандажи перевязочные культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; материалы перевязочные медицинские; материалы абразивные стоматологические; лейкопластыри; материалы хирургические перевязочные; марля для перевязок; медикаменты стоматологические; мука для фармацевтических целей; препараты для уничтожения паразитов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; резина для стоматологических целей; средства моющие для медицинских целей; средства против потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные; тампоны для заживления ран".

Таким образом, в возражении общество "Цитомед" не заявляло требования о признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении товаров 5-го класса МКТУ "материалы для пломбирования зубов и изготовление зубных слепков, биоциды, напитки диетические для медицинских целей, дезинфицирующие средства, фарфор для зубных протезов, цемент костный для хирургии и ортопедии, цементы зубные".

В силу изложенного вышеназванное требование общества "Цитомед" не было предметом рассмотрения в Роспатенте при принятии оспариваемого решения в рамках настоящего дела. То есть указанное требование не было рассмотрено в административном порядке.

Вместе с тем согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Из материалов дела судом установлено, что с самостоятельным возражением на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2013745336 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "материалы для пломбирования зубов и изготовление зубных слепков, биоциды, напитки диетические для медицинских целей, дезинфицирующие средства, фарфор для зубных протезов, цемент костный для хирургии и ортопедии, цементы зубные" общество "Цитомед" в Роспатент не обращалось.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что заявителем не соблюден установленный законом административный порядок оспаривания решения о государственной регистрации товарного знака в указанной части.

Как отмечено в пункте 22 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), в соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, соответствующее заявление подлежит возвращению.

Если обстоятельство, в связи с которым поданное в арбитражный суд заявление подлежало возвращению при рассмотрении вопроса о принятии заявления, выявлено лишь после принятия заявления к рассмотрению, арбитражный суд на этой стадии арбитражного процесса прекращает производство по делу с учетом положений пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При изложенных обстоятельствах суд полагает необходимым прекратить на основании части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по настоящему делу в части требования заявителя о признании недействительным решения Роспатента от 14.10.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 24.05.2016, об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 559576 в отношении товарных позиций 5-го класса МКТУ "материалы для пломбирования зубов и изготовление зубных слепков, биоциды, напитки диетические для медицинских целей, дезинфицирующие средства, фарфор для зубных протезов, цемент костный для хирургии и ортопедии, цементы зубные".

При проверке оспариваемого решения Роспатента в оставшейся части на соответствие требованиям действующего законодательства судебной коллегией установлено следующее.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 Постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2013745336 (27.12.2013), правовая база для оценки охраноспособности включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В обоснование возражения против предоставления правовой охраны товарного знака "ОРТОФЕНАК", принадлежащего обществу "Материа Медика Холдинг", общество "Цитомед" указало на наличие у него исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 126273 "ОРТОФЕН" с более ранним приоритетом - 09.04.1993, зарегистрированного в отношении однородных товаров 5-го класса МКТУ "лекарственный препарат".

В соответствии с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Таким образом, чем выше различительная способность товарного знака, его узнаваемость, и ближе сходство противопоставляемых обозначений, тем более широкий перечень товаров подлежит признанию однородными.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу подпункта "а" пункта 14.4.2.2 названных Правил звуковое сходство определяется, в том числе, на основании вхождения одного обозначения в другое.

Исходя из подпункта "б" того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют, в том числе, на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил).

Поскольку в возражении общество "Цитомед" ссылалось на незаконность регистрации оспариваемого товарного знака "ОРТОФЕНАК" вследствие его сходства до степени смешения с принадлежащим ему противопоставленным товарным знаком "ОРТОФЕН", указывая на однородность товаров, для которых они зарегистрированы, Роспатентом обоснованно проведен анализ противопоставляемых обозначений на сходство до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак "ОРТОФЕНАК" по свидетельству Российской Федерации N 559576 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буками русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "ОРТОФЕН" по свидетельству Российской Федерации N 126273 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатент, оценив и сопоставив оспариваемый товарный знак общества "Материа Медика Холдинг" и противопоставленный ему товарный знак общества "Цитомед", применив вышеназванные положения Правил, пришел к правильному выводу об их сходстве до степени смешения ввиду наличия фонетического и графического сходства.

Как правильно указал Роспатент, анализ сравниваемых товарных знаков "ОРТОФЕН"/"ОРТОФЕНАК" по фонетическому признаку показывает, что их словесные элементы являются сходными, что обусловлено совпадением большинства звуков, букв, слогов, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Различие противопоставленных товарных знаков заключается лишь в наличии в составе оспариваемого товарного знака двух букв "-ак" в конце слова.

При этом суд обращает внимание на то, что в настоящем случае имеется фонетическое вхождение словесного противопоставленного товарного знака "ОРТОФЕН" в словесный товарный знак общества "Материа Медика Холдинг" "ОРТОФЕНАК".

Наличие графического сходства противопоставленных товарных знаков судебная коллегия полагает очевидным.

Кроме того, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства.

Исходя из вышеизложенного, судебная коллегия приходит к выводу о наличии высокой степени сходства противопоставленных обозначений "ОРТОФЕН" и "ОРТОФЕНАК".

С учетом того, что сходство до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков установлено, Роспатентом обоснованно проанализированы товары, для которых эти знаки зарегистрированы, на предмет их однородности.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические Рекомендации N 198) для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций N 198).

Согласно пункту 3.6 Методических рекомендаций N 198 степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, Роспатенту следовало произвести анализ на однородность тех позиций МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Противопоставленный товарный знак "ОРТОФЕН" зарегистрирован в отношении товаров 5-го класса МКТУ "лекарственный препарат".

Как следует из поданного обществом "Цитомед" возражения, оно просило признать недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в отношении товаров 5-го класса МКТУ, однородных, по его мнению, товарам 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, а именно: "гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; амальгамы стоматологические; вата антисептическая; вата асептическая; фунгициды, гербициды; вата гигроскопическая; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; воск формовочный для стоматологических целей; бандажи перевязочные культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; материалы перевязочные медицинские; материалы абразивные стоматологические; лейкопластыри; материалы хирургические перевязочные; марля для перевязок; медикаменты стоматологические; мука для фармацевтических целей; препараты для уничтожения паразитов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; резина для стоматологических целей; средства моющие для медицинских целей; средства против потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные; тампоны для заживления ран".

Как следует из обжалуемого решения, Роспатент пришел к выводу об однородности товарам 5-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак подателя возражения, лишь товарам 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, "капсулы для лекарств, капсулы для фармацевтических целей, салфетки, пропитанные лекарственными средствами", в связи с чем удовлетворил возражение общества "Цитомед" в части названных товарных позиций.

Остальная часть заявленных обществом "Цитомед" товаров 5-го класса МКТУ была признана Роспатентом неоднородной товарам 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, ввиду установленных их отличий по роду (виду), потребительским свойствам, назначению, условиям производства и сбыта.

Вместе с тем судебная коллегия не может в полной мере согласиться с указанными выводами Роспатента.

Как уже указывалось, угроза смешения зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

То есть, чем выше различительная способность старшего товарного знака, его узнаваемость, и ближе сходство противопоставляемых обозначений, тем более широкий перечень товаров подлежит признанию однородными.

Как правильно признал Роспатент, и это обстоятельство подтверждено при рассмотрении настоящего дела судом, противопоставленные товарные знаки имеют высокую степень сходства.

Кроме того, общество "Цитомед" в материалы административного дела представило доказательства активного использования противопоставленного товарного знака им самостоятельно, а также иными лицами на основании лицензионных договоров. Так, согласно Государственному реестру лекарственных препаратов, лекарственное средство "Ортофен" (МНН - Деклофенак) выпускается в различных лекарственных формах: гели и мази для наружного применения, таблетки, растворы для инъекций. Информация о лекарственном препарате "Ортофен" содержится в Справочнике лекарственных средств. Кроме того, в материалы дела представлены отчеты лицензиатов об объемах выпуска препарата.

Активное использование старшего товарного знака усиливает степень его узнаваемости.

Высокая степень сходства противопоставляемых товарных знаков и достаточно высокая узнаваемость старшего товарного знака предполагают применение более широкого подхода к оценке однородности товаров.

Судебная коллегия полагает правомерными выводы Роспатента об отсутствии однородности товаров "лекарственный препарат" 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и товаров "амальгамы стоматологические; воск формовочный для стоматологических целей; материалы абразивные стоматологические; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; резина для стоматологических", в отношении которых зарегистрирован товарный знак общества "Материа Медика Холдинг".

При этом суд обращает внимание на то, что лекарственный препарат представляет собой лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности. Определение лекарственному препарату дано в Законе об обращении лекарственных средств.

В свою очередь, товары "амальгамы стоматологические; воск формовочный для стоматологических целей; материалы абразивные стоматологические; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; резина для стоматологических" представляют собой зубные технические материалы различного рода, применяемые в стоматологии.

Исходя из изложенного судебная коллегия соглашается с доводами Роспатента о том, что лекарственные препараты не могут быть признаны однородными стоматологическим материалам, поскольку последние не могут быть соотнесены с лекарствами как род (вид), реализуются в специализированных местах продажи и используются, как правило, специалистами в области стоматологии.

При этом суд полагает необходимым отметить, что названные материалы используются в стоматологии для изготовления различных стоматологических изделий - протезов, аппаратов, пломб, что обуславливает специфику их применения, а, следовательно, и круга потребителей (специалистов в области стоматологии).

Также коллегия судей соглашается с выводами Роспатента об отсутствии однородности товаров "лекарственный препарат" и товаров "фунгициды; гербициды".

Фунгициды и гербициды относятся к разновидностям пестицидов, которые объединяют в одну группу химические вещества, используемые для борьбы с вредными организмами в области растениеводства. Фунгициды уничтожают вредоносные грибы и подавляют возбудителей болезней. Гербициды применяются для борьбы с конкурирующими растениями (сорняками).

Таким образом, учитывая области применения лекарственных препаратов (для лечения людей и животных) и фунгицидов, гербицидов (уничтожение болезней растений, борьба с сорняками), суд соглашается с выводом, изложенным в оспариваемом решении Роспатента, об отсутствии однородности вышеназванных товаров.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить то обстоятельство, что фунгициды и гербициды, представляющие собой химические вещества (ядохимикаты), в отличие от лекарственных препаратов, направленных на оздоровление организма человека, напротив, могут оказать негативное воздействие на здоровье людей и животных.

Также суд не может признать однородными товарам "лекарственный препарат" и товары "детское питание; дрожжи для фармацевтических целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; мука для фармацевтических целей".

"Детское питание" относится к специализированным видам питания, однако оно не имеет лечебной, оздоровительной направленности, применяется для здоровых детей.

Иные перечисленные позиции представляют собой ингредиенты, используемые в медицинской или ветеринарной промышленности, потребителями таких товаров являются производители (в том числе возможно и в рамках аптечного производства), а не население и не лечебные учреждения.

Указанные товарные позиции не могут быть соотнесены с товарами "лекарственный препарат", они не имеют своим назначением лечение каких-либо заболеваний, круг потребителей названных товаров и лекарственных препаратов является различным, равно как и места их продажи.

С учетом изложенного суд соглашается с выводом Роспатента об отсутствии однородности вышеназванных товаров с товарами "лекарственный препарат".

При этом судебная коллегия обращает внимание на то обстоятельство, что в судебном заседании 06.03.2017 представитель заявителя пояснил, что у него отсутствует какая-либо правовая позиция в обоснование однородности товаров 5-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак общества "Цитомед", и товаров ""детское питание; дрожжи для фармацевтических целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; мука для фармацевтических целей", для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Представитель заявителя в судебном заседании 06.03.2017 сообщил суду об отсутствии правовой позиции в отношении обстоятельств однородности товаров 5-го класса МКТУ "лекарственный препарат", для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак", и товаров 5-го класса МКТУ спорного товарного знака "амальгамы стоматологические; фунгициды, гербициды; воск формовочный для стоматологических целей; материалы абразивные стоматологические; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; резина для стоматологических целей".

При изложенных обстоятельствах суд полагает правомерными выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом решении, об отказе в удовлетворении возражения общества "Цитомед" против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении всех вышеперечисленных товаров 5-го класса МКТУ.

Вместе с тем суд не может согласиться с выводами Роспатента, сделанными в отношении остальной части товаров 5-го класса МКТУ, заявленных обществом "Цитомед" в возражении.

Так, коллегия судей полагает необоснованным вывод Роспатента об отсутствии однородности товаров 5-го класса МКТУ "лекарственный препарат" таким товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, как "диетическое питание и вещества для медицинских целей или ветеринарных целей; вещества диетические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей".

Как следует из названных товарных позиций, все они используются для медицинских целей.

Суд, проведя анализ указанных товарных позиций, приходит к выводу о том, что они по своим свойствам и назначению могут быть отнесены к биологически активным добавкам (далее - БАД), которые, в свою очередь, являются однородными товарам "лекарственный препарат".

При этом суд обращает внимание на то, что в пункте 3.6 Методических рекомендаций N 198 степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Пунктом 3.1.2 этих же Рекомендаций установлено при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

В соответствии с определением, приведенным в статье 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", биологически активные добавки представляют собой природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов и отнесены к числу пищевых продуктов.

Назначение биологически активных добавок определено в пункте 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3.2.1290-03 "Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.04.2003, согласно которому биологически активные добавки являются пищевыми продуктами и используются как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в том числе продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта в качестве энтеросорбентов.

То есть, БАД могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами и применяться для целенаправленного воздействия на организм человека путем профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах активности функциональных систем организма человека.

Кроме того, БАД могут применяться в комплексе и взаимосвязи с фармацевтическими, лекарственными препаратами в целях предупреждения, лечения и дальнейшей профилактики заболеваний, что свидетельствует об их взаимодополняемости.

В пункте 7.4.1 СанПин 2.3.2.1290-03 указано, что розничная торговля БАД может осуществляться только через аптечные учреждения (аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски).

Учитывая изложенное, коллегия судей приходит к выводу о том, что товары 5-го класса МКТУ "диетическое питание и вещества для медицинских целей или ветеринарных целей; вещества диетические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей", для которых зарегистрирован спорный товарный знак, являясь разновидностями БАД, однородны товарам "лекарственный препарат", в отношении которых зарегистрирован товарный знак общества "Цитомед".

Равным образом судебная коллегия полагает однородными товарам "лекарственный препарат", для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, таким товарам спорного товарного знака, как "пластыри; перевязочные материалы; бандажи перевязочные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; лейкопластыри; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; тампоны для заживления ран".

Указанные выше товары можно объединить в одну группу товаров "перевязочные материалы". В данную категорию входят предметы, незаменимые для поддержания гигиены, обработки ран, лечения ожогов, выполнения хирургических операций и прочего.

Все перевязочные средства нацелены на получение фиксирующего и лечебного эффекта в том или ином соотношении.

При этом суд соглашается с доводами заявителя о том, что в последнее время все большое распространение получают виды перевязочных материалов с пропиткой различными лекарственными веществами для придания и дополнительных лечебных свойств.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу об однородности товаров "лекарственный препарат" и товаров "пластыри; перевязочные материалы; бандажи перевязочные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; лейкопластыри; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; тампоны для заживления ран" ввиду их сходного назначения (профилактика, лечение), одного места продажи, равно как и круга потребителей.

Суд также полагает однозначно однородными товары "лекарственный препарат" и такие товары, как "аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные", поскольку последние, в первую очередь, содержат в наборе различные лекарственные препараты, необходимые при возникновении внезапного недомогания или болезни (например, пантенол; раствор бриллиантового зеленого, валидол, нитроглицерин, валокордин, корвалол и прочее).

Товарные позиции "медикаменты стоматологические; препараты для уничтожения паразитов; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; средства против потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные" суд полагает однородными товарам "лекарственный препарат" в силу их единого функционального назначение, которое представляет собой профилактику и лечение различных заболеваний.

При этом коллегия судей полагает необходимым отметить, что под определением "паразиты" подразумеваются микроорганизмы, которые живут в теле хозяина и питаются его продуктами жизнедеятельности: переваренной пищей, соками и пр. Под паразитами, чаще всего, понимаются глисты, вши, клещи.

Исходя из изложенного, суд полагает очевидным, что различные средства против паразитов подразумевают под собой лекарственные средства, способствующие выведению паразитов из организма или их уничтожению, что приводит к оздоровлению этого организма.

В отношении товаров "средства против потения; средства против потения ног" судебная коллегия считает необходимым отметить, что симптомы потения могут быть прямым следствием какого-либо заболевания, подлежащего лечению, в связи с чем средства против потения могут иметь своим назначением лечение как самих симптомов, так и вызвавшего их заболевания. Такие средства могут применяться как в косметологии (при незначительном повышении секреции потовых желез), так и при лечении гипергидроза.

Равным образом не вызывает сомнений у суда и однородность товаров "лекарственный препарат" и "медикаменты стоматологические", поскольку "лекарство" и "медикамент" фактически являются синонимами, определяющими лечебные средства.

Принимая во внимание критерии определения однородности, изложенные в пункте 3.1 Методических рекомендаций N 198, такие как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость и взаимозаменяемость товаров, условия их реализации, круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров, суд полагает, что товары "лекарственный препарат" и товары "средства моющие для медицинских целей; гигиенические препараты для медицинских целей" (к которым относятся, например, такие средства, как хлорамин, хлоргексидин) могут быть признаны однородными в силу тех обстоятельств, что указанные товары чаще всего реализуются в одних местах продажи (аптеки) и являются в своей большей части товарами широкого потребления. Кроме того, названные товары имеют общую среду потребителей, на которую они рассчитаны, и могут использоваться как в качестве лечебно-профилактического средства при различных инфекциях, так и для антисептической обработки и дезинфекции.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу об однородности товаров 5-го класса МКТУ "лекарственный препарат", в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 126273, принадлежащий обществу "Цитомед", следующим товарам 5-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 559576: "гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, пластыри, перевязочные материалы; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; бандажи перевязочные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; лейкопластыри; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты стоматологические; препараты для уничтожения паразитов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для медицинских целей; средства против потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные; тампоны для заживления ран".

Судебная коллегия полагает, что указанные товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Данное обстоятельство, учитывая наличие между указанными знаками высокой степени сходства, является основанием для признания регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 559576 в отношении вышеперечисленных товаров не соответствующей подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Исходя из изложенного, оспариваемое решение Роспатента принято с нарушением закона и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере иной экономической деятельности (как правообладателя старшего товарного знака), в связи с чем подлежит признанию недействительным частично.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 Постановления N 5/29, в рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Исходя из этого суд считает необходимым обязать Роспатент аннулировать правовую охрану товарного знака общества "Материа Медика Холдинг" в отношении ранее перечисленных товаров 5-го класса МКТУ.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу заявления, подлежат взысканию с органа, принявшего ненормативный акт, признанный судом недействительным, в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

производство по делу в части требований о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.10.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 24.05.2016, об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 559576 прекратить в отношении следующих товарных позиций 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: "материалы для пломбирования зубов и изготовление зубных слепков, биоциды, напитки диетические для медицинских целей, дезинфицирующие средства, фарфор для зубных протезов, цемент костный для хирургии и ортопедии, цементы зубные".

Заявление закрытого акционерного общества "Медико-биологический научно-производственный комплекс "Цитомед" удовлетворить частично.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 14.10.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 24.05.2016, об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 559576 в части следующих товарных позиций 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: "гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, пластыри, перевязочные материалы; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; бандажи перевязочные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; лейкопластыри; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты стоматологические; препараты для уничтожения паразитов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для медицинских целей; средства против потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные; тампоны для заживления ран" как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 559576 в отношении следующих товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: "гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, пластыри, перевязочные материалы; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; бандажи перевязочные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; лейкопластыри; марля для перевязок; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты стоматологические; препараты для уничтожения паразитов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для медицинских целей; средства против потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные; тампоны для заживления ран".

В остальной части заявление оставить без удовлетворения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу закрытого акционерного общества "Медико-биологический научно-производственный комплекс "Цитомед" 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина