Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2017 г. по делу N СИП-688/2016 Заключение на стадии рассмотрения спора судом соглашения, одним из условий которого является признание в судебном заседании третьим лицом наличия у истца всей совокупности прав патентообладателя спорной полезной модели, а также ее соответствие условиям патентоспособности, является самостоятельным и достаточным основанием для признания недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения и признании недействительным патента на полезную модель и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2017 г. по делу N СИП-688/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 марта 2017.

Полный текст решения изготовлен 24 марта 2017.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Тарасова Н.Н.,

судей - Силаева Р.В., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Колесниковым А.А.,

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению публичного акционерного общества "Заволжский моторный завод" (ул. Советская, д. 1А, г. Заволжье, Городецкий район, Нижегородская область, ОГРН 1025201677038) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, Москва, ОГРН 1047730015200) от 11.10.2016 об удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2016, о признании недействительным полностью патента Российской Федерации на полезную модель N 40421,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Прогресс" (ул. Юринова, д. 10/2, г. Заволжье, Городецкий район, Нижегородская область, 606520, ОГРН 1085248000914).

В судебном заседании приняли участие представители публичного акционерного общества "Заволжский моторный завод" - Валяева О.Н. (по доверенности N 01-50/29610 от 19.12.2016), Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-592/41) и общества с ограниченной ответственностью "Прогресс" - Быков В.Е. (генеральный директор, приказ от 29.08.2011 N 1).

Суд по интеллектуальным правам установил:

публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод" (далее - завод) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением в порядке, предусмотренном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.10.2016 об удовлетворении возражения о признании недействительным полностью патента Российской Федерации на полезную модель N 40421.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечено общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" (далее - общество).

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции на основании представленных в дело доказательств, обществом в Роспатент было подано возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 40421 "Рычаг натяжного устройства передач гибкой связью двигателя внутреннего сгорания", патентообладателем которого является завод.

Решением Роспатента от 11.10.2016 заявленное возражение было удовлетворено, а спорный патент признан недействительным полностью.

Не согласившись с названным решением, завод обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом по правилам, установленным главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции приходит к выводу о том, что принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках своих полномочий, установленных частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Из материалов дела усматривается, что по заявке N 2004111193/22 с приоритетом от 14.04.2004 на имя завода был выдан патент Российской Федерации N 40421 на полезную модель "Рычаг натяжного устройства передачи гибкой связью двигателя внутреннего сгорания" со следующей формулой полезной модели:

"1. Рычаг натяжного устройства передачи гибкой связью двигателя внутреннего сгорания, содержащий поворотный несущий элемент с направляющей звездочкой, который обеспечивает натяжение цепи привода распределительных валов двигателя внутрь контура гибкой связи под действием усилителя от гидронатяжителя, отличающийся тем, что поворотный несущий элемент выполнен П-образным и охватывающим звездочку, при этом направляющая звездочка расположена на подшипнике качения, опирающемся на полноопорную ось, концы которой неподвижно заделаны в боковых пластинах поворотного несущего элемента, геометрические размеры которого зависят от диаметра делительной окружности звездочки Di.

2. Рычаг натяжного устройства по п. 1, отличающийся тем, что радиус качения поворотного элемента R определен соотношением , где .

3. Рычаг натяжного устройства по п. 1, отличающийся тем, что расстояние а от оси звездочки до упорной площадки под гидронатяжитель , где .

4. Рычаг натяжного устройства по п. 1, отличающийся тем, что поворотный несущий элемент выполнен сварным и состоит из двух частей: П-образного элемента и втулки.

5. Рычаг натяжного устройства по п. 1, отличающийся тем, что поворотный несущий элемент выполнен из цельного листа, и часть элемента, образующего втулку, имеет незамкнутую поверхность".

Общество, полагая, что оно производило и продавало на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту "Натяжное устройство j-1006050", конструкция устройства которого идентична устройству по оспариваемому патенту, подало в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ в Роспатент возражение против выдачи названного патента, указывая на несоответствие запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В обоснование возражения обществом были представлены копии паспорта J-1006050. Комплект деталей для текущего ремонта механизма привода газораспределения двигателей ЗМЗ-406, 405, 409 и их модификаций, спецификация j-1006050 "Натяжное устройство", сборочный чертеж - 1006050СБ "Натяжное устройство", спецификация j-1006053 "Рычаг со втулкой", сборочный чертеж j-10060503CE "Рычаг со втулкой", чертежи j-1006056 "Рычаг", j-10060508 "Втулка рычага", j-1006054 "Звездочка", j-1006055 "Ось", j-1006060 "Шайба", j-1006066 "Кольцо стопорное звездочки", счет-фактура от 30.01.2004 N 3, товарная накладная от 30.01.2004 N 3, платежное поручение от 03.02.2004 N 40, выписка из лицевого счета от 03.02.2004, счет-фактура от 04.02.2004 N 4, товарная накладная от 04.02.2004 N 4, платежное поручение от 04.02.2004 N 146, счет от 02.02.2004 N 4.

С учетом даты подачи заявки (14.04.2004), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1, с изменениями от 27.12.2000 и от 30.12.2001 (далее - Патентный закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 82 (далее - Правила N 82).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Патентного закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники, уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

Вместе с тем статьей 1248 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 указанного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401).

Решения этих органов вступают в силу со дня принятия и могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Между тем в судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представители завода и общества представили заключенное соглашение о самостоятельном урегулировании возникшего между ними гражданско-правового конфликта.

Представитель Роспатента возражал как против отмены оспариваемого решения, указывая на его соответствие нормам действующего российского законодательства, так и против утверждения соглашения, заключенного между заводом и обществом, поскольку участником этого соглашения не является.

Вместе с тем, в связи с поступлением в суд соглашения завода и общества об урегулировании спора мирным путем, Суд по интеллектуальным правам усматривает основания для отмены обжалуемого решения Роспатента от 11.10.2016 и принятия судебного акта о признании указанного решения недействительным на основании следующего.

Как разъясняется в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, эта правовая позиция подлежит применению при рассмотрении и настоящего спора.

Так, в материалы настоящего дела представлено соглашение об урегулировании спора, заключенное между заводом и обществом, согласно которому общество признает соответствие оспариваемого патента требованиям закона, в том числе условиям патентоспособности полезной модели, включая условие о ее новизне, а также обязуется исключить из представленной в дело доказательственной базы всех доказательств, о фальсификации которых ранее заявлялось представителем завода и на основании которых вынесено оспариваемое решение Роспатента.

Следовательно, названное соглашение подпадает под правила пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50.

Между тем, исходя из абзаца пятого пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, заключение на стадии рассмотрения спора судом названного соглашения, одним из условий которого, по существу, является признание в судебном заседании обществом наличия у завода всей совокупности прав патентообладателя спорной полезной модели, а также ее соответствие условиям патентоспособности, квалифицируется судом самостоятельным и достаточным основанием для признания решения Роспатента от 11.10.2016 недействительным и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

С учетом изложенного решение Роспатента от 11.10.2016 подлежит отмене в связи с примирением заявителя по делу - публичного акционерного общества "Заволжский моторный завод" и третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Прогресс" (статья 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Из положений статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указания на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Исходя из изложенного, а также принимая во внимание разъяснение, изложенное в абзаце пятом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества о признании недействительным полностью патента Российской Федерации на полезную модель N 40421 с учетом заключенного заводом и обществом соглашения, в том числе об исключении ряда из представленных последним доказательств.

Частью 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

Вмесите с тем согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание условия соглашения об урегулировании спора в части возложения обязанности участников соглашения самостоятельно нести собственные расходы по настоящему делу, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления относятся судом на завод.

Руководствуясь статьями 111, 138, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.10.2016 об удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2016, о признании недействительным полностью патента Российской Федерации на полезную модель N 40421 в связи с заключением публичным акционерным обществом "Заволжский моторный завод" и обществом с ограниченной ответственностью "Прогресс" соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", - отменить.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 19.02.2016 возражение общества с ограниченной ответственностью "Прогресс" о признании недействительным полностью патента Российской Федерации на полезную модель N 40421.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур