Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 апреля 2017 г. N С01-209/2017 по делу N СИП-414/2016 Суд оставил без изменения принятое решение, которым признано недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку, поскольку Роспатент не установил, кто обладал исключительным правом на аудиовизуальное произведение как на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и на дату заключения договора с обществом

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 апреля 2017 г. N С01-209/2017 по делу N СИП-414/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 17 апреля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 апреля 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.A.,

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М.,

судьи-докладчика Пашковой Е.Ю.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2016 по делу N СИП-414/2016 (судьи Погадаев Н.Н., Васильева Т.В., Кручинина Н.А.)

по заявлению предпринимателя Здесенко Андрея Валерьевича (Украина, г. Днепропетровск, идентификационный номер 2534600595) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.04.2016 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом "Фрекен БОК" по свидетельству Российской Федерации N 281072.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены общество с ограниченной ответственностью "БРЭНДМАРКЕТ" (ул. Юных Ленинцев, д. 7, офис 97, Москва, 109390, ОГРН 1127746235319), федеральное государственное унитарное предприятие "Творческо-производственное объединение "Киностудия "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" (ул. Долгоруковская, д. 23а, Москва, 127006, ОГРН 1047707001187), федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Объединенная государственная Киноколлекция" (ул. Долгоруковская, д. 25, Москва, 127006, ОГРН 1137746006540) и закрытое акционерное общество "Нью Стайл" (ул. Б. Новодмитровская, д. 14, стр. 2, офис 619, Москва, 127015, ОГРН 1107746140776).

В судебном заседании приняли участие представители:

от предпринимателя Здесенко Андрея Валерьевича - Васина М.М. (по доверенности от 20.11.2015) и Терехова О.А. (по доверенности от 27.12.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-598/41);

от общества с ограниченной ответственностью "БРЭНДМАРКЕТ" - Яковлев М.В. (по доверенности от 17.10.2014);

от федерального государственного унитарного предприятия "Творческо-производственное объединение "Киностудия "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" - Яковлев М.В. (по доверенности от 15.06.2016).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

предприниматель Здесенко Андрей Валерьевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 03.04.2016 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом "Фрекен БОК" по свидетельству Российской Федерации N 281072.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "БРЭНДМАРКЕТ" (далее - общество "БРЭНДМАРКЕТ"), федеральное государственное унитарное предприятие "Творческо-производственное объединение "Киностудия "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" (далее - киностудия "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ"), федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Объединенная государственная Киноколлекция" (далее - учреждение) и закрытое акционерное общество "Нью Стайл" (далее - общество "Нью Стайл").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2016 заявленное требование удовлетворено, решение Роспатента от 03.04.2016 признано недействительным как не соответствующее пункту 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках); суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "БРЭНДМАРКЕТ" против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 281072, взыскал с Роспатента в пользу предпринимателя расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей, возвратил предпринимателю из федерального бюджета 2700 рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 29.06.2016 N 223.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит названный судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение.

По мнению Роспатента, вывод суда первой инстанции о том, что Роспатент не исследовал вопрос о принадлежности исключительного права на персонаж "Фрекен Бок" мультипликационного фильма "Карлсон вернулся", не соответствует фактическим обстоятельствам дела. При этом Роспатент отмечает, что фактические обстоятельства, связанные с переходом исключительного права на названный персонаж, не влияют на определение наличия заинтересованности в самостоятельном оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку у общества "БРЭНДМАРКЕТ", которому право использования указанного персонажа предоставлено на условиях исключительной лицензии по сублицензионному договору от 27.04.2012 N 27/04/2012, заключенному им с обществом "Нью Стайл", являющимся, в свою очередь, лицензиатом по лицензионному договору от 22.03.2010 N 01-МД/10, без сохранения за правообладателем (федеральным государственным унитарным предприятием "Фильмофонд киностудии "Союзмультфильм") права использования этого персонажа.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, вопреки выводу суда первой инстанции, отсутствует необходимость специального указания в лицензионных соглашениях именно персонажа "Фрекен Бок" мультфильма "Карлсон вернулся" как самостоятельного объекта интеллектуальных прав, поскольку этот персонаж является самостоятельным результатом творческого труда авторов (художников-мультипликаторов киностудии "Союзмультфильм" Бутырина Ю.А. и Савченко A.M.), что не оспаривается лицами, участвующими в деле, и отвечает всем требованиям пунктов 3 и 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а исключительное право на мультфильм "Карлсон вернулся" и на его часть - персонаж "Фрекен Бок" - принадлежит правопреемнику киностудии "Союзмультфильм", которым на дату заключения лицензионного договора являлось федеральное государственное унитарное предприятие "Фильмофонд киностудии "Союзмультфильм" (лицензиар).

Роспатент, не соглашаясь с выводом суда первой инстанции об отсутствии в лицензионном и сублицензионном договорах и приложениях к ним указания на индивидуализирующие признаки персонажа "Фрекен Бок", отмечает, что по лицензионному договору предоставлено исключительное право на использование всех персонажей мультфильма "Карлсон вернулся", а по сублицензионному договору предоставлено право использования конкретного персонажа этого мультфильма - "Фрекен Бок", что следует из приложений N 1 к названным договорам. При этом, как отмечает Роспатент, действующее законодательство не устанавливает обязательные требования к лицензионным договорам в части указания в их тексте детального описания персонажей произведений, права на использование которых, предоставляются третьим лицам.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что основания считать сублицензионный договор недействующим отсутствуют, поскольку доказательств того, что общество "Нью Стайл" отказалось от исполнения сублицензионного договора в связи с невыплатой обществом "БРЭНДМАРКЕТ" вознаграждения, предусмотренного данным договором, не имеется, а из решения Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-90089/2015, напротив, следует, что лицензионный и сублицензионный договоры являются действующими.

Роспатент обращает внимание на то, что довод о несоответствии прав, полученных обществом "Нью Стайл" по лицензионному договору, и прав, предоставленных обществу "БРЭНДМАРКЕТ" по сублицензионному договору, не заявлялся предпринимателем при рассмотрении возражения Роспатентом, в связи с чем у Роспатента отсутствовала возможность дать ему правовую оценку, однако анализ приложений к этим договорам позволяет сделать вывод о том, что обществу "БРЭНДМАРКЕТ" было предоставлено исключительное право на использование персонажа "Фрекен Бок" мультфильма "Карлсон вернулся" в пределах, не превышающих объем исключительного права, предоставленного обществу "Нью Стайл" по лицензионному договору.

Как отмечает Роспатент, исследовав DVD-диск с соответствующим мультфильмом и кадр из него с изображением персонажа "Фрекен Бок", Роспатент сделал вывод о том, что изобразительный элемент спорного товарного знака воспроизводит изображение персонажа "Фрекен Бок" мультфильма "Карлсон вернулся", поскольку названный изобразительный элемент содержит узнаваемые черты этого персонажа: лицо, прическа, фигура, изображение позы, мимики, костюм.

Кроме того, Роспатент полагает, что применение им в рассматриваемом случае пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака вместо пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, заявленного в возражении обществом "БРЭНДМАРКЕТ", не является изменением основания возражения, поскольку пункт 9 статьи 1483 ГК РФ был приведен в качестве указания на нарушение того же условия охраноспособности, которое было установлено пунктом 2 статьи 7 Закона о товарных знаках.

В отзыве на кассационную жалобу предприниматель выразил несогласие с изложенными в ней доводами, полагает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Предприниматель отмечает, что суд первой инстанции указал на необходимость установления правообладателя на конкретные даты и не указывал на прекращение прав сублицензиата.

По мнению предпринимателя, суд первой инстанции обоснованно сделал выводы о том, что отличительные черты персонажа "Фрекен Бок" мультфильма "Карлсон вернулся" (внешний вид, характер, движения, жесты, артикуляция, мимика, голос и прочее) не описаны в лицензионном и сублицензионном договорах и приложениях к ним, Роспатент, в свою очередь, не мотивировал со ссылками на доказательства вывод о том, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака воспроизводит именно этот персонаж.

Как полагает предприниматель, при установлении заинтересованности общества "БРЭНДМАРКЕТ" Роспатенту следовало установить, действовал ли сублицензионный договор на момент подачи возражения. К тому же утверждение Роспатента о воспроизведении и переработке персонажа "Фрекен Бок" именно из мультфильма "Карлсон вернулся" с учетом издания в России перевода книги Астрид Линдгрен, создавшей названный персонаж, "Две повести о Малыше и Карлсоне" в 1965 году (раньше создания мультфильма) и ее популярности несостоятельно.

Общество "БРЭНДМАРКЕТ" в отзыве на кассационную жалобу согласилось с доводами, изложенными в ней, отмечая, что именно оно является обладателем исключительного права на изображение персонажа "Фрекен Бок" мультфильма "Карлсон вернулся" на основании сублицензионного договора, предприниматель какими-либо правами на указанный персонаж не обладает.

Поддерживая правовую позицию Роспатента, общество "БРЭНДМАРКЕТ" полагает, что персонаж "Фрекен Бок" использован в оспариваемом товарном знаке в том виде, в каком он включен в аудиовизуальное произведение, какого-либо дополнительного описания персонажа для его идентификации не требуется ввиду его четкой визуализации в мультфильме.

В судебном заседании представитель Роспатента доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители предпринимателя просили отказать в удовлетворении кассационной жалобы, полагая доводы, изложенные в ней, необоснованными и направленными на переоценку выводов суда, сделанных на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

Кроме того, представителями предпринимателя в судебном заседании было заявлено ходатайство о его отложении в связи с необходимостью ознакомления с отзывом общества "БРЭНДМАРКЕТ", поступившим в суд 13.04.2017.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев указанное ходатайство, в его удовлетворении отказал, учитывая наличие доказательств заблаговременного направления отзыва лицам, участвующим в деле, предоставил представителям предпринимателя возможность ознакомиться с указанным отзывом в судебном заседании.

Представитель общества "БРЭНДМАРКЕТ" и киностудии "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" выразил консолидированную позицию указанных лиц, поддержал правовую позицию Роспатента, выступил по доводам, изложенным в отзыве общества "БРЭНДМАРКЕТ".

Учреждение и общество "Нью Стайл", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем направления в их адреса копий определения о принятии кассационной жалобы к производству, а также посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзывах на нее, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для его отмены.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприниматель является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 281072 с датой приоритета от 28.06.2002, зарегистрированного 17.01.2005 в отношении товаров 3, 6, 8, 16-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент от общества "БРЭНДМАРКЕТ" 19.03.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатентом 03.04.2016 принято решение об удовлетворении указанного возражения, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку признано недействительным.

Предприниматель, полагая, что названное решение Роспатента является недействительным, нарушает его права и законные интересы, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Удовлетворяя заявленное требование, суд первой инстанции исходил из того, что Роспатент не установил, кто обладал исключительными правами на аудиовизуальное произведение "Карлсон вернулся" как на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и на дату заключения договора с обществом "Нью Стайл"; в оспариваемом решении Роспатента не содержится выводов о наличии оснований для признания указанного обществом "БРЭНДМАРКЕТ" персонажа "Фрекен Бок" аудиовизуального произведения "Карлсон вернулся" именно персонажем этого произведения, как части произведения, являющегося объектом авторского права в соответствии с пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ как самостоятельного объекта интеллектуальных прав, существовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака; Роспатент не указал, исходя из каких обстоятельств либо документов пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой переработанное произведение, и каким образом со ссылками на нормы права его признание таковым влечет признание предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным в силу пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках; Роспатент в отсутствие каких-либо правовых оснований самостоятельно изменил основания заявленного возражения (вместо пункта 9 статьи 1483 ГК РФ применил пункт 2 статьи 7 Закона о товарных знаках), нарушив порядок их рассмотрения, поставив общество "БРЭНДМАРКЕТ" в преимущественное положение; Роспатент неполно установил обстоятельства, свидетельствующие о заинтересованности общества "БРЭНДМАРКЕТ" в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

В связи с этим суд первой инстанции пришел к выводам о том, что при рассмотрении возражения общества "БРЭНДМАРКЕТ" Роспатентом не установлены все обстоятельства имеющие существенное значение для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 7 Закона о товарных знаках, что оспариваемое решение Роспатента нарушает права и законные интересы предпринимателя, и обязал Роспатент рассмотреть возражение общества "БРЭНДМАРКЕТ" повторно с учетом решения суда первой инстанции.

Вместе с тем суд первой инстанции отклонил довод предпринимателя о злоупотреблении обществом "БРЭНДМАРКЕТ" своими правами как необоснованный.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая указанные разъяснения, Роспатент и суд первой инстанции обоснованно исходили из того, что с учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (28.06.2002) и даты подачи возражения (19.03.2015) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя Закон о товарных знаках, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам от 29.11.1995 N 989 и Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.1993 N 5351-I; при этом применяется порядок рассмотрения возражений, установленный ГК РФ.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приказом Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам от 29.11.1995 N 989" имеется в виду "приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32"

В силу пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Аналогичное положение содержится в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 и пунктом 3 статьи 7 названного Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 этого Закона.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи возражения) возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, правом на подачу такого возражения по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ (пункте 2 статьи 7 ранее действовавшего Закона о товарных знаках), обладало только заинтересованное лицо.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что с учетом положений как пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака), так и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных персонажам известных в Российской Федерации на дату подачи заявки произведений, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники.

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу N СИП-296/2013.

Учитывая, что лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники, наличие у иных лиц (в том числе лицензиатов) интереса в использовании соответствующего обозначения не свидетельствует о возможности признания лица заинтересованным в подаче возражения по указанным основаниям.

При этом полномочия лицензиатов по защите своих прав в статье 1254 ГК РФ носят ограниченный характер.

Вместе с тем, как справедливо отмечено судом первой инстанции, Роспатент при рассмотрении возражения не установил обладателя исключительных авторских прав на аудиовизуальное произведение "Карлсон вернулся", персонаж которого предположительно использован в спорном товарном знаке, как на дату приоритета оспариваемого товарного знака (с целью проверки наличия согласия на регистрацию такого товарного знака), так и на дату подачи возражения (с целью проверки заинтересованности лица, подавшего возражение). Роспатент при оценке заинтересованности лица, подавшего возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, ошибочно счел достаточным для признания такой заинтересованности наличие у такого лица реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности, совершение им подготовительных действий к такому использованию и заключение лицензионного соглашения с обладателем авторских прав на произведение на использование персонажа.

При этом Роспатентом не учтено, что лицензиат не является обладателем исключительного права, поскольку в соответствии со статьей 1233 ГК РФ заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Таким образом, обстоятельства заключения лицензионного и сублицензионного договоров, а также анализ их условий не имеют правового значения для рассматриваемого дела.

Кроме того, как правомерно указал суд первой инстанции исходя из смысла изложенных выше норм права, при рассмотрении возражения, поданного на основании пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках, необходимо установить: что в оспариваемом товарном знаке используется персонаж, который обладал охраноспособностью ранее даты подачи заявки на регистрацию товарного знака; что у правообладателя оспариваемого товарного знака отсутствует согласие правообладателя произведения либо его правопреемника на использование такого объекта.

Однако указанные обстоятельства Роспатентом при рассмотрении возражения установлены не были, на что справедливо обратил внимание суд первой инстанции.

Не любое действующее лицо произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 1259 ГК РФ. К таковым относятся такие действующие лица произведения, которые обладают достаточными индивидуализирующими их характеристиками. При этом учитывается, в частности, определены ли внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании в отрыве от всего произведения в целом.

Аналогичный подход отражен в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальным права, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

При анализе факта использования персонажа, в частности в товарном знаке, устанавливается использование индивидуализирующих характеристик персонажа.

Оспариваемое решение Роспатента не содержит перечисления индивидуализирующих признаков действующего лица произведения "Карлсон вернулся" Фрекен Бок и анализа товарного знака на предмет использования этих индивидуализирующих признаков.

Вместе с тем, президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с изложенным в кассационной жалобе доводом Роспатента о том, что применение им в рассматриваемом случае пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках вместо пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, заявленного в возражении обществом "БРЭНДМАРКЕТ", не является изменением основания возражения. Указанные нормы аналогичны по содержанию и Роспатентом при рассмотрении возражения была лишь уточнена норма, подлежащая применению при проверке охраноспособности оспариваемого товарного знака, исходя из даты его приоритета. Однако указанное обстоятельство не привело к принятию неправильного судебного акта и не повлияло на правомерность вывода суда о недействительности обжалуемого ненормативного акта.

Иные доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в основном направлены на переоценку фактических обстоятельств, установленных судом первой инстанции, что в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции. Несогласие заявителя кассационной жалобы с произведенной судом первой инстанции оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены судебного акта.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда в целом соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального права и норм процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта президиумом Суда по интеллектуальным правам не имеется. Кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2016 по делу N СИП-414/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.A. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

Е.Ю. Пашкова