Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2017 г. по делу N СИП-7/2016 Суд удовлетворил встречный иск о признании патента на изобретение недействительным частично, поскольку установил, что истцы не принимали творческого участия в создании спорного изобретения, что исключает основания для признания истцов авторами и, как следствие, применительно к основаниям заявленных требований - патентообладателями спорного изобретения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2017 г. по делу N СИП-7/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 26 мая 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Рыбина Н.А., секретарь судебного заседания Ковырзина И.Ю.) заявление Ломовского Олега Ивановича (Новосибирская область) и Трофимовой Елены Геннадьевны (Новосибирская область) к Полубоярову Дмитрию Владимировичу (Новосибирская область), Васькину Олегу Васильевичу (Новосибирская область), Макарову Анатолию Васильевичу (Новосибирская область) о признании патента Российской Федерации N 2473244 на изобретение "Добавка из растительного сырья" недействительным частично

и встречный иск Полубоярова Дмитрия Владимировича, Васькина Олега Валентиновича и Макарова Анатолия Васильевича к Ломовскому Олегу Ивановичу о признании указанного патента недействительным частично,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук" (ул. Кутателадзе, д. 18 г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1025403647972),

при участии в судебном заседании представителей:

от истцов Ломовского О.И. и Трофимовой Е.Г. - Войцехович А.А. (по доверенностям от 06.10.2015 и от 01.12.2015 соответственно);

от ответчиков Полубоярова Д.В. и Макарова А.В. - Галкин Р.С. (по доверенностям от 07.04.2016 и от 06.06.2016 соответственно).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Ломовский Олег Иванович и Трофимова Елена Геннадьевна обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Полубоярову Дмитрию Владимировичу, Васькину Олегу Васильевичу и Макарову Анатолию Васильевичу о нижеследующем:

- о признании патента на изобретение "Добавка из растительного сырья" N 2473244 недействительным в части указания в качестве авторов Полубоярова Д.В., Васькина О.В. и Макарова А.В., а в качестве патентообладателей Полубоярова Д.В. и Васькина О.В.;

- о признании патентообладателем указанного изобретения Ломовского О.И., его автором - Трофимовой Е.Г.;

- об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) внести в Государственный реестр изобретений Российской Федерации соответствующие изменения и выдать новый патент.

Иск мотивирован мнением истцов о том, что спорное техническое решение было заимствовано ответчиками у истцов и федерального государственного бюджетного учреждения науки "Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук" (далее - ИХТТМ СО РАН, институт), работниками которого являются истцы, без ведома последних. В обоснование своего авторства истцы ссылаются на свои научные работы, публикации по соответствующей тематике, из которых ответчиками были заимствованы целые фрагменты для описания изобретения, а также оспаривают техническую достижимость степени измельчения частиц кормовой добавки из рисовой лузги и зеленого чая (100 нм), указанного в качестве отличительного признака спорного изобретения.

В ходе производства по делу истцы уточнили отчество ответчика Васькина - Валентинович. Указанное уточнение было принято судом.

В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и ИХТТМ СО РАН.

Ответчик Васькин О.В. в отзыве от 11.04.2016 фактически признал обоснованность доводов Ломовского О.И. и Трофимовой Е.Г. о заимствовании ответчиками технического решения, охраняемого спорным патентом, указав, что творческий вклад ответчиков в создание изобретения "Добавка из растительного сырья" отсутствует, вся необходимая информация о кремнийсодержащей кормовой добавки из растительного сырья получена ответчиками от Ломовского О.И. Вместе с тем Васькин О.В. отметил, что ответчиками с Ломовским О.И. обсуждалось намерение получить патент на спорное изобретение на имя ответчиков, но Ломовский возражал и настаивал на том, что техническое решение является разработкой института. Также Васькин О.В. указал, что в оформлении заявки он участия не принимал, был ознакомлен лишь с конечным вариантом заявки. В то же время Васькин О.В. считает, что Полубояров Д.В. и Васькин О.В. правомерно указали себя в качестве патентообладателей спорного изобретения, поскольку расходы, связанные с получением патента, несли Полубояров Д.В., Васькин О.В. и Макаров А.В.

Полубояров Д.В. и Макаров А.В. в своих отзывах требования Ломовского О.И. и Трофимовой Е.Г. оспорили, настаивали на авторстве Полубоярова Д.В., Васькина О.В. и Макарова А.В. Обратили внимание суда на то, что из доводов истцов следует, что они не принимали участия в работе над спорным изобретением, а их научные работы по соответствующей тематике носили открытый характер и вошли в уровень техники. Ответчики высказались об ошибочности включения Ломовского О.И. в число авторов спорного изобретения, пояснив, что ответчики с Ломовским О.И. неоднократно общались по вопросам коммерческого, а не творческого сотрудничества. Также указанные ответчики пояснили, что Ломовский О.И. был включен в число авторов из уважения к его заслугам и ввиду упоминания результатов его научных работ в материалах заявки на спорный патент. Ответчики также обратили внимание суда на то, что отличительным признаком спорного изобретения является размер частиц кормовой добавки, являющейся нанопродуктом, - 100 нм, достижимость которого истцы отрицают. Ответчиками также оспаривается довод истцов об отсутствии у Полубоярова Д.В., Васькина О.В. и Макарова А.В. необходимых знаний, умений и оборудования для разработки спорного технического решения и проведения исследований, отраженных в описании изобретения, - настаивают на том, что соответствующие натурные исследования были проведены с привлечением сторонних организаций. Указанные ответчики настаивают на том, что истцам не принадлежит авторство ни на один существенный признак спорного изобретения. В частности, ответчики отклоняют довод истцов о том, что в 2007 году Трофимовой Е.Г. под руководством Ломовского О.И. в рамках трудовых отношений с ИХТТМ СО РАН проводились исследования на тему механохимического взаимодействия диоксида кремния, результатом которых стало изобретение "Кормовая мука из рисовой лузги и зеленого чая для сельскохозяйственных и непродуктивных животных и способ ее получения", охраняемое патентом Российской Федерации N 2438344, выданным на имя института. Так, ответчики указывают, что изобретение института и оспариваемое изобретение ответчиков являются разными изобретениями и авторство истцов в "старшем" изобретении не влечет признания их авторами "младшего".

Одновременно с отзывами Полубоярова Д.В. и Макарова А.В. был представлен повторный отзыв Васькина О.В. за подписью его представителя Ларионова И.А., в котором Васькин О.В. изложил позицию аналогичную позиции Полубоярова Д.В. и Макарова А.В., отличную от доводов его первоначального отзыва.

Определением от 07.06.2016 судом принят к совместному рассмотрению с первоначальным иском встречный иск Полубоярова Д.В., Васькина О.В. и Макарова А.В. об оспаривании того же патента на изобретение в части указания Ломовского О.И. в качестве автора. Одновременно со встречным иском ответчиками были заявлены требования о возмещении им по 150 000 рублей судебных издержек на оплату услуг представителя.

В судебном заседании 10.05.2016 Полубояров Д.В. и представитель Васькина О.В. заявили об исключении из материалов дела ранее представленного от имени Васькина О.В. через электронную систему подачи документов "Мой арбитр" первоначального отзыва на иск Ломовского О.И. и Трофимовой Е.Г. По утверждению указанных лиц, отзыв Васькиным О.В. не подавался, подпись на нем ему не принадлежит, является сфальсифицированным, в связи с чем представителями указанных ответчиков поданы заявления о фальсификации спорного документа - первоначального отзыва Васькина О.В. по данному делу.

На основании указанных заявлений о фальсификации судом начата проверка в соответствии со статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В рамках проведения проверки суд неоднократно вызывал Васькина О.В. в судебное заседание для получения свободных и экспериментальных образцов его почерка (подписи).

Васькин О.В., несмотря на указание суда (определения от 11.05.2016 и 26.05.2016) в судебные заседания не явился о причинах неявки не сообщил, в связи с чем на него определением от 15.07.2016 был наложен судебный штраф в размере 1 000 рублей за проявленное неуважение к суду.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "от 11.05.2016" имеется в виду "от 10.05.2016"

В ходе судебного разбирательства истцы ходатайствовали о назначении судебной патентоведческой экспертизы, ответчики Полубояров Д.В. и Макарова А.В. - о вызове в качестве свидетеля Ястребовой Г.М.

Определением от 02.09.2016 ходатайство истцов о назначении судебной комиссионной экспертизы было удовлетворено. Ее проведение поручено комиссии экспертов в составе сотрудников федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук" (г. Красноярск) Левданского Владимира Александровича (главный научный сотрудник, инженер химик-технолог, доктор химических наук), Жижаева Анатолия Михайловича (заведующий лабораторией, химик, кандидат технических наук) и Замятиной Веры Владимировны (ведущий инженер, патентовед, химик-технолог). На разрешение экспертов были вынесены следующие вопросы:

1. Соотносится ли с областью техники и технической задачей изобретения по патенту Российской Федерации N 2473244 с техническими решениями, приведенными в следующих открытых источниках информации:

- автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Шаполовой Е.Г. "Исследование реакций диоксида кремния с ортофенольными соединениями и применение полученных результатов для механохимической трансформации непищевого возобновляемого сырья". 2013 г.

- тезисы доклада Шаполовой Е.Г., Ломовского О.И. "Механохимическая солюбилизация диоксида кремния в составе рисовой шелухи"//Химия и полная переработка биомассы леса. 3 Сателлитарные конференции: VI Всероссийская конференция "Химия и технология растительных веществ", Симпозиум некоммерческого партнерства институтов РАН "ОрХиМед" "Разработка лекарственных и физиологически активных соединений на основе природных веществ", Молодежная конференция-школа "Физико-химические методы изучения состава отходов химической переработки древесины и растительного сырья". 14-18.06.2010, Санкт-Петербург;

- статья Шаполовой (Трофимовой) Е.Г., Ломовского О.И. "Механохимическая солюбилизация диоксида кремния в составе растителього сырья"//Химия растительного сырья. 2011. N 4. С. 145-152.

- статья Шаполовой (Трофимовой) Е.Г., Королева К.Г., Ломовского О.И. "Механохимическое взаимодействие диоксида кремния с хелатирующими полифенольными соединениями и получение растворимых молекулярных форм кремния"//Химия в интересах устойчивого развития. 18 (2010). С. 663-668.

2. Присутствуют ли в формуле изобретения по патенту Российской Федерации N 2473244 признаки технических решений, описанных в перечисленных источниках информации? Если присутствуют, то какие именно?

3. Раскрыты ли в описании, реферате и формуле изобретения по патенту Российской Федерации N 2473244 признаки изобретения по пункту 1 формулы патента Российской Федерации на изобретения N 2438344? Как соотносятся понятия рисовая шелуха и рисовая лузга? Являются ли гидролизующими агентом сода пищевая? Является ли хелатирующее вещество катехинового типа источником хелатирующих агентов? Возможно ли в результате механохимической активации 4 получение порошка, частицы которого имеют размер меньше 100 нм?

4. Приводит ли наличие гидролизующих агентов в кормовой добавке по патенту Российской Федерации на изобретение N 2438344 к гидролизу в процессе изготовления кормовой добавки? При каких условиях приводит к процессу гидролиза наличие гидролизующих агентов?

5. Какую техническую задачу решает компонент растворимый сахар в изобретении по патенту Российской Федерации N 2473244 и можно ли получить результат, указанный в пункте 1 формулы по данному патенту без включения компонента сахар? Влияет ли компонент растворимый сахар на получение заявленного технического результата в изобретении по патенту Российской Федерации N 2473244?

Указанным определением производство по настоящему делу было приостановлено до момента поступления в суд заключения судебной экспертизы.

Заключение судебной экспертизы поступило в материалы дела 27.12.2016, в связи с чем производство по делу было возобновлено.

Согласно выводам экспертов все указанные источники, как и патент Российской Федерации N 2473244, относятся к механоактивации растительного сырья. Технические решения, описанные в источниках [1-4], перекрывают решение технической задачи, заявленной в патенте Российской Федерации N 2473244, а именно: с помощью добавки природных пирокахетинов к кремнийсодержащему растительному сырью (рассмотрено в [1-3]) и последующей механоактивации решается задача получения водорастворимых соединений кремния. В [3-4] подробно рассмотрены вопросы взаимодействия аморфного кремнезема с пирокатехинами растительного сырья. Поведение биогенного диоксида кремния аналогично.

В формуле изобретения по патенту Российской Федерации N 2473244 присутствуют признаки технических решений, описанных в перечисленных источниках информации, а именно:

- использование в качестве кремнийсодержащего растительного сырья рисовой шелухи [1-3];

- использование в качестве хелатирующего вещества (агента) зеленого чая [1-4];

- использование в качестве активирующей обработки, приводящей к получению заявленного технического результата, механохимической активации [1-4].

Отличающиеся признаки (добавки сахара и соды) несущественны или (частицы добавки размером менее 100 нм) технически недостижимы.

В описании, реферате и формуле изобретения но патенту Российской Федерации N 2473244 раскрыты признаки изобретения по пункту 1 формулы изобретения патента Российской Федерации N 2438344, а именно:

- использование в качестве кремнийсодержащего растительного сырья рисовой шелухи (лузги);

- использование в качестве хелатирующего вещества пирокатехитового типа зеленого чая;

- признак: использование в качестве активирующей обработки, приводящей к получению заданного технического результата, механохимической активации, раскрыт в пункте 9 патента Российской Федерации N 2438344;

- использование растворимых Сахаров в качестве вкусовой добавки (в патенте Российской Федерации N 2438344 - это растворимые сахара, которые получены в процессе механохимической активации за счет ферментативного гидролиза исходной целлюлозы, в патенте Российской Федерации N 2473244 за счет добавки пищевого сахара).

Рисовая шелуха и рисовая лузга - технические термины, обозначающие одно и то же - цветочную оболочку рисового зерна.

Сода в данных условиях (воздушно-сухое сырье) не является гидролизующим агентом. Сода, как соль слабой кислоты и сильного основания, может подвергаться гидролизу при наличии воды.

Само "хелатирующее вещество кахетинового типа" является хелатирующим агентом. "Хелатирующее вещество" - это частное, а "источник хелатирующих агентов" - общее. Например, зеленый чай - источник "хелатирующих веществ кахетинового типа", равно - "хелатирующих агентов".

В данных условиях механохимической активации растительного сырья (согласно патента Российской Федерации N 2473244 в течении 1-3 мин в виброцентробежной мельнице) получение порошка, все или большинство частиц которого имеют размеры менее 100 нм, невозможно. На странице 15 автореферата диссертации [1] представлены гистограммы количественного распределения частиц по размерам для механоактивированной в разных условиях рисовой шелухи. Из рисунка видно, что даже в условиях хрупкого измельчения при температуре жидкого азота содержание таких частиц не превышает 1%.

Наличие гидролизующих агентов в кормовой добавке по патенту Российской Федерации N 2438344 в некоторой степени приводит к гидролизу в процессе изготовления кормовой добавки. Наличие гидролизующих агентов (в данном случае ферментов) может привести при механохимической активации к инициации гидролиза и частичному, но неполноценному его протеканию. Для протекания гидролиза необходимо, прежде всего, наличие избытка воды. В воздушно сухих условиях (17 мас.% воды по данным патента Российской Федерации N 2438344) возможно только частичное протекание механоферментативного гидролиза.

Растворимый сахар играет роль вкусовой добавки при получении кормовых и пищевых добавок. Никаких технических задач, существенных для данного изобретения, добавка сахара не решает. А при использовании в качестве биостимуляторов роста растений и удобрений (пункт 4 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2473244) эта добавка в указанных количествах вредна. Заявленный результат - получение водорастворимых соединений кремния - может быть получен без использования данного компонента. Критичным является использование "источника хелатирующих агентов" - зеленого чая или чистых пирокатехинов. Сахар не взаимодействует с компонентами, заявленными в формуле изобретения; не влияет на процесс механической активации, так как является более мягким веществом в сравнении с растительным сырьем; не добавляет композиту новой биологической активности.

Для сравнения: в патенте Российской федерации N 2438344 растворимые сахара (не обязательно пищевые) получаются за счет разрушения исходной целлюлозы, и это разрушение приводит к дополнительному разрыву химических связей нерастворимой целлюлозы с кремнием и способствует образованию дополнительных водорастворимых кремнийорганических соединений. В данном случае образование сахара действительно влияет на получение заявленного результата.

Также и в патенте Российской Федерации N 2179400, указанном в патенте Российской Федерации N 2473244 как наиболее близкое техническое решение, сахар взаимодействует с фитостеринами с образованием водорастворимых молекулярных комплексов и действительно влияет на получение технического результата.

Эксперты посчитали необходимым отметить, что имеются дословно одинаковые фрагменты текста в описании патента Российской Федерации N 2473244 и в предложенных для рассмотрения источниках информации. Например, описание патента на странице 5 (строки 5-11) дословно повторяет введение статьи [4] (страница 663 источника, первый абзац); строки 24-44 на той же странице дословно повторяют введение статьи [4] (страницы 663-664 источника, второй-третий абзацы); описание патента на странице 6 (строки 8-17) дословно повторяют статью [3] (страница 146, 3-4 абзацы; страница 150, 6 абзац), используемые в описании патента сокращения совершенно не оправданы и не понятны без рисунка 4 статьи [3] (страница 151 источника).

Определением от 16.03.2017 судом было принято уточнение исковых требований Трофимовой Е.Г.: указанный истец просит признать спорный патент недействительным в части неуказания ее не только в качестве автора, но и в качестве патентообладателя.

Представитель ответчика Полубоярова Д.В. ранее заявленные ходатайство о вызове свидетеля Ястребовой Г.М. и заявление о фальсификации отзыва Васькина О.В. отозвал, просил их не рассматривать. В связи с этим протокольным определением от 16.03.2017 суд прекратил рассмотрение названных заявления и ходатайства.

Судом также вынесено протокольное определение от 16.03.2017 о прекращении проверки по заявлению Васькина О.В. о фальсификации его отзыва от 25.03.2016, поскольку указанный ответчик, несмотря на неоднократные указания суда и наложение судебного штрафа, в судебное заседание не явился, свободных и экспериментальных образцов почерка не представил, что исключает возможность проверки его заявления о фальсификации исходящего от него документа. Суд определил не исключать оспоренный документ из числа доказательств по делу.

Протокольным определением от 19.05.2017 судом было принято уточнение исковых требования, в соответствии с которым истцы не просят исключить ответчиков Полубоярова Д.В., Васькина О.В. и Макарова А.В. из числа авторов изобретения, а Полубоярова Д.В. и Васькина О.В. из числа его правообладателей.

Таким образом, с учетом изменений, принятых в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом были рассмотрены исковые требования Ломовского О.И. и Трофимовой Е.Г. о признании патента на изобретение "Добавка из растительного сырья" N 2473244 недействительным в части неуказания Ломовского О.И. и Трофимовой Е.Г. в качестве авторов и патентообладателей указанного изобретения и обязании Роспатента внести в Государственный реестр изобретений Российской Федерации соответствующие изменения и выдать новый патент, а также встречный иск Полубоярова Д.В., Васькина О.В. и Макарова А.В. об оспаривании того же патента на изобретение в части указания Ломовского О.И. в качестве автора.

В судебном заседании 19.05.2017 представитель Ломовского О.И. и Трофимовой Е.Г. поддержал требования по первоначальному иску с учетом уточнений и оспорил встречный иск. Настаивал на том, что спорное техническое решение было заимствовано ответчиками у истцов, а отличительный признак "частицы добавки имеют размер меньше 100 нм" введен в формулу изобретения для создания видимости его соответствия критериям патентоспособности. Настаивал на том, что указанный количественный (размерный) критерий является технически не достижимым. Обратил внимание коллегии судей на то, что ответчики не имеют необходимых знаний и умений в области механохимии, а также специального оборудования для проведения натурных исследований, отраженных в описании оспариваемого патента.

Представитель Полубоярова Д.В. и Макарова А.В., в свою очередь, оспорил первоначальный иск на основании доводов, изложенных в отзывах ответчиков, а также поддержал встречный иск; высказался об ошибочном и необоснованном включении Ломовского О.И. в число авторов спорного изобретения, оспорил доводы истцов относительно признака формулы изобретения "частицы добавки имеют размер меньше 100 нм", ссылаясь, в том числе на публикации самого Ломовского О.И., из которых, по мнению ответчиков, усматривается, что такая степень измельчения рисовой лузги является достижимой.

В то же время представитель ответчиков сообщил о намерении уточнить требования к каждому из истцов о возмещении судебных издержек на оплату услуг представителя и изложить их в отдельном заявлении в порядке статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после разрешения спора по существу, в связи с чем просил суд не рассматривать в данном судебном заседании требования о возмещении ответчикам по 150 000 руб. судебных издержек.

Роспатент на стадии подготовки дела к судебному разбирательству в отзыве указал, что пояснений по существу спора об установлении авторов и патентообладателей изобретения по спорному патенту дать не может, поскольку данные вопросы относятся к компетенции суда. Одновременно ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Ответчик Васькин О.В. и третьи лица - Роспатент и институт, надлежаще извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда и в картотеке арбитражных дел в сети Интернет, явки своих представителей не обеспечили, что в соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению спора по существу.

На основании материалов дела судом установлено нижеследующее.

Патент Российской Федерации N 2473244 выдан на изобретение "Добавка из растительного сырья" по заявке N 2011124702/13 с приоритетом от 16.06.2011. Патентообладателями указанного патента являются Полубояров Д.В. и Васькин О.В., в качестве авторов изобретения в патенте указаны Полубояров Д.В., Васькин О.В., Ломовский О.И. и Макаров А.В.

На момент обращения Ломовского О.И. и Трофимовой Е.Г. в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском патент действовал со следующей формулой изобретения:

1. Кремнийсодержащая добавка для пищевых и кормовых целей, а также для удобрений, включающая растительное сырье и дополнительный компонент, подвергнутые механохимической активации, при этом добавка из растительного сырья содержит рисовую шелуху и включает дополнительный компонент, выбранный из группы растворимый сахар, и/или сода пищевая, и/или хелатирующее вещество катехинового типа, в количестве до 40 мас.%.

2. Добавка по п. 1, отличающаяся тем, что частицы имеют размер меньше 100 нм.

3. Добавка по п. 1, отличающаяся тем, что имеет форму гранул, порошка с заданным размером частиц.

4. Добавка по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что добавка пригодна для применения в качестве биостимулятора роста растений, удобрений.

5. Добавка по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что она включает в качестве хелатирующего вещества катехинового типа зеленый чай и пригодна для применения в качестве кормовой добавки, предназначенной для потребления животными.

6. Добавка по п. 5, отличающаяся тем, что имеет следующее соотношение исходных компонентов, мас.%:

Зеленый чай 0,1-20

Растворимый сахар и/или сода пищевая 0,1-10

Рисовая шелуха остальное

7. Добавка по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что она включает в качестве хелатирующего вещества катехинового типа зеленый чай и пригодна для применения в качестве пищевой добавки, предназначенной для потребления человеком.

8. Добавка по п. 7, отличающаяся тем, что имеет следующее соотношение исходных компонентов, мас.%:

Зеленый чай 0,1-20

Растворимый сахар и/или вода пищевая 0,1-10

Рисовая шелуха остальное.

Впоследствии решением Роспатента от 09.12.2016 было удовлетворено возражение общества с ограниченной ответственностью "ППФ-ЮСТИС", спорный патент признан недействительным частично с выдачей нового патента с уточненной патентообладателями формулой изобретения:

1. Кремнийсодержащая добавка для пищевых и кормовых целей, а также для удобрений, включающая растительное сырье и дополнительный компонент, подвергнутые механохимической активации, при этом добавка из растительного сырья содержит рисовую шелуху и включает дополнительный компонент, выбранный из группы растворимый сахар и/или сода пищевая, и/или хелатирующее вещество катехинового типа, в количестве до 40 мас.%, и частицы добавки имеют размер меньше 100 нм.

2. Добавка по п. 1, отличающаяся тем, что имеет форму гранул, порошка с заданным размером частиц.

3. Добавка по любому из пп. 1-2, отличающаяся тем, что добавка пригодна для применения в качестве биостимулятора роста растений, удобрений.

4. Добавка по любому из пп. 1-2, отличающаяся тем, что она включает в качестве хелатирующего вещества катехинового типа зеленый чай и пригодна для применения в качестве кормовой добавки, предназначенной для потребления животными.

5. Добавка по п. 4, отличающаяся тем, что имеет следующее соотношение исходных компонентов, мас.%:

Зеленый чай 0,1-20

Растворимый сахар и/или сода пищевая 0,1-10

Рисовая шелуха остальное

6. Добавка по любому из пп. 1-2, отличающаяся тем, что она включает в качестве хелатирующего вещества катехинового типа зеленый чай и пригодна для применения в качестве пищевой добавки, предназначенной для потребления человеком.

7. Добавка по п. 6, отличающаяся тем, что имеет следующее соотношение исходных компонентов, мас.%:

Зеленый чай 0,1-20

Растворимый сахар и/или вода пищевая 0,1-10

Рисовая шелуха остальное.

Истцы, полагая, что спорное техническое решение было заимствовано ответчиками из научных работ истцов, являющихся сотрудниками ИХТТМ СО РАН, а также из принадлежащего институту патента Российской Федерации N 2438344 на изобретение "Кормовая мука из рисовой лузги и зеленого чая для сельскохозяйственных и непродуктивных животных и способ ее получения", а отличительный количественный признак из независимого первого пункта формулы (частицы добавки имеют размер меньше 100 нм) является технически не достижимым и не существенным, обратились в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском об оспаривании спорного патента в части указания патентообладателей и авторов.

В свою очередь, ответчики, настаивая на том, что Ломовский О.И. никакого творческого вклада в разработку спорного изобретения не внес, оспорили патент в части указания названного лица в спорном патенте в качестве соавтора.

Исследовав собранные по делу доказательства, оценив доводы сторон с учетом пояснений их представителей, коллегия судей пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истцов и в то же время о наличии оснований для удовлетворения встречных требований ответчиков в силу нижеследующего.

В пункте 48 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, как предусмотрено подпунктом 2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ, споры об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, рассматриваются судом.

При рассмотрении таких споров необходимо принимать во внимание, что согласно статье 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой Роспатент выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом исходя из пункта 1 статьи 1354 ГК РФ именно патент удостоверяет исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

С учетом этого судами рассматриваются споры об установлении патентообладателя только в отношении зарегистрированного изобретения, полезной модели или промышленного образца (только после выдачи патента). Решение суда по такому спору является основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдачи нового патента.

Согласно пункту 1 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных названным Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права. Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

В силу статьи 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели, промышленного образца может являться только физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.

Исходя из смысла нормы, изложенной в статье 1361 ГК РФ, гражданское законодательство не исключает возможность разработки тождественного технического решения одновременно несколькими лицами при параллельном творчестве.

При этом параллельное творчество подразумевает не только создание тождественных или эквивалентных технических решений в один и тот же промежуток времени. Такие решения могут создаваться и в разные периоды времени в том случае, если техническое решение, созданное ранее, не было обнародовано и у лица, создавшего аналогичное или тождественное техническое решение позднее, отсутствовали сведения о достигнутых ранее иным лицом технических результатах в соответствующей области.

Пунктом 3 статьи 1228 ГК РФ установлено исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

В пункте 1 статьи 1357 ГК РФ определено, что право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Вместе с тем в пункте 2 названной статьи указано, что право на получение патента на полезную модель может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

Исходя из пункта 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 той же статьи охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формул изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом.

Истцы, настаивая на том, что авторами спорного изобретения являются они и права на получение патента они ответчикам Полубоярову Д.В. и Васькину О.В. не передавали, обратились в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

Вместе с тем частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, исходя из распределения бремени доказывания обстоятельств, подтверждающих факт создания изобретения, руководствуясь нормами статей 1228, 1347 ГК РФ и частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истцам в рамках заявленных требований надлежало доказать авторство технического решения, включающего техническое усовершенствование известных из уровня техники кремнийсодержащих добавок для пищевых и кормовых целей, а также для удобрений, получаемых посредством механообработки смеси рисовый лузги и зеленого чая.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле, уточненной правообладателями при рассмотрении Роспатентом возражения против спорного патента по критерию патентоспособности "новизна" и включающей на момент судебного разбирательства по настоящему делу такие отличительные признаки как "дополнительный компонент, выбранный из группы растворимый сахар и/или сода пищевая" и "частицы добавки имеют размер меньше 100 нм".

Как следует из описания оспариваемого патента указанные отличительные признаки направлены на достижение технического результата - повышенной растворимости кремнийсодержащих добавок для пищевых и кормовых целей, удобрений.

Довод истцов о том, что указанные отличительные признаки оспариваемого изобретения (добавки сахара и размер частиц добавки менее 100 нм) либо несущественны, либо технически недостижимы, был подтвержден судебной экспертизой.

Более того, согласно выводам комиссии экспертов никаких технических задач, существенных для оспариваемого изобретения, добавка сахара не решает; при использовании в качестве биостимуляторов роста растений и удобрений эта добавка в указанных в пункте 4 формулы изобретения количествах вредна; заявленный технический результат - получение водорастворимых соединений кремния - может быть получен без использования данного компонента.

Вместе с тем соответствующие доводы истцов, подтвержденные выводами экспертов, фактически направлены на оспаривание соответствия спорного изобретения условиям патентоспособности "изобретательский уровень" и "промышленная применимость". Однако данные доводы не могут быть проверены судом в рамках данного дела, связанного с оспариванием (установлением) авторов и патентообладателей зарегистрированного изобретения.

Так, в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным в случае несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным указанным Кодексом.

Согласно пункту 2 названной статьи выдача патента на изобретение может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 1 названной статьи путем подачи возражений в палату по патентным спорам.

Как указывалось выше, истцы не только отрицают свое авторство в отношении указанных отличительных признаков спорного технического решения, но и фактически оспаривают патентоспособность спорного изобретения.

Более того, признание обоснованными доводов истцов о несоответствии спорного изобретения критериям патентоспособности будет являться основанием для признания спорного патента недействительным полностью, что повлечет выход за пределы предмета заявленных исковых требований, направленных на оспаривание патента лишь в части авторов и патентообладателей.

С учетом вышеизложенного не имеют принципиального значения доводы истцов о выявленных судебной экспертизой в описании изобретения дословных заимствований научных работ и публикаций истцов.

При этом истцы по существу не оспаривают контрдовод ответчиков о том, что вошедшие в уровень техники на дату приоритета спорного изобретения научные работы истцов могли быть использованы ответчиками в заявке для раскрытия уровня техники.

Более того, судом приняты во внимание озвученные в судебном заседании 14.07.2016 лично Ломовским О.И. пояснения о взаимоотношениях с ответчиками, из которых усматривается, что истцы участие в работе коллектива авторов над спорным изобретением не принимали. Так, Ломовский О.И. подтвердил, что в качестве ответственного работника института имел встречи с ответчиками, но по вопросам коммерческого сотрудничества ответчиков с институтом, а не творческого сотрудничества с работниками института. Как сообщил указанный истец, с ответчиками обсуждался вопрос лицензионных отношений, связанных с использованием принадлежащих институту исключительных прав на изобретения, и именно с этой целью ответчикам на ознакомление были предоставлены наработки института и его сотрудников. О спорном изобретении и своем участии в его разработке в качестве соавтора Ломовский О.И. узнал после предъявления ответчиками Полубояровым Д.В. и Васькиным О.В. претензий институту и его лицензиатам, мотивированных незаконным использованием спорного изобретения ответчиков.

Таким образом, из пояснений Ломовского О.И. не следует, что истцы принимали творческое участие в создании спорного изобретения. Данное обстоятельство в силу пунктов 1 и 2 статьи 1228 ГК РФ исключает основания для признания истцов авторами и, как следствие, применительно к основаниям заявленных требований патентообладателями спорного изобретения.

Первоначальный отзыв ответчика Васькина О.В., в котором он фактически признал обоснованность доводов истцов об их авторстве в спорном изобретении, не исключает вышеприведенного вывода коллегии судей, поскольку Васькин О.В. является одним из трех ответчиков по настоящему делу и признание Васькиным О.В. фактических обстоятельств оспаривалось другими соответчиками. Более того, в ходе судебного разбирательства Васькин О.В., как указывалось выше, уточнил свою правовую позицию, консолидировавшись с соответчиками Полубояровым Д.В. и Макаровым А.В.

На основании изложенного исковые требования Ломовского О.И. и Трофимовой Е.Г. удовлетворению не подлежат, встречные исковые требования Полубоярова Д.В., Васькина О.В. и Макарова А.В., напротив, подлежат удовлетворению.

Данный вывод суда, в свою очередь, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения судебных расходов по оплате государственной пошлины по первоначальному и встречному искам, а также судебной экспертизы на истцов.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования Ломовского Олега Ивановича и Трофимовой Елены Геннадьевны оставить без удовлетворения.

Требования Полубоярова Дмитрия Владимировича, Васькина Олега Валентиновича и Макарова Анатолия Васильевича удовлетворить.

Признать патент Российской Федерации N 2473244 на изобретение "Добавка из растительного сырья" недействительным в части указания Ломовского Олега Ивановича автором указанного изобретения.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать патент на изобретение "Добавка из растительного сырья" без указания Ломовского Олега Ивановича в качестве его автора.

Взыскать с Ломовского Олега Ивановича (Новосибирская область) в пользу Полубоярова Дмитрия Владимировича (Новосибирская область) 6 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

Н.Н. Погадаев

А.А. Снегур