Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2017 г. по делу N СИП-306/2016 Суд отказал в удовлетворении требования о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком представлены доказательства, подтверждающие использование им спорного товарного знака в течение последних трёх лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2017 г. по делу N СИП-306/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 июня 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 26 июня 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 ноября 2017 г. N С01-765/2017 по делу N СИП-306/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лялиной А.Е.,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "АВТОлогистика" (ул. Энергетиков, д. 22, корп. 1, г. Дзержинский, 140091, ОГРН 1067746276861) к компании "Тойота Мотор Корпорейшн"/Toyota Motor Corporation (Тойота-то, Тойота, Аити, 471-8572, Япония) о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 88060 вследствие его неиспользования, при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), общества с ограниченной ответственностью "Тойота Мотор" (тер. МКАД 84 км. ТПЗ "Алтуфьево", вл. 5, стр. 1, Мытищинский р-он, Московская обл., 141031, ОГРН 1027739386400), при участии в судебном заседании представителей:

от компании Тойота Мотор Корпорейшн/Toyota Motor Corporation - Смольникова Е. О., Васильев С. В. (по доверенности от 24.04.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Тойота Мотор" - Богатырева О.И. (по доверенности от 08.09.2016 N 321), установил:

общество с ограниченной ответственностью "АВТОлогистика" (далее - общество "АВТОлогистика") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании "Тойота Мотор Корпорейшн"/Toyota Motor Corporation (далее - компания) о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 88060 в отношении товаров "части к автомобилям" 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и общество с ограниченной ответственностью "Тойота Мотор" (далее - общество "Тойота Мотор"),

Истец, надлежаще извещенный о начале судебного процесса с его участием, а также о времени и месте судебного разбирательства, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил.

Ответчик иск оспорил по основаниям, изложенным в отзыве и письменных пояснениях: считает истца незаинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и настаивает на наличии доказательств его надлежащего использования.

Третье лицо - общество "Тойота Мотор" поддержало позицию ответчика.

Представители ответчика и общества "Тойота Мотор" в судебном заседании против удовлетворения иска возражали.

Роспатент на стадии подготовки дела к судебному разбирательству представил отзыв, в котором сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и отсутствии пояснений по существу исковых требований. Одновременно ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Данные обстоятельства в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют рассмотрению спора по существу в отсутствие истца и третьего лица.

При разрешении спора суд исходил из нижеследующего.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 88060 (дата регистрации - 26.02.1990, дата приоритета - 23.06.1989, дата окончания срока действия регистрации - 23.06.2019) в отношении товаров "автомобили и части к ним" 12-го класса МКТУ.

Истец, полагая, что ответчик не использует спорный товарный знак в отношении товаров "части к автомобилям", обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении указанного товара.

Исследовав материалы дела, выслушав мнение представителей компании и общества "Тойота Мотор", оценив представленные доказательства в совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 данного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 того же Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

В контексте приведенных правовых норм и позиций высшей судебной инстанции заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Кроме того, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске. Так, заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим товарным знаком. По смыслу закона не исключается и иное обоснование заинтересованности истца по данной категории споров.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество "АВТОлогистика" ссылается на вступившие в законную силу решение Арбитражного суда Московской области от 12.02.2015 по делу N А41-57566/2014, оставленное без изменения постановлениями Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2015 и Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2015, которым указанному обществу, в том числе запрещено без разрешения истца использовать товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 41702 и 88060 в отношении товаров для которых данные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью таких товаров.

Ответчик заинтересованность истца оспаривает, полагая, что цель истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака не является законной и направлена на преодоление негативных последствий от неправомерного использования товарных знаков компании, что является злоупотреблении правом. По мнению ответчика, истец не может быть признан лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку не производит части к автомобилям; не обладает исключительным правом на фирменное наименование, сходное с товарным знаком; не имеет права использования коммерческого обозначения, сходного с товарным знаком; не является правообладателем сходных товарных знаков на территории иностранных государств в отношении однородных товаров.

Кроме того, ответчик обращает внимание на то, что ответчик является правообладателем нескольких товарных знаков с обозначением "" зарегистрированных в отношении частей к автомобилям, в связи с чем досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака не позволит истцу использовать указанное обозначение в отношении однородных товаров.

Между тем вступившим в законную силу судебным решением от 12.02.2015 по делу N А41-57566/2014 установлено использование обществом "АВТОлогистика" спорного товарного знака при ввозе автомобильных запчастей в Российскую Федерацию и указанным судебным актом установлен не ограниченный во времени запрет на любое использование указанным обществом спорного обозначения.

Указанный судебный акт имеет преюдициальное значение для истца и ответчика по настоящему делу, принимавших участие в названном деле.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

По смыслу приведенной процессуальной нормы преюдициальное значение могут иметь только юридические факты материально-правового содержания, но не те факты, установление которых имеет процессуальное значение. При этом, преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать установленные ранее обстоятельства, но и запрещает их опровержение. Такое положение существует до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти факты, не будет отменен в порядке, установленном законом.

Преюдициальность имеет свои объективные и субъективные пределы. По общему правилу объективные пределы преюдициальности касаются обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу. Субъективные пределы - это наличие одних и тех же лиц, участвующих в деле, или их правопреемников в первоначальном и последующем процессах.

Третьи лица по настоящему делу участия в деле N А41-57566/2014 не принимали, однако вышеизложенные обстоятельства ими не оспариваются.

При изложенных обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу о том, что, вопреки мнению ответчика об обратном, действующий судебный запрет, установленный по инициативе компании, на использование обществом "АВТОлогистика" спорного обозначения, является достаточным подтверждением заинтересованности указанного общества в настоящем иске.

То обстоятельство, что истец, по мнению ответчика, после введения судебного запрета не использует спорное обозначение в своей хозяйственной деятельности, само по себе не свидетельствует об отсутствии у него заинтересованности в использовании такого средства индивидуализации товаров в случае устранения такого препятствия.

Однородность (тождественность) товаров, ввозимых обществом "АВТОлогистика" в Российскую Федерацию, в отношении которых установлен вышеупомянутый запрет на использование истцом по данному делу спорного товарного знака, товарам "части к автомобилям" 12-го класса МКТУ ответчиком не оспаривается.

Как следствие, в отношении указанных и однородных им товаров истец может быть признан заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Довод ответчика о том, что в действиях истца, направленных на досрочное прекращение спорного товарного знака, имеются признаки злоупотребления правом, подлежит отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Нормы статьи 1486 ГК РФ, статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, заключенного в Марракеше 15.04.1994, устанавливают обязанность правообладателя использовать товарный знак.

Согласно правовой позиции, изложенной Верховным Судом Российской Федерации в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 41 Обзора, при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (17.05.2016), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 17.05.2013 по 16.05.2016 включительно.

По утверждению ответчика, спорный товарный знак используется им на территории Российской Федерации, что подтверждается заключенным с компанией Toyota Motor Europe NV/SA дистрибьюторским соглашением, в соответствии с которым дистрибьютором осуществляются регулярные поставки на территорию Российской Федерации частей к автомобилям и сопутствующих товаров, маркированных спорным товарным знаком.

В обоснование своих доводов ответчик в материалы дела представил следующие доказательства: соглашение об импорте от 28.04.2014, заключенное между компаниями Toyota Motor Corporation и Toyota Motor Europe NV/SA; выписку из договора с национальной компанией по маркетингу и продажам между компаниями Toyota Motor Corporation и Toyota Motor Europe NV/SA; выписку из договора от 31.05.2003 N TMRE-005 между компаниями Toyota Motor Corporation и Toyota Motor Europe NV/SA; дополнительные соглашения от 01.10.2005 N 28, от 07.04.2009 N 214, от 19.10.2009 N 15 к договору от 31.05.2003 N TMRE-005; выписку из дополнительного соглашения от 01.02.2010 об изложении договора между обществом "Тойота Мотор" и обществом с ограниченной ответственностью "СП Бизнес Кар" (далее - общество "СП Бизнес Кар") от 30.11.2005 N TMR-06-01 в новой редакции; выписку из дополнительного соглашения от 01.01.2016 N 8 к договору уполномоченного дилера Тойота от 03.02.2007 между обществом "Тойота Мотор" и обществом "СП Бизнес Кар"; выписку из дополнительного соглашения от 01.01.2016 N 9 к договору уполномоченного дилера Тойота от 26.10.2006 между обществом "Тойота Мотор" и обществом "Бизнес Кар Воронеж"; разрешения на установку и эксплуатацию средства размещения информации от 16.02.2015 N 162-вх и от 16.02.2015 N 165-ВХ, выданное Администрацией Мытищинского муниципального района Московской области обществу "СП Бизнес Кар" и технические паспорта N 162 и 165; письмо Федеральной таможенной службы России от 11.04.2013 N 14-42/15441 "О товарных знаках компании Toyota Motor Corporation"; счета-фактуры от 22.05.2015 N 91454, от 21.08.2015 N 165572 на поставку обществом "Тойота Мотор" обществу "СП Бизнес Кар" запасных частей (козырька арт. 74320-02640 В1); декларации на товары (далее - ДТ) N 10216120/111214/0052175, 10216110/240715/0033431, 10130090/190313/0022672, 10115060/200313/0003185, 10216140/160414/0009074, 10216140/070414/0008227, 10216110/110416/0021686, 10216110/120416/0022010, 10216120/170713/0044790, 10130090/230914/0061695, 10216140/280615/0009750, 10216140/190415/0005626, 10216120/281213/0078817, 10115070/180116/0000885, 10115060/081112/0013549, 10130090/240613/0053777, 10216110/090316/0013541, 10216130/190215/0002663, 10216120/130114/0000908, 10130090/291113/0095421, 10216120/160215/0004298, 10130090/090315/0008549, 10130090/250316/0011688, 10130090/081113/0089573, 10216120/061113/0067635, 10216120/061113/0067635, 10216120/161014/0044138, 10130090/130615/0023193, 10130090/110815/0033308, 10115060/110413/0004131, 10216120/221013/0064299, 10216120/090414/0015252, 10130090/200115/0001110, 10216120/110615/0019312, 10216110/260615/0027202, 10216140/130214/0003382, 10216140/160513/0007884, 10216140/090115/0000307, 10216140/160414/0009062, 10216140/310815/0013930, 10115070/180116/0000821, 10216120/090415/0010959, 10130090/160615/0023618, 10216110/220915/0046042, 10009199/041013/0004149, 10130090/120414/0024776, 10216140/130215/0002531, 10216022/010216/0001463, 10130090/281111/0100959, 10130090/251211/0112238, 10130090/201214/0078237, 10009199/260713/0003007, 10216140/110415/0005276, 10115060/130212/0001575, 10130090/300312/0028022, 10130090/161015/0044452, 10216140/291113/0025582, 10216140/030714/0015407, 10216140/210815/0013240, 10216120/111213/0075309, 10216120/251213/0078172 на поставку в рамках соглашения от 31.05.03 N TMRE-005; товарные накладные от 10.05.2013 N 37312, от 06.06.2013 N 46079, от 18.06.2013 N 50705,от 20.06.2013 N 251785, от 07.07.2013 N 57069, от 12.07.2013 N 58767, от 13.07.2013 N 58921, от 02.08.2013 N 64943, от 04.09.2013 N 75180, от 02.10.2013 N 83783, от 22.11.2013 N 97964, от 22.12.2013 N 106422, от 25.12.2013 N 107242, от 25.12.2013 N 107276, от 04.01.2014 N 270, от 15.01.2014 N 2693, от 03.02.2014 N 8707, от 18.03.2014 N 21304, от 10.04.2014 N 29513, от 21.04.2014 N 33766, от 30.04.2014 N 37093, от 29.05.2014 N 46008, от 20.05.2014 N 42828, от 05.06.2014 N 48139, от 20.06.2014 N 53187, от 11.10.2014 N 89888, от 05.12.2014 N 108073, от 09.12.2014 N СД000004, от 22.12.2014 N 114142, от 04.02.2015 N СД000006, от 10.03.2015 N СД000007 и счета-фактуры от 10.05.2013 N 58298, от 06.06.2013 N 272238, от 18.06.2013 N 77638, от 20.06.2013 N 78699, от 07.07.2013 N 87157, от 13.07.2013 N 90034, от 02.08.2013 N 99831, от 02.10.2013 N 130363, от 25.12.2013 N 168946, от 30.04.2014 N 57910, от 04.09.2013 N 116707, от 22.11.2013 N 153723, от 22.12.2013 N 9167231, от 25.12.2013 N 168980, от 04.01.2014 N 240, от 15.01.2014 N 3319, от 03.02.2014 N 11862, от 14.03.2014 N 30556, от 18.03.2014 N 32433, от 10.04.2014 N 45885, от 29.05.2014 N 72016, от 20.05.2014 N 66510, 05.06.2014 N 75261, от 20.06.2014 N 82676, от 22.08.2014 N 114666, от 11.10.2014 N 140045, от 25.11.2014 N 163389, от 05.12.2014 N 169011, от 22.12.2014 N 178316, от 07.02.2015 N 19144, от 26.02.2015 N 26885, от 02.04.2015 N 53344, от 21.04.2014 N 52272, от 21.04.2015 N 70815, от 24.04.2015 N 72430, от 06.05.2015 N 82984, от 07.05.2015 N 84875, от 12.05.2015 N 86818, от 16.05.2015 N 88481, ot06.06.2015 N 131542, от 24.06.2015 N 114010, от 01.07.2015 N 121803, от 23.07.2015 N 140788, от 09.09.2015 N 184920, от 16.09.2015 N 188818, от 06.10.2015 N 205014, от 19.10.2015 N 211809, от 02.11.2015 N 223975, от 05.11.2015 N 227221, от 28.01.2016 N 9969, от 05.02.2016 N 21181, от 19.02.2016 N 28715, от 14.02.2016 N 25995, от 22.03.2016 N 53195, от 07.04.2016 N 70214, от 26.04.2016 N 79524, от 26.04.2016 N 79248, от 29.04.2016 N 82237 на реализацию частей для легковых автомобилей.

Из указанных документов усматривается введение в исковой период обществом "Тойота Мотор" под контролем компании в гражданский оборот частей легковых автомобилей, в том числе частей кузова, роликовых цепей, коробок передач (их частей), шестерней коленвала, ступицы, трансмиссий, частей сцепления, частей ведущих мостов, редуктора, стартеров, капота, дефлектора, изделий штампованных из черных металлов, глушителя, амортизаторов подвески, первичного вала, рессор листовых пластинчатых, ниппелей, нагнетательных клапанов, зеркал заднего обзора для легковых автомобилей (артикулы 52159-42200, 13507-31020, 15163-28010, 43502-21010, 08886-81210, 31250-19076, 41110-50310, 28100-0D030, 53301-06260, 17167-36011,17403-17180, 48531-69256, 33311-12231, 33960-12051, 48210-ЗС020, 90941-05028, 90941-05028, 87931-6А320).

Общество "Тойота Мотор", являясь дистрибьютором (национальной компанией по маркетингу и продажам) компании на основании договора от 26.07.2011, использует спорный товарный знак под контролем правообладателя способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, в том числе на реализуемых товарах и сопроводительных документах.

Данное обстоятельство косвенно подтверждается и письмом ФТС России от 11.04.2013 N 14-42/15441.

Реализация товара обществом "Тойота Мотор" уполномоченным дилерам компании в Российской Федерации подтверждается: договором поставки запасных частей от 30.11.2005 N TMR-06-01 в редакции дополнительного соглашения от 01.02.2010 между обществом "Тойота Мотор" и обществом с ограниченной ответственностью "СП БИЗНЕС КАР"; договором поставки запасных частей от 30.11.2005 N TMR-06-47 в редакции дополнительного соглашения от 01.02.2010 между обществом "Тойота Мотор" и обществом с ограниченной ответственностью "Бизнес Кар Воронеж"; выборочно представленными товарными накладными и счетами-фактурами (с указанием номера декларации на товар); универсальными передаточными актами (с указанием номера декларации на товар).

Факт маркировки таких товаров спорным товарным знаком истцом не оспаривается. Наличие на частях к автомобилям марки "TOYOTA" спорного товарного знака послужило одной из причин обращения компании с иском к обществу "АВТОлогистика" в рамках дела N А41-57566/2014, что, в свою очередь, обусловило настоящий иск указанного общества к компании.

Судом в ходе судебного заседания 24.04.2017 было осмотрено представленное суду на обозрение сцепление в сборе в заводской упаковке с артикулом 31250-19076, аналогичное поставленному обществом "Тойота Мотор" обществу "СП Бизнес Кар" по товарной накладной от 18.03.2014 N 21304 и обществу "Бизнес Кар Воронеж" по товарной накладной от 25.12.2013 N 107276. Результаты исследования указанного вещественного доказательства отражены в протоколе судебного заседания от 24.04.2017. В частности, судом установлено, что на спорном товаре и его упаковке размещен, в том числе спорный товарный знак.

Спорный товарный знак также размещен на представленных в материалах дела заказ-нарядах от 03.12.2015 N CW583665, от 24.11.2015 N CZ501914, от 21.12.2015 N ZZ189589, от 01.02.2016 N ZZ190982, от 21.12.2015 N ZZ189586, от 07.04.2016 N ZZ193374, от 05.06.2015 N SZ18102, от 03.06.2015 N SZ18058, от 02.03.2016 N ZZ192062, от 04.04.2016 N ZZ193254, имеющих отметки потребителей о принятии работ и запасных частей и в которых есть сведения об использовании запасных частей и материалов при использовании автомобилей.

Относимость соответствующих частей, указанных в перечисленных заказ-нарядах, к товару "части к автомобилям" 12-го класса МКТУ носит очевидный характер и ответчиком не оспаривается.

В материалы дела также были представлены фотоизображения от 11.02.2014 оформления дилерского центра, полиграфической продукции, товаров, в том числе диска 17x7,5 ДС150/Ргadо 2009-Canyon, с ценниками, датированными 17.08.2015 и 12.08.2014, на которых усматривается спорный товарный знак.

Кроме того, компанией в материалы дела были представлены договор от 16.05.2012 N 119526 с приложением технических заданий от 02.04.2015 N 137201 и от 22.01.2016 N 137288; отчет о проведении исследования состояния марки TOYOTA и эффективности рекламной кампании 2015, осуществленном Международным институтом маркетинговых и социальных исследований "ГФК-Русь"; отчет о проведении исследования состояния марки TOYOTA и эффективности рекламной кампании 2016, осуществленном Международным институтом маркетинговых и социальных исследований "ГФК-Русь"; выкопировка статья "Радость и благополучие" о модели TOYOTA Corolla из журнала DISCOVERY от октября 2013 года N 10; выкопировка рекламы автомобиля TOYOTA Rav4 из журнала "5 колесо" за март 2014 года N 23; выкопировка статьи об автомобиле TOYOTA GT86 из журнала "TopGear" за апрель 2015 года; выкопировка статей об автомобилях TOYOTA, включая статистические и рейтинговые данные о продаже автомобилей TOYOTA в России, из журнала "AUTOGODA" за 2015 год N 21; выкопировка статьи об автомобиле TOYOTA Auris из журнала "СитиМобили"; выкопировка рекламы автомобиля TOYOTA CAMRY из журнала "РБК" за март 2015 года; выкопировка рекламы автомобиля TOYOTA CAMRY из журнала "FORBES" за 2015 год N 3; выкопировка рекламы автомобиля TOYOTA VENZA из журнала "GEO" N 23 за март 2014 года; выкопировка рекламы автомобиля TOYOTA Land Cruiser 200 из журнала "АВТОПИЛОТ" за март 2014 года N 3; выкопировка статей об автомобилях TOYOTA Prado и TOYOTA Hilux из журнала "AUTOGODA" за 2015 года N 25; выкопировка рекламы автомобиля TOYOTA CAMRY из журнала "Men'sHealth" за март 2015 года; выкопировка рекламы автомобиля TOYOTA VENZA из журнала "РБК" за 2014 года N 3; выкопировка рекламы автомобиля TOYOTA CAMRY из журнала "АВТОМИР" от 29.11.2014 N 49; выкопировка рекламы автомобиля TOYOTA RAV4 из журнала "Домашний очаг" за апрель 2014 года; выкопировка рекламы автомобиля TOYOTA Land Cruiser Prado и статьи об автомобиле TOYOTA Highlander из журнала "Тесты внедорожников" за 2014/2015; нотариальная копия аффидевита от 12.01.2017; письмо общества "СП Бизнес Кар" от 20.01.2017 N 36-01/2017.

Ссылаясь на указанные документы, компания настаивает на широкой известности спорного товарного знака и основной продукции, маркируемой им, - автомобилей, а также услуг по их реализации, сервисному и ремонтному обслуживанию, осуществляемой в Российской Федерации через монобрендовые торгово-сервисные предприятия (автосалоны официальных дилеров). Вследствие этого, по мнению компании, в спорном случае может быть применена правовая позиция высшей судебной инстанции, сформированная в определении судебной коллеги по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Указанные доводы ответчика истцом не оспорены. Широкая известность, в том числе и в исковой период продукции компании и спорного товарного знака у суда сомнений не вызывает.

Оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорный товарный знак использовался в спорный период на территории Российской Федерации ответчиком (под его контролем) в отношении товаров "части к автомобилям". Так, представленные доказательства свидетельствуют о том, что правообладатель регулярно поставлял в Российскую Федерацию товар, относимый к частям автомобилей, маркированный спорным товарным знаком, и соответствующий товар доводился до конечных потребителей через монобрендовые торгово-сервисные предприятия (автосалоны) в адекватных объемах. В соответствии с представленными документами товар поставлялся в том виде, в котором он продавался на российском рынке. Продавцы не видоизменяли упаковку, маркировку товара. Следовательно, товарный знак применялся иностранным правообладателем (под его контролем).

Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), заключенного в Марракеше 15.04.1994 (далее - Соглашение ТРИПС) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др. Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака

Так, в случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации. Данная правовая позиция нашла отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 N С01-330/2014 по делу N СИП-193/2013.

Иной подход, при котором бы допускалось прекращение действия регистрации товарного знака, используемого на российском рынке, обладающего достаточно сильной различительной способностью и узнаваемого потребителем, на том лишь основании, что фактически проставление товарного знака на товаре и упаковке происходило за рубежом, а не в Российской Федерации, было бы излишне формальным и не сочеталось бы с основными целями защиты права интеллектуальной собственности.

Таким образом, требования истца о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара "части к автомобилям" 12-го класса МКТУ, не подлежат удовлетворению по причине доказанности правообладателем использования указанного обозначения в отношении указанных товаров в трехлетний период, предшествующий обращению истца в арбитражный суд с соответствующими требованиями.

Расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в иске отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

А.А. Снегур

Н.Н. Тарасов