Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2018 г. по делу N СИП-10/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения заявителя и оставлении в силе евразийского патента на изобретение, поскольку оспариваемый ненормативный акт соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2018 г. по делу N СИП-10/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 апреля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 19 апреля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего: Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляевым П.С., рассмотрел в судебном заседании дело N СИП-10/2017 по заявлению закрытого акционерного общества "БИОКАД" (ул. Связи, д. 34, лит. А, п. Стрельна, Петродворцовый район, Санкт-Петербург, 198515, ОГРН 1025002867196) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.09.2016 N 0200501134 (15145) в части отказа в удовлетворении в полном объеме возражения заявителя от 02.02.2015 и об оставлении в силе на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение N 15145 в объеме измененной формулы; признании евразийского патента на изобретение N 15145 недействительным полностью,

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, иностранной компании Gilead Sciences Inc. (333 Lakeside Drive, Foster City California 94404, U.S.A.).

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "БИОКАД" - Мельчаева О.А. (по доверенности от 19.04.2017 N 833), Хрусталева А.В. (по доверенности от 03.06.2017 N 827), Москвич А.Е. (по доверенности от 10.02.2018 N 1243);

от Роспатента - Конюхова В.А. (по доверенности от 31.10.2017 N 01/32-876/41);

от иностранной компании Gilead Sciences Inc. - Пыльнев Ю.А., Белков В.М., Хабаров Д.И. (по доверенности от 18.03.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "БИОКАД" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.09.2016 N 0200501134 (15145) в части отказа в удовлетворении в полном объеме возражения заявителя и об оставлении в силе на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение ЕА N 15145 в объеме измененной формулы; признания недействительным установленного приоритета изобретения евразийского патента ЕА N 15145 как 14.01.2013; признании евразийского патента на изобретение ЕА N 15145 недействительным полностью.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 12.01.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена иностранная компания Gilead Sciences Inc.

Обществом 15.11.2017 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было заявлено ходатайство об уточнении требований - общество отказалось от требования признать недействительным установленный приоритет изобретения по евразийскому патенту ЕА N 15145 как 14.01.2013.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2017 судом принят отказ общества от требования о признании недействительным установленного приоритета изобретения евразийского патента ЕА N 15145 как 14.01.2013, производство по делу в указанной части прекращено.

До судебного заседания через канцелярию суда от заявителя поступили дополнительные пояснения от 30.03.2018, от третьего лица - комментарии в отношении названных пояснений заявителя и ходатайство о приобщении доказательств в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 09.04.2018.

В порядке статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все поступившие документы приобщены судом к материалам дела.

В обоснование заявленных требований общество указывает, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону, нарушает права и законные интересы заявителя.

Общество, ссылаясь на пункт 4 статьи 4 (С) Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 1883 год) (далее - Парижская конвенция), правило 54 Патентной инструкции (утв. Административным советом Евразийской патентной организации 01.12.1995) (далее - Патентная инструкция) к Евразийской патентной конвенции (Москва, 09.09.1994) (далее - Конвенция) полагает, что при установлении приоритета патента на основании одной или нескольких приоритетных заявок, даты подачи приоритетных заявок служат днем/днями отчета срока/сроков приоритета и являются первоначальными заявками, а их материалы - соответственно материалами первоначальных заявок.

По мнению общества, Роспатент при установлении приоритета оспариваемого евразийского патента пришел к ошибочному выводу, признав первоначальной заявкой международную заявку N PCT/US/2004/000832, а не заявки N US60/440,308, N US60/440 246 на выдачу патента США, и соответственно отверг доводы общества касательно того, что в заявках N US60/440,308, N US60/440,246 на выдачу патента США и частично в приоритетной международной заявке N PCT/US/2004/000832 отсутствуют признаки формулы оспариваемого изобретения.

В частности, общество полагает, что в материалах указанных в "приоритетных заявках" N US60/440308, N US60/440246 на выдачу патента США отсутствует признак, указанный в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента и касающийся содержания в композиции вещества "фумарат диизопропоксикарбонилоксиметилового эфира [2-(6-аминопурин-9-ил)-1-метилэтоксиметил] фосфоновой кислоты (тенофовир дизопроксил фумарат)", а также признак, характеризующий объект независимого пункта 27 формулы по оспариваемому изобретению: "применение комбинации веществ по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому изобретению для производства объединенной в один препарат композиции для лечения или предотвращения симптомов или эффектов ВИЧ-инфекции".

Кроме того, как указывается в заявлении общества, содержащийся в обжалуемом решении Роспатента вывод о соответствии оспариваемого изобретения по независимым пунктам 1, 27 и зависимых от них формулы изобретения условиям патентоспособности "промышленная применимость" не соответствует требования законодательства, поскольку, по мнению общества, на дату приоритета оспариваемого изобретения (14.01.2003) отсутствовали сведения, подтверждающие возможность применения оспариваемого изобретения по указанному в евразийском патенте ЕА N 15145 назначению, а именно не подтверждена пригодность композиции для лечения, диагностики или профилактики ВИЧ-инфекции.

Общество, ссылаясь на положения Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (утв. приказом Евразийского патентного ведомства от 03.06.2002 N 12) (далее - Правила ЕАПВ) и Патентной инструкции, полагает, что соответствие условию патентоспособности "промышленная применимость" по независимым пунктам формулы патента устанавливается на дату приоритета патента, установленного на основании "приоритетных заявок", то есть в данном случае соответствующие сведения, подтверждающие промышленную применимость оспариваемого изобретения должны содержаться в приоритетных заявках N US60/440,308, N S60/440 246 на выдачу патента США или быть известными из уровня техники на дату приоритета (14.01.2003).

Однако, как отмечает общество в своем заявлении, в названных приоритетных заявках полностью отсутствуют сведения, подтверждающие пригодность запатентованных средств для лечения, диагностики или профилактики ВИЧ-инфекции (паталогических состояний, вызванных ВИЧ-инфекцией).

Таким образом, общество не согласно с выводами Роспатента, изложенными в обжалуемом решении, о том, что отсутствие признаков в приоритетных заявках N US60/440308, N US60/440246 на выдачу патента США, но включенных в формулу выданного евразийского патента (независимые пункты 24, 25 и зависимый пункт 26 формулы), не является основанием для признания патента несоответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость".

Кроме того, по мнению общества, Роспатентом был сделан неправильный вывод об определении соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности "промышленная применимость" не на дату приоритета, а на дату подачи евразийской заявки.

В подтверждение своей правовой позиции относительно определения даты приоритета патентной заявки заявителем были представлены разъяснения специалиста - патентного поверенного Российской Федерации (свидетельство N 421) Пронина В.О. (л.д. 92-98, т. 7), а также научно-практическое заключение доктора юридических наук, профессора Национального исследовательского университета "Высшая школа, экономики" Сергеева А.П. (л.д. 69-76, т. 9), дополнительное заключение профессора Сергеева А.П.

Таким образом, общество считает, что Роспатентом была неверно установлена дата приоритета оспариваемого изобретения в отношении многозвенной его формулы, следовательно, евразийский патент ЕА N 15145 был выдан с нарушением условий его патентоспособности.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

Правовая позиция Роспатента, представленная в отзыве, полностью соответствует позиции, изложенной в оспариваемом решении от 29.09.2016.

По мнению Роспатента, доводы заявителя о наличии в формуле оспариваемого патента признаков, которые отсутствуют в приоритетных заявках N US60/440308, N US60/440246 на выдачу патента США являются несостоятельными, поскольку в соответствии с нормами международного права международная заявка N РСТ/US/2004/000832 имеет силу правильно оформленной евразийской заявки N 200501134, датой подачи которой является 13.01.2004, установленная по дате подачи названной международной заявки.

При этом материалы заявок N US60/440308, N US60/440246 на выдачу патента США не являются материалами заявки, по которой установлена дата подачи евразийской заявки N 200501134.

Как указывается в отзыве, заявки N US60/440308, N US60/440246 на выдачу патента США, на которые ссылается общество, как на первоначальные, являются заявками, по которым установлен приоритет группы изобретений по евразийскому патенту ЕА N 15145, и который служит для оценки патентоспособности изобретения в целом.

Кроме того, Роспатент указывает, что независимые признаки 1, 27 формулы оспариваемого изобретения, которые, по мнению общества, отсутствовали в первоначальных материалах евразийской заявки, были раскрыты в переводе заявки PCT/US/2004/000832 (с. 19-21, с. 3 соответственно).

Доводы общества, касающиеся того, что в оспариваемом патенте не раскрыты сведения, подтверждающие его промышленную применимость, Роспатент находит несостоятельными, поскольку по его мнению, формула оспариваемого патента содержит все известные на дату приоритета агенты против ВИЧ-инфекции: диизопропоксикарбонилоксиметиловый эфир фумарат [2-(6-амино-пурин-9-ил)-1-метил-этоксиметил]-фосфоновой кислоты (тенофовир дизопроксил фумарат), (2R, 55, cis)-4-амино-5-фторо-1-(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1Н )-пиримидин-2-он-эмтрицитабин, FTC), а также содержит конкретные комбинации тенофовира DF и FTC в составе таблеток, капсул и пр., а также способы их получения (с. 21-24 перевода заявки N PCT/US/2004/000832), что подтверждает соответствие условию патентоспособности "промышленная применимость".

В судебном заседании представитель Роспатента также пояснил, что возможность применения изобретения по оспариваемому патенту подтверждается материалами делопроизводства по евразийской заявке N 200501134.

В частности, по мнению Роспатента, независимые пункты 21-23 формулы по оспариваемому патенту раскрыты в описании к оспариваемому патенту и очевидным образом вытекают из сущности группы изобретений по оспариваемому патенту; независимый пункт 25, пункты 33, 34 формулы по оспариваемому патенту раскрыты и описаны в материалах заявки N US60/440246; независимые пункты 24, 27 формулы по оспариваемому патенту подтверждаются разрешением на применение препарата "Truvada", выданным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Америки (Food and Drug Administration, сокращенно - FDA) от 02.08.2004.

Таким образом, Роспатент полагает, что материалы евразийской заявки по оспариваемому патенту, содержат сведения о возможностях применения оспариваемого изобретения, а обществом не были представлены обоснованные и мотивированные доводы о том, что запатентованная композиция по оспариваемому патенту не может применяться для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Кроме того, в судебном заседании представитель Роспатента пояснил, что независимый пункт 1 формулы по оспариваемому изобретению полностью не оспаривался обществом при рассмотрении возражения палатой по патентным спорам.

Представитель иностранной компании Gilead Sciences Inc. в судебном заседании поддержал свою правовую позицию, изложенную в ранее представленном отзыве, и считает, что оспариваемый патент, принимая во внимание уточненную патентообладателем формулы оспариваемого патента, соответствует нормам международного права.

Кроме того, представитель третьего лица пояснил, что доводы заявителя, рассматриваемые в настоящем споре, не могут выходить за рамки доводов, изложенных заявителем в возражении от 02.02.2015 и рассмотренных Роспатентом.

В подтверждение своих доводов третьим лицом были представлены, в том числе заключение доктора юридических наук, профессора Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова Зенина А.И. (л.д. 1-6, т. 10), заключение кандидата юридических наук, профессора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" Казьминой С.А. (л.д. 14-30, т. 10), письмо президента Евразийского патентного ведомства Тлевлесовой С. (л.д. 132-133, т. 7), письмо Евразийского патентного ведомства от 06.04.2018 N 11/7-75/13 и разъяснения Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Как следует из материалов дела и установлено судом, оспариваемое изобретение "Фармацевтическая композиция и пероральная фармацевтическая дозированная форма (варианты), проявляющие активность в отношении ВИЧ-инфекций, лечебный набор и таблетка и способ лечения и предотвращения симптомов или эффектов ВИЧ-инфекции", охраняемое евразийским патентом N 15145, выданного по евразийской заявке N 200501134 с датой приоритета от 14.01.2003, зарегистрировано на имя иностранной компании Gilead Sciences Inc.

Приоритет оспариваемого патента на изобретение испрашивался на основании международной заявки N PCT/US/2004/000832 (публикация N WO 2004/064845).

Дата приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту установлена на основании приоритетных заявок N US60/440308, N US60/440246 на выдачу патента Соединенных Штатов Америки.

Изобретению по евразийскому патенту ЕА N 15145 была предоставлена правовая охрана, в том числе на территории Российской Федерации, со следующей формулой:

"1. Фармацевтическая композиция, проявляющая активность в отношении ВИЧ-инфекций, содержащая фумарат диизопропоксикарбонилоксиметилового эфира [2-(6-аминопурин-9-ил)-1-метилэтоксиметил]фосфоновой кислоты (тенофовир дизопроксил фумарат) и (2R,5S,цис)-4-амино-5-фтор-1-(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1Н)-п иримидин-2-он (эмтрицитабин).

2. Композиция по п. 1, дополнительно содержащая один или несколько фармацевтически подходящих носителей или наполнителей.

3. Композиция по п. 2, в которой фармацевтически подходящие носители или наполнители выбраны из предварительно желатинизированного крахмала, натрийкроскармеллозы, повидона, моногидрата лактозы, микрокристаллической целлюлозы или стеарата магния, а также их комбинаций.

4. Композиция по любому из пп. 1-3, выполненная в форме, пригодной для перорального применения.

5. Композиция по п. 4, в которой общее количество тенофовир дизопроксил фумарата и эмтрицитабина составляет 1-1000 мг, а носитель составляет примерно 5-95 мас.% от общего веса композиции.

6. Композиция по п. 4, выполненная в форме, пригодной для введения инфицированному человеку один раз в сутки.

7. Композиция по любому из пп. 4-6, выполненная в форме таблетки.

8. Композиция по любому из пп. 4-6, выполненная в форме капсулы.

9. Композиция по любому из пп. 1-8, в которой тенофовир дизопроксил фумарат и эмтрицитабин присутствуют в соотношении 1,5:1.

10. Композиция по п. 9, содержащая примерно 300 мг тенофовир дизопроксил фумарата и примерно 200 мг эмтрицитабина.

11. Композиция по п. 7, содержащая 30 мас.% тенофовир дизопроксил фумарата, 20 мас.% эмтрици-табина, 5 мас.% предварительно желатинизированного крахмала, 6 мас.% натрийкроскармеллозы, 8 мас.% моногидрат лактозы, 30 мас.% микрокристаллической целлюлозы, 1 мас.% стеарата магния.

12. Композиция по любому из пп. 1-11, выполненная в форме единичной дозы.

13. Композиция по любому из пп. 1-12, которая дополнительно содержит третий антивирусный агент.

14. Композиция по п. 13, в которой третий антивирусный агент выбран из ингибитора протеазы ВИЧ (PI), нуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы ВИЧ (NRTI), ненуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы ВИЧ (NNRTI) и ингибитора интегразы ВИЧ.

15. Композиция по п. 14, в которой третьим антивирусным агентом является PI.

16. Композиция по п. 14, в которой третьим антивирусным агентом является NNRTI.

17. Композиция по п. 14, в которой третьим антивирусным агентом является агент, выбранный из агентов против ВИЧ, представляющих собой атазанивир сульфат, лопинавир/ретиновир или эфавиренз.

18. Композиция по любому из пп. 1-17, дополнительно содержащая фармацевтически подходящий глидант.

19. Композиция по п. 18, в которой глидант выбран из группы веществ, включающей двуокись кремния, порошкообразную целлюлозу, микрокристаллическую целлюлозу, стеараты металлов, алюмосиликат натрия, бензоат натрия, карбонат кальция, силикат кальция, маисовый крахмал, карбонат магния, тальк, не содержащий асбест, крахмал, крахмал 1500, лаурилсульфат магния, окись магния и их комбинации.

20. Композиция по п. 19, в которой стеараты металлов выбраны из стеарата кальция, стеарата магния, стеарата цинка и их комбинаций.

21. Пероральная фармацевтическая дозированная форма, проявляющая активность в отношении ВИЧ-инфекций, содержащая тенофовир дизопроксил фумарат, эмтрицитабин и атазанивир сульфат.

22. Пероральная фармацевтическая дозированная форма, проявляющая активность в отношении ВИЧ-инфекций, содержащая тенофовир дизопроксил фумарат, эмтрицитабин и лопинавир/ретиновир.

23. Пероральная фармацевтическая дозированная форма, проявляющая активность в отношении ВИЧ-инфекций, содержащая тенофовир дизопроксил фумарат, эмтрицитабин и эфавиренз.

24. Таблетка, содержащая 300 мг тенофовир дизопроксил фумарата, 200 мг эмтрицитабина и носители и/или наполнители, достаточные для того, чтобы кислотная деградация тенофовир дизопроксил фумарата или эмтрицитабина составляла менее 5% после шести месяцев хранения с поглотителем влаги при 40°С/75% относительной влажности.

25. Лечебный набор, включающий (а) фармацевтическую композицию, содержащую фумарат диизопропоксикарбонилоксиметилового эфира [2-(6-аминопурин-9-ил)-1-метилэтоксиметил]фосфоновой кислоты (тенофовир дизопроксил фумарат) и (2R,5S,цис)-4-амино-5-фтор-1-(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1H)-п иримидин-2-она (эмтрицитабина), и (b) информационный вкладыш, содержащий указания по применению композиции тенофовир дизопроксил фумарата и эмтрицитабина для лечения пациента, нуждающегося в антивирусной терапии, представляющей собой анти-ВИЧ-терапию.

26. Лечебный набор по п. 25, в котором фармацевтическая композиция представляет собой таблетку, таблетку в виде капсулы или капсулу, содержащую 300 мг тенофовир дизопроксил фумарата и 200 мг эмтрицитабина.

27. Применение фумарат диизопропоксикарбонилоксиметилового эфира [2-(6-аминопурин-9-ил)-1-метилэтоксиметил]фосфоновой кислоты (тенофовир дизопроксил фумарат) в комбинации с (2R,5S,цис)-4-амино-5-фтор-1-(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1Н)-п иримидин-2-оном (эмтрицитабин) для производства объединенной в один препарат композиции для лечения или предотвращения симптомов или эффектов ВИЧ-инфекции.

28. Применение по п. 27, при котором композиция находится в форме таблетки.

29. Применение по п. 27, при котором композиция содержит 300 мг тенофовир дизопроксил фумарата и 200 мг эмтрицитабина.

30. Применение по любому из пп. 27-29, при котором общее количество тенофовир дизопроксил фумарата и эмтрицитабина в композиции составляет 1-1000 мг, а носитель, дополнительно включенный в композицию, составляет примерно 5-95 мас.% от общего веса композиции.

31. Применение по п. 30, при котором соотношение общего веса тенофовир дизопроксил фумарата и эмтрицитабина в композиции к весу ингредиентов, отличных от тенофовир дизопроксил фумарата и эмтрицитабина, составляет 1:1.

32. Применение по п. 31, при котором композиция выполнена в форме таблетки и содержит 30 мас.% тенофовир дизопроксил фумарата, 20 мас.% эмтрицитабина, 5 мас.% предварительно желатинизированного крахмала, 6 мас.% натрийкроскармеллозы, 8 мас.% моногидрат лактозы, 30 мас.% микрокристаллической целлюлозы, 1 мас.% стеарата магния.

33. Применение по любому из пп. 27-32, при котором композиция дополнительно содержит третий активный ингредиент, выбранный из ингибитора протеазы ВИЧ (PI), нуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы ВИЧ (NRTI), ненуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы ВИЧ (NNRTI) и ингибитора интегразы ВИЧ.

34. Применение по п. 33, при котором третий активный ингредиент выбран из агентов против ВИЧ, представляющих собой атазанивир сульфат, лопинавир/ретиновир или эфавиренз.

35. Применение по любому из пп. 27-34, при котором композиция дополнительно содержит фармацевтически подходящий глидант.

36. Применение по п. 35, при котором глидант выбран из группы, включающей двуокись кремния, порошкообразную целлюлозу, микрокристаллическую целлюлозу, стеараты металлов, алюмосиликат натрия, бензоат натрия, карбонат кальция, силикат кальция, маисовый крахмал, карбонат магния, тальк, не содержащий асбест, крахмал, крахмал 1500, лаурилсульфат магния, окись магния и их комбинации.

37. Применение по п. 36, при котором стеараты металлов выбраны из стеарата кальция, стеарата магния, стеарата цинка и их комбинаций." л. д. 18-40, т. 1).

На дату подачи обществом возражения в Роспатент оспариваемого патента действовала в вышеуказанном объеме.

На основании пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденным приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), в процессе рассмотрения возражения Роспатентом иностранной компании Gilead Sciences Inc. с целью устранения несоответствия формулы евразийского патента ЕА N 15145 требованиям законодательства было предложено предоставить уточненную формулу, которая была представлена патентообладателем 13.04.2016 в следующей редакции:

"1. Фармацевтическая композиция, проявляющая активность в отношении ВИЧ-инфекций, содержащая фумарат диизопропоксикарбонилоксиметилового эфира [2-(6-аминопурин-9-ил)-1-метилэтоксиметил]фосфоновой кислоты (тенофовир дизопроксил фумарат) и (2R,5S,цис)-4-амино-5-фтор-1-(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1Н)-п иримидин-2-он (эмтрицитабин).

2. Композиция по п. 1, дополнительно содержащая один или несколько фармацевтически подходящих носителей или наполнителей.

3. Композиция по п. 2, в которой фармацевтически подходящие носители или наполнители выбраны из предварительно желатинизированного крахмала, натрийкроскармеллозы, повидона, моногидрата лактозы, микрокристаллической целлюлозы или стеарата магния, а также их комбинаций.

4. Композиция по любому из пп. 1-3, выполненная в форме, пригодной для перорального применения.

5. Композиция по п. 4, в которой общее количество тенофовир дизопроксил фумарата и эмтрицитабина составляет 1-1000 мг, а носитель составляет примерно 5-95 мас.% от общего веса композиции.

6. Композиция по п. 4, выполненная в форме, пригодной для введения инфицированному человеку один раз в сутки.

7. Композиция по любому из пп. 4-6, выполненная в форме таблетки.

8. Композиция по любому из пп. 4-6, выполненная в форме капсулы.

9. Композиция по любому из пп. 1-8, в которой тенофовир дизопроксил фумарат и эмтрицитабин присутствуют в соотношении 1,5:1.

10. Композиция по п. 9, содержащая примерно 300 мг тенофовир дизопроксил фумарата и примерно 200 мг эмтрицитабина.

11. Композиция по п. 7, содержащая 30 мас.% тенофовир дизопроксил фумарата, 20 мас.% эмтрицитабина, 5 мас.% предварительно желатинизированного крахмала, 6 мас.% натрийкроскармеллозы, 8 мас.% моногидрат лактозы, 30 мас.% микрокристаллической целлюлозы, 1 мас.% стеарата магния.

12. Композиция по любому из пп. 1-11, выполненная в форме единичной дозы.

13. Композиция по любому из пп. 1-17, дополнительно содержащая фармацевтически подходящий глидант.

14. Композиция по п. 18, в которой глидант выбран из группы веществ, включающей двуокись кремния, порошкообразную целлюлозу, микрокристаллическую целлюлозу, стеараты металлов, алюмосиликат натрия, бензоат натрия, карбонат кальция, силикат кальция, маисовый крахмал, карбонат магния, тальк, не содержащий асбест, крахмал, крахмал 1500, лаурилсульфат магния, окись магния и их комбинации.

15. Композиция по п. 19, в которой стеараты металлов выбраны из стеарата кальция, стеарата магния, стеарата цинка и их комбинаций.

16. Применение фумарат диизопропоксикарбонилоксиметилового эфира [2-(6-аминопурин-9-ил)-1 -метилэтоксиметил] фосфоновой кислоты (тенофовир дизопроксил фумарат) в комбинации с (2R,5S,цис)-4-амино-5-фтор-1-(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1Н)-п иримидин-2-оном (эмтрицитабин) для производства объединенной в один препарат композиции для лечения ВИЧ-инфекции.

17. Применение по п. 27, при котором композиция находится в форме таблетки.

18. Применение по п. 27, при котором композиция содержит 300 мг тенофовир дизопроксил фумарата и 200 мг эмтрицитабина.

19. Применение по любому из пп. 27-29, при котором общее количество тенофовир дизопроксил фумарата и эмтрицитабина в композиции составляет 1-1000 мг, а носитель, дополнительно включенный в композицию, составляет примерно 5-95 мас.% от общего веса композиции.

20. Применение по п. 30, при котором соотношение общего веса тенофовир дизопроксил фумарата и эмтрицитабина в композиции к весу ингредиентов, отличных от тенофовир дизопроксил фумарата и эмтрицитабина, составляет 1:1.

21. Применение по п. 31, при котором композиция выполнена в форме таблетки и содержит 30 мас.% тенофовир дизопроксил фумарата, 20 мас.% эмтрицитабина, 5 мас.% предварительно желатинизированного крахмала, 6 мас.% натрийкроскармеллозы, 8 мас.% моногидрат лактозы, 30 мас.% микрокристаллической целлюлозы, 1 мас.% стеарата магния.

22. Применение по любому из пп. 27-34, при котором композиция дополнительно содержит фармацевтически подходящий глидант.

23. Применение по п. 35, при котором глидант выбран из группы, включающей двуокись кремния, порошкообразную целлюлозу, микрокристаллическую целлюлозу, стеараты металлов, алюмосиликат натрия, бензоат натрия, карбонат кальция, силикат кальция, маисовый крахмал, карбонат магния, тальк, не содержащий асбест, крахмал, крахмал 1500, лаурилсульфат магния, окись магния и их комбинации.

24. Применение по п. 36, при котором стеараты металлов выбраны из стеарата кальция, стеарата магния, стеарата цинка и их комбинаций".

При рассмотрении возражения, поступившего 02.02.2015, Роспатент пришел к выводу, что оспариваемый евразийский патент ЕА N 15145 представляет собой группу изобретений, объектами которой являются: "фармацевтическая композиция" (независимый пункт 1 формулы); "пероральная фармацевтическая дозированная форма" (независимые пункты 21, 22, 23 формулы); "таблетка" (независимый пункт 24 формулы); "лечебный набор" (независимый пункт 25 формулы); "применение фумарат дизопропоксикарбонилоксиметилового эфира для лечения или предотвращения симптомов и эффектов ВИЧ-инфекции" (независимый пункт 27 формулы).

Для целей проверки наличия или отсутствия признаков, включенных в формулу по оспариваемому патенту, как указывается в обжалуемом решении Роспатента, учитывается только приоритетная заявка на дату подачи заявки, в данном случае международная заявка N РСТ/US/2004/000832, соответствующая евразийской заявке N 200501134, по которой был выдан оспариваемый патент. Роспатент пришел к выводу о том, что именно международная заявка N РСТ/US/2004/000832 является первоначальным материалами евразийской заявки.

По мнению Роспатента, указанная международная заявка и соответствующая ей евразийская заявка может включать в себя элементы, которые не были включены в заявки на выдачу патента США - N US60/440308, N US60/440246.

Также Роспатент указал на то, что подтверждением того, что в качестве "первоначальных материалов евразийской заявки" для проверки наличия/отсутствия в ней признаков формулы по оспариваемому патенту, должны быть рассмотрены материалы международной заявки PCT/US 2004/000832 в силу положения пункта 3 статьи 11 Договора PCT, в соответствие с которым любая международная заявка, отвечающая предъявляемым требованиям, в отношении которой установлена дата международной подачи, имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном государстве с даты международной подачи, которая считается действительной датой подачи в каждом указанном государстве.

По мнению Роспатента, для целей проверки наличия или отсутствия признаков, включенных в формулу по оспариваемому патенту, привлекается заявка на дату ее подачи, в данном случае - заявка PCT/US 2004/000832, что также согласуется с арбитражной практикой, сформированной в постановлении Девятого Арбитражного апелляционного суда от 25.06.2007 (дело N А40-79436/06-110-616, N 09АП-6898/07-АК) и определении Высшего Арбитражного суда от 19.12.2011 N ВАС-13850/11 по делу N А40-26739/10-19-161, устанавливающими, что именно международная заявка является "первоначальной заявкой", в отношении которой анализируется довод об отсутствии признаков в оспариваемом патенте.

Таким образом, Роспатентом в решении от 29.09.2016 было установлено, что дата подачи евразийской заявки N 200501134 устанавливается по международной заявке N РСТ/US/2004000832, а не по заявкам N US60/440,308, N US60/440,246, как полагает общество, и именно материалы международной заявки N РСТ/US/2004000832 являются теми "первоначальными" материалами, на основании которых осуществляется проверка наличия признаков, включенных в формулу по оспариваемому патенту.

В отношении доводов возражения общества о несоответствии оспариваемого патента условию патентоспособности "промышленная применимость" Роспатент указал на то, что формула оспариваемого изобретения содержит все известные против ВИЧ-инфекций на дату приоритета ингредиенты.

Роспатент также указал, на то, что согласно действующему на дату подачи законодательству, при анализе промышленной применимости изобретения проверяется, содержат ли материалы именно евразийской заявки указание назначения заявленного изобретения, а также описаны ли в материалах именно евразийской заявки или в источниках информации, относящихся к уровню техники, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения (пункт 2 правила 47 Инструкции).

При этом Роспатент подтвердил довод возражения общества о том, что действительно, проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, в том числе, и промышленной применимости, осуществляется на дату приоритета.

По мнению Роспатента, отсутствие признаков в приоритетных заявках N 60/440,246 и 60/440,308 на выдачу патента США, но включенных в формулу выданного патента (независимые пункты 24, 25 и зависимый пункт 26 формулы), не является основанием для признания патента несоответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость".

При этом, как указал Роспатент, в материалах евразийской заявки указано назначение фармацевтической композиции, охарактеризованной в формуле по оспариваемому патенту ("проявляющая активность в отношении ВИЧ-инфекций").

Фармацевтическая композиция по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту также содержит на дату приоритета все известные в качестве агентов против ВИЧ ингредиенты.

Сведений о том, что в уровне техники до даты приоритета группы изобретения по оспариваемому патенту содержалась информация о невозможности объединения указанных выше веществ в композицию, создания на их основе фармацевтических форм (таблеток, капсул), а также использования их в лечебном наборе, в возражении общества не представлено.

Доводов, о том, что композиция по оспариваемому патенту не может применяться для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, в возражении общества также не приведено.

В то же время Роспатент признал обоснованными доводы возражения общества о неправомерности выдачи евразийского патента ЕА N 15145 вследствие наличия в формуле по оспариваемому патенту (независимые пункты 24, 25 и зависимый пункт 26 формулы по оспариваемому патенту) ряда признаков, отсутствовавших в "первоначальных" материалах заявки.

На заседании коллегии 13.04.2016 патентообладатель представил скорректированный вариант формулы, характеризующей группу изобретений, исключив приведенные выше пункты формулы 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, а также альтернативный признак "или предотвращения симптомов или эффектов" из пункта 27 формулы по оспариваемому патенту.

Данная формула была принята коллегией к рассмотрению, как основанная на материалах международной заявки PCT/US 2004/000832.

Не согласившись с решением Роспатента от 29.09.2016, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, в том числе заключения специалистов, представленные обществом и правообладателем, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражений против выдачи патента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) содержится разъяснение о том, что согласно статьям 1248, 1398, 1513 ГК РФ решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

Вместе с тем, согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2.2 совместного Постановления N 5/29 при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 Постановление N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты международной подачи заявки (13.01.2004), правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Конвенцию и Патентную инструкцию.

Кроме того, учитываются положения Договора о патентной кооперации, подписанного в Вашингтоне 19.06.1970, ратифицированного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.12.1977 N 6758-IX "О ратификации Договора о патентной кооперации", пересмотренного 02.10.1979 и измененного 03.02.1984 (далее - Договор PCT).

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно статье 10 Конвенции объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения.

В соответствии с подпунктом 1 статьи 13 Конвенции любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося государства.

Согласно пункту 1 правила 3 Патентной инструкции евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях человеческой деятельности.

В правиле 2 Патентная инструкция дано понятие евразийской заявки, согласно которому это заявка на выдачу евразийского патента, поданная согласно статье 15 (1) Конвенции, или международная заявка, поданная в соответствии с Договором о патентной кооперации, по которой заявителем в отношении Евразийского ведомства выполнены действия, предусмотренные статьей 22 этого Договор PCT.

В соответствии с пунктом 1 правила 11 Патентной инструкции евразийская заявка должна раскрывать сущность изобретения достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом.

Правило 6 Патентная инструкция устанавливает порядок установления приоритета - на основании предшествовавшей заявке (Роспатентом применялось понятие "приоритетная заявка") или дате предоставления дополнительных материалов.

Согласно пункту 1 правила 54 действующей Патентной инструкции евразийский патент может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства на основании процессуальных норм его национального законодательства полностью или частично, в течение всего срока его действия, в случаях: неправомерной выдачи евразийского патента вследствие несоответствия охраняемого им изобретения условиям патентоспособности, установленным Конвенцией и патентной инструкцией; наличия в формуле изобретения признаков, отсутствующих в первоначальных материалах евразийской заявки.

Согласно правилу 63 Патентной инструкции международная заявка, поданная в соответствии с Договор PCT, содержащая указание Договаривающихся государств в целях получения евразийского патента, имеет, в соответствии с положениями статьи 11 Договор PCT и статьи 20 Конвенции, силу правильно оформленной евразийской заявки, датой подачи которой считается дата подачи международной заявки согласно Договору о патентной кооперации.

Следовательно, для проверки законности и обоснованности выводов Роспатента относительно возражения общества о наличии в формуле оспариваемого изобретения признаков, отсутствующих в "первоначальных материалах евразийской заявки", являющегося самостоятельным основанием для признания патента недействительным (пункт 1 правила 54 Патентной инструкции), необходимо определить понятие "первоначальные материалов евразийской заявки".

Следует отметить, что ни Конвенция, ни Патентная инструкция, а также судебные акты, представленные обществом и иностранной компанией Gilead Sciences Inc. в подтверждение свое правовой позиции, не содержат легитимного понятия "первоначальные материалы евразийской заявки".

Так доводы возражения общества сводятся к тому, что "первоначальные материалы евразийской заявки" представляют собой национальную заявку, в данном случае заявки N US60/440,308, N US60/440,246 на выдачу патента США.

Между тем данные выводы не основаны на нормах правила 2 Патентной инструкции, дающего понятие евразийской заявки.

Как указывалось ранее согласно данному понятию, приведенному в правиле 2 Патентной инструкции, евразийской заявкой является заявка на выдачу евразийского патента или международная заявка.

Исходя из буквального толкования указанной нормы Патентной инструкции, материалами евразийской заявки являются материалы непосредственно заявки на выдачу евразийского патента или международной заявки.

Суд учитывает, что в представленных обществом и иностранной компанией Gilead Sciences Inc. заключениях специалистов также не содержится определенного понятия "первоначальные материалы евразийской заявки".

Патентная инструкция прямо предусматривает использование предшествующей заявки ("приоритетной заявки") только для установления даты приоритета.

В то же время в судебном заседании лицами, участвующими в деле, а также не следует иного из представленных заключений специалистов, не оспаривалось, что международные заявки могут содержать и часто содержат новые данные по сравнению с более ранней заявкой (в том числе национальной), на основании которой испрашивается приоритет.

Нормы Договора РСТ не предусматривает каких-либо конкретных правовых последствий при выявлении указанных обстоятельств, поскольку это не запрещено и положениями Парижской конвенции, в результате чего могут быть разные даты приоритета, как для различных элементов заявки, так и одних и тех же. Такие разные даты приоритета обычно учитываются национальным или региональным ведомством при определении правомерности испрашиваемого приоритета при анализе патентоспособности изобретения.

Следовательно "приоритетная заявка" используется при установлении даты приоритета и проверке патентоспособности изобретения.

Проверка соблюдения порядка испрашивания приоритета по евразийской заявке предусмотренного правилом 36 Патентной инструкции осуществляется на этапе формальной экспертизы (правило 43 Патентной инструкции, п. 3.8.1 Правил).

В соответствии со статьей 8 Конвенции право приоритета признается в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности.

Положениями статей 4 (C) и 4 (F) Парижской конвенции установлено, что отсчет срока приоритета изобретения начинается с даты подачи первой заявки. Более того, в соответствии с параграфом (F) статьи 4 Парижской конвенции ни одна страна Союза не имеет права не признать приоритет или отклонить заявку на патент на том основании, что заявитель притязает на несколько приоритетов, в том числе и установленных в разных странах, или на том основании, что заявка, притязающая на один или несколько приоритетов, содержит один или несколько элементов, которые не были включены в заявку или заявки, по которым испрашивается приоритет, если только в обоих случаях согласно закону страны.

Нормы Конвенции, Парижской конвенции, Договора PCT не содержат самостоятельных оснований для частичного или полного аннулирования патента, в случае выявления обстоятельств необоснованности установления даты приоритета изобретения. Установление приоритета евразийской заявки необходимо для определения уровня техники с целью проверки соответствия изобретения условиям патентоспособности.

Таким образом, в случае обращения с возражением против предоставления правовой охраны изобретению по евразийскому патенту вопрос обоснованности приоритета может возникнуть в случае представления релевантного источника информации, опубликованного в период до даты приоритета установленного в оспариваемом патенте, либо между датой приоритета патента и датой подачи международной/евразийской заявки, с целью включения противопоставленного источника информации в предшествующий уровень техники, в связи с чем Роспатент вправе признать установление приоритета неправомерным и аннулировать патент полностью или частично.

Однако ни при рассмотрении возражения общества в Роспатенте, ни при рассмотрении настоящего дела в суде, такие доводы не приводились.

Доводы возражения общества не содержали оснований для оспаривания евразийского патента ЕА N 15145 на предмет его несоответствия условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

При таких обстоятельствах суд признает правильным и обоснованным вывод Роспатента о том, что "первоначальными материалами евразийской заявки" в смысле пункта 1 правила 54 Патентной инструкции являются именно материалы международной заявки N РСТ/US/2004000832, на основании которых осуществлена проверка наличия в формуле изобретения по патенту ЕА N 15145 признаков, отсутствовавших в "первоначальных материалах евразийской заявки", поскольку заявка PCT/US2004/000832 является первоначальной по отношению к евразийской заявке ЕА N 200501134, по которой был выдан патент ЕА N 15145.

На основании вышеизложенного подлежат также отклонению доводы общества о то, что при принятии изменения формулы изобретения по патенту ЕА N 15145 в порядке пункта 1 правила 54 Патентной инструкции (наличия в формуле изобретения признаков, отсутствующих в первоначальных материалах евразийской заявки), Роспатент обязан был также руководствоваться не "первоначальными материалами евразийской заявки" - международной заявки N РСТ/US/2004000832, а национальными заявкам N US60/440,308, N US60/440,246 на выдачу патента США.

Как правильно установлено Роспатентом, в независимом пункте 24, характеризующем таблетку, а также в независимом пункте 25, характеризующем лечебный набор, и зависимом от него пункте 26 формулы патента ЕА N 15145 присутствуют признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки PCT/US2004/000832, что привело к обоснованному выводу о признании патента ЕА N 15145 недействительным в указанной части.

Доводы общества изложенные в заявлении, подлежат отклонению как необоснованные, в том числе в связи с тем, что в пункте 1 формулы оспариваемого изобретения присутствует признак "фумарат", который соответствует соли фумаровой кислоты и активного вещества тенофовира (диизопропоксикарбонилоксиметиловый эфир [2-(6-аминопурин-9-ил)-1-метилэтоксиметил]фосфоновая кислота). В заявке PCT/US2004/000832 этот признак также присутствует в пункте 1 формулы изобретения. Следует отметить, что в заявке US 60/440,246 этот признак в формуле изобретения отсутствует, однако в зависимом пункте 8, прямо указано на применение тенофовира в виде фумарата. Кроме того, это отражено в примерах из заявки US 60/440,246 (примеры А-G, стр. 27-29).

Признаки "тенофовир дизопроксил фумарат и эмтрицитабин в соотношении 1,5:1" (пункт 9 формулы изобретения) примерно 300 мг тенофовир дизопроксил фумарат и примерно 200 мг эмтрицитабина" (п. 10 формулы изобретения) присутствуют в примере А на стр. 27 заявки US 60/440,24, а также в пункте 33 формулы изобретения заявки PCT/US2004/000832, а наличие в композиции 300 мг тенофовира дизопроксила фумарата и 200 мг эмтрицитабина как раз количественно дает соотношение этих веществ как 1,5:1, соответственно.

В отношении выводом Роспатента о проверке оспариваемого изобретения на предмет его соответствия условию патентоспособности "промышленная применимость" судом установлено следующее.

Согласно пункту 2 правила 47 Инструкции при проверке промышленной применимости изобретения устанавливается возможность использования заявленного изобретения. При этом проверяется, содержат ли материалы евразийской заявки указание назначения заявленного изобретения, а также описаны ли в материалах евразийской заявки или в источниках информации, относящихся к уровню техники, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения.

Как следует из материалов дела, в материалах евразийской заявки ЕА N 200501134 содержится указание назначения фармацевтической композиции - "проявляющая активность в отношении ВИЧ-инфекции".

Фармацевтическая композиция по независимому пункту 1 формулы патента ЕА N 15145 содержит на дату приоритета все известные в качестве агентов против ВИЧ ингредиенты.

На дату приоритета группы изобретений по патенту ЕА N 15145 было известно вещество диизопропоксикарбонилоксиметиловый эфир [2-(6-амино-пурин-9-ил)-1-метил-этоксиметил]фосфоновой кислоты (тенофовир, TDF) одобренный в США в 2001 в качестве агента для лечения ВИЧ-инфекции, а вещество (2Я,58,с1з)-4-амино-5-фтор-1-(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1Н)-п иримидин-2-она (FTC) было известно в качестве мощного нуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы (стр. 6-8 перевода заявки US N 60/440,246, что также подтверждено представленными патентообладателем документами Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), свидетельствующими о возможности использовании тенофовира DF, FTC, комбинированного препарата FTC+FTC и препарата Truvada, в качестве агента против ВИЧ-инфекции.

Указанные сведения подтверждают возможность осуществления изобретений с реализацией заявленного назначения в том виде, как они охарактеризованы формуле изобретения по патенту ЕА N 15145.

Как правильно указано Роспатентом, сведений о том, что в уровне техники до даты приоритета группы изобретений по патенту ЕА N 15145 содержалась информация о невозможности объединения указанных выше веществ в композицию, создания на их основе фармацевтических форм (таблеток, капсул), а также использования их в лечебном наборе, в возражении общества не содержалось.

В возражении общества не оспаривало того, что композиция по патенту ЕА N 15145 не может применяться для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Не было приведено таких мотивов и при рассмотрении настоящего дела в суде.

Согласно пункту 3 правила 49 Патентной инструкции изменение формулы изобретения по инициативе заявителя допускается без расширения объема правовой охраны в пределах раскрытия изобретения в первоначальных материалах евразийской заявки до получения им решения экспертизы. При этом, если дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, то есть содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки, то они при рассмотрении евразийской заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Принимая измененную формулу изобретения по патенту ЕА N 15145, Роспатент пришел к выводу о том, что она полностью основана на описании патента.

Согласно информационному письму Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и Евразийского патентного ведомства "О рассмотрении Палатой по патентным спорам возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение" (далее - информационное письмо ЕАПВ) при рассмотрении возражения коллегия палаты вправе предложить патентовладельцу внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. При этом решение по результатам рассмотрения возражения принимается палатой без проведения дополнительного информационного поиска.

Также согласно информационному письму ЕАПВ возражение подается в палату после даты официальной публикации сведений о выдаче евразийского патента в издании Евразийского патентного ведомства (далее ЕАПВ) "Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)" (далее - Бюллетень ЕАПВ). При частичном аннулировании евразийского патента ЕАПВ и поддержании его в измененной форме (согласно правилам 53(2) и 53(9) Патентной инструкции) возражение подается в палату только после официальной публикации ЕАПВ сведений о внесении в евразийский патент исправлений и изменений.

Возражение принимается палатой к рассмотрению в случаях его мотивировки:

- неправомерной выдачей евразийского патента вследствие несоответствия условиям патентоспособности изобретения, установленным Конвенцией и Патентной инструкцией;

- наличием в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки.

Возражение, мотивированное как-то иначе, к рассмотрению не принимается.

В случае признания евразийского патента недействительным частично палатой или судебными органами Российской Федерации последующее возражение против его действия на территории Российской Федерации в измененной форме подается в палату только после официальной публикации ЕАПВ сведений об изменении правового статуса евразийского патента.

Таким образом, компетенция Роспатента по рассмотрению возражения против представления евразийского патента ограничена вышеперечисленными мотивами.

На основании вышеизложенного у суда не имеется правовых оснований давать оценку соответствия измененной формулы изобретения по патенту ЕА N 15145 на предмет его соответствия условиям патентоспособности, поскольку такие доводы не являлись предметом возражения общества, рассмотренным Роспатентом, в то же время у общества имеется право обращаться c самостоятельным возражением в Роспатент, в том случае, если оно полагает, что измененная формула изобретения по патенту ЕА N 15145 не соответствует условиям патентоспособности.

При таких обстоятельствах, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный акт соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование общества о признании решения Роспатента от 29.09.2016 недействительным удовлетворению не подлежит.

Исходя из этого, не имеется и оснований для удовлетворения требований общества о признании недействительным патента ЕА N 15145.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей заявления, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом результата рассмотрения дела следует отнести на заявителя.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования закрытого акционерного общества "БИОКАД" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев