Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2018 г. по делу N СИП-474/2017 Суд признал недействительным решение антимонопольной службы в части признания действий общества актом недобросовестной конкуренции, поскольку установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2018 г. по делу N СИП-474/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 10 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 17 августа 2018 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2018 г. N С01-1004/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Мындря Д.И., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой А.И.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Дебор" (ул. Гастелло, д. 1, г. Воронеж, 394087, ОГРН 1023602618522) о признании недействительным в части решения Федеральной антимонопольной службы России от 22.06.2017 N 08/41994/2017 по делу N 1-14-185/00-08-16 о нарушении антимонопольного законодательства.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Дустр Марианна" (с. Ахтанак, 6/17, г. Ереван, Республика Армения) и общество с ограниченной ответственностью "Ногинский пищевой комбинат" (ул. Бетонная, д. 1, г. Ногинск, Московская область, 142410, ОГРН 1085031003958).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Дебор" - Сергиенко Р.А. (по доверенности от 19.02.2016), Клейменова С.С. (по доверенности от 16.03.2018 N 6367);

от Федеральной антимонопольной службы - Склярова Я.В. (по доверенности от 22.01.2018 N ИА/3386/18);

от общества с ограниченной ответственностью "Ногинский пищевой комбинат" - Сергиенко Р.А. (по доверенности от 16.01.2018 N 6129);

от общества с ограниченной ответственностью "Дустр Марианна" - Кравцов Д.Н. (по доверенности от 19.01.2017 N 05/120), Супрун Л.З. (по доверенности от 19.01.2017 N 05/120).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Дебор" (далее - общество "Дебор") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы России (далее - ФАС России, антимонопольный орган) от 22.06.2017 N 08/41994/2017 по делу N 1-14-185/00-08-16 о признании недобросовестной конкуренцией действий общества "Дебор", связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 182970 и по свидетельству Российской Федерации N 313297 в части товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно - "молоко и молочные продукты".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Дустр Марианна" (далее - общество "Дустр Марианна") и общество с ограниченной ответственностью "Ногинский пищевой комбинат" (далее - общество "Ногинский пищевой комбинат").

В судебное заседание явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Представители общества "Дебор" доводы, изложенные в заявлении, поддержали, просили его удовлетворить, признать оспариваемое решение недействительным.

Представитель общества "Ногинский пищевой комбинат" поддержал позицию заявителя, просил удовлетворить заявление, решение ФАС России признать недействительным.

В свою очередь представители ФАС России, общества "Дустр Марианна" против удовлетворения заявленных требований возражали, считая решение государственного органа законным и обоснованным.

При рассмотрении спора судебной коллегией установлены следующие обстоятельства.

Общество "Дебор" является правообладателем исключительных прав на серию товарных знаков со словесными элементами "МАРИАННА/MARIANNE", которые были приобретены им в 2009 году в результате уступки обществом с ограниченной ответственностью "Экофуд" (далее - общество "Экофуд").

Товарный знак "MARIANNE" по свидетельству Российской Федерации N 182970 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (далее - Госреестр) зарегистрирован 27.12.1999 с приоритетом 08.04.1998 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "витаминные препараты", 29-го класса МКТУ "изюм; финики; орехи обработанные; сливки взбитые; крем сливочный; какао-масло; арахисовое масло; жиры пищевые; молоко, молочные продукты", услуг 42-го класса МКТУ "консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями; дизайн художественный; печать; типографское дело; видеосъемка; предоставление оборудования для организации выставок".

Общество "Дебор" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "MARIANNE" по свидетельству Российской Федерации N 182970 на основании договора об отчуждении исключительного права в отношении всех товаров и услуг с обществом "Экофуд" от 12.02.2009 N РД0046832.

На основании лицензионного договора от 13.02.2009 N РД0046880 исключительная лицензия на использование товарного знака на срок до 31.12.2017 на территории Российской Федерации предоставлена обществу "Ногинский пищевой комбинат".

Товарный знак "МАРИАННА" по свидетельству Российской Федерации N 276865 зарегистрирован в Госреестре 20.10.2004 с приоритетом 26.09.2003 в отношении товаров 29-го класса МКТУ "приправы, в том числе, майонез; соусы для овощей; пряности; специи; эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)".

Общество "Дебор" является правообладателем данного товарного знака на основании договора об отчуждении исключительного права с обществом "Экофуд" от 16.02.2009 N РД0046985.

На основании лицензионного договора от 07.04.2009 N РД0048901 исключительная лицензия на использование этого товарного знака на срок до 24.02.2015 на территории Российской Федерации была предоставлена обществу "Ногинский пищевой комбинат".

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 312967, зарегистрирован в Госреестре 01.09.2006, с приоритетом 11.06.2004 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "приправы, в том числе, майонез; соусы для овощей; пряности; специи; эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)".

Общество "Дебор" является правообладателем данного товарного знака на основании договора об отчуждении исключительного права с обществом "Экофуд" от 12.02.2009 N РД0046832.

На основании лицензионного договора от 13.02.2009 N РД0046880 исключительная лицензия на использование товарного знака на срок до 31.12.2017 на территории Российской Федерации была предоставлена обществу "Ногинский пищевой комбинат".

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 313297 зарегистрирован в Госреестре 08.09.2006, с приоритетом 28.07.2004, в отношении товаров 29-го класса МКТУ "фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые".

Общество "Дебор" является правообладателем данного товарного знака на основании договора об отчуждении исключительного права с обществом "Экофуд" от 12.02.2009 N РД0046832.

На основании лицензионного договора от 13.02.2009 N РД0046880 исключительная лицензия на использование товарного знака на срок до 31.12.2017 на территории Российской Федерации была предоставлена обществу "Ногинский пищевой комбинат".

В ФАС России из Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Республики Армении поступило заявление общества "Дустр Марианна" относительно нарушения антимонопольного законодательства со стороны общества "Дебор", общества "Ногинский пищевой комбинат", выразившегося в приобретении и использовании исключительных прав на товарные знаки, содержащие словесные обозначения "МАРИАННА/MARIANNA" по свидетельствам Российской Федерации N 182970, N 276865, N 312967, N 313297, нарушении статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции).

Приказом от 07.12.2016 N 1726/16 ФАС России возбудила дело N 1-14-185/00-08-16 по признакам нарушения обществом "Дебор" и обществом "Ногинский пищевой комбинат" части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, создана комиссия по рассмотрению названного дела.

Определением от 15.12.2016 дело о нарушении антимонопольного законодательства назначено к рассмотрению, к участию в деле привлечены общество "Дебор" и общество "Ногинский пищевой комбинат" в качестве ответчика, общество "Дустр Марианна" - в качестве заявителя.

Определениями от 30.01.2017, от 15.03.2017 рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства откладывалось.

Антимонопольным органом подготовлено заключение от 21.04.2017 об обстоятельствах дела о нарушении антимонопольного законодательства, определением ФАС России рассмотрение дела отложено на 01.06.2017.

Антимонопольным органом вынесено решение от 14.06.2017 (резолютивная часть объявлена 01.06.2017), которым действия общества "Дебор", выразившиеся в приобретении и использовании исключительных прав на товарные знаки MARIANNE по свидетельству Российской Федерации N 182970 и МАРИАННА по свидетельству Российской Федерации N 313297 в части товаров 29-го класса МКТУ, а именно - "молоко и молочные продукты", признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащими части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

В отношении общества "Ногинский пищевой комбинат" решением от 14.06.2017 рассмотрение дела N 1-14-185/00-08-16 о нарушении антимонопольного законодательства прекращено в связи с отсутствием в действиях этого общества нарушения антимонопольного законодательства.

Принимая оспариваемый ненормативный акт, антимонопольный орган исходил из того, что общество "Дустр Марианна" является юридическим лицом по законодательству Республики Армения и осуществляет производство и реализацию молочных продуктов, в том числе молока, творога, сыров, майонеза, под торговой маркой "MARIANNA" на территории Республики Армения.

При этом общество "Дустр Марианна" является правообладателем товарного знака "Marianna", зарегистрированного Агентством интеллектуальной собственности при Министерстве экономики Республики Армения (свидетельство о регистрации N 12279 от 30.11.2007) в отношении товаров "молоко, молочные продукты и майонез".

Общество "Дустр Марианна" было основано в 1997 году Тиграном Варданяном и названа в честь его дочери (название компании переводится с армянского как "Дочь Марианна"). В настоящее время указанная компания занимает одну из лидирующих позиций в молочной промышленности Армении.

Кроме того, общество "Дустр Марианна" награждена рядом наград, сертификатов и дипломов, в том числе:

в 2003 году Международный приз Европы "За качество" (г. Женева);

в 2006 году Международная награда "За качество и совершенство" (г. Париж);

в 2006 году Золотая премия Европы "За качество" (г. Париж);

в 2006 году Премия "Гран-при" (г. Ереван);

в 2007 году Золотая премия Европы "За качество" (г. Женева);

в 2007 году Приз "Лучший товар года" (г. Ереван);

в 2009 году VII Международный форум "Молочная индустрия 2009" (г. Москва);

в 2014 году Фестиваль "Страны под большой крышей" (г. Ереван);

и иные.

Таким образом, общество "Дустр Марианна", осуществляя деятельность на рынке молочных продуктов с 1997 года, приобрело положительную деловую репутацию не только на территории Республики Армения, но и на международном рынке.

В 2015 году общество "Дустр Марианна" принимало участие в 24-й Международной выставке "World food Moscow", где, согласно содержанию заявления, также проводило переговоры с торговыми организациями по поводу выхода со своим товаром на российский рынок.

По факту участия общества "дустр Марианна" в период с 14 по 17 ноября 2015 года в указанной выставке к нему поступила претензия общества "Дебор" о недопустимости использования на территории Российской Федерации обозначения "МАРИАННА/MARIANNE", сходного до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими обществу "Дебор".

Так, общество "Дебор" указало, что оно, как правообладатель, и лицензиат общества "Ногинский пищевой комбинат" начали использовать данное обозначение раньше общества "Дустр Марианна", молочные продукты, выпускаемые обществом "Дустр Марианна" под маркой "MARIANNE", охватываются регистрациями товарных знаков N 182970, N 313297, а майонез - регистрациями товарных знаков N 276865 и N 312967, в связи с чем обществу "Дустр Марианна" предъявлены требования: о признании наличия у общества "Дебор" исключительных прав на указанные товарные знаки; представлении письменных обязательств не ввозить на территорию Российской Федерации и не вводить в гражданский оборот товары, маркированные обозначением "MARIANNA"; изъятии из оборота и уничтожении за свой счет товаров, маркированных знаком "MARIANNA", которые ввезены на территорию Российской Федерации.

Антимонопольный орган установил, что по данным каталога в разделе официального сайта общества "Ногинский пищевой комбинат" http://mayones.ru/otdel/r3-marianna.html под указанным наименованием и с использованием комбинированного товарного знака данное общество производит только майонезный соус "Провансаль" в различной фасовке.

Также антимонопольный орган пришел к выводу о том, что товары "молоко и молочные продукты" ни по одному из признаков однородности, установленных Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, не являются однородными товару "майонез", что подтверждается выводами имеющегося в материалах административного дела Заключения по однородности N 19.01.001, составленного патентным поверенным Супрун Л.З. (л. д. 18-19, т. 2).

При этом общество "Дустр Марианна" обратилось к правообладателю с предложением урегулировать правоотношения по поводу использования им обозначения "MARIANNA" с обязательным условием исключительности использования права на спорное обозначение в отношении молока и молочных продуктов.

Так, общество "Дустр Марианна" предложило выкупить у общества "Дебор" исключительные права на товарные знаки "MAPHAHHA/MARIANNE" в отношении молока и молочных продуктов за 2 000 000 рублей.

Представители общества "Дебор" отказались от отчуждения исключительных прав на спорные товарные знаки и в качестве альтернативы предложили возможность выдать исключительную лицензию или письмо-согласие на регистрацию обществом "Дустр Марианна" собственного товарного знака "MARIANNA" в отношении предварительно согласованного перечня товаров.

При этом общество "Дебор" указало, что в случае получения обществом "Дустр Марианна" письма-согласия на регистрацию собственного товарного знака (за согласованную фиксированную сумму) общество "Дебор" оставляет за собой право в дальнейшем заключать лицензионные договоры с третьими лицами на право использования обозначения "МАРИАННА/MARIANNE" в отношении молока и молочных продуктов.

Антимонопольный орган пришел к выводу о том, что указанный вариант является неприемлемым для добросовестного участника рынка, поскольку заключение таких договоров и последующая реализация товара третьим лицом под спорным обозначением может привести к созданию смешения на рынке и, как следствие, к убыткам общества "Дустр Марианна" или даже нанесению ущерба его деловой репутации (если товар третьего лица будет некачественным).

Кроме того, антимонопольный орган указал, что подобные обстоятельства объективно могут повлечь за собой ослабление деловой репутации общества "Дустр Марианна", под которой, в соответствии с Типовыми положениями о защите от недобросовестной конкуренции, утвержденными Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), понимается уменьшение различительной способности или рекламной ценности торгового знака, фирменного наименования или иного различительного знака предприятия, и иного.

Заключение же договора на предоставление исключительной лицензии, предполагает регулярные, подверженные изменению платежи правообладателю, возможность его расторжения в одностороннем порядке, а также контроль правообладателя над производством лицензиата.

Антимонопольный орган отметил, что на заседании ФАС России представитель общества "Дебор" и общества "Ногинский пищевой комбинат" указал, что условия, в том числе цена (300 рублей в месяц), планируемого к заключению лицензионного договора с общества "Дустр Марианна", были бы аналогичны условиям договора, заключенного с обществом "Ногинский пищевой комбинат", копия которого представлена обществом "Дебор" в материалы административного дела.

Однако, по мнению антимонопольного органа, лицензионный договор от 20.11.2008, заключенный между обществом "Дебор" и обществом "Ногинский пищевой комбинат" предполагает передачу правообладателем исключительных прав на использование товарных знаков (исключительная лицензия) в отношении всего перечня товаров, в связи с чем ФАС России неясно, каким образом общество "Дебор" планировало заключить договор на предоставление исключительной лицензии с обществом "Дустр Марианна" в отношении молока и молочных продуктов.

На заседании ФАС России представитель общества "Дебор" пояснил, что в случае согласия общества "Дустр Марианна" на заключение такого договора, лицензионный договор с обществом "Ногинский пищевой комбинат" был бы перезаключен.

По мнению ФАС России, при таких обстоятельствах общество "Дустр Марианна" объективно может оказаться в такой же ситуации, вложив в продвижение на рынке спорных обозначений денежные средства.

Кроме того, с учетом необходимости несения обществом "Дустр Марианна" издержек в виде таможенных платежей, в случае последующего существенного изменения лицензионного вознаграждения, оно не сможет вводить в гражданский оборот конкурентоспособную продукцию, поскольку все эти издержки будут закладываться в себестоимость реализуемой продукции.

Антимонопольный орган отметил, что рынок молока и молочных продуктов на территории России преимущественно представляет собой рынок с неразвитой конкурентной средой (наличие на рынке хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение), для которого характерно наличие ряда входных барьеров, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих деятельность хозяйствующих субъектов на указанном товарном рынке, прежде всего, экономических (значительные первоначальные капитальные вложения при длительных сроках окупаемости этих вложений, отсутствие эффективной поддержки отрасли); организационных (степень насыщенности рынка, потребительские предпочтения, уровень платежеспособного спроса); стратегических (присутствие на рассматриваемом рынке крупных холдинговых компаний: группа компаний "Вимм Билль Данн" (с момента своего основания в 1992 году группа "Вимм Билль Данн" занимает ведущее положение на российском рынке продуктов питания и молока), холдинговая компания "ЮНИМИЛК" (второй по величине производитель молочной продукции на российском рынке).

Антимонопольный орган отметил, что даже сам по себе выход на рассматриваемый рынок нового хозяйствующего субъекта представляется сложным и затратным, а при таких вышеописанных обстоятельствах для общества "Дустр Марианна" практически невозможным.

При этом учитывая, что основным назначением товарного знака является индивидуализация товаров (работ, услуг), антимонопольный орган пришел к выводу, что материалами административного дела N 1-14-185/00-08-16 доказано, что в данном случае указанная функция спорных товарных знаков в отношении молока и молочных продуктов не реализуется обществом "Дебор", что исключает возможность создания смешения при введении в гражданский оборот обществом "Дустр Марианна" молочной продукции и, как следствие, наличие нарушенного права.

Антимонопольный орган указал, что в результате данных действий общество "Дустр Марианна", являющееся добросовестным производителем молочной продукции под соответствующим наименованием, использующее с 1997 года доминирующий элемент своего фирменного наименования для индивидуализации производимой продукции, а с 2007 года - собственное зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение, лишено возможности продвигать, ввозить и реализовывать свой товар на территории Российской Федерации.

Поэтому ФАС России решил, что рассматриваемые действия общества "Дебор" приводят к ограничению конкуренции на товарном рынке молока и молочных продуктов в границах территории Российской Федерации, выражающиеся в недопущении на указанный рынок общества "Дустр Марианна" при отсутствии достойных защиты интересов (отсутствии факта использования спорных товарных знаков для индивидуализации молока и молочных продуктов).

Кроме того, антимонопольный орган обратил внимание на то, что общество "Дебор" является дочерней организацией акционерного общества "ЭФКО Продукты питания" (далее - АО "ЭФКО Продукты питания") в силу владения последней 100% долей в уставном капитале (группа лиц в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции).

Вместе с тем, АО "ЭФКО Продукты питания" владеет более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале ряда юридических лиц, в том числе открытом акционерном обществе "ЭФКО" (далее - ОАО "ЭФКО") (доля составляет более 95% голосующих акций) (группа лиц в соответствии с пунктом части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции).

Таким образом, ФАС России отметила, что общество "Дебор" и ОАО "ЭФКО" входят в одну группу лиц на основании пункта 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Антимонопольный орган установил, что в 2015 году группа компаний "ЭФКО" вышла на рынок йогуртов под товарным знаком "Слобода", о чем свидетельствует информация, опубликованная на сайте www.efko.ru, администратором которого является ОАО "ЭФКО". В качестве производителя йогурта "Слобода" также указано ОАО "ЭФКО".

Также антимонопольный орган учел, что в 2015 году общество "Дустр Марианна" принимала участие в 24-й Международной выставке "World food Moscow", где также проводило переговоры с торговыми организациями по поводу выхода со своим товаром на российский рынок, и после чего им была получена претензия от общества "Дебор".

Вместе с тем, как было установлено ФАС России, до 2015 года общество "Дустр Марианна" участвовало в выставках, в том числе проводимых в Москве, однако ему не направлялось какие-либо претензии.

Поэтому антимонопольный орган пришел к выводу о направленности действий группы компаний "ЭФКО" в лице общества "Дебор" на недопущение общества "Дустр Марианна" на указанный товарный рынок с целью получения преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, а именно - при выходе на рынок молочных продуктов Группы компаний "ЭФКО" в лице ОАО "ЭФКО".

Кроме того, ФАС России установила, что в материалах административного дела отсутствуют доказательства, позволяющие однозначно утверждать о наличии факта нарушения антимонопольного законодательства со стороны общества "Ногинский пищевой комбинат".

Учитывая установленные обстоятельства, антимонопольный орган признал, что действия общества "Дебор" не соответствуют статье 10.bis Конвенции об охране промышленной собственности (Париж 20.03.1883; далее - Парижская конвенция), части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

Не согласившись с названным ненормативным актом, общество "Дебор" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В обоснование заявленных требований общество "Дебор" указало на то, что это решение нарушает его права и законные интересы, поскольку в конечном итоге ведет к лишению его исключительного права на товарный знак.

Кроме того, заявитель указал на то, что вывод антимонопольного органа о наличии оснований для применения статьи 14.4 Закона о защите конкуренции является незаконным, так как не соответствует имеющимся в деле доказательствам и не подтверждается фактическими обстоятельствами дела.

В отзывах на заявление, а также в письменных пояснениях ФАС России, общество "Дустр Марианна" просили в удовлетворении заявления отказать, приводя свои доводы в подтверждение законности оспариваемого ненормативного акта.

Рассмотрев материалы дела, выслушав выступления представителей лиц, участвующих в деле, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок обращения с настоящим заявлением обществом "Дебор" не пропущен.

Судебная коллегия полагает, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, антимонопольный орган действовал в рамках полномочий, установленных Законом о конкуренции, Положением о Федеральной антимонопольной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 331.

В силу пункта 2 части 2 статьи 39 Закона о конкуренции основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства является, в том числе, заявление юридического или физического лица, указывающее на признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Антимонопольный орган вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства как по собственной инициативе (в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, сообщения о таком нарушении в средствах массовой информации и проч.), так и по заявлению физического или юридического лица, указывающего на признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом Закон о защите конкуренции не устанавливает необходимость подтверждения подающим заявление лицом своей заинтересованности в признании действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права актом недобросовестной конкуренции. Такое заявление может быть подано любым лицом, которому стало известно о нарушении антимонопольного законодательства.

Это определяется тем, что антимонопольное законодательство защищает не интересы конкретного лица (конкретного хозяйствующего субъекта), а обеспечивает в публичных интересах единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, свободу экономической деятельности в Российской Федерации, защиту конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков (часть 2 статьи 1 Закона о защите конкуренции).

В силу изложенного антимонопольный орган обладал полномочиями по рассмотрению дела о нарушении обществом "Дебор" антимонопольного законодательства, возбужденного на основании заявления общества "Дустр Марианна", указывающего на признаки нарушения такого законодательства обществом "Дебор".

Установив правомерность возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства, суд переходит к проверке соответствия выводов, сделанных в оспариваемом решении, применимым нормам материального права.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товара.

В силу пункта 9 статьи 4 Закона о конкуренции недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В соответствии с частью 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции (в редакции, действовавшей с 05.01.2016) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Поскольку действия общества "Дебор" по использованию своего исключительного права на спорный товарный знак, выразившиеся в направлении хозяйствующему субъекту-конкуренту претензии с требованием отказаться от использования этого обозначения, осуществлялось в 2016 году, антимонопольный орган справедливо руководствовался при рассмотрении заявления нормами статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции установлению подлежат следующие обстоятельства:

факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

наличие на момент подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между правообладателем и иными хозяйствующими субъектами;

наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного обозначения, причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам или вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

причинение либо вероятность причинения хозяйствующим субъектам-конкурентам вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

Аналогичная правовая позиция, изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2018 по делу N СИП-491/2017, постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2017 по делу N А40-19203/2016, решении Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2017 по делу N СИП-794/2016, решении Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2017 по делу N СИП-131/2017.

При этом недобросовестность правообладателя должна быть, прежде всего, установлена именно на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака или на момент приобретения такого знака у предыдущего правообладателя, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения.

Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

С учетом вышеизложенного для выяснения действительных намерений лица, приобретающего исключительное право на товарный знак, установлению подлежит наличие конкурентных отношений (наличие конкурентов) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака или его приобретения у предыдущего правообладателя.

Судебная коллегия считает необходимым отметить, что при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган не учел обстоятельство того, что общество "Дустр Марианна" на территории Российской Федерации не использовало обозначения "MARIANNE" и "МАРИАННА" для молока и молочных продуктов, а использовало обозначение "MARIANNA" для своей продукции лишь на территории Республики Армения, что подтверждается письмом общества "Дустр Марианна" от 16.01.2017 N 05/114 (т. 1, л. д. 66-67) и электронным письмом от 28.10.2015 (т. 2, л. д. 46, 123).

Общество "Дебор" приобрело спорные товарные знаки "MARIANNE" по свидетельству Российской Федерации N 182970 и "МАРИАННА" по свидетельству Российской Федерации N 313297 у общества "Экофуд" в феврале 2009 года на основании договора об уступке товарных знаков, зарегистрированного Роспатентом 12.02.2009 за N РД0046832.

При этом судебная коллегия полагает, что общество "Дебор" на момент приобретения им прав на спорные товарные знаки (12.02.2009) не знало и не должно было знать о факте использования обществом "Дустр Марианна" обозначения "MARIANNA" на территории Республики Армения в силу следующего.

Из содержания оспариваемого решения антимонопольного органа следует, что общество "Дустр Марианна" не водило свою продукцию в гражданский оборот на территории в Российской Федерации, а между обществом "Дебор" и обществом "Дустр Марианна" не было никаких хозяйственных связей.

При этом общество "Дустр Марианна" не заявляло публично о своем намерении в будущем выйти на российский рынок молока и молочной продукции, а общество "Дебор" не вело и не имело намерений вести хозяйственную деятельность в Республике Армения.

Более того, общество "Дустр Марианна" уже после приобретения заявителем прав на товарные знаки приняло участие в продовольственной выставке (VII Международный форум "Молочная индустрия 2009") в Москве в марте 2009 года. При этом общество "Дебор" участия в этой выставке не принимало.

Таким образом, на момент приобретения прав на спорные товарные знаки (февраль 2009 года) у общества "Дебор" отсутствовала какая-либо информация, как о факте существования общества "Дустр Марианна", так и о фактах использовании этим обществом обозначения "MARIANNA" на территории Республики Армения.

Иное из материалов дела не следует и ФАС России не подтверждено документально.

Судебная коллегия считает ошибочной позицию ФАС России о необходимости обществом "Дебор" до приобретения прав на спорные товарные знаки самостоятельно проверить факт использования в других странах обозначения "MARIANNA", так как действующее законодательство, обычаи делового оборота не возлагают на заявителя такой обязанности, а проведение подобной проверки практически невозможно, так как в мире более 190 стран.

При этом иностранные лица из любой страны, а не только Республики Армения, потенциально могут стремиться к выходу на российский рынок, однако проверить в каждой из этих стран использование обозначения "MARIANNA" затруднительно, как из-за большого количества государств, так и из-за различной специфики правового регулирования, различных государственных языков, иных подобного рода обстоятельств.

При этом учет ФАС России лишь факта использования обществом "Дустр Марианна" обозначения "MARIANNA" на территории другой страны (других стран) не имеет правового значения для правильного рассмотрения настоящего спора, поскольку осуществляется на другом товарном рынке (не на территории Российской Федерации) и не относится к сфере регулирования российского антимонопольного законодательства (часть 2 статьи 3 Закона о защите конкуренции).

Судебная коллегия, соглашается с доводом общества "Дебор" о том, что, если следовать логике антимонопольного органа, то российские организации в ожидании выхода на российский рынок правообладателей из других стран не должны регистрировать в Российской Федерации товарные знаки, если в других странах имеются зарегистрированные схожие до степени смешения товарные знаки.

Вместе с тем такой подход может ущемлять права российских хозяйствующих субъектов, противоречить законодательству России, международным правовым актам.

Также судебная коллегия считает ошибочным вывод ФАС России в оспариваемом решении о том, что на момент приобретения обществом "Дебор" прав на спорные товарные знаки (февраль 2009 года) между заявителем по настоящему делу и обществом "Дустр Марианна" существовали конкурентные отношения в области производства молочной продукции.

Так, антимонопольный орган, делая вывод об отнесении общества "Дебор" к группе компаний "ЭФКО", которая занимается в том числе производством молочной продукции, не учел, что общество "Дебор" на момент приобретения прав на товарные знаки (февраль 2009 года) не входило в группу компаний "ЭФКО" и не производило молоко и молочную продукцию, так как из Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) следует, что АО "ЭФКО Продукты питания" стало единственным участником общества "Дебор" только 10.06.2011 (т. 3, л. д. 101-110), приобретя 100% долей в уставном капитале общества "Дебор" на основании нотариально удостоверенных договоров купли-продажи долей от 20.05.2011 (т. 3, л. д. 114-125).

При этом до продажи долей участниками общества "Дебор" являлись физические лица, которые в одну группу лиц с ОАО "ЭФКО" не входили (т. 3, л. д. 111-113).

Следовательно, общество "Дебор" на момент приобретения прав на спорные товарные знаки (февраль 2009 года) молоко и молочную продукцию не производило и конкурентом общества "Дустр Марианна" не являлось.

Также судебная коллегия считает, что общество "Дебор", приобретая права на товарные знаки в феврале 2009 года, не имело намерений причинить вред другим лицам или вытеснить их с рынка, так как спорные товарные знаки (приобретенные именно в феврале 2009 года) были переданы по лицензионному договору обществу "Ногинский пищевой комбинат", производящему майонезы и майонезные соусы под обозначением "Марианна".

При этом ФАС России в оспариваемом решении не привела надлежащих убедительных доказательств того, что общество "Дебор" знало и должно было знать о существовании общества "Дустр Марианна", ее продукции и планах выхода на российский рынок молока и молочной продукции.

Напротив, из оспариваемого решения ФАС России следует, что о существовании общества "Дустр Марианна" заявителю стало известно в сентябре 2015 года, то есть только спустя шесть с половиной лет после приобретения им прав на спорные товарные знаки (февраль 2009 года), так как общество "Дустр Марианна" принимала участие в Москве в Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow, представляя продукцию (майонез, молочная продукция), маркированную обозначением "МАРИАННА".

При этом лишь после обнаружения на указанной выставке продукции под обозначением "Марианна" обществом "Дебор" производителю - обществу "Дустр Марианна" была предъявлена претензия, направленная на защиту выпускаемых (исключительным лицензиаром заявителя) обществом "Ногинский пищевой комбинат" майонезных соусов "Марианна", а не на вытеснение с российского рынка общества "Дустр Марианна", так как присутствие на российском товарном рынке продуктов питания другого производителя со схожим до степени смешения товарным знаком способно ввести российского рядового потребителя в заблуждение относительно конкретного производителя товара, что снижает различительную способность товарного знака и может угрожать деловой репутации общества "Дебор".

О названных обстоятельствах общество "Дебор" указало в пояснениях в ФАС России в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (т. 2, л. д. 138-140).

Также судебная коллегия соглашается с доводом общества "Дебор" о том, что при розничной торговле продуктами на территории Российской Федерации такие продовольственные товары, как "майонез, молоко, молочная продукция, кетчупы, соусы", размещаются, в одном месте - на одной полке или на соседних полках.

В частности, данное обстоятельство было подтверждено обществом "Дебор" иллюстрациями фотографий стеллажей с продовольственными товарами отдельных розничных магазинов, которые заявитель представил в суд.

Таким образом, рядовой российский потребитель указанные продовольственные товары, маркированные словесным обозначением "Марианна", действительно может воспринимать как товары, выпускаемые и реализуемые одним конкретным производителем, так как в настоящее время майонезная продукция на полках российских торговых сетей размещается рядом с молочной продукцией.

Более того, изображения упаковок продукции общества "Дустр Марианна", маркированной обозначением "MARIANNA": (http://www.mariannadairy.com/rus/productions), и общества "Ногинский пищевой комбинат", маркированной обозначением "МАРИАННА": (http://mayonez.com/otdel/r3-marianna.html), имеют схожее до степени смешения цветовое оформление, композиционное решение.

Возможность смешения товарных знаков существует не только в процессе приобретения потребителями одного товара вместо другого, но и при опасности отнесения потребителями сравниваемых товаров к одному источнику происхождения (к одному производителю).

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2012 N 16912/11 по делу N А40-73286/2010).

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2017 N 305-ЭС15-4129 указано, что под введением в заблуждение следует понимать случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Поэтому судебная коллегия считает, что при такой ситуации демонстрация и использование обществом "Дустр Марианна" словесного обозначения "Марианна" на выставке продуктов питания (в 2015 году в Москве) могла быть воспринята обществом "Дебор" как создающая потенциальную опасность нарушения исключительных прав на спорные товарные знаки. Поэтому направление обществом "Дебор" соответствующей претензии обществу "Дустр Марианна" с требованием прекращения этих действий было обоснованно и соответствовало сложившимся обстоятельствам.

Также судебная коллегия учитывает, что из материалов дела следует, что антимонопольному органу при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства было известно о том, что под товарным знаком "Марианна" общество "Ногинский пищевой комбинат" по лицензионному договору выпускает только майонез и майонезный соус.

Также, по мнению судебной коллегии, предъявление претензии обществу "Дустр Марианна" не причинило вреда этому обществу и не могло привести к причинению вреда, так как из ответа общества "Дустр Марианна" на претензию от 28.10.2015 (т. 2, л. д. 46, 123) и письма от 16.01.2017 N 05/114 (т. 1, л. д. 66-67) следует, что продукция, которую общество "Дебор" просило изъять из оборота и уничтожить, в Россию обществом "Дустр Марианна" никогда не ввозилась.

При этом ущерба от изъятия и (или) уничтожения продукции общество "Дустр Марианна" не понесло и не могло понести, так как при совершении правонарушения в виде недобросовестной конкуренции субъект должен иметь намерение получить экономические преимущества (часть 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Приобретение прав и использование обозначения, ранее использовавшегося иным лицом, может предоставить преимущества только в случае, если такое обозначение стало известно среднему потребителю и ассоциируется у него с этим лицом. Поэтому следует учитывать ассоциативные связи современного российского рядового потребителя при анализе вероятного восприятия такими потребителями конкретного обозначения.

Для того чтобы сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров (услуг) в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иной компанией, должно быть установлено как минимум следующее: компания использует конкретное обозначение в Российской Федерации; это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно. В случае если конкретное обозначение не используется в Российской Федерации, то оно должно использоваться на территории иных государств таким образом, чтобы быть известным среднему российскому потребителю.

В случае если обозначение среднему российскому потребителю не известно, то вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между этими обозначением и компанией стремится к нулю.

Судебная коллегия учитывает, что, как следует из материалов дела, на российском рынке отсутствует продукция общества "Дустр Марианна", маркированная обозначением "MARIANNA", но присутствуют товары со спорными товарными знаками, следовательно, российский потребитель не ассоциирует обозначение "MARIANNA" именно с обществом "Дустр Марианна", поэтому общество "Дебор" не могло получить каких-либо преимуществ от использования аналогичного обозначения в России.

При этом общество "Дебор" предъявило претензию обществу "Дустр Марианна" по вопросу использования обозначения "МАРИАННА" только через шесть с половиной лет после приобретения прав на спорные товарные знаки.

Более того, общество "Дебор" не возражало против использования обществом "Дустр Марианна" спорных товарных знаков на условиях лицензионного договора для обозначения таких товаров, как "молоко и молочная продукция".

Таким образом, приобретая спорные товарные знаки общество "Дебор", не имело целью недобросовестное конкурирование с другими участниками рынка.

Вывод о наличии (отсутствии) нарушения антимонопольного законодательства должен быть подтвержден надлежащими и достаточными доказательствами.

Установленная законодателем высокая детализация процедуры рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства обусловлена широким спектром охраняемых антимонопольными нормами общественных отношений, соответственно, широким объемом полномочий антимонопольного органа, а также особой тяжестью негативных последствий для лица, совершившего нарушение в сфере антимонопольного регулирования, и призвана упорядочить процедуру доказывания правонарушения и принятия окончательного решения в целях обеспечения гарантий лица, в отношении которого ведется производство по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

Судебная коллегия отмечает, что суд при оценке законности решения антимонопольного органа или при рассмотрении искового заявления о признании актом недобросовестной конкуренции регистрации товарного знака может оценивать регистрацию товарного знака, в том числе, с учетом последующего поведения правообладателя. Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Вместе с тем, судебная коллегия приходит к выводу, что антимонопольным органом не были установлены все необходимые и достаточные обстоятельства, именно при наличии которых действия правообладателя - общества "Дебор" по приобретению и использованию исключительного права на спорные товарные знаки подлежат признанию актом недобросовестной конкуренции.

При таких обстоятельствах решение антимонопольного органа не соответствует применимым нормам материального права, а именно - статье 14.4 Закона о защите конкуренции, действовавшей на момент осуществления обществом "Дебор" действий по использованию исключительного права на спорные товарные знаки, в связи с чем заявление общества "Дебор" подлежит удовлетворению.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на антимонопольный орган.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Дебор" удовлетворить.

Признать решение Федеральной антимонопольной службы России от 14.06.2017 по делу N 1-14-185/00-08-16 недействительным в части признания действий общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Дебор" актом недобросовестной конкуренции как противоречащее части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Взыскать с Федеральной антимонопольной службы России (ул. Садовая Кудринская, д. 11, Москва, ОГРН 1047796269663) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Дебор" (ул. Гастелло, д. 1, г. Воронеж, 394087, ОГРН 1023602618522) 3 000 (Три тысячи) рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев