Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2018 г. по делу N СИП-258/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку обстоятельства широкой известности компании, ее продукции и товарных знаков, установленные судом в рамках ранее рассмотренных дел, имеют преюдициальное значение для данного спора

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2018 г. по делу N СИП-258/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 30 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Мындря Д.И., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению иностранного лица - Monster Energy Company (Corporation of the state of Delaware, 1, Monster way, Corona, California, 92879, USA)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.01.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 598476,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, региональной общественной организации "Федерация функциональных видов спорта Новосибирской области" (ул. Линейная, д. 37, оф. 57, г. Новосибирск, ОГРН 1125400004861).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Monster Energy Company - Грядов А.В. (по доверенности от 28.07.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-411/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Monster Energy Company (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.01.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 598476.

Определением от 04.05.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена региональная общественная организация "Федерация функциональных видов спорта Новосибирской области" (далее - общественная организация).

Представитель компании в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Роспатент в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания требования компании оспорили, просили в их удовлетворении отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Общественная организация явку своего представителя в судебное заседание не обеспечила.

Судебная корреспонденция о начале судебного процесса с участием общественной организации, а также о назначении времени и места судебного разбирательства, направленная в адрес третьего лица, была возвращена отделением почтовой связи за истечением срока хранения. На почтовой корреспонденции имеются отметки о двух попытках вручения судебной корреспонденции.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

При данных обстоятельствах в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации коллегия судей сочла общественную организацию надлежаще извещенной о начале судебного процесса с ее участием, а также о времени и места судебного заседания, и пришла к выводу об отсутствии препятствий к рассмотрению дела по существу в отсутствие представителя третьего лица.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Общественная организация является правообладателем изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 598476 (дата приоритета - 19.06.2015, дата регистрации - 13.12.2016, дата окончания срока действия регистрации - 19.06.2025), зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 28-го и услуг 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Компания является правообладателем следующих товарных знаков:

- изобразительного по свидетельству Российской Федерации N 478848 (дата приоритета - 07.12.2011) для товаров 9, 16, 18, 25-го классов МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 513730 (дата приоритета - 13.09.2012) для товаров 9, 16, 18, 25-го классов МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 484647 (дата приоритета - 25.07.2011) для товаров 5-го класса МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 448808 (дата приоритета - 25.10.2010) для товаров 5, 29, 30, 32 и 33-го классов МКТУ;

- комбинированного по международной регистрации N 1048069 (дата приоритета - 28.06.2010) для товаров 9, 16, 18-го классов МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 555652 (дата приоритета - 27.12.2013) для товаров 9, 16, 18-го классов МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 547249 (дата приоритета - 06.11.2012) для товаров 5-го класса МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 547223 (дата приоритета - 06.11.2012) для товаров 5-го класса МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 521271 (дата приоритета - 27.09.2010) для товаров 5-го и 32-го классов МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 521599 (дата приоритета - 27.09.2010) для товаров 5-го и 32-го классов МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 492052 (дата приоритета - 02.02.2012) для товаров 32-го и 33-го классов МКТУ;

- изобразительного по свидетельству Российской Федерации N 534437 (дата приоритета - 27.12.2013) для товаров 33-го класса МКТУ;

- изобразительного по свидетельству Российской Федерации N 327291 (дата приоритета - 29.05.2006) для товаров 32-го класса МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 547135 (дата приоритета - 29.10.2012) для товаров 5-го класса МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 547218 (дата приоритета - 29.10.2012) для товаров 5-го класса МКТУ;

- изобразительного по свидетельству Российской Федерации N 447394 (дата приоритета - 22.10.2010) для товаров 5, 29, 30, 32 и 33-го классов МКТУ;

- изобразительного по свидетельству Российской Федерации N 542972 (дата приоритета - 18.03.2014) для услуг 35-го класса МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 593863 (дата приоритета - 06.11.2012) для товаров 5-го класса МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 585388 (дата приоритета - 29.10.2012) для товаров 5-го класса МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 573242 (дата приоритета - 06.11.2012) для товаров 5-го класса МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 579920 (дата приоритета - 06.11.2012) для товаров 5-го класса МКТУ;

- комбинированного по свидетельству Российской Федерации N 573241 (дата приоритета - 29.10.2012) для товаров 5-го класса МКТУ.

Компания, полагая, что принадлежащий общественной организации товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 598476 сходен до степени смешения с принадлежащими компании товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а также способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, обратилась 25.09.2017 в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации указанному товарному знаку, мотивированным несоответствием товарного знака требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По результатам рассмотрения коллегией палаты по патентным спорам этого возражения Роспатент 29.01.2018 признал предоставление правовой охраны спорного товарного знака недействительным частично, а именно в отношении товаров: "маски фехтовальные; наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные], перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; сумки-тележки для гольфа; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; щитки [товары спортивные]" 28-го класса МКТУ. В отношении остальных товаров 28-го и услуг 41-го классов МКТУ правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Указанное решение Роспатента мотивировано тем, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения.

Роспатент пришел к выводу, что вышеперечисленные товары 28-го класса МКТУ однородны товарам, указанным в регистрациях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 478848, 513730, 555652 и международной регистрации N 1048069, поскольку имеют одинаковую область применения и места реализации (совместно встречаются в гражданском обороте), а также относятся к защитному снаряжению спортсменов и спортивным сумкам.

Относительно остальных товаров, указанных в регистрациях противопоставленных товарных знаков, и услуг 41-го класса МКТУ спорного товарного знака, Роспатент сделал вывод об отсутствии однородности.

Так, Роспатент отметил, что правовая охрана спорному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41-го класса МКТУ, относящихся к деятельности, связанной с воспитанием, обеспечением учебного процесса, развлечениями, организацией спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в то время как правовая охрана противопоставленных товарных знаков распространяется на товары "пищевые биологически активные добавки" 5-го, "напитки на основе молока" 29-го, "напитки на основе чая" 30-го, "безалкогольные напитки, в том числе энергетические напитки, составы для изготовления напитков" 32-го, "алкогольные напитки" 33-го, "защитные шлемы, каски, спортивные шлемы, одежда защитная для спортсменов, перчатки защитные для спортсменов, видеоигры" 9-го, "стикеры, переводные картинки" 16-го, "сумки, в том числе спортивные" 18-го, "одежда, головные уборы" 25-го и услуги "продвижение товаров и услуг в спорте, в мотоспорте, в электронном спорте (во время соревнований по видеоиграм), в музыкальной индустрии путем распространения печатных, аудио- и визуальных рекламных материалов, продвижение и рекламная поддержка спортивных и музыкальных предприятий и соревнований, конкурсов для третьих лиц" 35-го классов МКТУ.

Роспатент констатировал, что деятельность по производству пищевых добавок, различных напитков, в том числе алкогольных и безалкогольных, канцелярских принадлежностей, одежды, головных уборов, в том числе для спортсменов, а также видеоигр и деятельность, связанная с организацией обучения, услуг в области организации спортивно-развлекательных мероприятий не является однородной.

В обоснование указанного вывода Роспатент отметил, что услуги, содержащиеся в 41-ом классе МКТУ спорного товарного знака, связанные с организаций обучения и воспитания, оказываются учебными заведениями, услуги в области спортивно-развлекательных мероприятий оказываются различными организациями в области спорта (коммерческими и некоммерческими предприятиями, спортивными клубами и федерациями) и индустрии развлечений (в том числе кинотеатры, театры).

По мнению Роспатента, указанная сфера деятельности не связана с производственным процессом по изготовлению пищевой продукции, товаров широкого потребления, а также товаров специального назначения (например, защитная одежда).

Таким образом, Роспатент пришел к выводу, что сопоставляемые сферы деятельности не являются взаимосвязанными, не соотносятся ни по виду, ни по назначению, поскольку товары 5, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 33-го классов МКТУ противопоставленных товарных знаков предназначены для удовлетворения спроса в одежде, предметах быта, пищевых продуктах (напитках), а услуги 41-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака направлены на приобретение потребителями знаний в определенных областях, а также на отдых и развлечения.

Также Роспатент посчитал неоднородными услуги 41-го класса МКТУ спорного товарного знака услугам 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 542972, поскольку услуги 35-го класса МКТУ по продвижению товаров и услуг представляют собой услуги либо по рекламе, либо по реализации товаров (услуг), оказываются третьим лицам рекламными агентствами или магазинами, предназначены для доведения конечного потребителя информации о товаре (его свойствах) или для непосредственного введения этого товара (услуги) в гражданский оборот, на основании чего сделал вывод об их отличии по своему назначению от услуг, указанных в перечне 41-го класса МКТУ спорного товарного знака.

В части доводов возражения компании о несоответствии спорного товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатент пришел к выводу, что товарный знак общественной организации является фантазийным и сам по себе не способен вызвать не соответствующих действительности представлений ни о товаре, ни о месте его происхождения.

Также Роспатент обратил внимание, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара, может быть сделан лишь в том случае если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) иного лица, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация об их принадлежности этому лицу.

Вместе с тем Роспатент указал, что в материалах дела отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о том, что потребитель вводится в заблуждение относительно лица, производящего товары под спорным товарным знаком и воспринимает его как товарные знак компании.

При этом Роспатент констатировал, что представленные в материалы возражения распечатки из сети Интернет о деятельности компании, часть которых представлена на иностранным языке без перевода, не свидетельствуют об осуществлении деятельности последней на территории Российской Федерации по производству и реализации товаров и услуг 28-го и 41-го классов МКТУ.

В то же время Роспатент отметил, что согласно указанным распечаткам компания, являясь производителем энергетических напитков и различной сувенирной продукции, одежды, аксессуаров, активно продвигает эту продукцию в рамках спонсорских мероприятий, связанных с гонками на различных транспортных средства, концертах и конвенциях, при этом, исходя из этих же распечаток, мероприятия спортивной направленности на территории Российской Федерации не осуществляется.

В связи с указанными обстоятельствами Роспатент указал на отсутствие оснований для вывода о способности спорного товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг 28-го и 41-го классов МКТУ, согласно требованиям вышеназванного пункта статьи 1483 ГК РФ.

Компания, не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу указанного ненормативного правового акта, обратилась 03.05.2018 в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании его недействительным.

Заявитель полагает, что выводы Роспатента основаны на неправильном применении материального права и являются необоснованными.

Так, заявитель не согласен с выводом Роспатента о неоднородности товаров и услуг сравниваемых товарных знаков, признанных Роспатентом сходными до степени смешения.

Компания, ссылаясь на информацию, размещенную в сети Интернет, указывает, что активно продвигает свои товары, осуществляя рекламную поддержку спортивных мероприятий, в частности в таких областях спорта, как сноуборд, лыжные гонки, футбол, серфинг и скейтбординг, посредством размещения символики (товарных знаков) на различных спортивных снарядах и экипировке спортсменов.

Также компания не согласилась с выводом Роспатента об отсутствии оснований для признания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку недействительной как не соответствующего пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

С точки зрения компании, ею были представлены многочисленные доказательства, подтверждающие известность компании и ее продукции российскому потребителю.

При этом продвижение компанией своей продукции при спонсировании спортивных и связанных со спортом мероприятий как в России, так и за рубежом, по мнению заявителя, подтверждается вступившими в законную силу судебными актами по делам N СИП-327/2015 и N СИП-169/2014, которые, как считает компания, имеют преюдициальное значение для настоящего спора.

Также компания указывает на злоупотребление правом со стороны общественной организации и признаков недобросовестной конкуренции в ее действиях по регистрации спорного товарного знака. В обоснование указанного довода компания отмечает, что действия общественной организации по регистрации спорного товарного знака направлены на извлечение экономических преимуществ из деятельности компании в сфере поддержки спортивных команд и спортсменов, которые следует квалифицировать как паразитирование на репутации чужого обозначения.

При вышеназванных обстоятельствах, по мнению компании, оспариваемое решение Роспатента нарушает ее имущественные права, поскольку потребители будут приобретать товары и услуги, маркируемые спорным товарным знаком, считая, что такие товары изготавливаются и услуги оказываются компанией, в связи с чем последняя лишится части доходов.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении отзыве на него, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 указанной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента компанией не пропущен, что Роспатентом и общественной организацией не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества на отказ в предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что компанией и общественной организацией не оспаривается.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебной коллегией установлено следующее.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (19.06.2015), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на указанную дату), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным Минюстом России от 25.03.2003 N 4322 (далее - Правила от 05.03.2003 N 32). Кроме того, подлежат учету сложившиеся в правоприменительной практике методологические подходы, нашедшие отражение, в том числе в Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - методические рекомендации N 198).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил от 05.03.2003 N 32 к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ также не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

При этом судебная коллегия отмечает, что заявителем и третьим лицом не оспаривается содержащийся в решении Роспатента вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков компании, равно как и не оспаривается решение Роспатента в той части, в которой правовая охрана спорного товарного знака признана недействительной.

В соответствии со статьями 1512, 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено заинтересованным лицом путем подачи возражения в Роспатент по основаниям, указанным статьей 1483 ГК РФ.

Заинтересованность компании в подаче возражения иными лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Относительно доводов заявителя об однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, коллегия судей пришла к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил от 05.03.2003 N 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций N 198 могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров/услуг делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров/услуг подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций N 198).

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным (пункт 3.4 Методических рекомендаций N 198).

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары (услуги) - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Роспатент, как указывалось выше, пришел к выводу, что не являются однородными товары 28-го класса МКТУ "спортивное снаряжение и оборудование", для которых зарегистрирован спорный товарный знак, с товарами "одежда для спорта" 9-го, "сумки, в том числе спортивные" 18 и 25-го класса МКТУ "одежда, головные уборы" и услугам "по продвижению товаров и услуг в спорте, услуги по продвижению в рекламе спортивных мероприятий" 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку относятся к разному роду/виду товаров (услуг).

Делая вывод о неоднородности товаров "специальное спортивное снаряжение и оборудование" 28-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, услугам "продвижение товаров и услуг в спорте, в мотоспорте, в электронном спорте (во время соревнований по видеоиграм), в музыкальной индустрии путем распространения печатных, аудио- и визуальных рекламных материалов; продвижение и рекламная поддержка спортивных и музыкальных мероприятий и соревнований, конкурсов для третьих лиц" 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 542972, Роспатент указал, что услуги 35-го класса, для которых зарегистрирован товарный знак компании, относятся к рекламе, а продвижение товаров является ее частным случаем.

Роспатент также отклонил довод компании об однородности сравниваемых товаров 28-го класса и услуг 35-го класса, поскольку компания обосновывает указанный довод нанесением своих товарных знаков на различные спортивные товары для продвижению своих товаров в спорте, в то время как указанный признак не является основанием для признания сравниваемых товаров и услуг однородными.

При этом Роспатент принял во внимание, что возможность нанесения товарного знака существует практически в отношении всех товаров и указанное не делает их однородными с услугами 35-го класса МКТУ, представляющими собой услуги по продвижению товаров и услуг в спорте; услуги по продвижению и рекламе спортивных мероприятий.

Роспатент пришел к выводу об отсутствии оснований для признания однородными услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 542972 с услугами, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, поскольку сферы деятельности, закрепленные в указанных классах, не являются взаимозаменяемыми, не соотносятся по виду и назначению, равно как и не могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Как указал Роспатент в оспариваемом решении, услуга "организация спортивных состязаний" 41-го класса МКТУ, для которой зарегистрирован спорный товарный знак, относится к услугам, направленным на организацию отдыха и развлечений, в то время как услуги "продвижение товаров и услуг в спорте, в мотоспорте, в электронном спорте (во время соревнований по видеоиграм), в музыкальной индустрии путем распространения печатных, аудио- и визуальных рекламных материалов; продвижение и рекламная поддержка спортивных и музыкальных мероприятий и соревнований, конкурсов для третьих лиц" 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 542972, относятся к рекламе и продвижению своих товаров и услуг, путем размещения своих товаров на спортивном инвентаре и одежде. В первом случае услуги связаны с рекламой, во втором - предназначены для организации спортивных мероприятий, досуга, следовательно, имеют иное назначение, не соотносятся как род / вид и в результате не могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Приведенные выводы Роспатента в целом соответствуют вышеприведенным правовым нормам и методологическим подходам, выработанным правоприменительной практикой.

Вместе с тем Роспатентом не учтено следующего.

Возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2014 N СИП-9/2013.

Роспатент отклонил доводы компании относительно того, что спорный товарный знак может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующее услуги, ввиду следующего.

Представленные в материалы дела распечатки из сети "Интернет", содержащие сведения о деятельности и продукции компании, а также из поисковых систем, Роспатент посчитал ненадлежащими доказательствами ввиду отсутствия перевода большинства, материалов на русский язык.

Также Роспатент указал, что из представленных распечаток усматривается, что компания является производителем энергетических напитков и различной сувенирной продукции и активно продвигает эту продукцию в рамках мероприятий, связанных, в том числе с экстремальными видами спорта, и на концертах. Как отметил Роспатент, доказательств того, что указанные мероприятия проводились на территории Российской Федерации, в материалы возражения не представлено.

Помимо этого, Роспатент отклонил довод компании о том, что в силу известности товарных знаков последнего, а также оказания спонсорской поддержки спортивных мероприятий, транслируемых, в том числе в Российской Федерации, российский потребитель может быть введен в заблуждение относительно организатора мероприятия, маркированного спорным товарным знаком ввиду следующего. Роспатент посчитал, что компания, оказывая спонсорскую помощь, фактически выступала заказчиком, которому в обмен на такую помощь предоставляется третьим лицом услуга по рекламе его товаров в рамках определенного спортивного мероприятия. Также Роспатент отклонил довод компании о том, что средний российский потребитель не различает организаторов и спонсоров мероприятий, поскольку такая поддержка является распространенным явлением в Российской Федерации.

При таких обстоятельствах Роспатент пришел к выводу о том, что компанией не представлено доказательств устойчивой ассоциативной связи спорного обозначения с товарами и услугами компании, в связи с чем отсутствуют основания, позволяющие прийти к выводу о способности спорного товарного знака ввести потребителей в заблуждения в отношении производителя услуг 41-го класса МКТУ.

Вместе с тем, по мнению коллегии, приведенные выводы Роспатента являются ошибочными, поскольку не учитывают широкую (мировую) известность компании и ее товарных знаков.

Так, Роспатентом необоснованно не было учтено, что согласно представленным компанией данным поисковых систем (Yandex, Rambler, Yahoo, Google) в сети Интернет запросы "MONSTER" / "MONSTER ENERGY" выдают преимущественно ссылки непосредственно на продукцию компании. У страницы MONSTER ENERGY в социальной сети "Фейсбук" имеется более 24 миллиона подписчиков, в "Твиттер" - 3,26 миллионов подписчиков, в "Инстаграм" - 3,6 миллионов подписчиков, во "Вконтакте" - более 30 тысяч подписчиков, у канала компании на сервисе видеороликов "Youtube" - более 1 миллиона подписчиков.

Также в доказательства своей известности компания представила документально подтвержденные сведения о спонсорской поддержке команды Формулы 1 "Mersedes AMG Petronas F1".

Согласно сведениям, представленным компанией, продукция компании на российском рынке, маркированная товарными знаками с графическим элементом "след от когтей", присутствует с 2011 года.

Данные сведения в своей совокупности, по мнению коллегии судей, позволяют компании говорить о ее широкой мировой известности, а также известности средств индивидуализации, используемых, в том числе при проведении спортивных мероприятий.

Кроме того, Роспатентом не было учтено, что широкая известность компании, ее продукции 30 и 32-го классов МКТУ и товарных знаков была установлена решением Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2018 по делу N СИП-594/2017, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2016 N С01-1130/2015 по делу N СИП-327/2015, решением Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2014 по делу N СИП-169/2014. Указанные судебные акты были приняты по делам с участием компании и Роспатента.

Обстоятельства широкой известности компании, ее продукции и товарных знаков, установленные судом в рамках указанных дел, вопреки мнению Роспатента, имеют преюдициальное значение для настоящего спора.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

По смыслу приведенной процессуальной нормы преюдициальное значение могут иметь только юридические факты материально-правового содержания, но не те факты, установление которых имеет процессуальное значение. При этом преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать установленные ранее обстоятельства, но и запрещает их опровержение. Такое положение существует до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти факты, не будет отменен в порядке, установленном законом.

Преюдициальность имеет свои объективные и субъективные пределы. По общему правилу объективные пределы преюдициальности касаются обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу. Среди этих фактов могут быть те, которые оказались бесспорными, и те, которые суд ошибочно включил в предмет доказывания по делу. В любом случае все факты, которые суд счел установленными во вступившем в законную силу судебном акте, обладают преюдициальностью. Субъективные пределы - это наличие одних и тех же лиц, участвующих в деле, или их правопреемников в первоначальном и последующем процессах.

Правом опровержения установленных ранее арбитражным судом обстоятельств обладает новое участвующее в деле лицо, не привлекавшееся к участию по ранее рассматриваемому делу, так как для него указанные факты не обладают преюдициальным значением.

Таким образом, отсутствие преюдиции в случае участия в спорном отношении нового лица - общественной организации (третьего лица по настоящему делу) означает, что для такого лица факты, установленные судебным актом, не являются обязательными, но должны учитываться судом в силу положений статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом общественная организация доводы компании о широкой известности самой компании, ее продукции и товарных знаков не оспорила.

Для Роспатента, принимавшего участия в вышеперечисленных делах, соответствующие обстоятельства, установленные вступившими в законную силу судебными актами, имеют преюдициальное значение.

Таким образом, с учетом вышеприведенной правовой позиции, согласно которой возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными, вероятность ошибочного восприятия правообладателя товарных знаков усиливается ввиду их длительного и активного использования и, как следствие, достаточной известности товарного знака широкому кругу потребителей подобного рода товаров.

При данных обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу о несоответствии регистрации спорного товарного знака и оспариваемого решения Роспатента пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, требования компании мотивированы наличием признаков злоупотребления правами и недобросовестной конкуренции в действиях общественной организации при регистрации спорного товарного знака.

Оценивая данный довод заявителя, судебная коллегия принимает во внимание, что из материалов заявки (том 3, листы дела 128-131) усматривается, что общественная организация знала о серии товарных знаков компании, которые, как указывалось выше, являются сходными до степени смешения со спорным обозначением и обладают широкой известностью, в том числе в сфере спорта и зрелищных мероприятий.

В силу положений статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Суд на основании положений статьи 10 ГК РФ также вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака (пункт 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29).

От общественной организации, если бы она учитывала права и законные интересы компании, активно использовавшей изображение "следа от когтей" в своей хозяйственной деятельности, следовало бы ожидать, что она до обращения за регистрацией спорного товарного знака заручится согласием компании на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с таким обозначением, либо воздержится от обращения за регистрацией такого обозначения в качестве своего товарного знака.

С учетом разъяснений, содержащихся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", отсутствие учета прав и законных интересов другой стороны при таких обстоятельствах может быть квалифицировано как злоупотребление правом.

По мнению коллегии судей, общественная организация не могла не понимать, что обращение в Роспатент с заявлением о регистрации товарного знака, который, по существу, воспроизводит обозначение, используемое в хозяйственной деятельности иным юридическим лицом, не может быть отнесено к обычной деловой практике и действительно свидетельствует о злоупотреблении обществом своими правами.

В силу статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция) страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Коллегия судей считает необходимым отметить, что товарный знак в качестве средства индивидуализации не должен служить средством введения в заблуждение участников гражданского оборота и потребителей продукции в отношении производителя товара.

Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по недопущению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

Аналогичная правовая позиция выражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2008 N 3565/08 по делу N А40-61852/2006, постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу N СИП-14/2014.

Соответствующие противоправные с точки зрения статьи 10.bis Парижской конвенции действия не могут осуществляться безотносительно к конкретному перечню товаров и услуг, для которых был зарегистрирован спорный товарный знак.

Приведенные выводы суда являются самостоятельными основаниями для признания регистрации спорного товарного знака недействительной.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о необоснованности оспариваемого ненормативного правового акта и о его несоответствии пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, а также о злоупотреблении правом (недобросовестной конкуренции) со стороны общественной организации при регистрации спорного товарного знака, в связи с чем требование компании о признании оспариваемого решения недействительным подлежит удовлетворению. При этом регистрация спорного товарного знака подлежит аннулированию по изложенным выше основаниям.

В пункте 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Таким образом, принятие судом решения о признании ненормативного правового акта Роспатента недействительным и аннулировании регистрации спорного товарного знака не влечет для Роспатента необходимости повторного рассмотрения возражений компании.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования иностранного лица - Monster Energy Company удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.01.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 598476, недействительным как не соответствующее подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в той части, в которой в удовлетворении возражения иностранного лица - Monster Energy Company было отказано.

Правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 598476 аннулировать полностью. Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности в 15-дневный срок с момента вступления настоящего решения в законную силу внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.И. Мындря

А.А. Снегур