Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 декабря 2018 г. по делу N СИП-434/2018 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения, поступившего на его решение об отказе в государственной регистрации спорного обозначения, поскольку анализ представленных заявителем материалов позволяет сделать вывод о том, что они относятся к обозначениям со словесными и изобразительными элементами, которые существенно отличаются от заявленного обозначения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 декабря 2018 г. по делу N СИП-434/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 28 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 4 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Моторкиной К.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "Невская косметика" (пр-кт Обуховской обороны, д. 80, Санкт-Петербург, 192029, ОГРН 1027806078893) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.03.2018 по заявке N 2015742516.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Невская косметика" - Горский-Мочалов В.Л. (по доверенности от 14.03.2018 N 119);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-415/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Невская косметика" (далее - общество "Невская косметика") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.03.2018 по заявке N 2015742516.

Общество "Невская косметика", возражая против выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, указывает на то, что обозначение по заявке N 2015742516 обладает различительной способностью, поскольку "цвет емкости придает заявленному обозначению новые интегративные свойства, придает обозначению новый смысл, который и становится для потребителя фундаментом для создания ассоциаций между обозначением, конкретным товаром и производителем".

Кроме того, по мнению заявителя, при использовании обозначения путем исполнения словесного элемента специальным "фирменным" шрифтом заявителя, характерным для продукции бренда "Новый жемчуг", частью которого является и ополаскиватель, присутствует ассоциативная связь между заявителем и его продукцией на рынке применительно к конкретным товарам. Между тем, данный довод Роспатентом учтен не был.

Также общество указало, что Роспатентом при вынесении оспариваемого решения не был учтен довод заявителя о приобретении обозначением по заявке N 2015742516 различительной способности в результате продолжительного и активного использования на рынке товаров для полости рта.

Также общество "Невская косметика" полагает, что дополнительные элементы, используемые заявителем на упаковке, не влияют на различительную способность заявленного обозначения, поскольку направлены на детерминацию различных характеристик товара внутри линейки продукции заявителя.

Таким образом, по мнению заявителя, оспариваемое решение Роспатента не соответствует требованиям как подпункта 2, так и подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагает, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и не нарушает прав и законных интересов общества.

Роспатент отмечает, что простое цветовое исполнение не является достаточным отличительным признаком, который позволяет рассматривать данное обозначение как обладающее различительной способностью.

Также Роспатент указал, что выполнение традиционной емкости в коричневом цвете с размещенным на ней словесным элементом, не создает запоминающуюся графическую композицию, имеющую оригинальный художественный замысел. Таким образом, Роспатент полагает, что заявленная обществом композиция не приводит к появлению новых интегративных свойств, а следовательно отсутствует оригинальность композиции.

В судебном заседании представитель общества доводы, изложенные в заявлении, поддержал, оспариваемое решение Роспатента просил признать недействительным.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в отзыве на него.

Как следует из материалов дела, обществом "Невская косметика" в Роспатент 24.12.2015 подана заявка N 2015742516 на государственную регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения в отношении товаров 03-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях" и 05-го класса МКТУ "средства для ухода за полостью рта медицинские".

Роспатентом 01.09.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2015742516 в качестве товарного знака в связи с несоответствием указанного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "Невская косметика" 25.12.2017 обратилось с возражением на решение Роспатента от 01.09.2017 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения. При этом заявителем был сокращен перечень товаров, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, до товаров 03-го класса МКТУ "препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях".

Также заявитель в поданном возражении просил зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с дискламацией изображения трехмерной формы емкости для жидкости и словесного элемента "ополаскиватель для полости рта".

В обоснование поданного возражения общество указало, что охраняемым элементом заявленного обозначения является цвет упаковки - изображение флакона коричневого цвета как основного идентификатора продукции заявителя. По мнению общества, используемый коричневый цвет в отношении товара "ополаскиватель для полости рта с корой дуба" является уникальным цветом, который используется заявителем в течение длительного периода времени.

Кроме того, заявитель отметил, что заявленное обозначение состоит из элементов, образующих композицию, обладающую различительной способностью, в связи с чем может быть зарегистрировано в качестве товарного знака и не противоречит требованиям пункта 1.1. статьи 1483 ГК РФ.

Также заявитель указал, что на данный момент является единственным производителем ополаскивателей для полости рта с использованием коры дуба в составе продукции, в связи с чем именно коричневый цвет выступает элементом, отличающим товар заявителя от всех иных товаров, представленных на рынке.

Кроме того, по мнению общества, несмотря на то, что словесный элемент "ополаскиватель для полости рта" является неохраняемым, данный элемент придает различительную способность заявленному обозначению в целом, поскольку при его написании используется фирменный оригинальный шрифт, присущий продукции заявителя. Таким образом, использование идентичного шрифта на всей линейке продукции позволяет потребителю идентифицировать производителя товара.

В своем возражении общество отметило, что спорное обозначение помимо того, что изначально обладает различительной способностью, оно также приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного использования, что подтверждается товарными накладными, сведениями из сети Интернет, справками об объемах продаж.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об АО "Невская Косметика";

2. Указ Николая I о создании "Санкт-Петербургского общества производства стеариновых свечей";

3. Лицензионный договор о передаче прав на использование знаков для товаров и услуг от 02.01.2012, заключенный между ОАО "Невская Косметика" и ЧАО "Винницапобутхим";

4. Распечатка статьи "Украина: рынок синтетических моющих средств, 2012 г.";

5. Справка о численности сотрудников ОАО "Невская Косметика";

6. Сведения о наградах продукции заявителя;

7. Бриф на разработку упаковки, приложение к договору на оказание услуг между ОАО "Невская Косметика" и ООО "Коруна-консалтинг", акты выполненных работ, счета;

8. Отчет по результатам социологического опроса "Определение уровня известности товарного знака "Новый Жемчуг";

9. Справка об объемах производства продукции серии "Новый Жемчуг" в 2000-2017 гг.;

10. Справка об объемах производства ополаскивателя для полости рта с корой дуба "Новый Жемчуг" в 2013-2017 гг.;

11. Товарные накладные, счета-фактуры на поставку товаров между ОАО "Невская Косметика" и региональными и федеральными розничными сетями и дистрибьютерами;

12. Дипломы качества продукции заявителя;

13. Рекламный каталог розничной сети "О'КЕЙ" за 2014 г.;

14. Дополнительное соглашение к договору с брендинговым агентством "Арт Бизнес Дизайн", акты выполненных работ, счет-фактуры на изготовление буклета об ополаскивателях и зубных пастах "Новый Жемчуг".

Решением Роспатента от 30.03.2018 в удовлетворении названного возражения было отказано, со ссылкой на то, что спорное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраняемых элементов, не образующих оригинальную композицию.

Не согласившись с принятым решением и полагая, что оно является недействительным, поскольку принято с нарушением действующего законодательства и нарушает права и законные интересы общества, последнее обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него, выслушав мнения явившихся в судебное заседание представителей общества и Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты поступления в Роспатент заявки N 2015742516 (24.12.2015) законодательством, применимым для оценки правомерности выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, является ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Пунктом 35 Правил предусмотрено, что вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 названной статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 данной статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение трехмерной формы емкости для жидкости и словесный элемент "ополаскиватель для полости рта", расположенный в верхней части изображения на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника. Правовая охрана данному обозначению испрашивается в коричневом, белом и синем цветах.

Проанализировав заявленное обозначение, Роспатент пришел к выводу о том, что оно не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраняемых элементов, не образующих оригинальную композицию.

Судебная коллегия соглашается с указанным выводом Роспатента в силу следующего.

Так, заявленное обозначение включает в себя изобразительный элемент в виде реалистического изображения емкости для жидкости, которая имеет тулово с углублением, предназначенным для этикетки, низкую горловину, оканчивающуюся венчиком, которое обоснованно признано Роспатентом в качестве неохраняемого, поскольку не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как обозначения, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров. Форма бутылки не является оригинальной и безальтернативной для изделий того же назначения.

Изобразительный элемент заявленного обозначения, выполненный в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, представляет простую геометрическую фигуру, в связи с чем также не обладает различительной способностью.

Входящий в спорное обозначение словесный элемент "ополаскиватель для полости рта" также не обладает различительной способностью, поскольку исходя из его семантического значения, является характеризующим товары 3-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана спорного изображения.

При этом судебная коллегия отмечает, что согласно заявке, поданной в Роспатент данный словесный элемент выполнен в кириллице стандартным шрифтом т.е. при его написании отсутствует оригинальная шрифтовая графика, или какие-либо оригинальные изобразительные приемы написания данного элемента.

Кроме того, коллегия судей принимает во внимание, что как указывает общество "Невская косметика" в заявлении, поданном в суд, оно не настаивает на том, что изображение емкости для жидкости (графический элемент) и обозначение "ополаскиватель для полости рта" (словесный элемент) являются охраняемыми сами по себе и, более того, в возражении на решение Роспатента от 1 сентября 2017 года заявитель указывал, что согласен с выводами экспертизы Роспатента о невозможности самостоятельной охраны этих элементов.

Вместе с тем, общество "Невская косметика" настаивает на том, что комбинированное обозначение в целом представляет собой отдельную композицию, обладающую различительной способностью. Поскольку ее возникновению способствуют одновременно специфическое расположение словесного элемента; специфическое исполнение словесного элемента и, в большей части, цветовой элемент.

При этом общество указывает, что именно исполнение емкости для жидкости в коричневом цвете придает заявленному обозначению новый смысл, поскольку используется в отношении товара "ополаскиватель для полости рта с корой дуба", в связи с чем является известным и уникальным цветом продукции заявителя.

Проверив данный довод заявителя, коллегия судей полагает, что он не подлежит удовлетворению в силу следующего.

Как верно указал Роспатент в оспариваемом решении композиция - это совокупность элементов объединенных какой-либо связью, которая приводит к появлению новых интегративных свойств, не присущих этим элементам в их разобщенности.

При этом Роспатент обоснованно пришел к выводу о том, что изображение традиционной емкости в коричневом цвете с размещенным на ней словесным элементом "ополаскиватель для полости рта", выполненном стандартным шрифтом, и расположенном на горизонтально ориентированном прямоугольнике, не создает запоминающуюся графическую композицию, имеющую оригинальный художественный замысел.

Кроме того, проведя анализ оспариваемого обозначения, вопреки доводам заявителя, Роспатент правомерно указал, что простое цветовое исполнение не является достаточным отличительным признаком, который позволяет рассматривать данное обозначение как обладающее различительной способностью.

Довод заявителя том, что Роспатентом не было учтено то обстоятельство, что неохраноспособные элементы в спорном обозначении соединены таким образом, что по отношению к заявленным товарам это сочетание будет восприниматься потребителем как необычное, оригинальное, подлежит отклонению как не соответствующий содержанию обжалуемого решения и фактическим обстоятельствам дела.

Судебная коллегия отмечает, что сам по себе факт того, что в данном случае заявленное на регистрацию обозначение истца является комбинированным, то есть изображение выполнено в виде традиционной емкости, в коричневом цвете, с использованием словесного элемента, выполненного с использованием типового шрифта, не оказывает значительного влияния на его различительную способность, поскольку не представляет собой композицию, обладающую различительной способностью.

Коллегия судей полагает, что соответствующие доводы заявителя о том, что по отношению к заявленным товарам это сочетание будет восприниматься потребителем как необычное, оригинальное, носят субъективный характер, обусловленный заинтересованностью общества в результатах спора.

При этом судебная коллегия обращает внимание, что в отличие, например, от этикеток, где цветовое сочетание имеет существенное значение, для объемных изделий основными признаками, отличающими их от аналогичных изделий, является формообразование, состав, взаимное расположение элементов изделия.

Аналогичная позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17.09.2018 по делу N СИП-24/2018.

Необходимо отметить, что неохраняемые элементы обозначения в отдельных случаях могут составлять такую композицию, которая по отношению к заявленным товарам (услугам) будет восприниматься как оригинальная.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением. Оценка обозначения на соответствие требованиям данной нормы производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации - адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

Довод заявителя о том, что потребителю, в том числе в результате активной рекламной и маркетинговой кампании, осуществленной заявителем, о чем свидетельствуют представленные в Роспатент материалы, известно, что единственным ополаскивателем для полости рта коричневого цвета на рынке является ополаскиватель "С корой дуба" производства общества "Невская косметика" не принимается судебной коллегией в силу следующего.

Так, представленными заявителем доказательствами должны подтверждаться имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 N 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 N 300-ЭС16-8048 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017, от 23.07.2018 по делу N СИП-627/2017, от 15.08.2018 по делу N СИП-576/2017 и других.

В делах, связанных с доказыванием описательного характера обозначений, используемых для индивидуализации товаров и услуг, необходимо установить (доказать) возникновение ассоциативных связей у потребителей в отношении спорного обозначения и конкретного товара.

Судебная коллегия, отмечает, что в подтверждение довода о том, что у потребителя возникли ассоциативные связи в отношении спорного обозначения и конкретного товара заявителя, общество "Невская косметика" указало, что с учетом фактических обстоятельств использования обозначения при исполнении словесного элемента специальным, "фирменным" шрифтом заявителя, характерным для продукции бренда "Новый жемчуг", частью которого является и ополаскиватель, присутствует ассоциативная связь между заявителем и его продукцией на рынке применительно к конкретным товарам.

Роспатент, оценив представленные обществом доказательства, пришел к выводу о том, что из представленных вариантов линейки товаров заявителя (ополаскиватели для полости рта) усматривается, что помимо данного словесного элемента маркировка товаров включает другие элементы, в частности товарный знак заявителя по свидетельству Российской Федерации N 319921. Именно за счет этого элемента и осуществляется индивидуализация товаров, что подтверждается результатами исследования, проведенного ВЦИОМ в сентябре 2016 года.

Таким образом, судебная коллегия соглашается с доводом Роспатента о том, что анализ представленных заявителем материалов позволяет сделать вывод о том, что они относятся к обозначениям со словесными и изобразительными элементами, которые существенно отличаются от заявленного обозначения. Между тем, оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ должна производиться в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Каких либо материалов, в которых заявитель в рекламе акцентировал бы внимание потребителя на коричневом цвете упаковки рекламируемого товара, вследствие чего данный цвет воспринимался бы потребителем как обозначение, индивидуализирующее товары заявителя, представлено не было.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение, в том виде, как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, поскольку в заявленном обозначении отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Довод заявителя о том, что иные производители не используют коричневый цвет для упаковки тождественных товаров, не свидетельствует о том, что коричневый цвет упаковки сам по себе способен индивидуализировать товары заявителя. Наоборот, как указывает сам заявитель в предпоследнем абзаце страницы 2 заявления в суд, коричневый цвет ёмкости связан с использованием коры дуба, придающей ополаскивателю характерный цвет. Соответственно, сам заявитель подтверждает то, что коричневый цвет может ассоциироваться с цветом сырья, из которого изготовлен товар, в связи с чем может выступать как описательный элемент.

На основании изложенного судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, а также словесный элемент "ополаскиватель для полости рта".

При этом сочетание коричневого цвета с надписями информационного характера "ополаскиватель для полости рта" при отсутствии какого-либо дизайна в силу своей тривиальности, отсутствия оригинальности, вопреки доводу заявителя не придает обозначению новый смысл, который становится для потребителя "фундаментом для создания ассоциаций между обозначением, конкретным товаром и производителем", не воспринимается как средство индивидуализации товаров определенного производителя, а скорее как обычная упаковка с фоном, на котором не заостряется внимание потребителя при восприятии знака.

В связи с чем государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность ввиду его длительного использования до даты приоритета товарного знака, также не может быть принят судом во внимание, ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Роспатент, проанализировав представленные обществом документы, пришел к выводу о том, что они не позволяют прийти к выводу о приобретении различительной способности как коричневого цвета емкости в отношении товаров 3-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана спорного изображения, так и заявленного комбинированного обозначения в целом, поскольку представленные материалы касаются иного обозначения, на котором видно использование других элементов, а именно товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 319921 и N 214522, а также словесного элемента "с корой дуба" и изобразительного элемента в виде листьев, семян и коры дуба, за счет которых и осуществляется индивидуализация и запоминание товаров.

Кроме того, в материалы дела представлены: лицензионный договор от 02.01.2012 на использование товарных знаков заявителя со словесными элементами "Ушастый нянь", "Ворсинка", "SARMA", "САРМА", "INDEX", "МИСТЕР ЧИСТЕР" на Украине, справка о численности сотрудников общества "Невская косметика", сведения из сети Интернет, заказ от 28.08.2012 N 7 к договору от 01.03.2012, бриф на разработку упаковки, акт от 18.09.2012 N 00000011, счет от 18.09.2012 N 24, заказ от 22.04.2013 N 16 к договору от 14.01.2013, счет от 27.06.2013 N 16, акт от 27.06.2013 N 00000028. Данные документы не содержат указания на спорное обозначение, в связи с чем не представляется возможным сделать вывод об использовании этого обозначения для индивидуализации заявителем своей продукции.

Иные документы, а именно справка об объемах производства продукции серии "Новый Жемчуг" в 2000-2017; счет-фактура от 02.02.2015, товарные накладные от 11.03.2014 N 0090409260, от 13.01.2014 N 0090404441, от 10.03.2014 N 0090409305, от 24.06.2014 N 0090418416, от 31.01.2015 N 90438217, счет-фактура от 16.10.2014, от 20.08.2014, также не содержат указания на спорное обозначение, в связи с чем не представляется возможным сделать вывод об использовании этого обозначения для индивидуализации заявителем своей продукции.

Представленный заявителем рекламный каталог "О'кей" с 8 мая по 11 июня 2014 года, а также социологический отчет Фонда ВЦИОМ по результатам опроса потребителей не содержит сведений о том, что именно заявленное обозначение воспринимается потребителями как средство индивидуализации товаров заявителя.

В частности усматривается, что целью социологического исследования являлось определение уровня известности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319921 "НОВЫЙ ЖЕМЧУГ", по результатам которого установлено, что абсолютному большинству респондентов, знакомых с тестируемым товарным знаком, известно, что он используется для зубных паст (94%). Между тем сведений относительно обозначения по заявке N 2015742516, указанное исследование не содержит.

Вопреки доводам заявителя, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что одного рекламного каталога "О'кей" с 8 мая по 11 июня 2014 года и дополнительного соглашения по подготовке к печати буклета "Новый жемчуг" недостаточно для вывода об активной рекламной и маркетинговой компании, для подтверждения наличия ассоциативных связей между заявителем и его продукцией на рынке применительно к конкретному товару, в данном случае "ополаскивателя для полости рта с корой дуба". Иных доказательств общество в материалы дела не представлено.

Иные документы, а именно дипломы качества продукции, распечатка статьи "Украина: рынок синтетических моющих средств, 2012 г." также не свидетельствуют о длительном и интенсивном использовании обществом спорного обозначения, поскольку указанные документы не содержат сведений о спорном обозначении.

Кроме того, представленные заявителем документы не содержат сведений, которые могли бы позволить сделать вывод о значительных затратах на рекламу, её длительности и высокой интенсивности. Справка о численности сотрудников предприятия заявителя, его учредительные документы, лицензионный договор на использование товарных знаков заявителя на Украине не содержат упоминания о заявленном обозначении.

Из представленных заявителем изображений ополаскивателей для полости рта усматривается, что на товарах заявителя присутствуют другие элементы, в том числе товарный знак заявителя по свидетельству Российской Федерации N 319921. Именно за счёт этого элемента и осуществляется индивидуализация товаров, что подтверждается результатами социологического отчёта Фонда ВЦИОМ по результатам опроса потребителей. При этом мнение респондентов относительно известности спорного обозначения не выяснялось.

Таким образом, анализ представленных заявителем материалов позволяет сделать вывод о том, что они относятся к обозначениям со словесными и изобразительными элементами, которые существенно отличаются от заявленного обозначения.

Оценив упомянутые документы, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что представленные документы не свидетельствуют о приобретении спорным обозначением различительной способности.

На основании изложенного, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что обществом "Невская косметика" не представлена совокупность доказательств, являющихся достаточными для признания спорного обозначения обладающим различительной способностью.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество "Невская косметика" в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении заявления акционерного общества "Невская косметика" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев