Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2018 г. N С01-809/2018 по делу N СИП-256/2018 Суд оставил без изменения решение, которым частично удовлетворен иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ввиду его неиспользования, поскольку суд пришел к обоснованному выводу о доказанности использования ответчиком спорного товарного знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2018 г. N С01-809/2018 по делу N СИП-256/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 26 ноября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 ноября 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЮТА-НН" (ул. Кожевенная, д. 1А, г. Нижний Новгород, 603005, ОГРН 1065260005601) на решение Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2018 по делу N СИП-256/2018 (судьи Лапшина И.В., Голофаев В.В., Рогожин С.П.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЮТА-НН" к обществу с ограниченной ответственностью "Интел" (Варшавское ш., д. 75, корп. 1, Москва, 117556, ОГРН 1057747453610) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 вследствие его неиспользования в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб. д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ЮТА-НН" - Малахова Н.Л. (по доверенности от 23.10.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Интел" - Горская М.В. (по доверенности от 01.06.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЮТА-НН" (далее - общество "ЮТА-НН") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Интел" (далее - общество "Интел") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 вследствие его неиспользования в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2018 исковое заявление общества "ЮТА-НН" удовлетворено частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 в отношении части товаров 33-го класса МКТУ "аперитивы; арак; бренди; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; саке", в удовлетворении остальной части требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, и в дополнении к ней общество "ЮТА-НН", ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда от 10.08.2018 изменить, принять по делу новый судебный акт о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 в отношении всех товаров 33-го класса МКТУ.

Общество "ЮТА-НН" считает необоснованным вывод суда о том, что спорный товарный знак используется в отношении товара "вино" под контролем правообладателя обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Русьимпорт" (далее - общество "Торговый дом "Русьимпорт").

В обоснование указанного довода общество "ЮТА-НН" отмечает, что общество "Торговый дом "Русьимпорт" не является ни производителем алкогольной продукции, ни заказчиком продукции под наименованием "Buongiorno". В материалах дела отсутствуют доказательства того, что товар под маркировкой "О sole mio. Buongiorno" был изготовлен в Италии или в другой стране Европейского Союза по заказу ответчика или общества "Торговый дом "Русьимпорт" с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693.

Обращая внимание на то, что производителем вина под наименованием "О sole mio. Buongiorno" является итальянская компания Gruppo Cevico Soc.Coop.Agricola, общество "ЮТА-НН" отмечает, что общество "Интел" как правообладатель (или уполномоченное им лицо) должно было дать согласие на использование указанным иностранным лицом обозначения "О sole mio. Buongiorno" для маркировки вина, предназначенного для импорта на территорию Российской Федерации.

При этом общество "ЮТА-НН" не рассматривает в качестве согласия на использование обществом "Торговый дом "Русьимпорт" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 письмо общества "Интел" от 14.03.2013, поскольку в нем отсутствует обязательное условие выдачи правообладателем согласия на использование товарного знака - указание на способ такого использования.

Общество "ЮТА-НН" полагает, что, поскольку общество "Интел" претендует на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 именно в связи с введением товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации, оно должно было дать согласие на использование спорного товарного знака определенными способами в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По мнению общества "ЮТА-НН", в связи с тем, что в письме от 14.03.2013 отсутствует согласие на такой способ использования товарного знака как импорт оригинальной продукции и в таможенном реестре общество "Торговый дом "Русьимпорт" не числится в качестве уполномоченного импортера, спорный товарный знак не используется указанным лицом под контролем правообладателя.

Общество "ЮТА-НН" отмечает, что в нарушение требований подпункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд в обжалуемом решении не дал изложенным выше доводам общества оценки, не указал причины, по которым он их отклонил.

Кроме того, по мнению общества "ЮТА-НН", ошибочным является вывод суда о том, что расположение товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 совместно с товарным знаком "О sole mio" не меняет существо спорного товарного знака и его различительную способность.

По словам заявителя кассационной жалобы, спорный товарный знак "Buongiorno", использованный в сочетании с товарным знаком "О sole mio", воспринимается не как отдельный самостоятельный товарный знак, а как составная часть товарного знака "О sole mio. Buongiorno". Использование обозначения "Buongiorno" в значительно измененном виде не может считаться использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

Общество "ЮТА-НН" также указывает на то, что судом не приняты во внимание положения статьи 18 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", в соответствии с которыми деятельность, связанная с оборотом алкогольной продукции, подлежит обязательному лицензированию.

В связи с этим заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что ответчик не имеет и никогда не имел лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции, а срок действия лицензии общества "Торговый дом "Русьимпорт" истек 27.06.2016. Отсутствие специальной правоспособности, как полагает общество "ЮТА-НН", исключает возможность законного использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ (алкогольная продукция) как правообладателем, так и обществом "Торговый дом "Русьимпорт".

Общество "Интел" представило отзыв на кассационную жалобу и письменные пояснения на дополнения к ней, в которых, указывая на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просило оставить его без изменения, а названную жалобу - без удовлетворения.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители общества "ЮТА-НН" и общества "Интел".

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие этого лица.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества "ЮТА-НН" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель общества "Интел" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить в силе решение суда от 10.08.2018.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, общество "Интел" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693, зарегистрированного 25.08.2009 по заявке N 2007708520, дата приоритета от 28.03.2007, в отношении товаров 32-го класса "аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные" и 33-го класса "алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; саке" МКТУ.

Общество "ЮТА-НН", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 в отношении товаров 33-го класса МКТУ, для которых этот знак зарегистрирован, а также на неиспользование обществом "Интел" спорного товарного знака в отношении указанных товаров в течение трех лет, направило в его адрес предложение от 31.01.2018 N 32/13 с требованиями о добровольном отказе последнего от исключительного права на этот товарный знак либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на него.

Письмом от 01.03.2018 N 15/2018 общество "Интел" в удовлетворении требования общества "ЮТА-НН" отказало. При этом общество "Интел" указало, что товарный знак "Buongiorno" по свидетельству Российской Федерации N 387693 используется с его согласия и под его контролем для алкогольной продукции, которая маркируется указанным товарным знаком и вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации начиная с 2012 года.

Поскольку представленные обществом "Интел" доводы по использованию спорного товарного знака общество "ЮТА-НН" посчитало неубедительными, оно обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции, признав общество "ЮТА-НН" заинтересованным лицом в подаче настоящего иска, пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований общества в отношении части товаров 33-го класса МКТУ "аперитивы; арак; бренди; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; саке".

Отказывая в удовлетворении исковых требований в оставшейся части, суд первой инстанции исходил из доказанности использования спорного товарного знака обществом "Торговый дом "Русьимпорт" под контролем общества "Интел" в отношении товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива); вина" в спорный период с 31.01.2015 по 30.01.2018 включительно.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 указанного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что обществом "ЮТА-НН" не оспариваются выводы суда первой инстанции о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также о наличии оснований для прекращения правовой охраны этого товарного знака в отношении части товаров 33-го класса МКТУ "аперитивы; арак; бренди; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; саке".

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в дополнении к ней и в отзыве на нее, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей общества "ЮТА-НН" и общества "Интел", проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак (знак обслуживания) как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования на ответчика - правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака (знака обслуживания) правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара (услуг) в гражданский оборот.

В отношении довода общества "ЮТА-НН" о необоснованности вывода суда в части неиспользования спорного товарного знака в отношении товара "вино" под контролем правообладателя обществом "Торговый дом "Русьимпорт" президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака (знака обслуживания) может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака (знака обслуживания) самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака (знака обслуживания) третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2014 по делу N СИП-56/2013 (определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.07.2014 N ВАС-8509/14 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отказано), от 15.12.2014 по делу N СИП-285/2014, от 22.07.2016 по делу N СИП-643/2015, от 03.11.2016 по делу N СИП-320/2016 и от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 04.12.2017 по делу N СИП-36/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.04.2018 N 300-КГ18-2423 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

При этом для целей применения положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в данном случае определяет наступление или ненаступление определенных правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знаком обслуживания), на законном основании, то есть по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 данного Кодекса).

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 по делу N СИП-110/2013, от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.04.2017 по делу N СИП-638/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2017 N 300-ЭС17-8135 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 05.06.2017 по делу N СИП-728/2016 и от 03.11.2017 по делу N СИП-155/2017.

Как усматривается из материалов дела, в подтверждение использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 обществом "Интел" представлены следующие доказательства: письма-согласия от 14.03.2013 и от 16.12.2013 об использовании обществом "Торговый дом "Русьимпорт" принадлежащих ответчику товарных знаков, в том числе спорного, копии свидетельств о международной регистрации товарных знаков "Buongiorno" и "O Sole Mio", фотографии продукции, для маркировки которой используется спорный товарный знак, распечатка сведений из Федерального реестра алкогольной продукции, распечатка сведений из Реестра свидетельств о государственной регистрации (единая форма Таможенного союза); копии деклараций на товары от 02.09.2015, от 30.09.2015, от 09.11.2015, от 10.11.2015, от 20.05.2014, от 15.08.2014, от 09.10.2014, от 08.04.2013, от 25.12.2013, от 29.11.2013, от 28.04.2013, от 05.09.2013, от 25.10.2012, от 09.11.2012, от 01.11.2012, сводная таблица с номерами грузовых таможенных деклараций, в соответствии с которыми продукция, для маркировки которой используется спорный товарный знак N 387693, импортировалась на территорию Российской Федерации; сводная таблица о количестве реализованной продукции маркированной спорным товарным знаком; копии товарных накладных, подтверждающих поставку обществом "ТД Русьимпорт" в адрес общества "Русьимпорт-СНГ"; копии товарных накладных, подтверждающих поставку товара обществом "Русьимпорт-СНГ" в адрес общества "Русьимпорт-Воронеж" (товарные накладные от 04.07.2015, от 24.03.2016, от 17.09.2015, от 17.12.2015) и в адрес общества "Русьимпорт-Нева" (товарные накладные от 17.09.2015, от 02.10.2015, от 08.10.2015); копии товарных накладных, подтверждающих поставку товара обществами "Русьимпорт-Воронеж" и "Русьимпорт-Нева" в адрес конечных клиентов от 15.11.2016 N 16-007109/1, от 15.11.2016 N 16-006972/1, от 18.03.2016 N 16-001048/1, от 14.02.2018 N 18-000699/1, от 09.12.2016 N 16-3287, от 13.09.2017 N 17-3187, от 24.12.2015 N 15-5366; распечатки из сети Интернет, подтверждающие использование ответчиком спорного товарного знака, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.05.2018 по делу N А43-36915/2017.

Исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи все представленные обществом "Интел" в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем реализации товара (вино белое сухое столовое под наименованием "O Sole Mio. Boungiorno"; вино белое полусладкое столовое под наименованием "О Sole Mio. Boungiorno. Amabile"), на этикетке которого содержится спорный товарный знак, в трехлетний период, предшествующий обращению с настоящим иском.

При этом суд установил, что использование спорного товарного знака осуществлялось обществом "Торговый дом "Русьимпорт" под контролем и с согласия правообладателя, что подтверждено письмами-согласиями, выданными обществом "Интел" на использование товарного знака "Boungiorno" и товарного знака "O sole mio".

Суд также принял во внимание то, что согласно сведениям Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка обществом "Торговый дом "Русьимпорт" получена лицензия на реализацию алкогольной продукции от 11.11.2015 N 01-00067742, указаны: в качестве наименования продукции - вино столовое белое полусладкое "О Соле Мио. Бонджорно. Амабиле", дата первой поставки - 16.11.2015, а также количество поставляемой продукции.

Кроме того, суд установил, что в исследуемый период общество "Торговый дом "Русьимпорт" являлось импортером на территорию Российской Федерации алкогольной продукции, в частности "вина", под наименованием "O Sole mio. Buongiorno", в качестве производителя которого указана итальянская компания Gruppo Cevico Soc. Corp. Agricola. В дальнейшем указанная продукция поставлялась обществом "Торговый дом "Русьимпорт" оптовым и розничным клиентам в различных городах (Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Воронеж, Липецк, Ижевск, Челябинск и др.) на территории Российской Федерации и доводилась до конечных потребителей.

При этом суд исходил из того, что вышеуказанные обстоятельства подтверждаются совокупностью представленных в материалы дела доказательств, а именно фотографией бутылки вина с обозначением "O Sole mio. Buongiorno", на оборотной стороне которой в качестве изготовителя указана компания Gruppo Cevico Soc. Corp.Agricola, а в качестве импортера - общество "Торговый дом "Русьимпорт", указана также дата розлива - 08.06.2015, кроме того, имеется акцизная марка.

По результатам исследования в судебном заседании 08.08.2018 образца продукции - бутылки емкостью 0,75 литра вина белого сухого столового "O Sole mio. Buongiorno" судом также было установлено, что на этикетке бутылки под изобразительным элементом нанесено словесное обозначение "Buongiorno"; на оборотной стороне бутылки имеется указание на изготовителя - Gruppo Cevico Soc. Corp.Agricola и на импортера - общество "Торговый дом "Русьимпорт"; на бутылку наклеена федеральная специальная марка со штрих-кодом, указана дата розлива - 08.06.2015. Данный образец продукции совпадает с изображением реализуемой продукции, содержащимся в представленных ответчиком фотоматериалах и распечатках из сети Интернет (www.rusimport.ru, https://good-drinks.me; https://wine-shopper.ru; https://www.evino.ru; http://vinmirnn.ru).

Импортирование в исследуемый период на территорию Российской Федерации продукции, маркированной спорным товарным знаком, как установил суд первой инстанции, подтверждается копиями грузовых таможенных деклараций от 03.09.2015 N 10009020/020915/0009197; от 30.09.2015 N 10009020/300915/0010433; от 09.11.2015 N 10009020/091115/0012699; от 10.11.2015 N 10009020/101115/0012721, общее количество реализованной продукции - 12 100 единиц. В качестве получателя указано общество "Торговый дом "Русьимпорт", наименование продукции - вино столовое "О Соле мио. Бонджорно".

Суд также установил, что в последующем указанная продукция по товарным накладным от 04.07.2015 N 15-002379, от 24.03.2016 N 16-000576, от 17.09.2015 N 15-003289, от 17.12.2015 N 15-004603 реализовывалась обществом "Русьимпорт-СНГ" обществу "ТД "Русьимпорт-Воронеж" в рамках договора поставки алкогольной продукции от 22.04.2011 N СНГ-15/2011, в том числе вина "O Sole Mio. Boungiorno" в бутылках емкостью 0,75 литра белого полусладкого и сухого, которое в дальнейшем было реализовано в розничной сети конечным потребителям (общество "Центурион Люкс", общество "Липка", общество "Крокус") и подтверждено товарными накладными от 09.12.2016, от 13.09.2017, от 24.12.2015. Товарными накладными от 17.09.2015 N 15-003401, от 02.10.2015 N 15-003606, от 08.10.2015 N 15-003670 подтверждается факт реализации обществом "Русьимпорт-СНГ" обществу "ТД "Русьимпорт-Нева" в рамках договора поставки алкогольной продукции от 22.04.2011 N СНГ-2/2011, в том числе вина "О Sole Mio. Boungiorno" в бутылках емкостью 0,75 литра белого полусладкого и сухого, которое в дальнейшем было реализовано в розничной сети конечным потребителям (общество "Рекон", общество "Кам-Кам", общество "Торговый дом "Карат"), что также подтверждено товарными накладными от 15.11.2016 и от 18.03.2016.

На основании оценки имеющихся в деле доказательств суд пришел к выводу, что вино поставлялось в Российскую Федерацию в том виде, в котором оно продавалось конечным потребителям. В товарно-сопроводительных документах товар также маркировался спорным товарным знаком. Продавцы не видоизменяли упаковку и маркировку указанного вина, следовательно, ответчик использовал на территории Российской Федерации свой товарный знак.

При этом учитывая аналогичность наименований указанных вин, использование в тексте товарных накладных спорного товарного знака ("Buongiorno"), принимая во внимание то, что на поставляемой продукции указано в качестве импортера общество "Торговый дом "Русьимпорт", а также совокупность вышеназванных доказательств, подтверждающих обстоятельства передачи товара лицом, использующим спорный товарный знак под контролем правообладателя, конечному потребителю, суд пришел к выводу о доказанности ответчиком реализации вин, которые маркированы товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 387693 "Buongiorno" в спорный период.

Довод общества "ЮТА-НН" о том, что производителем вина под наименованием "О sole mio. Buongiorno" является итальянская компания Gruppo Cevico Soc. Coop.Agricola, которой общество "Интел" должно было дать согласие на использование обозначения "О sole mio. Buongiorno", в связи с чем нельзя сделать вывод о маркировке вина, предназначенного для импорта на территорию Российской Федерации, именно спорным товарным знаком, а не товарными знаками других итальянских/иностранных производителей, подлежит отклонению как основанный на предположении и сделанный без учета имеющихся в материалах дела доказательств.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также принимает во внимание доводы общества "Интел", изложенные в пояснениях на доводы истца, содержащиеся в дополнении к кассационной жалобе, о наличии у ответчика исключительного права на товарный знак "Buongiorno", охраняемый на территории Италии, что усматривается из материалов дела (том дела 1, стр. 143, 144) и не оспаривалось истцом.

Таким образом, выводы суда первой инстанции о доказанности использования спорного товарного знака в отношении товара "вино" под контролем правообладателя обществом "Торговый дом "Русьимпорт" основаны на правильном применении норм материального права, соответствуют установленным судом обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Установление обстоятельств использования товарного знака под контролем правообладателя по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ является достаточным основанием для вывода о надлежащем использовании спорного товарного знака в исследуемый период времени.

В отношении содержащегося в кассационной жалобе довода об использовании обозначения "Buongiorno" в значительно измененном виде, что, как полагает общество "ЮТА-НН, не может считаться использованием спорного товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Указанный довод был предметом оценки суда первой инстанции, отклоняя его, суд указал, что использование спорного товарного знака путем расположения его среди иных слов и графических элементов допускается в силу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, поскольку не меняет существо товарного знака и не ограничивает охрану, предоставленную товарному знаку. Размещение на этикетке вина словосочетания "О Sole Mio. Boungiorno" с использованием изобразительных элементов, по мнению суда первой инстанции, не свидетельствует о том, что добавление к словесному товарному знаку "Boungiorno" словосочетания "О Sole Mio" и стилизованного изобразительного элемента существенно изменяет спорный словесный товарный знак и меняет его существо.

Вывод суда первой инстанции об использовании спорного товарного знака в виде, не меняющем его существо и не ограничивающем его правовую охрану, основан на правильном применении норм материального права, обоснован и мотивирован (часть 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в связи с чем у президиума Суда по интеллектуальным правам нет оснований с ним не согласиться.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

С учетом требований, предъявляемых названной нормой права, суд первой инстанции правомерно исследовал используемое правообладателем обозначение на предмет его отличия от зарегистрированного спорного товарного знака и пришел к тому выводу, что названный товарный знак используется в форме, допустимой пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает такой вывод суда первой инстанции правильным, а приведенный довод заявителя кассационной жалобы - по существу направленным на иную оценку фактических обстоятельств дела, что не входит в компетенцию президиума Суда по интеллектуальным правам как суда кассационной инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отмечает, что оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, узнаваемости такого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную способность товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014) или на изменение существа товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действующей с 01.10.2014) вследствие использования того же товарного знака с изменением отдельных элементов является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначений.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2016 по делу N СИП-714/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.12.2016 N 300-ЭС16-18471 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Таким образом, вывод суда первой инстанции об использовании спорного товарного знака в виде, не меняющем его существо и не ограничивающем его правовую охрану, основан на правильном применении норм материального права и соответствует фактическим обстоятельствам дела.

При таких обстоятельствах является обоснованным вывод суда первой инстанции о доказанности использования обществом "Интел" спорного товарного знака в отношении товара 33-го класса МКТУ "вина", а с учетом того, что вина относятся к алкогольным напиткам, - соответственно и в отношении товара 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)".

Довод общества "ЮТА-НН" о том, что отсутствие специальной правоспособности, обусловленной отсутствием лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции, исключает возможность законного использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ (алкогольная продукция), как правообладателем, так и обществом "Торговый дом "Русьимпорт", подлежит отклонению в связи со следующим.

В рамках рассмотрения дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования установлению подлежит факт использования/неиспользования правообладателем спорного товарного знака в отношении заявленных истцом позиций, для которых товарный знак зарегистрирован.

Вопросы о соответствии осуществляемой правообладателем (или лицом, действующим под его контролем) деятельности требованиям закона, а также о соответствии вводимого в гражданский оборот товара требованиям законодательства, в том числе о сертификации, в предмет спора не входят.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2017 по делу N СИП-728/2016, от 03.11.2017 по делу N СИП-155/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.03.2018 N 300-ЭС18-499 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), в решении Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2017 по делу N СИП-84/2016, оставленном без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2017.

По результатам судебного разбирательства президиум Суда по интеллектуальным правам, принимая во внимание то, что пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, приходит к выводу об отсутствии предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2018 по делу N СИП-256/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЮТА-НН" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев