Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2018 г. N С01-1112/2018 по делу N А40-26036/2018 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные акты по делу о защите исключительных прав на товарные знаки, поскольку судами нижестоящих инстанций на основе представленных в материалы дела доказательств верно установлено, что в силу сходства сравниваемых обозначений и тождественности маркируемых ими товаров вероятность смешения этих товаров потребителями в гражданском обороте является высокой

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2018 г. N С01-1112/2018 по делу N А40-26036/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 11 декабря 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегур А.А.,

судей - Мындря Д.И., Рассомагина Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Галант Косметик-М" (ул. Дорожная, д. 3, к. 20, эт. 4, пом. II, кв. 12А, Москва, 117545, ОГРН 1037739071094) и общества с ограниченной ответственностью "Галант Косметик" (ул. Дорожная, д. 60Б, оф. 524, Москва, 117405, ОГРН 1027739809778) на решение Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2018 по делу N А40-26036/2018 (судья Ведерников М.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2018 по тому же делу (судьи Садикова Д.Н., Левченко Н.И., Пирожков Д.В.)

по исковому заявлению акционерного общества "Доминанта-Сервис" (ул. Комсомольская, д. 1, Литера Щ, пом. 223, г. Подольск, Московская обл., 142100, ОГРН 1027739427462)

к обществу с ограниченной ответственностью "Галант Косметик-М" и обществу с ограниченной ответственностью "Галант Косметик"

о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Доминанта-Сервис" - Арабей Е.А. (по доверенности от 12.01.2018);

от обществ с ограниченной ответственностью "Галант Косметик-М" и общества с ограниченной ответственностью "Галант Косметик" - Кудряшова Е.М. (по доверенностям от 26.09.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Доминанта-Сервис" (далее - общество "Доминанта-Сервис") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Галант Косметик-М" (далее - общество "Галант Косметик-М") и обществу с ограниченной ответственностью "Галант Косметик" (далее - общество "Галант Косметик") об обязании обществ "Галант Косметик-М" и "Галант Косметик" в срок не более 10 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда изъять из оборота и уничтожить за их счет все упаковки товаров, на которых незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 194921, N 535649 и по международной регистрации N 801968; о взыскании с обществ "Галант Косметик-М" и "Галант Косметик" солидарно компенсации за незаконное использование названных товарных знаков в размере 2 000 000 рублей, а при неисполнении решения суда в части нематериального требования - о взыскании с обществ "Галант Косметик-М" и "Галант Косметик" солидарно неустойку за каждый день просрочки исполнения решения суда в размере 1 000 рублей до фактического исполнения решения суда.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2018 исковые требования удовлетворены частично: с ответчиков в пользу истца солидарно взыскана компенсация в размере 500 000 рублей за нарушение исключительных прав на вышеназванные товарные знаки, а также государственная пошлина за подачу искового заявления в размере 13 000 рублей; в остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2018 решение Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2018 изменено в части распределения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления; с каждого ответчика в пользу истца взысканы расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 4 125 рублей; в остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационных жалобах, поданных в Суд по интеллектуальным правам, общества "Галант Косметик-М" и "Галант Косметик", ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просят решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить в части взыскания с ответчиков компенсации в размере 500 000 рублей и распределения расходов по уплате государственной пошлины, а также исключить из мотивировочной части обжалуемых судебных актов вывод о нарушении ответчиками статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), установленном ОМВД России по району Чертаново Южное города Москвы; в остальной части просят оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Общество "Галант Косметик-М" в своей кассационной жалобе отмечает, что требование истца о взыскании с ответчиков компенсации не подлежало рассмотрению в связи с несоблюдением истцом претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора, указывая на то, что направленные ответчикам претензии не содержали четко выраженного требования истца о взыскании компенсации или убытков.

По мнению общества "Галант Косметик-М", суд первой инстанции в оспариваемом решении сделал необоснованный вывод о нарушении ответчиками статьи 14.10 КоАП РФ, тогда как ответчики к административной ответственности по данной статье не привлекались.

Общество "Галант Косметик-М" полагает, что судами проигнорирован факт изменения ответчиками упаковки отбеливающего крема "ASTRAMIN" еще до обращения общества "Доминанта-Сервис" с настоящим иском и не исследовалось сходство новой упаковки отбеливающего крема "ASTRAMIN" с упаковкой отбеливающего крема "AСНRОMIN".

С точки зрения общества "Галант Косметик-М", суд первой инстанции в отсутствие соответствующих доказательств установил, что товар "AСНRОMIN" в указанной истцом упаковке вводился в гражданский оборот еще в СССР с 70-х годов ХХ-го века, а также не учел тот факт, что истец стал правообладателем товарного знака со словесным элементом "AСНRОMIN" только в 2015 году.

По утверждению общества "Галант Косметик-М", вводимые истцом и ответчиками в гражданский оборот товары не смешиваются потребителями.

В связи с этим общество "Галант Косметик-М" считает, что суд первой инстанции дал неверную оценку доказательствам, имеющимся в материалах дела.

Кассационная жалоба общества "Галант Косметик" содержит доводы, аналогичные доводам, изложенным в кассационной жалобе общества "Галант Косметик-М".

Истцом представлен отзыв на кассационные жалобы ответчиков, в котором он просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчиков поддержал доводы, изложенные в их кассационных жалобах.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационных жалоб.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и отзывах на них.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "Доминанта-Сервис" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "ACHROMIN" по свидетельству Российской Федерации N 535649 (приоритет от 05.10.2012, срок действия исключительного права на товарный знак - до 05.10.2022), зарегистрированного для товаров 3, 5-го и услуг 40-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); комбинированного товарного знака со словесным элементом "ACHROMIN" по свидетельству Российской Федерации N 194921 (приоритет от 11.02.1999, срок действия исключительного права на товарный знак - до 11.02.2019), зарегистрированного для индивидуализации товаров 3, 16-го и услуг 35, 42-го классов МКТУ; комбинированного товарного знака со словесным элементом "ACHROMIN" по международной регистрации N 801968 (приоритет от 25.04.2003, срок действия исключительного права на товарный знак - до 25.04.2023), зарегистрированного для товаров 3-го класса МКТУ.

Судами также установлено, что упаковка, воспроизводящая вышеназванные товарные знаки, используется истцом для таких товаров, как крем отбеливающий для лица, крем отбеливающий для рук, маски отбеливающие.

Истцом было обнаружено, что в розничных магазинах и в сети Интернет предлагается к продаже товар (крем для лица отбеливающий), упаковка которого содержит словесный элемент "ASTRAMIN" и сходна до степени смешения с товарными знаками истца, который производится обществом "Галант Косметик-М" и распространяется обществом "Галант Косметик". Истом также была произведена контрольная закупка названного товара в количестве 90 штук на сумму 3 979 руб. 17 коп.

Указанные факты подтверждаются протоколом осмотра письменного доказательства от 16.06.2017 серии 77АВ N 4784354; договором поставки от 24.04.2017 N 11/2017, заключенным между обществом "Галант Косметик-М" и обществом с ограниченной ответственностью "Форма"; товарно-транспортной накладной от 19.05.2017 N 535; платежным поручением от 18.05.2017 N 86; декларацией Таможенного Союза о соответствии товара.

Общество "Доминанта-Сервис" обратилось к ответчикам с претензиями от 23.05.2017 N 1756/4-ю и N 1757/4-ю, в которых потребовало прекратить незаконное использование принадлежащих ему вышеназванных товарных знаков, изъять из оборота контрафактные товары и предупредило о возможности взыскания с ответчиков на основании статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) компенсации в размере до 5 000 000 рублей.

Принимая во внимание, что ответчики оставили без удовлетворения изложенные в указанных претензиях требования, и полагая, что ответчики без согласия правообладателя товарных знаков используют на упаковке товаров обозначение, сходное до степени смешения с этими товарными знаками, общество "Доминанта-Сервис" обратилось с настоящим исковым заявлением в Арбитражный суд города Москвы.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя заявленные исковые требования, установив факт сходства упаковки производимого и реализуемого ответчиками товара до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 535649, N 194921, по международной регистрации N 801968, аффилированность ответчиков между собой, отсутствие у ответчиков разрешения правообладателя этих товарных знаков на их использование, признал действия ответчиков по рекламированию и введению в гражданский оборот продукции с маркировкой "ASTRAMIN" в спорной упаковке нарушением исключительных прав истца на вышеназванные товарные знаки.

При этом суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения требований в части изъятия и уничтожения за счет ответчиков всех упаковок товаров, на которых незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, поскольку последним не была представлена информация о месте нахождения и количестве товара, подлежащего уничтожению. В связи с тем, что нематериальное требование было отклонено в полном объеме, суд также не установил оснований и для присуждения неустойки за неисполнение этого требования.

Частично удовлетворяя требование истца о взыскании с ответчиков компенсации за незаконное использование товарных знаков, суд первой инстанции исходил из характера нарушения, степени вины нарушителей, недоказанности вероятных убытков правообладателя, принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции, изменил решение только в части распределения судебных расходов, связанных с уплатой государственной пошлины.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзыве на них, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено этим Кодексом.

Факты наличия у истца исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 535649, N 194921, по международной регистрации N 801968, а также сходства до степени смешения между использованной ответчиками упаковкой товара и этими товарными знаками установлены судами на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и ответчиками не оспариваются, в связи с чем обжалуемые судебные акты в данной части не подлежат проверке Судом по интеллектуальным правам в кассационном порядке.

Поскольку сторонами не обжалуется решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении требований об изъятии и уничтожении за счет ответчиков всех упаковок товаров, на которых незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, и присуждения неустойки за неисполнение нематериального требования, то судебные акты в этой части также не подлежат проверке в кассационном порядке.

Суд по интеллектуальным правам не может признать обоснованным довод ответчиков о том, что требование истца о взыскании с ответчиков компенсации не подлежало рассмотрению в связи с несоблюдением истцом претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора.

Имеющиеся в материалах дела претензии истца (т. 1, л.д. 94-97) содержат предупреждение о возможности правообладателя воспользоваться предусмотренными действующим законодательством способами защиты нарушенного права, в том числе правом на взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака в размере до 5 000 000 рублей.

Вопреки соответствующему доводу ответчиков, указание на возможность воспользоваться одним из способов защиты нарушенного права, непосредственно названным в претензии, является достаточным для признания претензионного требования четко выраженным, а следовательно, претензионного (досудебного) порядка в отношении этого требования соблюденным.

Ссылка заявителей кассационных жалоб на необходимость исключения из мотивировочных частей обжалуемых судебных актов не соответствующего действительности вывода об установлении факта нарушения ответчиками статьи 14.10 КоАП РФ подлежит отклонению, поскольку ни в решении суда первой инстанции, ни в постановлении суда апелляционной инстанции такой вывод не содержится.

Суд первой инстанции в обжалуемом решении лишь констатировал, что истцом в материалы дела представлено письмо ОМВД России по району Чертаново Южное города Москвы, в котором указано на факт выявления в ходе проверки нарушения статьи 14.10 КоАП РФ. Таким образом, в названном судебном акте не имеется указаний на факт привлечения ответчиков к административной ответственности за нарушение, предусмотренное статьей 14.10 КоАП РФ.

Довод обществ "Галант Косметик-М" и "Галант Косметик" о том, что судами необоснованно проигнорирован факт изменения ответчиками упаковки отбеливающего крема "ASTRAMIN" еще до обращения общества "Доминанта-Сервис" с настоящим иском и не исследовалось сходство новой упаковки отбеливающего крема "ASTRAMIN" с упаковкой отбеливающего крема "ACHROMIN", не может быть принят судом кассационной инстанции в силу следующего.

Привлечение ответчиков к имущественной ответственности в виде взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков истца обусловлено использованием ими упаковки товаров, сходной до степени смешения с этими товарными знаками.

Факт незаконного использования ответчиками упаковки товаров, сходной до степени смешения с товарными знаками, был выявлен судами на основании доказательств, датированных маем-июнем 2017 года, тогда как эскиз новой упаковки был утвержден 30.10.2017, то есть уже после выявления нарушения.

Обстоятельства, связанные с введением в гражданский оборот на территории СССР товара со словесным "AСНRОMIN", не имеют правового значения для настоящего спора, поскольку в рассматриваемом случае установлению подлежит факт нарушения исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные для индивидуализации товаров и услуг на территории Российской Федерации.

Также не имеет правового значения и факт получения истцом лишь в 2015 году исключительных прав на товарные знаки, в защиту которых подан настоящий иск, поскольку исключительные права на эти товарные знаки действовали и до момента начала использования ответчиками сходных с ними до степени смешения обозначений.

При этом судами на основе представленных в материалы дела доказательств верно установлено, что в силу сходства сравниваемых обозначений и тождественности маркируемых ими товаров вероятность смешения этих товаров потребителями в гражданском обороте является высокой.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 по делу N А08-8802/2013, направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изложенная правовая позиция высшей судебной инстанции относится и к случаям установления судами факта сходства обозначений до степени смешения.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Содержащиеся в кассационных жалобах доводы в основном сводятся к несогласию ответчиков с произведенной судами первой и апелляционной инстанций оценкой имеющихся в материалах дела доказательств.

Таким образом, с учетом изложенного, рассмотрев кассационные жалобы в пределах изложенных в них доводов, коллегия судей полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Судом кассационной инстанции также принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационных жалоб в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителей этих жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2018 по делу N А40-26036/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Галант Косметик-М" и общества с ограниченной ответственностью "Галант Косметик" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Н.Л. Рассомагина