Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2019 г. по делу N СИП-704/2018 Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2019 г. по делу N СИП-704/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения оглашена 22 января 2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено 29 января 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Булыгиной Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Транспортное Агентство Подорожник" (ш. Варшавское, д. 1, стр. 1-2, ком. 3, оф. 5, Москва, 117105, ОГРН 1087746531993)

к индивидуальному предпринимателю Фоминой Татьяне Николаевне (Санкт-Петербург, ОГРН 305420505200062),

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 237757 в отношении услуг 39 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Марканов Д.Ю., Мещерякова М.А. (по общей доверенности от 21.11.2018);

от ответчика: не явился, извещен;

от третьего лица: не явился, извещен; установил:

общество с ограниченной ответственностью "Транспортное Агентство Подорожник" (далее - общество, истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 237757 в отношении услуг 39 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий" вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явились. От Роспатента поступило заявление о рассмотрении дела в отсутствие его представителя. Ответчик иск не оспорил, отзыв не представил. В порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд счел возможным рассмотреть спор в их отсутствие.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом "ПОДОРОЖНИК" по заявке N 2001716475 с приоритетом от 04.06.2001 зарегистрирован 05.02.2003 зарегистрирован под N 237757 в отношении, в том числе, услуг 39 класса МКТУ "транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий" на имя индивидуального предпринимателя Фоминой Татьяны Николаевны (далее - предприниматель, правообладатель, ответчик).

Истец, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 237757 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет для испрашиваемых услуг, обратился в суд с вышеуказанными требованиями.

В соответствии пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Заинтересованным лицом применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент обращения в досудебном порядке к правообладателю с предложением, предусмотренным статьей 1486 ГК РФ.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ под использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 указанного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обстоятельствами, имеющими существенное значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Бремя доказывания заинтересованности относится на истца, бремя доказывания факта использования относится на правообладателя товарного знака.

Истец направил ответчику 30.07.2018 предложение о досудебном урегулировании спора (т. 1, л.д. 45-50), ответ на которое не поступил. В ходе судебного разбирательства по настоящему делу ответчик также не проявил какой-либо заинтересованности в исходе дела, иск не оспорил, отзыв не представил, о намерении урегулировать спор во внесудебном порядке не заявлял. С учетом правового подхода, примененного в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2018 N 300-ЭС18-10023 отказано в передаче дела N СИП-581/2017 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления), суд полагает, что истцом соблюден досудебный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

Обосновывая свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков, истец указывал на то, что обозначение "ПОДОРОЖНИК" длительное время используется им в своей деятельности.

При этом общество было зарегистрировано 17.04.2008 и его фирменное наименование включает в себя обозначение "ПОДОРОЖНИК". Основным направлением деятельности истца является деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, а дополнительным - прочие транспортные услуги и аренда автотранспорта. По адресу http://www.podoroinik.ru/ функционирует официальный сайт общества, который содержит в своем наполнении обозначение "ПОДОРОЖНИК" как минимум на протяжении последних 13 лет. Информация об услугах истца размещается и на Интернет-сайтах третьих лиц.

Кроме того, 08.02.2017 истец обратился в Роспатент с заявкой N 2017704282 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения в отношении услуг в том числе 39 класса МКТУ "доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по упаковке подарков; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов".

По названной заявке 18.06.2018 Роспатентом было принято решение о регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг. При этом в отношении услуг 39 класса МКТУ заявленное обозначение было признано не подлежащим регистрации как сходное до степени смешения с более ранними товарными знаками третьих лиц, в том числе, с товарным знаком ответчика.

В подтверждение изложенного истцом представлены следующие документы: копия уставных документов общества (т. 1, л.д. 74-98); распечатка официального сайта истца (т. 1, л.д. 19-22); данные поисковых систем об истце (т. 1, л.д. 23-27); распечатки страниц Интернет-сайтов об истце (т. 1, л.д. 28-37); сведения об Интернет-сайте истца по данным сервиса WebArchive (т. 1, л.д. 38-44); автоматизированная выписка из ЕГРЮЛ в отношении истца (т. 1, л.д. 51-58); решение по заявке на регистрацию товарного знака N 2017704282 (т. 1, л.д. 13-16).

Проводя анализ сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и обозначения, которое истец намерен в дальнейшем использовать в своей деятельности, суд руководствуется следующим.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил ТЗ словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 7.1.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство), которое не является нормативно-правовым актом, но может использоваться судом при исследовании вопросов о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

а) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

б) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

в) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В соответствии с пунктом 7 Руководства оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения.

Согласно пункту 7.1.2.1 Руководства комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом.

В первую очередь необходимо оценить общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений. Затем следует установить роль сходных элементов сравниваемых обозначений, учитывая их расположение в обозначении, то есть являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в общем композиции обозначения.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Например, при тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, зачастую, признаются сходными.

В соответствии с пунктом 7.1.1. Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара (услуги) ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

При оценке возможности смешения товарных знаков принимается во внимание такая возможность в глазах именно среднего российского потребителя, что неоднократно указывалось президиумом Суда по интеллектуальным правам (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 N 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 N 300-ЭС16-8048 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017).

Оценив обозначение, о намерении использования которого заявляет общество, и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 237757 по всем вышеперечисленным критериям, суд приходит к выводу об их сходстве до степени смешения. Сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные графические отличия, ассоциируются в целом, имеют место полное фонетическое вхождение словесного элемента оспариваемого товарного знака в состав заявленного истцом обозначения, визуальное доминирование словесных элементов обозначений.

В соответствии с пунктом 45 Правил ТЗ при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 7.2.1. Руководства вывод об однородности товаров (услуг) делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно названному пункту Руководства признаки однородности товаров (услуг) подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров (услуг); назначение товаров (услуг); вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров (услуг) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками.

В соответствии с пунктом 7.2.1. Руководства при определении однородности услуг также может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду. При этом целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

С учетом вышеизложенных правовых подходов к определению однородности товаров (услуг) суд приходит к следующим выводам.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом экономической деятельности общества является деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (49.4); дополнительными видами деятельности являются, в числе прочих, перевозка грузов специализированными и неспециализированными автотранспортными средствами.

Услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых истцом планируется использование обозначения со словесным элементом "ПОДОРОЖНИК", и услуги 39 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 237757, являются однородными, так как соотносятся как род - вид, имеют одно назначение, круг потребителей, условия оказания.

С учетом изложенного, оценив представленные доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 237757 в отношении товаров 39 класса МКТУ "транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий".

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (30.07.2018) период времени, в течение которого ответчику следовало доказать факт использования спорного товарного знака - с 30.07.2015 по 29.07.2018.

Ответчик не представил доказательств, подтверждающих факт использования им товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 237757 в исследуемый период в отношении испрашиваемого перечня товаров. Также не представлено доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии не зависящих от правообладателя обстоятельств и уважительных причин, препятствовавших ему использовать товарный знак в исследуемый трехлетний период. Иск не оспорен.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При таких обстоятельствах с учетом полной доказанности истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и отсутствием доказательств его использования со стороны ответчика исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы по делу относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 8-12, 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь статьями 65, 70, 71, 75, 110, 121-123, 153, 156, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 237757 в отношении услуг 39 класса МКТУ "транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий".

Взыскать с индивидуального предпринимателя Фоминой Татьяны Николаевны (Санкт-Петербург, ОГРН 305420505200062) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Транспортное Агентство Подорожник" (ш. Варшавское, д. 1, стр. 1-2, ком. 3, оф. 5, Москва, 117105, ОГРН 1087746531993) 6 000 (шесть тысяч) руб. государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

В.В. Голофаев

И.В. Лапшина