Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2019 г. N С01-1162/2018 по делу N А56-46858/2017 Дело об обязании прекратить нарушение прав и взыскании компенсации подлежит направлению на новое рассмотрение, поскольку суды нижестоящих инстанций самостоятельно определили размер и вид компенсации, не указав норму права, на основании которой рассчитывался ее размер

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2019 г. N С01-1162/2018 по делу N А56-46858/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 января 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Промарин" (пр. Малоохтинский, д. 61, лит. А, пом. 122, г. Санкт-Петербург, 195112, ОГРН 1167847484056) на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.05.2018 (судья Яценко О.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2018 (судьи Третьякова Н.О., Дмитриева И.А., Згурская М.Л.) по делу N А56-46858/2017 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Марин Трейдинг" (ул. Автомобильная, д. 4, лит. А3, г. Пушкин, г. Санкт-Петербург, 196608, ОГРН 1147847038987) к обществу с ограниченной ответственностью "Промарин" об обязании прекратить нарушение прав и о взыскании 5 000 000 рублей компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Марин Трейдинг" - Медведева И.Г. (по доверенности от 17.12.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Промарин" - Песков Е.А. (по доверенности от 05.07.2017); Уракаев А.В. (на основании приказа от 01.03.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Марин Трейдинг" (далее - общество "Марин Трейдинг", истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Промарин" (далее - общество "Промарин", ответчик) об обязании ответчика удалить с сайта https://promarine.ru элементы, совпадающие с элементами на сайте http://nwmotors.ru, чем прекратить нарушение прав общества "Марин Трейдинг", в том числе 93 фотографий обозначенных в протоколе осмотра от 23.01.2018 и экспертном заключении от 01.06.2017, а также о взыскании 5 000 000 рублей компенсации и 30 000 рублей расходов на проведение экспертизы.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.05.2018 исковые требования удовлетворены в части.

Суд обязал общество "Промарин" удалить с сайта https://promarine.ru элементы, совпадающие с элементами на сайте http://nwmotors.ru, в том числе 93 фотографий, обозначенных в протоколе осмотра от 23.01.2018 и экспертном заключении от 01.06.2017; взыскал с общества "Промарин" в пользу общества "Марин Трейдинг" 100 000 рублей компенсации и 6 957 рублей расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказал.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2018 решение суда от 31.05.2018 изменено. Суд обязал общество "Промарин" удалить с сайта https://promarine.ru элементы, совпадающие с элементами на сайте http://nwmotors.ru, в том числе 93 фотографий, обозначенных в протоколе осмотра от 23.01.2018 и экспертном заключении от 01.06.2017. Также суд обязал взыскать с общества "Промарин" в пользу общества "Марин Трейдинг" 930 000 рублей компенсации и 14 928 рублей расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части в удовлетворении иска отказал.

Не согласившись с принятыми по настоящему делу судебными актами, общество "Промарин" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение судами норм материального права, неполное исследование обстоятельств дела, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

В обоснование поданной кассационной жалобы общество "Промарин" указывает, что суды не мотивировали на основании каких доказательств ими сделан вывод относительно принадлежности истцу исключительных прав на конкретные произведения и нарушения этих прав ответчиком, а также не представляется возможным установить на основании какой нормы права и "за нарушения исключительного права на какой именно объект авторского права взыскивается компенсация". Также общество указывает, что размер взысканной суммы компенсации судом не мотивирован.

В дополнении к кассационной жалобе общество "Промарин" обратило внимание суда на то, что в материалах дела не имеется доказательств передачи исключительных прав на спорные объекты интеллектуальной собственности (фотографии) истцу, в связи с чем заявленные требования не могут быть признаны обоснованными.

Общество "Марин Трейдинг" представило отзывы на кассационную жалобу, а также на дополнения к кассационной жалобе, в котором не согласилось с изложенными в них доводами, считало, что оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции не имеется.

В судебном заседании суда кассационной инстанции был объявлен перерыв на 10 минут, в связи с наличием возможности урегулирования спора мирным путем.

Поскольку после перерыва стороны заявили о том, что не пришли к взаимному соглашению о возможности мирного урегулирования спора, кассационная жалоба подлежит рассмотрению по существу.

Представитель ответчика настаивал на удовлетворении кассационной жалобы, по изложенным в ней доводам, считал обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции незаконным и необоснованным.

Представитель истца против удовлетворения кассационной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве, приобщенном к материалам дела.

Законность принятых судебных актов проверена в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "Марин Трейдинг" является владельцем сайта http://nwmotors.ru/, состоящего из специально подобранных и расположенных определенным образом материалов, в том числе фотографий, чертежей, аудиовизуальных произведений.

Дизайнерское решение сайта разработано обществом с ограниченной ответственностью "СЕРФ" на основании заключенного с обществом "Марин Трейдинг" договора от 03.02.2014 N 25.

Материалы для разработки сайта предоставлялись обществом "Марин Трейдинг", и изготавливались его сотрудниками.

Судами установлено, что в 2016 году бывший генеральный директор истца учредил компанию - общество "Промарин", которое использует в своей коммерческой деятельности сайт https://promarine.ru.

На основании заключения специалистов от 01.06.2017 N 2577/10/И, истец установил, что в оформлении сайта https://promarine.ru имеются совпадающие графические элементы с оформлением сайта http://nwmotors.ru/; в базе данных сайта https://promarine.ru имеются совпадающие товары и фотографии с базой данных сайта http://nwmotors.ru/; структуры сайтов http://nwmotors.ru/ и https://promarine.ru являются аналогичными.

Полагая, что при размещении фотографий ответчиком на своем сайте нарушают его исключительные права, истец направил в адрес общества "Промарин" претензию от 09.06.2017, с требованием о прекращении использования фотографий и взыскании компенсации.

Поскольку направленная истцом претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, общество "Марин Трейд" обратилось в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1229, 1259, 1295, 1270, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), признав подтвержденным факт использования ответчиком спорных фотографических произведений путем их размещения на принадлежащем ему сайте в сети Интернет, удовлетворил требования истца, при этом ссылаясь на характер допущенного нарушения, степени вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, уменьшил размер компенсации до 100 000 рублей.

В суде апелляционной инстанции по делу назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза, по результатам ее проведение представлено заключение от 26.03.2018 N 18-2-Т-А56-46858/2017, согласно которому, установлено наличие в оформлении сайта https://promarine.ru среди графических изображений товаров каталога элементов, визуально совпадающих с оформлением сайта http://nwmotors.ru. При этом элементы, выявленные в процессе исследования, появились ранее на сайте http://nwmotors.ru.

Исследование подтвердило наличие на сайте https://promarine.ru товаров и их фотографий, совпадающих с базой данных товаров сайта http://nwmotors.ru.

Среди всех выявленных в процессе исследования совпадений элементы ранее появились на сайте http://nwmotors.ru.

Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводом суда первой инстанции о доказанности факта использования ответчиком фотографических произведений истца, тем не менее изменил решение суда первой инстанции, взыскав сумму компенсации в размере 930 000 рублей за использование 93 фотографий, исходя из размера 10 000 рублей за каждую фотографию.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

На основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Разновидностью таких произведений являются произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ фотографические произведения относятся к объектам авторских прав.

В силу пункта 1 статьи 1295 ГК РФ авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору.

При этом из пункта 2 статьи 1295 ГК РФ следует, что исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения, в том числе, считается воспроизведение произведения.

Применительно к настоящему спору в предмет доказывания со стороны истца входит факт принадлежности ему исключительных прав на фотографические произведения, а также факт нарушения его исключительных прав ответчиком одним из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ.

Факт принадлежности истцу спорных фотографий и факт использования их ответчиком без соответствующего разрешения установлен судами и подтвержден материалами дела, в том числе экспертным заключением от 26.03.2018 N 18-2-Т-А56-46858/2017.

Довод кассационной жалобы о недоказанности факта принадлежности исключительных прав на фотографии истцу, был предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанции и подлежит отклонению по следующим основаниям.

Согласно пункту 2 статьи 1295 ГК РФ исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" если произведение создано по служебному заданию работодателя и за его счет либо в порядке выполнения служебных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, то в соответствии с законом исключительные права на использование этого произведения переходят к работодателю.

В данном случае судами установлено, что фотографические произведения созданы в порядке выполнения служебных обязанностей для размещения их на сайте истца.

Кроме того, судами установлено и подтверждается материалами дела, что фотографирование запасных частей для последующего размещения их на сайте истца, осуществлялось, начальником склада, менеджерами, а также Уракаевым А.В.

При таких обстоятельствах, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что спорные фотографии являются служебным произведением, право на которое принадлежит работодателю - обществу "Марин Трейдинг", независимо от того, сделал ли данные фотографии лично Уракаев А.В. или работниками общества по его указанию.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о доказанности наличия у истца исключительных прав на спорные фотографические произведения, и о нарушении их ответчиком, что является основанием для удовлетворения заявленных требований.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не соглашается с выводом суда апелляционной инстанции относительно размера взысканной судом компенсации.

Согласно заявленным требованиям, общество "Марин Трейд", со ссылкой на положения статьи 1301 ГК РФ, просило взыскать компенсацию в размере 5 000 000 рублей за нарушение исключительных прав, выразившееся в размещении на сайте https://promarine.ru элементов, совпадающих с элементами на сайте http://nwmotors.ru, а именно 93 фотографий.

Суд первой инстанции, рассмотрев заявленные требования истца о взыскании компенсации, руководствуясь положениями статьи 1301 ГК РФ снизил размер компенсации ниже низшего, и взыскал с ответчика в пользу истца 100 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статей 1301, 1252 ГК РФ, применив правовую позицию, изложенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П), пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 930 000 рублей исходя из размера 10 000 рублей за каждую фотографию.

Между тем, судебная коллегия считает обоснованным довод кассационной жалобы общества относительно отсутствия надлежащего обоснования судом первой и апелляционной инстанций размера взысканной суммы компенсации, а также считает необходимым отметить следующее.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015)).

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Суд кассационной инстанции отмечает, что в соответствии с требованиями пункта 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в мотивировочной части решения должны быть указаны законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В мотивировочной части решения должны содержаться также обоснования принятых судом решений и обоснования по другим вопросам, указанным в части 5 названной статьи.

Аналогичные требования предъявляются и к мотивировочной части постановления суда апелляционной инстанции.

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что указанным требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации содержание обжалуемых судебных актов, не соответствует.

Так суд первой инстанции, исследовав доводы и доказательства, представленные сторонами в материалы дела, при отсутствии каких-либо пояснений и доводов, обосновывающих наличие в настоящем случае совокупности обстоятельств, позволяющих уменьшить размер компенсации, пришел к выводу о снижении размера компенсации до 100 000 рублей.

При этом судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Между тем, суд первой инстанции, в нарушение указанных норм материального и процессуального права, произвольно снизил размер компенсации при отсутствии надлежащих оснований.

Суд апелляционной инстанции, установив, что ответчиком об уменьшении размера компенсации заявлено не было, пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в размере 930 000 рублей (исходя из 10 000 рублей за 93 фотографии).

Вместе с тем, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Обществом при обращении с настоящим иском в суд был заявлен размер компенсации на основании статьи 1301 ГК РФ, сумма компенсации определена в размере 5 000 000 рублей.

Между тем, суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда первой инстанции в части размера взысканной суммы компенсации, не принял во внимание, что истцом в дело не представлен расчет исковых требований, а также не указано на основании какой нормы права истцом заявлен размер компенсации, а именно не указан подпункт статьи 1301 ГК РФ (не определен вид компенсации).

Однако, суд апелляционной инстанции при отсутствии соответствующих доводов апелляционной жалобы, расчета суммы компенсации, самостоятельно определил размер и вид компенсации. При этом в мотивировочной части обжалуемого постановления суд апелляционной инстанции не указал норму права, на основании которой рассчитывал размер компенсации.

Проведенный Судом по интеллектуальным правам анализ мотивировочной части постановления суда апелляционной инстанции не позволил установить, какая норма права имелась в виду.

Таким образом, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что суды первой и апелляционной инстанций при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на их выводы относительно размера подлежащей взысканию компенсации.

Согласно правовой позиции, выраженной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2015 N 1680-О, положения статей 288 и 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не позволяют арбитражным судам выносить немотивированные судебные акты - соответствующие требования к содержанию судебных актов арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной инстанций закреплены соответственно частью 4 статьи 170, частью 2 статьи 271, частью 2 статьи 289 и частью 1 статьи 291.13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Отсутствие в числе установленных оспариваемыми нормами оснований для отмены или изменения судебных актов нижестоящих судов такого основания, как немотивированность судебного акта, не препятствует суду кассационной инстанции исправить допущенное нарушение норм процессуального права, если оно привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления (часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) или повлияло на исход дела и без его устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Решение вопроса об отнесении выявленных судом кассационной инстанции нарушений норм процессуального права к числу влекущих отмену или изменение проверяемого судебного акта производится этим судом в каждом конкретном деле исходя из его фактических обстоятельств.

Вместе с тем определение размера компенсации не является выводом о применении материально-правовых норм и не относится к компетенции суда кассационной инстанции. Размер компенсации подлежит определению (установлению) судом, рассматривающим спор по существу, на основании оценки доказательств, представленных сторонами в обоснование такого размера.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшихся по делу судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, определить какой вид компенсации избран правообладателем, обосновать размер подлежащей взысканию компенсации в соответствии с положениями закона и правовыми позициями высших судебных инстанций.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.05.2018 по делу N А56-46858/2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2018 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев