Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2019 г. по делу N СИП-777/2018 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, которым отказано в удовлетворении возражения на его решение об отказе в регистрации товарного знака, поскольку сходство до степени смешения сравниваемых обозначений для суда очевидно и не требует дополнительного установления повышенной различительной способности противопоставленных товарных знаков или угрозы их фактического смешения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2019 г. по делу N СИП-777/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2019 г. N С01-368/2019 по делу N СИП-777/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 26 февраля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 1 марта 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кутявиной Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ТОРТЬЯНА" (ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90а, оф. 01, г. Воронеж, Воронежская обл., 394062, ОГРН 1023601569254) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995 ОГРН 1047730015200) от 15.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2017711573.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Славянка - люкс" (ул. Первой Конной Армии, д. 65, г. Старый Оскол, Белгородская обл., 309506, ОГРН 1143128005910).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ТОРТЬЯНА" - Лосева А.О. (по доверенности от 13.08.2018 N 46);

от Роспатента - Гибер В.И. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-409/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ТОРТЬЯНА" (далее - общество "ТОРТЬЯНА", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2017711573.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Славянка - люкс" (далее - третье лицо, общество "Славянка - люкс").

Заявленные требования мотивированы тем, что решение Роспатента от 15.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2017711573 принято с нарушением норм положений пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование своей позиции заявитель ссылается на то, что заявленному обозначению Роспатентом были необоснованно противопоставлены товарные знаки, исключительные права на которые принадлежат обществу "Славянка - люкс".

Заявитель указывает, что оспариваемое решение основано на отсутствующем в нормативных правовых актах Российской Федерации понятии "серия товарных знаков".

Общество "ТОРТЬЯНА" также полагает, что при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака Роспатентом не устанавливалось наличие или отсутствие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения обозначения с противопоставленными товарными знаками (различительная способность старших товарных знаков, круг потребителей и уровень их внимательности, наличие доказательств фактического смешения, и другие).

Как указывает заявитель, Роспатент не предоставил информацию о приобретении противопоставленными товарными знаками различительной способности, не привел источники, свидетельствующие об их известности для потребителя; Роспатент не проводил анализ различия или тождественности спорного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков; не дал оценку внимательности потребителей товаров правообладателя противопоставленных товарных знаков и потребителей товаров по спорной заявке; не установил возможность или невозможность фактического смешения товаров правообладателя противопоставленных товарных знаков и товаров заявителя; Роспатентом не установлен факт использования противопоставленных товарных знаков, способ их использования и категории товаров, маркированных противопоставленными товарными знаками.

Общество "ТОРТЬЯНА" также считает, что Роспатент в обжалуемом решении не принял во внимание наличие звукового (фонетического), графического и смыслового различия между заявленным на регистрацию обозначением и противопоставленными ему товарными знаками.

Заявитель полагает, что Роспатентом неверно определены сильный и слабый элемент спорного обозначения. По мнению заявителя, элемент "Джо" является слабым, в подтверждение чего ссылается на принадлежащие другим лицам товарные знаки, в составе которых имеется данный элемент.

Кроме того, заявитель ссылается на то, что он является правообладателем товарного знака "ПАПА ДЖО" по свидетельству Российской Федерации N 495639, в связи с чем обладает приоритетом в использовании словесного элемента "Джо".

Роспатент и третье лицо в отзывах просят в удовлетворении заявленных требований отказать, полагая оспариваемый ненормативный акт законным и обоснованным.

В судебном заседании представитель заявителя просил удовлетворить заявленные требования, представитель Роспатента просил в удовлетворении заявленных требований отказать.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направило. Дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей третьего лица.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование не подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный срок заявителем соблюден.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Словесное обозначение "" по заявке N 2017711573 (приоритет от 29.03.2017) выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Первые буквы слов "Шоколадный" и "Джо" выполнены заглавными, остальные - строчными. Указанное обозначение было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака обществом "ТОРТЬЯНА" в отношении товаров 30-го класса МКТУ "ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный".

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было принято решение от 20.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017711573 в связи с его несоответствием пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент 29.05.2018 поступило возражение заявителя, в котором выражено несогласие с решением об отказе в регистрации товарного знака.

Решением Роспатента от 15.10.2018 в удовлетворении возражения было отказано.

Вывод Роспатента о несоответствии оспариваемого обозначения пункту 6 статьи 1483 ГК РФ мотивирован тем, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 456304, N 549533, N 548898, N 561153, N 561655, зарегистрированными на имя общества "Славянка - люкс", в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ, однородных товарам, указанным в заявке.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

С учетом даты подачи заявки N 2017711573 на регистрацию товарного знака (29.03.2017) применимыми правовыми актами при оценке охраноспособности заявленного обозначения являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу пункта 42 Правил рассмотрения заявки словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В частности, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 42 Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Суд соглашается с выводами Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, исходя из следующего.

Противопоставленные товарные знаки "МИНИ ДЖО" и "МАКСИ ДЖО" по свидетельствам Российской Федерации N 561655 (приоритет от 02.09.2014) и N 561153 (приоритет от 02.09.2014) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30-го и услуг 35-го классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Противопоставленные товарные знаки "КАРАМЕЛЬНЫЙ ДЖО", "ФРУКТОВЫЙ ДЖО" и "ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО" по свидетельствам Российской Федерации N 548898 (приоритет от 22.04.2014), N 549533 (приоритет от 22.04.2014) и N 456304 (приоритет от 22.02.2011) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30-го и услуг 35-го классов МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Правообладателем указанных товарных знаков является общество "Славянка - люкс".

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Принимая оспариваемое решение, Роспатент правомерно исходил из того, что основным, "сильным" элементом, по которому товары идентифицируются потребителем, является словесный элемент "ДЖО", а прилагательное "ШОКОЛАДНЫЙ" применительно к товарам 30-го класса МКТУ является слабым элементом обозначения, часто используется различными производителями однородных товаров в составе обозначений, представляющих собой словосочетание существительного и прилагательного; сам по себе словесный элемент "ШОКОЛАДНЫЙ" является прямым или косвенным указанием на состав или свойства товаров 30-го класса МКТУ.

В данном случае имеют значение следующие выводы Роспатента.

Так, Роспатент в оспариваемом решении правильно указал, что словесные элементы "МАКСИ" и "МИНИ" противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 561655 и N 561153, зарегистрированных в отношении товаров 30-го класса "кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед для охлаждения; ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеновые для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао-продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; молочко маточное пчелиное; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошок горчичный; пралине; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; камень винный для приготовления пищи; торты; тесто миндальное; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный" и услуг 35-го класса МКТУ, являются транслитерацией английских слов "maxi" и "mini", имеющих значения "большой" и "маленький" соответственно, а в сочетании со словом "ДЖО", которое представляет собой краткую форму от имени Джозеф (англ. Joseph, Joe), указанные словесные элементы несут смысловую нагрузку "большой Джо" и "маленький Джо".

В отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 548898 и N 549533, зарегистрированных в отношении товаров 30-го класса "кондитерские изделия; какао и заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; мороженое; бисквиты; вафли; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; какао-продукты; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; леденцы; марципан; мюсли; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; рулет весенний; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад" и услуг 35-го класса МКТУ, а также товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 456304, зарегистрированного в отношении товаров 30-го класса "кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия из сладкого сдобного теста преимущественно с начинкой; кондитерские изделия желеобразные; бисквиты; вафли; какао-продукты; карамели; конфеты, в том числе мятные; конфеты лакричные; крекеры; кукуруза поджаренная; леденцы; марципаны; мед; мучные продукты; мюсли; пастилки (кондитерские изделия); печенье; петифуры; попкорн; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; помадки (кондитерские изделия); пралине; продукты на основе овса; пряники; сладости; торты, в том числе ягодные, фруктовые; хлопья из зерновых продуктов; халва; шоколад" и услуг 35-го класса МКТУ, Роспатент верно отметил, что они являются словосочетаниями, которые образованы путем прилагательного, расположенного в начале словосочетания, и существительного "ДЖО", представляющего собой английское имя, где именно слово "ДЖО" является главным, определяющим индивидуализирующую способность всего словосочетания. Прилагательные "карамельный", "фруктовый", "лимонадный" воспринимаются как характеристика товара, но не человека по имени "ДЖО", аналогично, как и в случае с заявленным обозначением.

Таким образом, Роспатент в оспариваемом решении пришел к обоснованному выводу, что все сравниваемые товарные знаки представляют собой словосочетания, в которых логическое ударение падает на слово "ДЖО", в связи с чем имеет место подобие идей, заложенных при формировании сравниваемых обозначений, что семантически их сближает. По мнению суда, данное обстоятельство оказывает существенное влияние на доминирование данного слова в сравниваемых товарных знаках.

Также Роспатент обоснованно указал, что фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обеспечивается за счет наличия совпадающих слов ("ДЖО") и их расположения, а также характера совпадающих частей обозначений. При этом имеющиеся фонетические отличия, обусловленные различным первым словом в составе сравниваемых словосочетаний, в данном случае не могут свидетельствовать о возможности признания их несходными.

Суд отмечает, что вхождение одного обозначения в другое является основанием для признания таких обозначений сходными.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13 указано, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2014 по делу N СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу N СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу N СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 N 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу N СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 N 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу N СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 N 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 и других.

С учетом изложенного суд поддерживает выводы Роспатента о том, что оспариваемое обозначение по заявке N 2017711573 является сходным до степени смешения с противопоставляемыми товарными знаками, принадлежащими третьему лицу (со средней степенью сходства).

Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума от 18.07.2006 N 3691/06, угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков.

Поскольку противопоставляемые товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 561655, N 561153, N 548898, N 549533 и N 456304 содержат словесный элемент "ДЖО" и принадлежат третьему лицу, суд поддерживает вывод Роспатента о том, что они образуют серию товарных знаков, что в свою очередь увеличивает угрозу смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков у потребителей товаров 30-го класса МКТУ.

Довод заявителя о наличии у него приоритета на использование словесного элемента "Джо", мотивированный принадлежностью ему исключительного права на товарный знак "ПАПА ДЖО" по свидетельству Российской Федерации N 495639 с приоритетом от 24.05.2012, отклоняется судебной коллегией, поскольку данное обстоятельство не имеет правового значения. Статья 1483 ГК РФ не содержит положений, обязывающих учитывать наличие у заявителя прав на более ранние товарные знаки.

Отклоняется также довод заявителя о том, что Роспатентом не принято во внимание наличие графического различия между спорным обозначением и противопоставленными товарными знаками, поскольку в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11 отмечено, что для словесных обозначений отличие шрифта не влияет на оценку обозначения.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2018 по делу N СИП-314/2017 и от 09.02.2018 по делу N СИП-362/2017.

При этом суд отмечает отсутствие какой-либо графической проработки сравниваемых обозначений.

В силу пункта 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В оспариваемом решении Роспатентом надлежащим образом, с необходимой полнотой проанализирован перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация спорного обозначения, и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Суд по интеллектуальным правам полагает обоснованными выводы Роспатента о том, что все товары, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 561655 и N 561153, однородны товарам, указанным в заявке на спорное обозначение, а товары товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 548898, N 549533, N 456304 и товары, указанные в заявке на спорное обозначение, являются однородными в части, не относящейся к вспомогательным веществам, приправам и соусам (в степени однородности не ниже средней, а по отдельным позициям являются идентичными товарами).

При этом выводы Роспатента об однородности товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых подана заявка N 2017711573 и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, заявителем не оспариваются.

Кроме того, суд отмечает, что сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 30-го класса МКТУ, относящихся к товарам широкого потребления, что свидетельствует об одном круге потребителей, в связи с чем усиливается возможность восприятия этих товарных знаков как относящихся к одному источнику происхождения.

Довод общества о том, что при вынесении решения об отказе в государственной регистрации товарного знака Роспатентом не устанавливалось наличие или отсутствие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения спорного обозначения с противопоставленными товарными знаками, отклоняется судебной коллегией как не обоснованный, поскольку Роспатент, осуществив правильный анализ сравниваемых обозначений и надлежаще мотивировав вывод о возможности их смешения, принял также во внимание наличие серии противопоставленных товарных знаков, увеличивающей угрозу смешения обозначений.

Кроме того, заявителем в Роспатент не представлялись доказательства, свидетельствующие о наличии обстоятельств, обусловливающих возможность снижения угрозы смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (в частности, доказательства высокой различительной способности, известности заявленного обозначения, длительности пребывания на рынке заявленного обозначения, низкой степени однородности сравниваемых товаров и т.д.).

Как указано выше, заявленное обозначение не обладает оригинальным графическим исполнением, приводящим к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного, что снижало бы угрозу смешения обозначений.

При этом для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13).

Вместе с тем действующее законодательство не предусматривает обязанность Роспатента самостоятельно представлять доказательства наличия повышенной различительной способности противопоставляемых на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ товарных знаков или возможность фактического смешения товаров, маркируемых ими, с товарами лиц, подающих заявки на регистрацию товарных знаков.

В данном случае суд отмечает, что фактическое смешение сравниваемых товарных знаков и обозначений потребителями может служить дополнительным обстоятельством, свидетельствующим о наличии реальной угрозы смешения обозначений, а также иметь решающее значение в случае, когда сходство товарных знаков и обозначений до степени смешения носит неоднозначный и дискуссионный характер.

Между тем сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, в силу изложенного выше, для суда очевидно, и не требует дополнительного установления повышенной различительной способности противопоставленных товарных знаков или угрозы фактического смешения.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ отказано правомерно.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, в связи с чем не может быть признано недействительным.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Н. Погадаев