Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2019 г. N С01-566/2019 по делу N А40-217899/2018 Дело о защите исключительных прав передано на новое рассмотрение, поскольку судами в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности была неправомерно снижена сумма компенсации ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2019 г. N С01-566/2019 по делу N А40-217899/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Лапшиной И.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Имит Престиж" (пл. Рогожская Застава, д. 1, пом. 48, 49, Москва, 105120, ОГРН 1027700001229) на решение Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 по делу N А40-217899/2018 (судья Чадов А.С.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2019 по тому же делу (судьи Захарова Т.В., Головкина О.Г., Пирожков Д.В.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Имит Престиж" к обществу с ограниченной ответственностью "Культурно - досуговый центр" (ул. Русаковская, д. 23, этаж 1, пом. IV, комн. 28, Москва, 107113, ОГРН 5077746345310) и обществу с ограниченной ответственностью "Березка" (ул. Раменки, д. 5, пом. 2, комн. 1, Москва, 119607, ОГРН 1147746318675) о защите исключительных прав,

с участием в деле в качестве третьих лиц, общества с ограниченной ответственностью "Спецстройпроект" (ул. Мясницкая, д. 41, стр. 5, Москва, 119607) и Саруханова Аревика Владимировича (Москва).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Имит Престиж" - Бордуков А.А. (по доверенности от 01.07.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Культурно - досуговый центр" - Олейник С.Н. (по доверенности от 20.10.2018) и Перязев А.А. (по доверенности от 27.09.2018 N 77 АВ 9256020);

от общества с ограниченной ответственностью "Березка" - Олейник С.Н. (по доверенности от 20.10.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Имит Престиж" (далее - общество "Имит Престиж") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором просило обязать общество с ограниченной ответственностью "Культурно-досуговый центр" (далее - Досуговый центр) и общество с ограниченной ответственностью "Березка" (далее - общество "Березка") прекратить нарушение исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 295593 при оказании услуг питания, организации досуга, а также в предложениях о продаже товаров и об оказании услуг, путем удаления товарного знака с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг и продажа товаров, в том числе с документации, рекламы, вывесок, и взыскать с них компенсацию за нарушение указанного права в размере 85 579 200 рублей и 16 808 400 рублей соответственно; расходы по оплате государственной пошлины; расходы по оплате услуг нотариуса Ильиной Ольги Львовны за фиксацию доказательств в размере 53 560 рублей; расходы по оплате услуг нотариуса Марковой Елены Валерьевны за фиксацию доказательств в размере 52 500 рублей; расходы по оплате услуг по оценке рыночной стоимости товарного знака в размере 176 000 рублей; расходы по оплате услуг представителя в размере 300 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019, исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ответчиков прекратить нарушение исключительного права истца на указанный товарный знак, а также взыскал с них компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 рублей и государственную пошлину в размере 19 000 рублей с каждого; также взыскал с ответчиков в пользу истца расходы по оплате услуг нотариуса Ильиной О.Л. за фиксацию доказательств в размере 53 560 рублей и расходы по оплате услуг нотариуса Марковой Е.В. за фиксацию доказательств в размере 29 800 рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 300 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказал.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2019 решение Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "ИМИТ Престиж" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Заявитель кассационной жалобы, в том числе в дополнениях к кассационной жалобе, указывает на ошибочность вывода апелляционного суда, полагающего, что спорный товарный знак не используется в гражданском обороте, так как решением Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2019 по делу N СИП-89/2019 подтверждается, что в период с 22.11.2015 по 21.11.2018 включительно спорный товарный знак использовался под контролем правообладателя в отношении услуг 43-го класса МКТУ "ресторан, кафе", в то время как судом апелляционной инстанции не исследовался вопрос об использовании спорного товарного знака третьими лицами под контролем правообладателя.

При этом судом апелляционной инстанции не было выявлено признаков злоупотребления правом в связи с обращением истца в суд с настоящим иском, что свидетельствует о незаконности обжалуемого постановления в силу указаний суда высшей судебной инстанции, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10).

Также ссылаясь в кассационной жалобе на доводы апелляционной жалобы истец считает, что суд первой инстанции, снижая размер компенсации, заявленный на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), нарушил нормы материального права, и в связи с этим неправомерно отказал во взыскании с ответчиков оплаты услуг по оценке рыночной стоимости спорного товарного знака.

Кроме этого, по мнению истца, судом первой инстанции в обжалуемом решении никак не обоснован его вывод об отказе в удовлетворении требования о взыскании расходов по оплате услуг нотариуса Марковой Е.В. за фиксацию доказательств в размере 22 700 рублей, тогда как составленным названным нотариусом доказательством был подтвержден факт незаконного использования ответчиками спорного товарного знака.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Представитель Досугового центра, выступив по доводам, изложенным в отзыве, и представитель общества "Березка" в удовлетворении кассационной жалобы просили отказать, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу общества "Имит Престиж", проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для их отмены.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "Имит Престиж", являясь правообладателем словесного товарного знака "Бакинский дворик" по свидетельству Российской Федерации N 295593, обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, указывало о том, что ему стало известно о незаконном использовании ответчиками принадлежащего ему средства индивидуализации в ресторанной деятельности, в том числе путем рекламы в сети Интернет в доменных именах: http://www.bakinskydvorik.ru и http://www.bakinskv-dvorik.ru/, что было также подтверждено представленными в материалы дела нотариальными протоколами осмотра доказательств от 18.05.2018, 30.07.2018 и 07.08.2018, а также кассовыми чеками от 05.05.2018, 18.05.2018, 21.05.2018, 06.06.2018.

Суд первой инстанции, установив факт принадлежности обществу "Имит Престиж" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 295593, а также факт его незаконного использования ответчиками в отношении однородных услуг, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований. При этом рассматривая вопрос о взыскании компенсации, суд первой инстанции посчитал возможным снизить заявленный истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ размер до 500 000 рублей с каждого из ответчиков по делу.

В свою очередь суд апелляционной инстанции, полагая, что спорный товарный знак не используется правообладателем в своей деятельности, посчитал, что оснований для удовлетворения исковых требований не имеется, так как нарушения исключительного права истца не состоялось, в связи с чем отменил оспариваемое решение.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не может в полной мере согласиться с выводами суда первой инстанции, а также признать законными выводы суда апелляционной инстанции, так как считает, что к установленным судами по настоящему делу обстоятельствам ими были неправильно применены нормы материального и процессуального права.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Тем самым, положениями приведенных норм права, с учетом положения части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установлено, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Следовательно, из смысла указанных норм права следует, что именно на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования данных прав ответчиком, при этом освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

Как было установлено судом первой инстанции, принадлежащее обществу "Имит Престиж" исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 295593, было незаконно использовано ответчиками в ресторанной деятельности, в том числе путем рекламы в сети Интернет (http://www.bakinskydvorik.ru и http://www.bakinskv-dvorik.ru/), что было подтверждено представленными в материалы дела нотариальными протоколами осмотра доказательств, а также кассовыми чеками.

Таким образом, из оспариваемого решения усматривается, что судом был установлен как факт принадлежности истцу указанного права, так и факт его незаконного использования ответчиками в отношении однородных услуг, для которых спорный товарный знак зарегистрирован.

В свою очередь суд апелляционной инстанции, полагая, что спорный товарный знак не используется правообладателем в своей деятельности, а следовательно, вследствие его использования ответчиками по делу не возникнет вероятность смешения, пришел к выводу, что исключительное право истца таким образом не нарушается.

Однако судом апелляционной инстанции не было учтено, что согласно правовой позиции, изложенной в пункте 154 постановления от 23.04.2019 N 10, судом высшей судебной инстанции разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак лишь на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Таким образом, учитывая данные разъяснения суда высшей судебной инстанции, Суд по интеллектуальным правам считает, что приведенные в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2019 выводы о том, что неиспользование правообладателем в своей деятельности спорного товарного знака, при условии его незаконного использования ответчиками по делу не приводит к нарушению исключительных прав истца, не соответствует указанным выше нормам материального права, поскольку из материалов дела не усматривается, а из фактических обстоятельств не следует, что совершенные истцом по настоящему делу действия по защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 295593 могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Следовательно, обстоятельство неиспользования правообладателем в своей деятельности спорного товарного знака, не свидетельствует о наличии оснований для отказа истцу в защите принадлежащего ему средства индивидуализации.

Также Суд по интеллектуальным правам считает, что в нарушение статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционным судом необоснованно не были приняты во внимание, содержащиеся в апелляционной жалобе истца (том 4, л.д. 44-48) доводы о том, что суд первой инстанции в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации неправомерно снизил заявленную истцом ко взысканию компенсацию ниже двукратного размера стоимости права использования спорного товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и в связи с этим неправомерно отказал во взыскании с ответчиков оплаты услуг по оценке рыночной стоимости спорного товарного знака, а также никак не обосновал отказ в удовлетворении требования о взыскании расходов по оплате услуг нотариуса Марковой Е.В. за фиксацию доказательств в размере 22 700 рублей.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10 сказано, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как следует из материалов дела, истцом заявлено требование о взыскании с ответчиков суммы компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В подтверждение цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 295593, истцом в материалы дела был представлен отчет от 08.08.2018 N О-23/07/18-1 (том 2, л.д. 1-73), согласно которому, стоимость права использования указанного товарного знака на условиях неисключительной лицензии по состоянию на 24.07.2018, составляет для ресторана Досугового центра - 9 198 000 рублей в год, а для ресторана общества "Березка" - 5 876 500 рублей в год (том 2, л.д. 57).

В связи с чем, в уточненном исковом заявлении (том 3, л.д. 5-7), истец применительно к периоду использования ответчиками спорного товарного знака без разрешения правообладателя, просил в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ взыскать с Досугового центра компенсацию в размере 85 579 200 рублей за 1698 дней, а с общества "Березка" в размере 16 808 400 рублей за 522 дня.

Из чего следует, что применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судами на основании данных о стоимости права использования спорного товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При этом следовало иметь ввиду, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Вместе с тем, как следует из фактических обстоятельств, в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления N 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, поскольку как указывалось выше, истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак (по свидетельству Российской Федерации N 295593).

Суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Однако суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Снижение же размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017, N 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017, N 305-ЭС17-16920 от 18.01.2018 и N 305-ЭС18-14243 от 13.11.2018.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного определения N 305-ЭС16-13233 следует читать как "от 25.04.2017 г."

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названных определений N 308-ЭС17-3085, N 308-ЭС17-2988, N 308-ЭС17-3088, N 308-ЭС17-4299 следует читать как "от 11.07.2017 г."

В свою очередь, как из решения суда первой инстанции, так и из постановления суда апелляционной инстанции не усматривается, что ответчиками представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца.

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам считает, что судом первой инстанции не дана надлежащая правовая оценка, представленному истцом доказательству в подтверждение размера стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 295593 - отчету от 08.08.2018 N О-23/07/18-1.

Тогда как, снижая заявленный истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ размер компенсации до 500 000 рублей, судом первой инстанции, обоснованный расчет указанного размера в нарушение указанных норм права, а также части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяющей требования к содержанию решения суда первой инстанции, в указанном судебном акте не приведен.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что суд первой инстанции в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации неправомерно снизил заявленную истцом ко взысканию компенсацию ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Данное обстоятельство было оставлено без внимания и судом апелляционной инстанции.

В связи с этим заявитель кассационной жалобы правильно полагает, что суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении заявленного им требования о взыскании с ответчиков расходов по оплате услуг по договору об оказании услуг по оценке рыночной стоимости товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 295593 в размере 176 000 рублей.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание судов, что согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

При этом согласно пункту 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", перечень судебных издержек, предусмотренный указанной нормой, не является исчерпывающим, поскольку расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Как указано в пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования средства индивидуализации, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Таким образом, учитывая, что отчет от 08.08.2018 N О-23/07/18-1 представлялся истцом в качестве доказательства в подтверждение размера стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 295593, и был составлен до обращения истца в суд с настоящим иском - 14.09.2018, с учетом имеющегося в материалах дела договора от 17.07.2018 N 012/07-ю, а также платежных поручений от 18.07.2018 N 345 и от 01.08.2018 N 372 (том 3, л.д. 74-77), подтверждающих факт оказания истцу данной услуги и факт ее оплаты исполнителю, Суд по интеллектуальным правам признает несостоятельным вывод суда первой инстанции о том, что расходы за составление названного отчета не являются относимыми к настоящему спору, поскольку он противоречит положениям указанных норм права, а также представленным в материалы дела доказательствам.

Помимо этого судебная коллегия находит обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что отказ в удовлетворении заявленного им требования о взыскании с ответчиков расходов по оплате услуг нотариуса Марковой Е.В. за фиксацию им доказательств в подтверждение факта незаконного использования ответчиками спорного товарного знака в размере 22 700 рублей, судом первой инстанции в нарушение части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части обжалуемого решения также никак не обоснован.

Исходя из чего, не представляется возможным определить, по каким основаниям суд первой инстанции отказал в удовлетворении указанного требования истца.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 указанной статьи).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Так как обстоятельства определения факта нарушения ответчиками исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 295593 находятся за пределами полномочий, определенных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и определение размера компенсации, а также размера судебных издержек относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, а следовательно, данным обстоятельствам не может быть дана надлежащая правовая оценка в суде кассационной инстанции.

Принимая во внимание, что суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о нарушении ответчиками исключительных прав истца на принадлежащий ему товарный знак, что не позволило принять законный и обоснованный судебный акт, а также были неправильно применены нормы материального права, и нормы процессуального права, тогда как установление вышеназванных обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела.

Учитывая, что устранение данных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 по делу N А40-217899/2018 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2019 по тому же делу, с направлением дела, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть вышеизложенное, с учетом фактических обстоятельств дела, исходя из заявленных требований и возражений к ним, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 по делу N А40-217899/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2019 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

И.В. Лапшина