Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2019 г. по делу N СИП-735/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку Роспатентом было неправильно осуществлено сравнение спорного и противопоставленных ему товарных знаков

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2019 г. по делу N СИП-735/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 13 сентября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики заявление общества с ограниченной ответственностью "Тураково" (д. Тураково, д. 16а, г. Сергиев-Посад, Московская обл., 141311, ОГРН 1105042003990) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 07.09.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 16.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" (ул. Октябрьская, д. 1, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 396000, ОГРН 1020900508661).

При участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Тураково" - Акужинова А.С. и Лобышевой Е.А. (по доверенности от 20.09.2018), Фалилеева П.А. (по доверенности от 19.04.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоевой З.В. (по доверенности от 26.04.2019)

от общества с ограниченной ответственностью "Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" - директора Хотько В.И. (на основании приказа от 21.04.2015 N 67),

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Тураково" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 07.09.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 16.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Агроптицепредприятие "Черкесское" - птицекомбинат "Черкесский" (далее - птицекомбинат).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2019 требования общества оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Отправляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что суду первой инстанции необходимо проверить сходство спорного и противопоставленных товарных знаков, с учетом того, что словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО" указан в регистрации спорного товарного знака в качестве дискламированного элемента, а также учесть то, что ни статьей 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), устанавливающей порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, ни Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), определяющими процедуру рассмотрения возражения, не установлено право Роспатента изменять объем правовой охраны спорного товарного знака в части самого зарегистрированного обозначения без воли правообладателя.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил его удовлетворить, а оспариваемое решение Роспатента - отменить.

Представители Роспатента и птицекомбината поддержали доводы, изложенные в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленного требования.

Из материалов настоящего дела следует, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 643269 зарегистрирован 26.01.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр) по заявке N 2016711291 на имя общества в отношении товаров 05, 16, 29, 30-го классов и услуг 35-го и 39-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в свидетельстве, с датой приоритета от 06.04.2016.

В Роспатент 16.02.2018 птицекомбинатом подано возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием его регистрации требованиям пунктов 1, 3, 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ.

В поданном возражении птицекомбинат указал, что спорный товарный знак не мог быть зарегистрирован с включением в него словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО" в качестве неохраняемого, поскольку такой элемент занимает в товарном знаке доминирующее положение и регистрация товарного знака не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Податель возражения также просил принять во внимание то, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 208976 и N 612787, зарегистрированными на его имя и имеющими более ранние даты приоритета - 25.11.1999 и 23.09.2015 соответственно.

Кроме того, податель возражения полагал, что товарный знак общества способен ввести в заблуждение потребителя в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Податель возражения ссылался на то, что действия общества, связанные с государственной регистрацией спорного товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом.

По результатам рассмотрения возражения птицекомбината Роспатентом принято решение от 07.09.2018, которым предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269 признано недействительным в отношении товаров 05-го класса МКТУ "диетическое питание; детское питание", всех товаров 16, 29 и 30-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован знак, услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц; оптовая и розничная продажа товаров" и всех услуг 39-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Кроме того, оспариваемым решением Роспатент признал словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО" охраняемым.

Частично удовлетворяя возражение, Роспатент признал обоснованными доводы птицекомбината о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 643269 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем Роспатент не согласился с доводами возражения о том, что спорный товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 10 статьи 1483 ГК РФ.

Несогласие общества с названным решением Роспатента (в части признания словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО" охраняемым элементом, а также признания регистрации спорного товарного знака не соответствующей требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ) послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд по интеллектуальным правам, выполняя указания суда кассационной инстанции, проанализировав материалы административного дела и содержание оспариваемого ненормативного акта, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает, что заявленное требование общества подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из оспариваемого решения Роспатента от 07.09.2018, основанием для удовлетворения возражения птицекомбината от 16.02.2018 и признания предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 643269 недействительным в отношении товаров 05-го класса МКТУ "диетическое питание; детское питание", всех товаров 16, 29 и 30-го классов МКТУ, а также услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц; оптовая и розничная продажа товаров" и всех услуг 39-го класса МКТУ, послужило то, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 208976 и 612787 в отношении однородных товаров и услуг (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ), а также что словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО" не может быть признан неохраняемым в оспариваемом товарном знаке.

Суд по интеллектуальным правам не может признать данные выводы Роспатента, соответствующими нормам права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 указанного Кодекса).

Пунктами 1 и 2 статьи 1481 ГК РФ установлено, что на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Как усматривается из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 643269 зарегистрирован в Государственном реестре 26.01.2018 с дискламацией словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО".

При этом, вывод Роспатента о том, что словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО" не может быть включен в свидетельство на товарный знак в качестве неохраняемого элемента, не соответствует нормам права.

Как уже указывалось, исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством на него, которое подтверждает объем правовой охраны товарного знака (пункт 1 статьи 1477, пункты 1 и 2 статьи 1481 ГК РФ).

Статьей 1483 ГК РФ установлены основания для отказа в регистрации товарного знака.

Исходя из положений статей 1512, 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено в том случае, если правовая охрана предоставлена с нарушением, в том числе требований статьи 1483 этого Кодекса.

Процедура, на основании которой осуществляется рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, установлена Правилами N 56.

Вместе с тем ни статьей 1513 ГК РФ, устанавливающей порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, ни Правилами N 56, определяющими процедуру рассмотрения возражения, не установлено право Роспатента изменять объем правовой охраны спорного товарного знака в части самого зарегистрированного обозначения без воли правообладателя, так как объем правовой охраны может быть изменен без воли правообладателя только путем сокращения перечня позиций товаров и услуг в случае, если для части товаров и услуг правовая охрана товарного знака признается недействительной.

В случае, касающемся трансформации охраняемого обозначения, изменение объема правовой охраны может быть осуществлено только по воле правообладателя, обратившегося с заявлением о внесении изменений в зарегистрированный товарный знак, в том числе в ответ на предложение, сделанное в порядке, предусмотренном пунктом 4.10 Правил N 56.

Следовательно, действия Роспатента на стадии рассмотрения возражения, касающиеся установления охраноспособности обозначения в целом и входящих в него элементов независимо от того, в каком качестве входящие в товарный знак элементы были зарегистрированы, а именно, признание словесного элемента "ИЗ ТУРАКОВО" в регистрации товарного знака элемент неохраняемым, и наоборот, не соответствует применимым нормам материального права.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что неохраняемый элемент может быть включен в товарный знак при соблюдении условия, указанного в абзаце шестом пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (если не занимает в обозначении доминирующего положения).

Между тем признание такого элемента доминирующим на стадии рассмотрения возражения влечет возникновение правовых последствий, связанных с прекращением правовой охраны товарного знака как не соответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, поскольку Роспатентом было неправильно осуществлено сравнение спорного и противопоставленных товарных знаков, так как сравнение должно было проводиться с учетом того, что словесный элемент "ИЗ ТУРАКОВО" указан в регистрации спорного товарного знака в качестве дискламированного элемента (на необходимость учета этого обстоятельства указано в абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"), Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что решение Роспатента от 07.09.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения от 16.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269 не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что вывод о сходстве, или их различии должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом. Различие же неохраняемых элементов товарного знака может учитываться при установлении общего впечатления от обозначения и влиять на степень их сходства.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Данная правовая позиция также нашла свое отражение в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 по делам N 300-КГ17-12021, N 300-КГ17-12023, N 300-КГ17-12018, в которых указано, что при выявлении сходства до степени смешения, также должно учитываться общее зрительное впечатление, которое производят эти обозначения и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что Роспатентом при рассмотрении возражения от 16.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269 не были учтены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и обоснованного его рассмотрении, на предмет соответствия оспариваемой регистрации требованиям пунктов 1, 3, 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Тогда как из фактических обстоятельств дела усматривается, что в нарушение указанной нормы, а также требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатентом не доказана законность и обоснованность обстоятельств, послуживших основанием для принятия им оспариваемого решения.

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с выводом Роспатента о том, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 643269, не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Пунктом 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Поскольку вышеизложенные обстоятельства не были учтены Роспатентом при принятии оспариваемого решения, что не позволило ему всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение, тогда как оспариваемым решением затрагиваются права и законные интересы заявителя, принимая во внимание, что оспариваемое решение признано судом несоответствующим законодательству, а именно - пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, с учетом положений статьи 13 ГК РФ, пункта 6 постановления от 01.07.1996 N 6/8 и пункта 138 постановления от 23.04.2019 N 10, решение Роспатента от 07.09.2018 признается недействительным, и нарушающим права и охраняемые законом интересы общества при осуществлении им своей хозяйственной деятельности.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о необходимости обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение от 16.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269.

Такой подход суда полностью соответствует правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления от 23.04.2019 N 10.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

При новом рассмотрении Роспатенту учесть вышеизложенное, и, с учетом представленных в материалы дела доказательств, а также подлежащих применению норм права обеспечить полную и всестороннюю процедуру рассмотрения возражения, в ходе проведения которой определить, может ли оспариваемый товарный знак соответствовать требованиям пунктов 1, 3, 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Тураково" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.09.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения от 16.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269 как несоответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 16.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 643269.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Тураково" (ОГРН 1105042003990) 4 500 рублей расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

B.В. Голофаев

Судья

C.П. Рогожин