Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2019 г. по делу N СИП-451/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на его отказ в регистрации товарного знака, поскольку Роспатент, оценив сходство сравниваемых обозначений, правомерно принял во внимание наличие у иностранного лица серии товарных знаков, объединенных общим с заявленным обозначением элементом, в связи с чем существует опасность возникновения у потребителя восприятия заявленного обозначения как продолжения линейки товарных знаков, принадлежащих третьему лицу

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2019 г. по делу N СИП-451/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 19 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 25 сентября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Поволжского округа (судья Петрушкин В.А., при ведении протокола отдельного процессуального действия помощником судьи Халидовой Р.И.) дело по заявлению индивидуального предпринимателя Шевченко Ольги Анатольевны (ОГРНИП 314190126200016) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.03.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в регистрации товарного знака по заявке N 2017712333,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, иностранного лица - Peek & Cloppenburg KG (Monckebergstrabe 8, 20095 Hamburg, Germany).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Шевченко Ольги Анатольевны - Самаренкина О.М. (по доверенности от 10.04.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-369/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Шевченко Ольга Анатольевна (далее - предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 28.03.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в регистрации товарного знака по заявке N 2017712333.

Определением от 08.07.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Peek & Cloppenburg KG (далее - компания).

В судебном заседании представитель предпринимателя заявленные требования поддержал.

Роспатент в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания требования общества оспорили, просили в их удовлетворении отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Компания в отзыве требования общества оспорила, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, просила рассмотреть дело в отсутствие ее представителя.

При данных обстоятельствах неявка представителя третьего лица в судебное заседание в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела по существу.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

Предприниматель 03.04.2017 обратился в Роспатент с заявкой N 2017712333 на регистрацию комбинированного обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товаров "апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь*; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда*; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пуловеры / свитера; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги*; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли*; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты" 25-го класса и услуг "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги ppc; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая" 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Роспатентом 25.07.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации названного товарного знака ввиду его несоответствия подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В заключении по результатам экспертизы Роспатентом указано, что заявленное на регистрацию обозначение сходно со следующими товарными знаками, зарегистрированными, в том числе в отношении товаров 29-го и услуг 35-го классов МКТУ:

- "" по международной регистрации N 0670445 (дата приоритета - 20.08.1996, дата регистрации - 19.02.1997, дата окончания срока действия регистрации - 19.02.2027, правообладатель - компания), зарегистрированного для товаров "одежда, обувь, головные уборы" 25-го класса МКТУ;

- "" по международной регистрации N 0743636 (дата приоритета - 05.07.2000, дата регистрации - 14.09.2000, дата окончания срока действия регистрации - 14.09.2020, правообладатель - компания), зарегистрированного для товаров "одежда, обувь, головные уборы" 25-го класса МКТУ;

- "" по международной регистрации N 0887945 (дата приоритета - 23.11.2005, дата регистрации - 22.03.2006, дата окончания срока действия регистрации - 22.03.2026, правообладатель - компания), зарегистрированного для услуг "розничные услуги в отношении одежды, обуви, головных уборов, очков и солнцезащитных очков, приборов для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений, фотографических, пленочных и оптических приборов и инструментов, ювелирных изделий, бижутерии, драгоценных камней, часов, изделий из кожи и имитация кожи (насколько она указана в классе 18), а именно сумки и другие чемоданы, не предназначенные для продуктов, для которых они предназначены, а также небольшие кожаные изделия, в частности кошельки, карманные кошельки, чемоданы для ключей, сундуки и дорожные сумки. сумки, зонты, зонтики, парфюмерия, косметика и средства по уходу за телом, бумага, картон и товары, изготовленные из этих материалов (если они содержатся в классе 16), печатные материалы, переплетные материалы, фотографии, канцелярские товары, мебель, зеркала, рамы для картин, изделия из дерева, тростника, пробка, тростник, плетение, рог, кость, слоновая кость, китовый орех, скорлупа, янтарь, перламутр, пенка и заменители всех этих материалов или пластмасс (если они содержатся в классе 20), домашняя или кухонная утварь и контейнеры (не из драгоценных металлов или с покрытием с ними), пряжа и нити для текстильного использования, текстиль и текстильные товары, включенные в класс 24, покрывала для кроватей и столов, кружева и вышивки, ленты и тесьма, пуговицы, крючки и проушины, булавки и иголки, искусственные цветы, ковры, коврики, коврики и коврики, настенные ковры (не текстильные), игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, как указано в классе 28, украшения для новогодних елок или из пластмасс (если они содержатся в классе 20), бытовых или кухонных принадлежностей и емкостей (не из драгоценных металлов или с покрытием из них), пряжи и нитей для текстильного использования, текстиля и текстильных изделий, в той мере, в которой они содержатся в классе 24, кровать и настольные чехлы, кружева и вышивки, ленты и тесьма, пуговицы, крючки и проушины, булавки и иголки, искусственные цветы, ковры, коврики, коврики и коврики, настенные ковры (не текстильные), игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, насколько содержится в классе 28, украшения для новогодних елок или из пластмасс (если они содержатся в классе 20), бытовых или кухонных принадлежностей и емкостей (не из драгоценных металлов или с покрытием из них), пряжи и нитей для текстильного использования, текстиля и текстильных изделий, в той мере, в которой они содержатся в классе 24, кровать и настольные чехлы, кружева и вышивки, ленты и тесьма, пуговицы, крючки и проушины, булавки и иголки, искусственные цветы, ковры, коврики, коврики и коврики, настенные ковры (не текстильные), игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, насколько содержится в классе 28, украшения для новогодних елок, булавки и иголки, искусственные цветы, ковры, коврики, коврики и коврики, настенные ковры (не текстильные), игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, как указано в классе 28, украшения для новогодних елок, булавки и иголки, искусственные цветы, ковры, коврики, коврики и коврики, настенные ковры (не текстильные), игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, как указано в классе 28, украшения для новогодних елок" 35-го класса МКТУ;

- "" по международной регистрации N 1290452 (дата приоритета - 14.07.2015, дата регистрации - 14.12.2015, дата окончания срока действия регистрации - 14.12.2025, правообладатель - компания), зарегистрированного для товаров "одежда (в том числе трикотажная и тканая и кожаная одежда) для женщин, мужчин и детей, в частности верхняя одежда, нижнее белье, одежда для отдыха и спортивная одежда; обувь, в том числе сапоги и тапочки, поясные ремни; головные уборы" 25-го и услуг "реклама, управление бизнесом, бизнес-администрирование и офисные функции для компаний, работающих в сфере одежды, обуви и головных уборов; демонстрация товаров в области одежды, обуви, головных уборов, раздача образцов в области одежды, обуви, головных уборов; оптовая и розничная торговля одеждой, обувью и головными уборами, в том числе в рамках электронной торговли и почтовых заказов; маркетинговые исследования" 35-го классов МКТУ.

При этом Роспатентом было принято во внимание обращение компании, в котором она выразила обеспокоенность в отношении возможной регистрации заявленного обозначения на имя предпринимателя.

Не согласившись с решением Роспатента от 25.07.2018, предприниматель 06.11.2018 обратился в Роспатент с возражением, доводы, изложенные в котором сводились к следующему:

- сравнивая словесный элемент "APRIORIPRIME" заявленного обозначения и словесный элемент "APRIORI" противопоставленных обозначений по признакам фонетического сходства, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения имеют различное количество слогов, звуков и букв;

- сравниваемые обозначения произносятся по-разному, не являются сходными фонетически;

- сравнивая словесный элемент заявленного обозначения и словесный элемент противопоставленных обозначений по признакам графического сходства, можно сделать вывод, что в сравниваемых обозначениях присутствует различный вид (размер) шрифта, разное графическое написание с учетом характера букв, различное расположение букв;

- особое внимание следует уделить доминирующему изобразительному элементу заявленного обозначения;

- изобразительный элемент акцентирует на себе внимание потребителей, а словесный элемент является второстепенным;

- сравниваемые обозначения производят совершенно различное общее зрительное впечатление, не сходны графически;

- сравнивая словесный элемент заявленного обозначения "APRIORIPRIME" и словесный элемент противопоставленных обозначений "APRIORI" можно сделать вывод об их семантическом несходстве;

- словесный элемент "APRIORI" не имеет перевода согласно https://m.translate.ru, но может трактоваться как транслитерация слова "АПРИОРИ", означающего "независимо от опыта", "до опыта", "знание о фактах, полученное до изучения их на опыте", "знание, изначально присущее сознанию", "заранее, предварительно";

- словесный элемент заявленного обозначения "APRIORIPRIME" является фантазийным словом, не имеет самостоятельного значения, следовательно, не вызывает у потребителя тех же ассоциаций, что и противопоставленные товарные знаки;

- в заявленном обозначении присутствует очень сильная составляющая "-PRIME", на которую падает ударение, в связи с чем у потребителя, обладающего знанием английского языка, возникает ассоциация с рассветом, согласно переводу слова (https://rn.translate.ru);

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками по фонетическому, графическому и семантическому признакам;

- на сегодняшний день существует практика регистрации обозначений, включающих слова "Априори" / "Apriori ": так, для услуг 35-го класса МКТУ на имя иных лиц зарегистрированы товарные знаки "" и "" по свидетельствам Российской Федерации N 584260 и N 416946;

- необходимо учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях.

Рассматривая возражение предпринимателя, Роспатент признал доминирующим сильным элементом в заявленном обозначении, обуславливающим его индивидуализирующую функцию, составной словесный элемент "APRIORIPRIME", который поддерживается изображением двух первых букв частей "APRIORI" и "PRIME" - "АР", в связи с чем уполномоченный орган пришел к выводу о сходстве заявленного обозначения с серией вышеперечисленных товарных знаков компании, имеющим правовую охрану на территории Российской Федерации.

Обосновывая данный вывод, коллегия Палаты по патентным спорам указала на то, что все вышеперечисленные противопоставленные товарные знаки, в качестве единственного словесного элемента, включают в себя слово "APRIORI", которое является в них доминирующим элементом и входит в состав заявленного обозначения, на основании чего установила фонетическое сходство сравниваемых обозначения и противопоставленных товарных знаков.

В отношении части "-PRIME" словесного элемента заявленного обозначения Роспатент отметил, что, несмотря на слитное написание с частью "APRIORI", при произношении выделяется ритмически, разделяя слово "APRIORIPRIME" на соответствующие части.

Роспатент, делая вывод в отношении смыслового сходства сравниваемых обозначения и противопоставленных товарных знаков, согласился с предпринимателем, что часть "-PRIME" может быть понятна российским потребителям.

Вместе с тем Роспатент посчитал, что слово "-PRIME" и его транслитерация "ПРАЙМ" употребляются в качестве прилагательного в значениях "первый", "лучший", "отличный", "превосходный", "первоклассный", "высшего качества", "высшего сорта" и не приводят к формированию качественно нового ассоциативного ряда при восприятии слова "APRIORIPRIME" в сравнении со словом "APRIORI", также заимствованным в русском языке в значении "знание, предшествующее опыту и независимое от него".

Констатируя, что сходство доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными знаками, Роспатент указал на второстепенный характер их графических отличий.

Роспатент, приняв во внимание отсутствие возражений предпринимателя в части однородности товаров 25-го и услуг 35-го классов МКТУ, перечисленных в перечнях заявленного обозначения и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, отметил, что заявленное обозначение предназначено для индивидуализации, прежде всего товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, в связи с чем усиливается вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

В обоснование данного вывода Роспатент также сослался на то, что репутация серии товарных знаков компании прослеживается из сведений в сети Интернет (http://ragazza.ru/brands/apriori.html), а также обращение компании в период экспертизы заявленного обозначения.

Не согласившись с решением Роспатента от 28.03.2019, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Так предприниматель, ссылаясь на иные регистрации обозначений "PRIME" в качестве товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 590146, N 480992 и N 383953, полагает, что слово "-PRIME" не попадает под критерии "слабых" элементов, является сильным.

Предприниматель также считает необоснованным вывод Роспатента о том, что "поддержанный изобразительным элементом в виде стилизованного изображения двух первых частей "APRIORI" и "PRIME", ввиду следующего:

- заявленное обозначение выполнено в едином шрифте и не имеет абсолютно никаких делений (графических, цветовых, шрифтовых и иных);

- в заявленном обозначении присутствуют как минимум две буквы "Р", посему не является очевидным какая из них приводится в обозначении "АР".

С точки зрения предпринимателя, заявленное обозначение воспринимается как самостоятельное, искусственно образованное фантазийное слово, но вызывает ассоциативную семантику в силу распространенности английского языка.

Предприниматель считает, что выводы Роспатента сделаны с нарушением пункта 4.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, поскольку, по его мнению, препятствием к регистрации может выступать обозначение, в которое входит заявленное обозначение.

Кроме того, предприниматель указывает на графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и считает, что экспертом была допущена ошибка при делении заявленного обозначения на слоги.

Как отмечает предприниматель, фантазийное слово "APRIORIPRIME" не сопровождается правилами словообразования и может иметь индивидуальный слогораздел, например, "AP-RI-OR-IP-RI-ME".

В отношении смыслового критерия, предприниматель отмечает многозначность слова "PRIME", в связи с чем возражает против придания экспертизой заявленному обозначению какой-либо единичной семантики и семантики в целом.

Что касается противопоставленных товарных знаков со словесным элементом "APRIORI", то, по мнению предпринимателя, данное слово не имеет перевода, однако обладает семантикой при произношении и не отличается от русского слова "априори", которое в переводе означает "независимо от опыта", в связи с чем сравниваемые обозначения не могут быть сходными по смысловому признаку в отсутствие семантики у заявленного обозначения.

В части графического отличия предприниматель обращает внимание на то, что в заявленном обозначении словесный и изобразительный элемент соразмерны друг другу, и в рассматриваемом случае изобразительный элемент легче запоминается, чем словесный в силу наличия иностранного языка и искусственного словообразования.

Предприниматель также не согласен с выводом Роспатента о возможном препятствии в виде предприятия и принадлежащих компании товарных знаков, поскольку такой вывод сделан Роспатентом в результате осмотра первых строк поисковой системе сети Интернет.

Вместе с тем предприниматель считает, что попадание в топовые строки - это результат пиар-компаний, финансовых вложений клиента и в большинстве случаев не отражает действительности.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы лиц, участвующих в деле, выслушав пояснения представителей предпринимателя и Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления предпринимателя в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 указанной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента предпринимателем не пропущен, что уполномоченным органом и компанией не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 той же статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в части 4 ГК РФ и Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения предпринимателя на отказ в предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках его полномочий, что предпринимателем и третьим лицом не оспаривается.

Согласно абзацу второму пункта 27 постановления от 23.04.2019 N 10 по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются, исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты поступления в Роспатент заявки N 2017712333 на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (03.04.2017) законодательством, применимым для оценки законности оспариваемого ненормативного правового акта, является ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ в ходе проведения экспертизы Роспатентом проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

Так, в частности, согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно указанной норме и пункту 46 Правил N 482 регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя старшего товарного знака при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Предпринимателем оспаривается вывод Роспатента о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленных международных товарных знаков, принадлежащих компании.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10 и в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта, не требует специальных познаний и, по общему правилу, разрешается судом без назначения экспертизы.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Согласно пункту 162 постановления от 23.04.2019 N 10 достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В соответствии с пунктом 41 Правил от 20.07.2015 N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 тех же Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил от 20.07.2015 N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Как следует из пункта 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство от 24.07.2018 N 128), в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Например, при тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, зачастую, признаются сходными.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Фонетическое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Семантическое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Приведенные признаки сходства учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Проведя сравнительный анализ сравниваемых обозначений, коллегия судей пришла к выводу об обоснованности вывода Роспатента об их сходстве по фонетическому, семантическому и графическому признакам, в частности, данный вывод обуславливается вхождением доминирующего словесного элемента "APRIORI" в сравниваемые обозначения.

Судебная коллегия также считает правомерным вывод Роспатента о том, что в заявленном обозначении доминирующим является именно словесный элемент "APRIORIPRIME", поскольку он расположен в центральной части обозначения, привлекает внимание в силу более контрастного исполнения по сравнению с графически проработанным элементом "АР", занимает большую площадь в композиции и является единственным словесным элементом в данном обозначении.

Данный вывод Роспатента согласуется с правовой позицией Верховного суда Российской Федерации, изложенной в определении от 02.02.2017 по делу N А60-44547/2015, а также со сложившейся правоприменительной практикой, отраженной в пункте 7.1.2.4 Руководства от 24.07.2018 N 128.

С учетом изложенного, нельзя согласиться с доводом предпринимателя о том, что в рассматриваемом случае в заявленном обозначении изобразительный элемент легче запоминается потребителю, чем словесный элемент "APRIORIPRIME".

Как верно отметил Роспатент, фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным вхождением словесного элемента "APRIORI" противопоставленных товарных знаков в состав заявленного обозначения, а также наличием совпадающих звуков и слогов и их одинаковым расположением.

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что наличие в заявленном обозначении части "-PRIME" не влияет на вывод о высокой степени звукового сходства сравниваемых обозначений за счет совпадения семи первых букв / звуков, с которых начинается прочтение сравниваемых обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, судебная коллегия не может согласиться с доводами предпринимателя о том, что в заявленном обозначении слово "PRIME" является сильным элементом, поскольку данный довод документально не подтвержден и носит голословный характер.

Судебная коллегия также не может принять во внимание ссылки предпринимателя на иные регистрации обозначения "PRIME" в качестве товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 590146, N 480992 и N 383953, в том числе по тому основанию, что очевидный характер носит доминирующее положение в данных товарных знаках слово "PRIME", поскольку оно является единственным.

Что касается довода предпринимателя об охраноспособности словесного элемента "-PRIME", то судебная коллегия отклоняет его как не имеющий правового значения для рассматриваемого дела, поскольку в оспариваемом решении не содержится выводов о наличии оснований для дискламации данного элемента.

В части смыслового сходства также нельзя согласиться с доводом предпринимателя, что заявленное обозначение воспринимается как фантазийное слово и не вызывает каких-либо ассоциаций ввиду следующего.

Оценив спорное обозначение "APRIORIPRIME" с позиций восприятия рядовыми потребителями товаров 25-го и услуг 35-го классов МКТУ, суд не усматривает оснований не согласиться с выводами Роспатента о том, что указанное обозначение воспринимается как сочетание слов "APRIORI" и "PRIME", которые имеют определенное смысловое значение, а именно: априори первый, и понятны российским потребителям. Именно в таком значении обозначение воспринято коллегией судей с позиций рядового потребителя.

Изложенные предпринимателем, заинтересованным в разрешении спора в его пользу, доводы об ином значении указанных слов и их возможного сочетания, а также об ином делении обозначения на слога и пр., не опровергают выводы Роспатента о наличии у слов "APRIORI" и "PRIME" определенного значения и их наиболее вероятном восприятии потребителями.

При таких обстоятельствах судебная коллегия соглашается с Роспатентом, что значение указанных слов не приводят к формированию качественно нового ассоциативного ряда при восприятии слова "APRIORIPRIME" в сравнении с обозначениями "APRIORI".

В отношении доводов предпринимателя о нарушении Роспатентом пункта 4.1 Методических рекомендаций от 31.12.2009 N 197 при проведении экспертизы заявленного обозначения, судебная коллегия отмечает, что из данного пункта не усматривается обязанность сравнения только аналогичных обозначений.

Более того, указанные Рекомендации не являются нормативным актом и на момент вынесения оспариваемого ненормативного правового акта являлись недействующими.

Судебная коллегия также находит необоснованным довод предпринимателя о том, что оспариваемое решение мотивировано способностью ввести в заблуждение потребителя в отношении лиц, производящего товары и услуги, поскольку выводы, положенные в основу оспариваемого решения указывают на несоответствие заявленного обозначения подпункту 2 части 6 статьи 1483 ГК РФ.

В ходе судебного заседания представитель предпринимателя указал на то, что приведенные Роспатентом в оспариваемом решении ссылки на интернет-сайт, которые, по мнению Роспатента, свидетельствуют об известности товарных знаков компании, не отображаются.

В ходе судебного заседания судебной коллегией обозревался сайт http://ragazza.ru/brands/apriori.html по состоянию на день судебного заседания, на 26.12.2016 и на 12.02.2019 (их индексированные образы в электронном архиве WayBackMachin (web.archive.org)). В ходе осмотра информации по адресу, указанному в оспариваемом решении Роспатента, судом установлено, что на момент подачи предпринимателем заявки на регистрацию спорного товарного знака, а равно на момент рассмотрения коллегией палаты по патентным спорам возражения заявителя по настоящему делу (на даты индексации сайта, предшествовавшие и максимально близкие указанным событиям), указанная информация имелась в открытом доступе в русскоязычной части телекоммуникационной сети Интернет.

Вместе с тем судебная коллегия соглашается с мнением заявителя о том, что на основании одной только информации, размещавшейся на сайте http://ragazza.ru/brands/apriori.html, невозможно сделать вывод о широкой известности противопоставленных товарных знаков и продукции, идентифицируемой такими знаками, поскольку такая информация носит общий характер и не подтверждена документально.

Однако данное обстоятельство не опровергает вывод уполномоченного органа о наличии не опровергнутых заявителем по делу сведений о доступности потребителям соответствующих товаров и услуг информации о противопоставленных товарных знаках и соответствующих товарах. При этом в основу решения государственного органа может быть положена как информация, содержащаяся в конкретном документе, так и сам по себе факт размещения какой-либо информации в сети "Интернет" для всеобщего доступа.

Так, в зависимости от того, какой факт (содержание документа или факт размещения информации в сети "Интернет") положен в основу оспариваемого решения государственного органа, суды проверяют либо достоверность самой по себе такой информации и достоверность (подтвержденность) размещения ее в сети "Интернет" в определенный момент времени, либо только факт размещения ее в сети "Интернет" в определенный момент времени (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016, от 19.03.2014 по делу N СИП-161/2013, от 15.07.2016 по делу N СИП-47/2016, от 03.06.2016 по делу N СИП-720/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.09.2016 N 300-ЭС16-11861 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано)).

При этом судебная коллегия приходит к выводу, что указанное выше обстоятельство не влияет на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения.

Судебная коллегия также указывает, что Роспатент, оценивая сходство сравниваемых обозначений, правомерно принял во внимание наличие у компании серии товарных знаков, объединенных общим с заявленным обозначением элементом, в связи с чем существует опасность возникновения у потребителя восприятия заявленного обозначения как продолжение линейки товарных знаков, принадлежащих третьему лицу.

Так, когда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов или неохраняемых обозначений. Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Однородность товаров 25-го и услуг 35-го класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, предпринимателем и компанией не оспаривается, что позволяет суду не исследовать данное обстоятельство.

Таким образом, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента, принятого им в рамках своих полномочий и соответствующего требованиям действующего законодательства.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на предпринимателя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Шевченко Ольги Анатольевны оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур