Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2019 г. по делу N СИП-99/2019 Суд отказал в иске о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания, поскольку не были представлены надлежащие доказательства того, что на дату приоритета знака обслуживания спорное обозначение применительно к услугам, для которых зарегистрирован этот знак, российским потребителем воспринималось в качестве характеристики таких услуг

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2019 г. по делу N СИП-99/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 13 сентября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Моторкиной К.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление иностранного лица - Familia Trading S.a.r.l. (avenue de la Liberte, 13-15, Luxembourg, 1931) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 23995, ОГРН 1047730015200) от 09.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знака обслуживания "OFFPRICE" по свидетельству Российской Федерации N 569630 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности устранить допущенные нарушения.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ОФФПРАЙС" (ул. Ленинская слобода, д. 19, этаж 1, офис 41Х1Д, Москва, 115280, ОГРН 5147746210189).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Familia Trading S.a.r.l. - Смольникова Е.О. (по доверенности от 19.07.2019 N 3);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-348/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ОФФПРАЙС" - Карпович К.Ю., Тараданкина А.А. (по доверенности от 27.02.2019), Яковлева А.А. (по доверенности от 01.03.2019 N 22.

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Familia Trading S.a.r.l. (далее - компания, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знака обслуживания "OFFPRICE" по свидетельству Российской Федерации N 569630 и об обязании Роспатента устранить допущенные нарушения.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ОФФПРАЙС" (далее - общество "ОФФПРАЙС", третье лицо).

В обоснование заявленных требований компания указала, что знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630 представляет собой обозначение, характеризующее услуги 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых он зарегистрирован, в связи с чем предоставление правовой охраны данному знаку обслуживания противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заявитель указал, что в подтверждение данного довода при подаче возражения им был представлен ряд доказательств (информация из словарей, лингвистические заключения, результаты социологического опроса, другие словарно-справочные источники), однако Роспатент счел заявленные доводы неубедительными.

В поданном заявлении компания не соглашается с выводом Роспатента о том, что в частности представленный англо-русский словарь по рекламе 2005 года не может быть положен основу вывода о неохраноспособности оспариваемого обозначения в отношении услуг 35-го класса МКТУ, поскольку относится к специализированной справочной литературе, предназначенной для специалистов в сфере рекламы и массовой информации. Между тем, как следует из Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, в том числе специальную.

При этом, по мнению заявителя, исходя из словарно-справочной информации сам термин "OFF-PRICE" означает по сниженной цене, что подтверждает его довод об описательном характере оспариваемого знака обслуживания.

Кроме того, компания не согласилась с выводом Роспатента о фантазийном характере словесного элемента спорного знака обслуживания, поскольку слово "OFFPRICE" выполнено слитно, без дефиса, в связи с чем воспринимается как единое слово, без смыслового значение, и не может характеризовать услуги, для которых оно зарегистрировано. Между тем компания обращала внимание Роспатента на то, что отсутствие в спорном обозначении дефиса не создает нового фантазийного слова, при этом выполнение словесных элементов "OFF" и "PRICE" разным цветом приводит к тому, что происходит визуальное разделение словесного элемента, как состоящего из двух частей, в совокупности имеющим определенное смысловое значение.

В своем заявлении компания также не соглашается с выводом Роспатента о том, что представленное лингвистическое заключение специалиста, является мнением частного лица, в связи с чем не может быть положено в основу вывода об охраноспособности оспариваемого знака обслуживания. Между тем, компания полагает, что Роспатент при рассмотрении должен был рассмотреть представленное лингвистическое заключение, дать ему надлежащую правовую оценку.

Кроме того, в своем заявлении компания указала, что термин "OFF-PRICE" в значении "по сниженной цене" использовался ей задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Роспатентом представлен отзыв на заявление компании, в котором он считает доводы заявителя необоснованными и не соответствующими нормам действующего законодательства в области охраны товарных знаков.

Обществом "ОФФПРАЙС" также представлен отзыв на заявление компании, в котором оно также не согласилось с изложенными в нем доводами, считало решение Роспатента обоснованным, не подлежащим отмене.

В дополнение к отзыву, в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третье лицо представило письменные объяснения, а также заявило ходатайство о приобщении к материалам дела большого количества документов, подтверждающих, по мнению третьего лица, приобретение оспариваемым обозначением различительной способности, а также доказательства расходов на рекламную компанию с использованием обозначения "OFFPRICE". Таким образом, по мнению третьего лица, прекращение правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630 повлечет негативные последствия для правообладателя, в том числе несение убытков.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, обеспечили явку своих представителей в судебное заседание.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представитель компании заявленные доводы поддержал, просил оспариваемое решение отменить, а заявленные ими требования - удовлетворить.

Представители Роспатента и общества против удовлетворения заявления возражали по основаниям, изложенным в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Как следует из материалов дела и установлено судом, общество "ОФФПРАЙС" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 569630, который был зарегистрирован 29.03.2016 по заявке N 2015708453 с датой приоритета от 26.03.2015 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров".

В Роспатент 04.07.2018 поступило возражение компании Familia Trading S.a.r.l. против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование доводов, изложенных в возражении, компания указывала, что словесный элемент "OFFPRICE" оспариваемого знака обслуживания, занимает доминирующее положение, является описательным, характеризует услуги 35-го класса МКТУ для которых он зарегистрирован, поскольку вследствие своего семантического значения указывает на вид, назначение и свойство услуг, таким образом, он препятствует свободному использованию в гражданском обороте обозначения "OFFPRICE" при оказании услуг, связанных с услугами, оказываемыми магазинами и торговыми центрами по продаже и продвижению товаров по сниженным ценам.

Компания также отметила, что ей была подана заявка N 2015734167 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ, по которой был вынесен отказ в государственной регистрации ввиду того, что словесный элемент "OFFPRICE" не является фантазийным, указывает на свойство заявленных услуг. В связи с этим, по мнению заявителя, Роспатентом должен быть применен аналогичный подход к оспариваемому знаку обслуживания, правовая охрана которого должна быть признана недействительной полностью как несоответствующая пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, компания указывала, что словесный элемент "OFFPRICE" оспариваемого знака обслуживания образован от сложного английского слова "off-price", который в переводе на русский язык, означает "со скидкой, по сниженной цене, уцененный", и для российского потребителя, не знающего понятие "off-price", толкование значения словесного элемента "OFFPRICE" путем сложения значений двух английских слов "off" (низкий) и "price" (цена, прайс), написанных без дефиса, заглавными буква в различном цветовом оформлении, не составит особого труда и не потребует каких-либо дополнительных рассуждений и домысливания, а слитное написание английского слова "off-price" как "OFFPRICE" не меняет его смыслового значения, что подтверждается результатами лингвистического заключения.

По утверждению компании, оспариваемый товарный знак, используемый на Интернет-сайте правообладателя в названии магазинов, на ярлыках и ценниках товаров, подчеркивает его описательность, так как напрямую характеризует услуги по продаже товаров по сниженным ценам, со скидкой.

В обоснование изложенных доводов компанией были представлены следующие источники информации: выдержки из электронных словарей (1); В.А. Королькевич, В.Ф. Королькевич "Англо-русский бизнес-словарь", М., ЮРИСТЪ, 2000, с. 317 (2); лингвистическое заключение (3); социологический опрос Фонда "ВЦИОМ" (4); сведения об использовании правообладателем обозначения "OFFPRICE" (5); сведения о деятельности компании (24); сведения из Википедии (25); экспертное заключение (26); ответ на замечания к отчету по результатам исследования ВЦИОМ (27); А.Н. Нанайкин "Англо-русский словарь по рекламе", М, ООО "Вершина", 2005, с. 158 (28).

В ответ на указанное возражение от общества "ОФФПРАЙС" поступил отзыв, к которому были приложены: данные Левада-центра о владении россиянами английским языком (6); материалы Всероссийской переписи населения о владении гражданами России английским языком (7); Воздвиженская, Российская газета, Федеральный выпуск N 7419 (253); Гэу Андрей, 06.11.2015, Образование 2 5115 (8); заключение от 30.05.2017 N 151-2017 Лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН (9); информация ООО "Москоу Диджитал Медиа" (10); заключение Лаборатории социологических исследований (11); выписка ЕГРЮЛ на общество (12); устав общества (13); сведения с официального сайта общества (14); договоры аренды нежилых помещений и приложения к нему (15); договоры, фото фирменной одежды, справка о расходах (16); статья на "Афиша Город" (17); статья на timeout.ru от 16.03.15, http://www.timeout.ru/msk/feature/442865 (18); пресс-клипинг - подборка выдержек из прессы, содержащая публикации посвященные "ОФФПРАЙС" (19); благодарственные письма (20); справка о регистрации доменного имени (21); фотографии ценников (22); распечатки баз данных о товарных знаках (23).

Роспатент признал компанию заинтересованным лицом в подаче возражения от 04.07.2018 против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630.

По результатам рассмотрения поданного компанией Familia Trading S.a.r.l. возражения, Роспатентом принято решение от 09.11.2018, которым заявителю было отказано в удовлетворении вышеназванного возражения, правовая охрана знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630 оставлена в силе.

Оставляя в силе правовую охрану спорного знака обслуживания, Роспатент исходил из того, что сведения из онлайн-словарей, датированы датой (26.06.2018) более поздней, чем дата приоритета оспариваемого знака обслуживания, тогда как остальные электронные данные вообще не содержат какой-либо даты, в связи с этим посчитал, что из их содержания не представляется возможным установить тот факт, что на дату приоритета оспариваемой регистрации обозначение "OFFPRICE" являлось описательным, характеризующим услуги 35-го класса МКТУ.

Также Роспатент посчитал, что англо-русский словарь по рекламе относится к специализированной справочной литературе, предназначенной для специалистов в сфере рекламы и массовой информации, а следовательно, он не может быть положен в основу выводов о неохраноспособности оспариваемого обозначения.

Источники информации (2) и (25), по мнению Роспатента, однозначно не свидетельствуют о том, что оспариваемый знак обслуживания является описательным, и характеризует услуги 35-го класса МКТУ.

Относительно представленного компанией заключения специалиста, Роспатент не принял его во внимание со ссылкой на то, что вывод о неохраноспособности оспариваемого знака обслуживания, должен определяться на основании норм права, а не на мнении отдельного специалиста.

По мнению Роспатента, представленный компанией социологический опрос, проведенный среди потребителей в 2018 году, также не подтверждает того, что оспариваемый знак обслуживания является описательным, указывающим на характеристики услуг 35-го класса МКТУ, поскольку не содержит ретроспективных данных на дату приоритета указанного знака, а также не содержит ответа респондентов о том, что оспариваемое обозначение характеризует услуги 35-го класса МКТУ, результаты которого к тому же, опровергаются источником информации (9), представленным правообладателем оспариваемой регистрации.

Таким образом, учитывая, что к возражению компанией не было представлено материалов, однозначно свидетельствующих о том, что на дату приоритета оспариваемого знака обслуживания слово "OFFPRICE" на территории Российской Федерации являлось характеристикой оказываемых услуг 35-го класса МКТУ (в том числе указывало на вид, свойство и назначение услуг), Роспатент пришел к выводу, что у него отсутствуют основания для признания знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Принятие Роспатентом указанного решения послужило основанием для обращения компании в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок компанией соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя; 2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2015708453 на регистрацию знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630 (дата приоритета 26.03.2015), правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Суд по интеллектуальным правам считает, что при принятии оспариваемого решения, Роспатент обоснованно не усмотрел оснований для признания предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630 несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в силу следующего.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В Рекомендациях сформулирован правовой подход, согласно которому к описательным элементам относятся словесные элементы, подпадающие под понятия, указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос, является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания;

воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Так, не может быть признан описательным словесный элемент "СТЕКЛОШПАТ", заявленный в отношении товара "шпатлевка", по той причине, что рядовому потребителю смысл обозначения "СТЕКЛОШПАТ" вряд ли может быть понятен. Толкование смысла обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Например, можно предположить, что это шпатлевка, в состав которой входит стекло, или что это шпатлевка, состоящая из стекла и полевого шпата, или что это шпатлевка, предназначенная для шпатлевания поверхности стекла, или что это шпатлевка, предназначенная для шпатлевания щелей, образуемых оконным стеклом и рамой, и так далее.

Вместе с тем может быть признан описательным элемент, который, хотя и отличается от описательного элемента орфографией, но может быть воспринят потребителем как описательный. Например, указание "100% хлоп" следует признать описательным, так как оно может восприниматься так же, как "100% хлопок".

Таким образом, при оценке обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака (знака обслуживания), на предмет его соответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ подлежит учету в том числе и восприятие этого обозначения потребителем как обозначения, описывающего (характеризующего) товар (или услугу, как в настоящем случае), его свойства.

На то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя, неоднократно обращалось внимание президиумом Суда по интеллектуальным правам: постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 N 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 N 300-ЭС16-8048 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017, от 20.05.2019 по делу N СИП-576/2017, от 31.05.2019 по делу N СИП-790/2018 и др.

В постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу N СИП-19/2015, от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 и других дополнительно отмечено, что восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

Как следует из материалов дела, оспариваемый знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 569630 зарегистрирован в отношении услуг 35-го класса МКТУ "презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров". Указанный знак обслуживания является комбинированным, представляет собой прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент "OFFPRICE", выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

При этом отмечается, что в оспариваемом обозначении словесный элемент "OFFPRICE" выполнен слитно в одно слово, без дефиса, в разном цветовом сочетании.

Как указывалось ранее, обращаясь в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630, компания полагала, что оспариваемый товарный знак является описательным, и характеризует услуги 35-го класса МКТУ, поскольку указывает на вид, назначение и свойство услуг, так как словесный элемент "OFFPRICE" в переводе на русский язык, означает "со скидкой, по сниженной цене, уцененный", и для российского потребителя, не знающего понятие "off-price", толкование значения словесного элемента "OFFPRICE" путем сложения значений двух английских слов "off" (низкий) и "price" (цена, прайс), выделенных разным цветом, не составит особого труда и не потребует каких-либо дополнительных рассуждений и домысливаний, ввиду того, что слитное написание английского слова "off-price" как "OFFPRICE" не меняет его смыслового значения, для чего представил источники информации (1-5, 24-28).

Оценив вышеуказанные доказательства, представленные компанией с возражением в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам считает, что компанией к возражению не было представлено доказательств, однозначно свидетельствующих о том, что на дату приоритета оспариваемого знака обслуживания слово "OFFPRICE" на территории Российской Федерации являлось характеристикой оказываемых услуг 35-го класса МКТУ, в том числе указывало на вид, свойство и назначение услуг.

Судебная коллегия отмечает, что для установления (подтверждения) того, что заявленный на регистрацию элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, из сети Интернет.

Между тем, представленные заявителем распечатки он-лайн словарей "dic.academic.ru", "ru.wikipedia.org", "lingvolive.com", "multitrain.ru" относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.03.2015), в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что средними российскими потребителями услуг 35-го класса МКТУ знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630 воспринимался на дату приоритета в качестве характеризующего их обозначения.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что как следует из сложившейся правоприменительной практики оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения средними российскими потребителями, тогда как Англо-русский словарь по рекламе, бизнес-словарь, относится к специализированной справочной литературе, предназначенной для специалистов в сфере рекламы и массовой информации (узкоспециализированное образование), не могут свидетельствовать о том, что рядовой, средний российский потребитель воспринимает оспариваемое обозначение как характеризующее услуги 35-го класса МКТУ. Доказательств обратного заявителем не представлено.

При таких обстоятельствах указанные в специальной литературе сведения не могут быть приняты в качестве доказательств того, что спорный знак обслуживания для среднего российского потребителя представляет собой обозначение, характеризующее услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован.

Судебная коллегия суда по интеллектуальным правам также отмечает, что словесный элемент "OFFPRICE" оспариваемого знака обслуживания представляет собой неделимое слово, выполненное на латинском языке, которое не является лексической единицей какого-либо языка и не имеет определенного смыслового значения, в связи с чем знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630 является фантазийным.

Кроме того, коллегия судей соглашается с доводом Роспатента о том, что в представленном словарно-справочном издании перевод слова "off-price" на русский язык приведен в составе словосочетания "off-price retailing".

Таким образом, довод компании о том, что слово "OFFPRICE" образовано от сложного английского слова "off-price", которое в переводе на русский язык означает "со скидкой, по сниженной цене, уцененный", исходя из чего оспариваемый знак обслуживания является описательным, признается коллегией судей несостоятельным.

В соответствии с пунктом 2.2 Рекомендаций, в том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание заявителя на то, что регистрация спорного знака обслуживания направлена на индивидуализацию услуг правообладателя в Российской Федерации, при этом следует принимать во внимание, что средний российский потребитель не владеет английским языком.

Таким образом, поскольку для того, чтобы сформулировать предложенное заявителем значение оспариваемого знака обслуживания ("со скидкой, по сниженной цене, уцененный") требуются определенные рассуждения и домысливания, а также необходимо осуществить перевод указанного слова на русский язык, следовательно, оспариваемый знак обслуживания является фантазийным и не может считаться обозначением, характеризующим для среднего российского потребителя услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых ему была предоставлена правовая охрана.

Кроме того, коллегия судей Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что иностранные слова входят в обиход российских потребителей в определенные временные интервалы, связанные в том числе с активным использованием таких обозначений хозяйствующими субъектами на территории Российской Федерации, ввиду чего описательность таких обозначений определяется применительно к дате приоритета спорного товарного знака (знака обслуживания), то есть представленные подателем возражения доказательства должны отражать характер восприятия спорного обозначения применительно к дате приоритета. Между тем в материалы дела такие доказательства не представлены.

С учетом изложенного судебная коллегия считает правильным и обоснованным вывод Роспатента о том, что надлежащие доказательства, свидетельствующие о том, что на дату приоритета спорного знака обслуживания обозначение "OFFPRICE" применительно к услугам, для которых зарегистрирован этот знак, российским потребителем воспринималось в качестве характеристики таких услуг, представлены подателем возражения не были.

В связи с этим доводы заявителя о том, что для российского потребителя, не знающего понятие "off-price", толкование значения словесного элемента "OFFPRICE" путем сложения значений двух английских слов "off" (низкий) и "price" (цена, прайс) не составит особого труда и не потребует каких-либо дополнительных рассуждений и домысливаний, а слитное написание английского слова "off-price" как "OFFPRICE" не меняет его смыслового значения, является несостоятельным. Доказательств, опровергающих указанные выше обстоятельства, заявителем не представлено.

Относительно представленного компанией отчета ВЦИОМ, коллегия судей отмечает, что данный отчет, был проведен после даты приоритета оспариваемого товарного знака, а следовательно, приведенные в нем сведения о задаваемых респондентам вопросах не могут быть отнесены к ретроспективным.

Кроме этого, из приведенных в нем сведений также не следует, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение "OFFPRICE" воспринималось потребителем как характеризующее услуги 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

В свою очередь обществом в Роспатент вместе с отзывом на возражение было представлено заключение Лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН от 30.05.2017 N 151-2017, из которого следует, что большинство опрошенных не воспринимает оспариваемый товарный знак как обозначение, характеризующее услуги 35-го класса МКТУ.

Не могут свидетельствовать о том, что знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630 характеризует услуги 35-го класса МКТУ, также данные лингвистического заключения (3) (т. 7 л.д. 8-18), так как вопрос о соответствии оспариваемого знака обслуживания требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ является вопросом права, а кроме того, как указывалось ранее, должен быть разрешен Роспатентом и судом с позиции рядового потребителя, который не обладает специальными знаниями в области лингвистики.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом Роспатента в том, что к возражению компанией не было представлено материалов, свидетельствующих, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака слово "OFFPRICE" на территории Российской Федерации являлось характеристикой оказываемых услуг 35-го класса МКТУ (в том числе указывало на вид, свойство и назначение услуг).

Из чего следует, что у Роспатента отсутствовали основания для признания знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630 не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Относительно того, что заявителем в Суд по интеллектуальным правам в подтверждение довода о несоответствии оспариваемого знака обслуживания требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ были представлены копии страниц учебника "Интегрированные маркетинговые коммуникации" под редакцией И.М. Синяевой; копии страниц книги "Курс MBA по Маркетингу"; распечатка страницы Интернет-сайтов "www.realto.ru", "www.retail.ru", "www.google.ru", коллегия судей отмечает, что из пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, следует, что в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

В свою очередь, поскольку вышеназванные документы с возражением от 04.07.2018 компанией в Роспатент не представлялись, однако представляют собой отсутствующие в возражении источники информации и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, данные документы признаются коллегией судей материалами, изменяющими мотивы поданного возражения.

Учитывая, что названные документы не представлялись компанией в Роспатент, и им не давалась правовая оценка при рассмотрении возражения компании, они не могут свидетельствовать о неправомерности оспариваемого решения Роспатента.

В пункте N 137 постановления N 10 указано, что при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Кроме того, и правообладатель, и податель возражения, заявления вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Таким образом, у подателя возражения имеется право предъявить новые доказательства в двух случаях:

в опровержение доказательств, представленных правообладателем в ходе судебного разбирательства;

в опровержение выводов Роспатента, сделанных в оспариваемом решении.

В ходе рассмотрения настоящего дела в суде правообладателем действительно представлялись новые доказательства, однако они были направлены на подтверждение приобретения спорным обозначением дополнительной различительной способности, а не на опровержение доводов подателя возражения об отсутствии у этого обозначения различительной способности как таковой.

Однако представленные компанией в ходе судебного разбирательства доказательства были направлены на доказывание отсутствия у спорного обозначения различительной способности, то есть не были направлены на опровержение доказательств правообладателя, представленных в ходе рассмотрения дела в суде.

В свою очередь, вывод Роспатента об отказе в прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания мотивирован недоказанностью компанией обстоятельств, положенных в обоснование возражения (недоказанностью описательности спорного словесного элемента).

Таким образом, компания имела право представить доказательства, опровергающие вывод Роспатента о недоказанности значимых обстоятельств представленными с возражением материалами, но не направленные на подтверждение тех обстоятельств, которые материалами возражения подтверждены не были.

Также Судом по интеллектуальным правам не принимается довод заявителя о том, что ему 06.04.2017 было отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначения с использованием словесного элемента "OFFPRICE" в отношении услуг 35-го класса МКТУ со ссылкой на то, что данное обозначение не является охраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку указывает на свойство заявленных услуг, в силу следующего.

Компания обращалась в Роспатент с заявкой N 2015734167 (дата подачи которой позже даты приоритета спорного знака обслуживания) на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначения, в котором не указывала словесный элемент "OFFPRICE" в качестве дискламированного элемента.

Действительно, впоследствии на стадии рассмотрения этой заявки экспертом было высказано мнение о неохраноспособности такого элемента, однако мнение эксперта впоследствии было дезавуировано при рассмотрении Роспатентом соответствующего возражения.

В рассматриваемом случае представляется очевидным, что поведение компании, выразившееся в подаче собственной заявки на регистрацию знака обслуживания с указанием словесного элемента "OFFPRICE" в качестве охраняемого, свидетельствовало о том, что она считала возможным предоставление такому элементу правовой охраны.

В то же время при регистрации этого элемента в качестве знака обслуживания на иное лицо компания неоднократно подавала возражения против предоставления правовой охраны такому знаку обслуживания.

Относительно ссылок компании на решение Роспатента от 06.04.2017, принятое по результатам экспертизы обозначения по заявке N 2015734167, по которой Роспатентом изначально был вынесен отказ в ее государственной регистрации ввиду того, что словесный элемент "OFFPRICE" является неохраняемым и указывает на свойство заявленных услуг, коллегия судей отмечает, что решением Роспатента от 22.02.2018, принятым по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента от 06.04.2017, словесный элемент "OFFPRICE" был признан соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как Роспатент пришел к выводу, что он является фантазийным, как и в оспариваемом знаке обслуживания.

Кроме того, решением Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2019 по делу N СИП-98/2019, отказано в признании недействительным решения Роспатента от 09.11.2018, которым была оставлена в силе правовая охрана словесного знака обслуживания "OFFPRICE" по свидетельству Российской Федерации N 569629. При рассмотрении указанного дела судом исследовались аналогичные обстоятельства. При этом Суд по интеллектуальным правам при принятии решения от 11.04.2019 пришел к выводу о том, что документы, представленные заявителем в Роспатент, не свидетельствуют об описательности обозначения "OFFPRICE" для услуг 35-го класса МКТУ.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.08.2019 решение суда первой инстанции от 11.04.2019 оставлено в силе.

В связи с этим, утверждение заявителя о том, что Роспатентом к одинаковым обстоятельствам не единообразно применяются нормы материального права, является несостоятельным.

Также судебная коллегия отмечает, что одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак, осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу N СИП-537/2014 и от 09.02.2015 по делу N СИП-687/2014.

Доказательств, свидетельствующих о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением ("OFFPRICE"), используемым другими лицами на их предприятиях (о длительности, интенсивности использования обозначения, об осведомленности потребителей об использовании обозначения различными производителями) до даты приоритета знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 569630, компанией в материалы дела не представлено.

В связи с этим обстоятельство того, что обозначение "OFFPRICE" использовалось когда-либо иными лицами до даты приоритета спорного знака обслуживания не может свидетельствовать о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При этом коллегия судей Суда по интеллектуальным полагает необходимым отметить, что для признания предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) недействительным по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, необходимо представить с возражением соответствующие доказательства. Непредставление таких доказательств влечет вывод об отсутствии оснований для прекращения правовой охраны спорного товарного знака по этому мотиву.

Поскольку Роспатентом установлено, что такие доказательства заявителем представлены не были, то довод третьего лица о приобретении спорным обозначением различительной способности применительно к оказываемым обществом услугам, в подтверждение чего в материалы дела представлены обществом "ОФФПРАЙС" договоры на изготовление рекламы с приложениями (счета, товарные накладные, акты, сметы, платежные документы), данные о рекламе в Интернете и социальных сетях, статистические справки и др., в настоящем деле правового значения не имеет.

Также в судебном заседании суда первой инстанции представители общества "ОФФПРАЙС" указали, что подача компанией Familia Trading S.a.r.l. возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 569630, а также последующее обращение в суд с настоящим заявлением, является злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 ГК РФ, с целью создания препятствий в деятельности конкурента, которым является правообладатель.

При этом третье лицо отмечает, что компания на протяжении нескольких лет ведет недобросовестную деятельность в отношении товарных знаков общества "ОФФПРАЙС" с целью прекращения их правовой охраны, а также воспрепятствованию осуществления ему предпринимательской деятельности.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев заявленный третьим лицом довод, приходит к выводу о том, что он не может быть принят судебной коллегией в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 названной статьи разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Заявляя о злоупотреблении правом со стороны компании Familia Trading S.a.r.l., общество "ОФФПРАЙС" видит его проявление в том, что действия компании по подаче возражения, против предоставления правовой охраны товарному знаку третьего лица, регистрации товарного знака, включающего слово "offprice", а также последующее обращение в суд по настоящему делу, направлены на устранение конкурентов, а также причинение значительных убытков правообладателю.

Между тем, основываясь на указанных выше положениях ГК РФ, суд не усматривает в действиях заявителя признаков злоупотребления правом, полагает вышеуказанный довод не в достаточной степени очевидным исходя из объема доказательств, имеющихся в материалах дела, а кроме того, доводы третьего лица носят предположительный характер.

При этом судебная коллегия отмечает, что сама по себе подача возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, является правом компании, основанным на законе, суд не усматривает в настоящем деле достаточных доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении правом компанией при подаче возражения, а также при обращении в суд с настоящим заявлением.

Таким образом, принимая во внимание изложенное Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатентом правомерно было отказано в удовлетворении поданного 04.07.2018 компанией возражения, поскольку считает, что доводы компании о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 569630 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, являются необоснованными, так как они не были подтверждены соответствующими доказательствами, а также не нашли свое отражение в исследуемых нормах права.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования иностранного лица Familia Trading S.a.r.l. оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин