Определение Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2019 г. по делу N СИП-405/2019 "О прекращении производства по делу"

Резолютивная часть определения объявлена 6 ноября 2019 года

Полный текст определения изготовлен 11 ноября 2019 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Моторкиной К.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Рязанской области (судья - Афанасьева И.В., секретарь судебного заседания - Коняева А.С.), исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Рязанский завод путевых машин" (ул. Толстого, д. 135, литера А, Рабочий поселок Старожилово, Старожиловский р-н, Рязанская обл., 391170, ОГРН 1136214000658) к закрытому акционерному обществу "Арсенал" (М. Сухаревская площадь, д. 3, ан. 1, пом. III, к. 6, о. 2, Москва, 129090, ОГРН 1127746389968) о признании патента Российской Федерации N 162030 на полезную модель "Путевая машина", выданного по заявке N 2015106168/11 от 24.02.2015, недействительным и о взыскании с ответчика расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Троегубов Андрей Анатольевич (Санкт-Петербург) и Сидоров Валерий Николаевич (село Истье, Рязанская обл.).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Рязанский завод путевых машин" - Коноплин Ю.И. (по доверенности от 06.05.2019), Илатовский М.Г. (по доверенности 22.07.2019);

от закрытого акционерного общества "Арсенал" - Осипова Ж.А. (доверенность от 21.10.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Рязанский завод путевых машин" (далее - общество "Рязанский завод путевых машин", заявитель, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Арсенал" (далее - общество "Арсенал", ответчик) о признании патента Российской Федерации N 162030 на полезную модель "Путевая машина" ((51) МПК; E01B 27/16 (2006.01); E01B 27/12 (2006.01); Е01В 29/04 (2006.01); E01B 33/00 (2006.01)), выданного по заявке N 2015106168/11 от 24.02.2015, недействительным и о взыскании с ответчика расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Троегубов Андрей Анатольевич и Сидоров Валерий Николаевич (далее - третьи лица).

В поданном в суд заявлении общество "Рязанский завод путевых машин" указывает, что 01.04.2012 обществом с ограниченной ответственностью "ПКФ "Росинвест" разработаны и введены в действия технические условия ТУ 3186-001-911691160-2012 "Машина путевая ремонтная ПРМ-5", которые были зарегистрированы Федеральным бюджетным учреждением Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области 18.04.2012 за КЛП N 027/003204.

В последующем обществом "ПКФ "Росинвест" начато производство путевых ремонтных машин ПРМ-5 в различных исполнениях с использованием названных технических условий.

В своем заявлении общество также указывает, что между обществом "ПКФ "Росинвест" и истцом был заключен договор от 10.12.2014 по условиям которого, последнему были переданы во временное безвозмездное пользование Технические условия ТУ 3186-001-911691160-2012, при использовании которых, истцом было объявлено о начале производства путевых ремонтных машин ПРМ-5 в различных исполнениях. Кроме того, путевую машину выпускало также закрытое акционерное общество "Истьинский машиностроительный завод".

Между тем, общество "Арсенал" необоснованно зарегистрировало патента Российской Федерации N 162030 на полезную модель "Путевая машина" по заявке N 2015106168/11 (дата приоритета 24.02.2015), поскольку общество и авторы указанного патента не могли не знать о том, что "модель Путевой машины не является новой, и данная машина уже выпускалась в течение нескольких лет как промышленное изделие несколькими промышленными предприятиями".

Таким образом, по мнению заявителя, полезная модель по патенту Российской Федерации N 162030 не соответствует условию патентоспособности "новизна", поскольку на дату подачи заявки о выдаче патента, полезная модель не являлась новой, выпускалась в течение нескольких лет различными предприятиями, в связи с чем просит признать названный патент недействительным полностью.

Обществом "Арсенал", в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представлен отзыв на исковое заявление, в котором оно не согласилось с заявленным требованием, считало его необоснованным. Кроме того, ответчик указал, что заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в судебном порядке, а производство по делу, на основании статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит прекращению, ввиду того, что требования заявителя подлежат рассмотрению в административном (внесудебном) порядке. В судебном порядке может быть оспорено лишь решение, вынесенное по результатам административной процедуры.

Роспатентом также представлен отзыв на исковое заявление, в котором он ссылаясь на положения статей 1398, 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), указал, что споры о несоответствии запатентованной полезной модели условиям патентоспособности подлежат рассмотрению в административном порядке, а споры об авторстве полезной модели и об установлении патентообладателя подлежат рассмотрению в судебном порядке.

Таким образом, Роспатент полагает, что если истцом оспаривается соответствие полезной модели по патенту Российской Федерации N 162030 условию патентоспособности "новизна", то по указанному основанию названный патент подлежит оспариванию в административном порядке путем подачи соответствующего возражения в Роспатент. Если истцом оспаривается правомерность указания в спорном патенте авторов и/или патентообладателя, то названный патент подлежит оспариванию в судебном порядке.

Кроме того, Роспатент указал, что в случае если истцом оспаривается правомерность указания в патенте Российской Федерации N 162030 авторов и/или патентообладателя, то из сформулированных требований не представляется возможным установить кто должен быть указав в качестве таковых в новом патенте, а также просит рассмотреть исковое заявление в отсутствие своего представителя.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представители общества "Рязанский завод путевых машин" заявленные требования поддержали, просили их удовлетворить.

Представитель общества "Арсенал" против искового заявления возражал, по основаниям, изложенным в отзыве, просил прекратить производство по делу.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, явку своих представителей не обеспечили, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценив доводы заявителя и представителя ответчика и Роспатента относительно наличия оснований для рассмотрения спора по существу, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, патент Российской Федерации на полезную модель "Путевая машина" выдан по заявке N 2015106168 (дата приоритета от 24.02.2015), с указанием в нем в качестве авторов Троегубова Андрея Анатольевича, Сидорова Валерия Николаевича, а в качестве патентообладателя - общество "Арсенал".

Между тем истец полагает, что названный патент подлежит признанию недействительным, поскольку спорная полезная модель не является новой, так как до даты ее приоритета уже выпускалась машина с аналогичными техническими характеристиками как промышленное изделие несколькими промышленными предприятиями.

В обоснование заявленного довода истец указал, что 01.4.2012 обществом "ПКФ "Росинвест" разработаны, и впервые введены в действие Технические условия ТУ 3186-001-911691160-2012 "Машина путевая ремонтная ПРМ-5", зарегистрированные Федеральным бюджетным учреждением "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области" 18.04.2012 за КЛП N 027/003204.

На основании приказа директора общества "ПКФ "Росинвест" от 23.04.2012 N 7 объявлено о начале производства с использованием Технических условий ТУ 3186-001-911691160-2012 Путевых ремонтных машин ПРМ-5 в различных исполнениях: ПРМ-5М - с установкой манипулятора для замены шпал; ПРМ5П - с установкой подбивочного блока, ПРМ-5У - с установкой манипулятора для смены шпал и подбивочных блоков.

Кроме того, 17.10.2013 было создано общество "РОСИНВЕСТ", которое 10.12.2014 было переименовано в общество "Рязанский завод путевых машин".

В последствие между обществом "ПКФ "РОСИНВЕСТ" и обществом "Рязанский завод путевых машин" был заключен Договор от 10.12.2014 о передаче Технических условий ТУ 3186-001-911691160-2012, согласно которому истцу были переданы во временное безвозмездное пользование данные технические условия.

На основании приказа от 10.12.2014 N 12 директора обществом "Рязанский завод путевых машин" было объявлено о начале производства с использованием Технических условий ТУ 3186-001-911691160-2012 Путевых ремонтных машин ПРМ-5 в различных исполнениях: ПРМ-5М - с установкой манипулятора для замены шпал; ПРМ5П - с установкой подбивочного блока; ПРМ-5У - с установкой манипулятора для смены шпал и подбивочных блоков.

Кроме того, истец указал, что данную путевую машину выпускало еще иное юридическое лицо - Закрытое акционерное общество "Истьинский машиностроительный завод", которое в последующем было переименовано в ЗАО "ПРОМДЕТАЛЬ" и с 07.07.2016 прекратило свою деятельность в связи с окончанием процедуры банкротства.

Таким образом, истец указал, что полезная модель путевой машины не являлась новой, поскольку "данная машина уже выпускалась в течение нескольких лет как промышленное изделие несколькими промышленными предприятиями".

В качестве правового обоснования заявленных требований истец ссылается на нормы статей 1248, 1351, 1363, 1385, 1394, 1398 ГК РФ.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "Рязанский завод путевых машин" в Суд по интеллектуальным правам с требованиями по настоящему делу.

Суд по интеллектуальным правам, изучив заявленные требования, заслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, представленные в материалы дела, приходит к выводу о наличии оснований для прекращения производства по настоящему делу ввиду следующего.

Пунктами 1 и 2 статьи 11 ГК РФ установлено, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд) в соответствии с их компетенцией. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.

Согласно пункту 1 статьи 1406 ГК РФ споры об авторстве полезной модели, об установлении патентообладателя рассматриваются судом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 этого Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ).

В пункте 1 статьи 1398 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень оснований в соответствии с которыми патент на полезную модель может быть признан недействительным.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ патент на полезную модель в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 указанной статьи.

Патент на полезную модель в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 указанной статьи.

Таким образом, в зависимости от оснований по которым оспаривается патент на полезную модель, действующее законодательство предусматривает административный или судебный порядок его оспаривания.

Так, споры о несоответствии запатентованной полезной модели условиям патентоспособности подлежат рассмотрению в административном порядке, а споры об авторстве полезной модели и об установлении патентообладателя подлежат рассмотрению в судебном порядке.

Как усматривается из искового заявления в обоснование заявленных требований истец указывает на то, что полезная модель "Путевая машина" по патенту Российской Федерации N 162030 не соответствует такому требованию охраноспособности как "новизна", ссылаясь на то, что на дату подачи заявки на выдачу спорного патента полезная модель не являлась новой и уже выпускалась в течение нескольких лет как промышленное изделие.

Истцом в материалы дела представлены документы, которые, по его мнению, подтверждают несоответствие спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" (пункт 1-2 статьи 1351 ГК РФ) на момент обращения с заявкой о выдаче патента.

Кроме того, в судебном заседании 26.08.2019 истец заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы, в которой предлагает поставить перед экспертом вопросы, направленные на установление соответствия спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" на момент обращения с заявкой о выдаче патента.

Таким образом, судебная коллегия отмечает, что все доводы и представленные истцом в материалы дела доказательства направлены на доказывание несоответствия спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Вместе с тем в силу пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:

о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными.

Как указывалось ранее, согласно действующему законодательству для оспаривания патента по основанию несоответствия его условиям патентоспособности законодательством установлен обязательный досудебный (административный) порядок разрешения спора.

Целью внесудебного (административного) порядка рассмотрения спора является защита прав лиц, участвующих в соответствующем административном производстве.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 N 448-О, установленный законом административный (досудебный) порядок защиты интеллектуальных прав - в силу конституционной презумпции добросовестности законодателя (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05.06.2012 N 13-П и др.) - предполагает использование наиболее эффективных инструментов защиты прав граждан и их объединений.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что с учетом положений части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации деятельность Роспатента, в том числе и на стадии рассмотрения возражений, должна быть направлена на защиту добросовестных правообладателей или лиц, обращающихся за предоставлением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, на сохранение правовой охраны результатов или средств, отвечающих условиям охраноспособности, на предоставление правовой охраны результатам или средствам, отвечающим условиям охраноспособности.

Реализация процессуальных прав, связанных с защитой интеллектуальных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности Роспатента, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что истец в установленном порядке обращался в Роспатент с возражением против выдачи спорного патента.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что истцу было неоднократно разъяснено его право на возможность обращения в соответствующий административный орган с возражением. Между тем, истец таким правом не воспользовался, настаивал на удовлетворении заявленных требований, полагал, что если патент на спорную полезную модель будет признан судом недействительным полностью по основанию несоответствие спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна", то лица, указанные в нем качестве авторов и патентообладателя, таковыми являться не будут.

Судебная коллегия отмечает, что споры об авторстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и секретов производства (ноу-хау), с учетом подпункта 5 пункта 1, абзаца второго пункта 2 статьи 1398, глав 73 и 75 ГК РФ, пункта 6 части 6 статьи 27, абзаца пятого пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции (абзац третий пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Вместе с тем согласно разъяснениям, изложенным в абзаце третьем пункта 52 Постановления N 10, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения. Суд не вправе предрешать выводы Роспатента о соответствии спорной полезной модели условиям патентоспособности "новизна".

Таким образом, доводы истца о правомерности указания в патенте Российской Федерации N 162030 авторов и/или патентообладателя могут быть рассмотрены судом только после того, как его требования о несоответствие спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" будут по существу рассмотрены Роспатентом в административном (внесудебном) порядке, поскольку это единственное основание, по которому заявитель просит признать патент на спорную полезную модель недействительным полностью.

Учитывая, что указанное в заявлении требование о признании патента на полезную модель Российской Федерации N 162030 недействительным полностью по основанию несоответствие спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" не подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальном правам, и данное обстоятельство выяснилось после принятия заявления судом к производству, производство по делу в соответствии с пунктом 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует прекратить.

Согласно части 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что в ходе рассмотрения настоящего дела, обществом "Рязанский завод путевых машин" было заявлено ходатайство о назначении судебной патентно-технической экспертизы, в связи с чем на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам по платежному поручению от 20.08.2019 N 1756 перечислены денежные средства в размере 70560 рублей на проведение экспертизы по делу N СИП-405/2019.

Факт поступления указанных денежных средств на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам подтверждается соответствующей записью в журнале учета денежных средств, поступающих на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам.

Частью 1 статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом. Если указанное ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые денежные суммы вносятся сторонами на депозитный счет арбитражного суда в равных частях.

Принимая во внимание, что производство по настоящему делу подлежит прекращению, оснований для удовлетворения ходатайства и назначения судебной экспертизы не имеется, в связи с чем судебная коллегия приходит к выводу о том, что денежные средства, уплаченные по платежному поручению от 20.08.2019 N 1756, подлежат возврату заявителю с депозитного счета суда.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае прекращения производства по делу арбитражным судом.

Государственная пошлина в размере 6 000 рублей, уплаченная по платежному поручению от 15.05.2019 N 980, подлежит возврату из федерального бюджета обществу "Рязанский завод путевых машин" в соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 108, 150, 151, 184, 185, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ОПРЕДЕЛИЛ:

производство по делу N СИП-405/2019 прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Рязанский завод путевых машин" из федерального бюджета 6 000 (шесть тысяч) рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 15.05.2019 N 980.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Рязанский завод путевых машин" 70 560 (Семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей, перечисленных на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам по платежному поручению от 20.08.2019 N 1756, по реквизитам, указанным в данном платежном поручении.

Определение по настоящему делу может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин