Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2020 г. N С01-411/2019 по делу N СИП-436/2018 Суд отменил решение суда первой инстанции и решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку заявитель по делу и правообладатель спорного товарного знака достигли соглашения, которое фактически привело к урегулированию спора

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2020 г. N С01-411/2019 по делу N СИП-436/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 18 мая 2020 г.

Полный текст постановления изготовлен 21 мая 2020 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Силаева Р.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Техносервис" (ул. Силикатная, д. 3/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450003, ОГРН 1110280019739) на решение Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2019 по делу N СИП-436/2018

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Техносервис" о признании недействительным частично решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.03.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в регистрации товарного знака по заявке N 2014722136.

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Техносервис" (далее - общество "Техносервис") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.03.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против отказа в регистрации товарного знака по заявке N 2014722136 в части отказа в предоставлении правовой охраны в отношении услуг 36-го и 37-го классов и части услуг 41-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 требования общества "Техносервис" оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 отменено, дело передано на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела решением от 19.09.2019 требования общества "Техносервис" оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2019, общество "Техносервис" обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В обоснование содержащихся в кассационной жалобе доводов общество "Техносервис" указало на ошибочность вывода суда первой инстанции о том, что отсутствие семантического значения у противопоставленного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 418773 исключает возможность сравнения обозначений по семантическому критерию. По мнению заявителя кассационной жалобы, отсутствие смыслового значения у противопоставленного товарного знака не исключало необходимость для суда первой инстанции учесть лексическое значение спорного обозначения.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы отметил необоснованность приведенной характеристики судом первой инстанции спорного обозначения как описательного.

Роспатент направил в президиум Суда по интеллектуальным правам письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых просил отказать в удовлетворении кассационной жалобы общества "Техносервис".

От общества "Техносервис" 30.01.2019 посредством системы "Мой арбитр" в президиум Суда по интеллектуальным правам поступило заявление об изменении требований по кассационной жалобе, в соответствии с которым названное общество просит отменить обжалуемое решение суда первой инстанции в связи с достижением обществом "Техносервис" и обществом с ограниченной ответственностью "Базис" (далее - общество "Базис") соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - Постановление N 50). В соответствии с указанным заявлением общество "Техносервис" просит отменить обжалуемое решение суда первой инстанции, отменить оспоренное решение Роспатента от 13.03.2018 по заявке N 2014722136 и обязать административный орган повторно рассмотреть возражение общества "Техносервис".

Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы общества "Техносервис" неоднократно откладывалось, в том числе в целях предоставления заявителем кассационной жалобы и обществом "Базис" в материалы дела оригиналов соглашения и письма-согласия от 21.01.2020.

Оригиналы названных документов были направлены в президиум Суда по интеллектуальным правам обществом "Техносервис". Общество "Базис" от ответа на судебный запрос уклонилось, факт заключения соглашения с обществом "Техносервис" от 21.01.2020 и предоставление ему письма-согласия от той же даты не опровергло.

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем направления в их адреса копии определения о принятии кассационной жалобы к производству, а также посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (после передачи прав на заявку - общество "Техносервис") 02.07.2014 обратилось в Роспатент с заявкой N 2014722136 на государственную регистрацию в качестве знака обслуживания словесного обозначения "НОВЫЙ ДОМ" в отношении услуг 35-37, 41-43 и 45-го классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения на его соответствие нормам действующего законодательства Роспатент принял решение от 20.05.2016 об отказе в государственной регистрации этого обозначения в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Основанием для отказа в государственной регистрации спорного обозначения послужил вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение "НОВЫЙ ДОМ" сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет комбинированными знаками со словесным элементом "НОВЫЙ ДОМ": по свидетельству Российской Федерации N 538496 в отношении однородных услуг 37-го класса МКТУ; по свидетельству Российской Федерации N 145324 в отношении однородных услуг 35, 36, 37, 41 и 42-го классов МКТУ; по свидетельству Российской Федерации N 472230 в отношении однородных услуг 37-го класса МКТУ; по свидетельству Российской Федерации N 354586 в отношении однородных услуг 37-го и 42-го классов МКТУ; по свидетельству Российской Федерации N 518948 в отношении товаров 16-го класса МКТУ, однородных части заявленных услуг 41-го класса МКТУ; а также со словесным знаком обслуживания "Новадом" по свидетельству Российской Федерации N 418773 в отношении однородных услуг 36-го и 37-го классов МКТУ.

Не согласившись с названным решением, общество "Техносервис" 13.11.2017 обратилось в Роспатент с возражением против отказа в государственной регистрации обозначения по заявке N 2014722136, в котором просило зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении заявленных услуг.

Решением Роспатента от 13.03.2018 возражение общества "Техносервис" удовлетворено, решение от 20.05.2016 об отказе в государственной регистрации знака обслуживания отменено. Принято решение зарегистрировать обозначение по заявке N 2014722136 в качестве знака обслуживания для услуг 35, 43, 45-го классов, части услуг 41-го и 42-го классов МКТУ.

Применительно к услугам 36-го и 37-го классов, части услуг 41-го и 42-го классов МКТУ Роспатентом отказано в государственной регистрации заявленного обозначения, поскольку в отношении данных услуг оно признано не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Отказывая в регистрации спорного обозначения в отношении услуг 36-го и 37-го классов, части услуг 41-го и 42-го классов МКТУ, Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение и знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 538496, N 472230, N 354586, N 518948 ассоциируются между собой, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент "НОВЫЙ ДОМ", являющийся единственным элементом в спорном обозначении и доминирующий в противопоставленных знаках, так как именно на нем акцентируется основное внимание потребителя.

Как указано в решении Роспатента, графические отличия сравниваемых обозначений не оказывают существенного влияния на их индивидуализирующую функцию и не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Проверив спорное обозначение и противопоставленный ему знак обслуживания по свидетельству N 418773 на тождество и сходство, Роспатент пришел к тому выводу, что они являются сходными до степени смешения.

По результатам анализа однородности услуг Роспатент установил, что услуги 36-го и 37-го классов МКТУ заявленного перечня однородны услугам 36-го и 37-го классов МКТУ, указанным в перечнях знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 538496, N 472230, N 354586 и N 418773, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Что касается услуг 41-го класса МКТУ, для которых испрашивалась государственная регистрация знака обслуживания, Роспатент отметил, что они корреспондируют товарам 16-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 518948. По мнению уполномоченного органа, услуги 42-го класса МКТУ однородны услугам 42-го класса МКТУ, в отношении которых действует знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 354586, так как они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Полагая, что решение Роспатента от 13.03.2018 является недействительным, поскольку не соответствует требованиям законодательства и нарушает его права и законные интересы, общество "Техносервис" обратилось в суд с настоящим заявлением, указав в нем на отсутствие вероятности смешения спорного обозначения с противопоставленным знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 418733.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При первоначальном рассмотрении спора суд первой инстанции установил, что словесное обозначение "НОВЫЙ ДОМ" по заявке N 2014722136 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Противопоставленный ему знак обслуживания "Новадом" по свидетельству Российской Федерации N 418773 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции исходил из того, что при принятии оспариваемого решения от 13.03.2018 Роспатент пришел к обоснованному выводу о наличии вероятности смешения заявленного обществом "Техносервис" на государственную регистрацию в качестве знака обслуживания обозначения с ранее зарегистрированным на имя иного лица знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 418773 и, как следствие, о том, что государственная регистрация спорного обозначения не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Отменяя указанное решение суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам указал следующее.

Суд первой инстанции правомерно рассматривал дело в пределах тех доводов, которые заявлены обществом "Техносервис". При обоснованности этих доводов и если знак обслуживания N 418773 действительно не может быть противопоставлен спорному обозначению, суд должен перейти к исследованию вопроса о том, в какой мере оставшиеся противопоставленные знаки обслуживания препятствуют государственной регистрации спорного обозначения (в отношении каких услуг).

Придя к выводу о том, что имеется вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленного знака обслуживания N 418773, суд первой инстанции не увидел необходимости в анализе иных противопоставленных знаков обслуживания, в отношении которых доводы не заявлялись.

Как установил президиум Суда по интеллектуальным правам, в поданном в суд заявлении общество "Техносервис" указывало на то, что "заявленное обозначение и противопоставленный знак обслуживания N 418773 не являются сходными до степени смешения". Таким образом, общество "Техносервис" оспаривало выявленную Роспатентом вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленного знака обслуживания N 418773. Учитывая то, что никаких доводов (и корреспондирующих им доказательств), обосновывающих дополнительные обстоятельства, принимаемые во внимание при определении вероятности смешения, лица, участвующие в деле, не приводили, суд первой инстанции должен был проверить выводы Роспатента о степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака обслуживания N 418773, о степени однородности услуг, для индивидуализации которых заявлено на государственную регистрацию спорное обозначение и для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку обслуживания N 418773.

Как указал президиум Суда по интеллектуальным правам, с учетом соответствующих выводов суд первой инстанции должен проверить и конечный вывод о наличии вероятности смешения.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что оценка однородности сравниваемых услуг дана судом первой инстанции ненадлежащим образом.

Так, приведя в тексте решения критерии, по которым определяется однородность услуг, суд первой инстанции сделал вывод о том, что "однородность товаров, указанных в заявке общества и в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак, вытекает из того, что они имеют общую родовую принадлежность, область применения и цель применения (применяются в медицинских целях), сходное функциональное назначение (для профилактики и лечения заболеваний человека, поддержания здоровья, в том числе посредством здорового питания), общий круг потребителей". Однако указанный вывод с очевидностью является ошибочным, поскольку сравниваемые услуги 36-го и 37-го классов МКТУ не имеют никакого отношения ни к медицине, ни к поддержанию здоровья, ни к здоровому питанию. В 36-й класс МКТУ включены в основном услуги по денежно-финансовым операциям и услуги, связанные со всеми видами страховых контрактов, а в 37-й класс МКТУ - услуги, оказываемые подрядчиками или субподрядчиками по строительству или изготовлению капитальных зданий, а также услуги частных лиц или организаций по восстановлению объектов в их первоначальном виде или их сохранению без изменения их физических или химических характеристик.

Кроме того, как указал президиум Суда по интеллектуальным правам, из решения суда первой инстанции следует, что при оценке однородности услуг суд первой инстанции сравнивал перечень услуг 36-го и 37-го классов МКТУ, для индивидуализации которых заявлено на регистрацию спорное обозначение, со сводным перечнем услуг 36-го и 37-го классов МКТУ знаков обслуживания N 418773, N 538496, N 472230 и N 354586. Однако исключительные права на противопоставленные знаки обслуживания N 418773, N 538496, N 472230 и N 354586 принадлежат разным правообладателям; указанные противопоставленные знаки обслуживания не представляют собой серию товарных знаков, а следовательно, вывод о вероятности смешения спорного обозначения и обозначений по противопоставленным знакам обслуживания должен делаться по каждому из противопоставленных знаков отдельно.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также указал, что суду первой инстанции необходимо было установить степень однородности услуг 36-го и 37-го классов МКТУ, для индивидуализации которых заявлено на регистрацию спорное обозначение, и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана именно конкретному противопоставленному знаку обслуживания N 418773. На основании соответствующих выводов, а также с учетом степени сходства спорного обозначения с конкретным противопоставленным знаком обслуживания подлежала установлению вероятность смешения спорного обозначения с конкретным противопоставленным знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 418773.

Поскольку оценка степени однородности услуг 36-го и 37-го классов МКТУ, для индивидуализации которых заявлено на регистрацию спорное обозначение, услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана именно конкретному противопоставленному знаку обслуживания N 418773, судом первой инстанции не дана надлежащим образом, итоговый вывод о наличии вероятности смешения сравниваемых спорного обозначения и противопоставленного знака обслуживания N 418773, как указал президиум Суда по интеллектуальным правам, не соответствует обстоятельствам дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал суду первой инстанции на необходимость при новом рассмотрении дела проанализировать доводы конкретного возражения, явившегося основанием для принятия Роспатентом оспариваемого в рамках настоящего дела решения (с учетом того, что в материалах административного дела содержатся различные возражения), дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, надлежащим образом установив наличие или отсутствие вероятности смешения спорного обозначения и противопоставленного знака обслуживания N 418773, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

При новом рассмотрении спора суд первой инстанции установил, что обществом не оспариваются выводы Роспатента о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 538496, 472230, 354586 и 518948 в отношении однородных товаров и услуг 36-го и 37-го классов и части услуг 41-го и 42-го классов МКТУ.

На основании этого суд первой инстанции констатировал, что оспариваемое решение Роспатента не может быть признано недействительным в части отказа в регистрации обозначения по заявке N 2014722136 в отношении услуг:

41-го класса МКТУ "издание книг; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных" и

42-го класса МКТУ "анализ воды; анализ химический; архитектура; дизайн промышленный; дизайн художественный; изучение технических проектов; изыскания в области нефтяных месторождений; экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; экспертиза геологическая; инжиниринг; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; испытания клинические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; консультации в области дизайна веб-сайтов; моделирование одежды; оформление интерьера; планирование городское; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая; анализы для эксплуатации нефтяных месторождений; услуги специалистов-архитекторов; геологическая разведка; геологические изыскания; услуги по дизайну в области упаковки; изучение проектов, планов, не связанное с деловыми операциями; изыскание нефтяных месторождений; экспертиза инженерных работ; услуги по оформлению интерьера; испытания нефтяных скважин; исследования в области бактериологии, косметики, химии, технические; разведка нефти; исследование нефтяных месторождений", так как по указанным услугам знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 418773 не противопоставлялся.

Что касается услуг 36-го класса МКТУ "агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультирование по вопросам задолженности; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая; страхование и финансирование, посредничество, управление недвижимым имуществом, оценка недвижимого имущества, сдача недвижимого имущества в аренду";

37-го класса МКТУ "асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; обновление одежды; восстановление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; починка одежды; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы краснодеревщика [ремонт]; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стирка; стирка белья; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство дамб; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; строительство и ремонт", то суд первой инстанции установил, что в отношении указанного перечня услуг заявленному обозначению был противопоставлен не только знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 418773, но и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 538496, N 472230 и N 354586.

С учетом этого на основании положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и пунктов 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), суд первой инстанции самостоятельно осуществил сопоставительный анализ спорного обозначения "НОВЫЙ ДОМ" и знака обслуживания "Новадом" по свидетельству Российской Федерации N 418773, по результатам которого констатировал, что сравниваемым обозначениям присуще фонетическое сходство, обусловленной близким составом звуков и звукосочетаний, тождеством начальных и конечных частей обозначений. Суд первой инстанции также пришел к выводу о том, что имеет место графическое сходство этих обозначений, обусловленное близким буквенным составом и использованием при выполнении обозначений стандартного шрифта и букв одного алфавита. Кроме того, суд первой инстанции констатировал сходство общего впечатления, производимого сравниваемыми знаками.

Приведенная в обоснование довода об отсутствии сходства обозначений, сравниваемых в рамках данного дела, ссылка заявителя на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 по делу N СИП-256/2019, в рамках которого сопоставлялись товарные знаки "" и "", а также довод заявителя о том, что наличие смыслового значения лишь у одного из сравниваемых обозначений может являться основанием для признания сравниваемых обозначений несходными, были отклонены судом первой инстанции.

Так, суд первой инстанции указал, что результаты рассмотрения судебного спора в отношении иных обозначений не могут повлиять на выводы о сходстве спорных обозначений, являющихся предметом сопоставления в данном деле.

Суд первой инстанции также указал, что сравнить противопоставленные словесные элементы по семантическому признаку не представляется возможным ввиду отсутствия смыслового значения у противопоставленного товарного знака. При этом суд отметил, что "отсутствие в настоящем случае возможности установить семантическое сходство между описательным и фантазийным обозначениями само по себе не исключает возможность признания этих обозначений сходными до степени смешения, если они ввиду иных признаков ассоциируются друг с другом в целом".

Проверив выводы Роспатента об однородности услуг 36-го и 37-го классов МКТУ, для индивидуализации которых заявлено на регистрацию спорное обозначение, и услуг тех же классов, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 418773, суд первой инстанции признал их верными.

Как установил суд первой инстанции, услуги 36-го класса МКТУ, в отношении которых подана заявка на регистрацию спорного обозначения, и услуги 36-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 418773, либо тождественны, либо относятся к одним родовым группам (банковские услуги, финансирование, услуги страхования, операции с недвижимым имуществом, посреднические услуги, благотворительность, финансовые оценки), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия оказания.

Услуги 37-го класса МКТУ, в отношении которых подана заявка на регистрацию спорного обозначения, и услуги 37-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 418773, также либо тождественны, либо относятся к одним родовым группам (строительство, ремонт, техническое обслуживание, установка оборудования, чистка мебели, дымоходов, одежды и обуви, добыча полезных ископаемых, услуги проката), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия оказания.

При этом суд первой инстанции учел, что выводы Роспатента об однородности вышеуказанных услуг обществом не оспариваются.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения, о применимом законодательстве, о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому критерию, а также об однородности услуг, в отношении которых на регистрацию заявлено спорное обозначение и зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в письменных объяснениях Роспатента, выслушав объяснения явившегося в судебное заседание представителя уполномоченного органа, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы об ошибочности результатов оценки судом первой инстанции сходства спорного обозначения и обозначения по противопоставленному знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 418773 президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что соответствующие выводы суда первой инстанции приведены в оспариваемом решении и надлежащим образом мотивированы.

Согласно разъяснениям высшей судебной инстанции, содержащимся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", смешение товарного знака и спорного обозначения возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Суд первой инстанции отметил, что Роспатент провел анализ сравниваемых обозначений по фонетическому признаку, при этом уполномоченный орган исходил из того, что сходство сравниваемых обозначений обусловлено близким количеством и составом звуков и их расположением, тождеством начальных и конечных частей обозначений.

Указанное обуславливает наличие высокой степени фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

В отношении сходства сравниваемых обозначений по графическому признаку Роспатент указал, что оно обусловлено схожей длиной обозначений и использованием при их выполнении стандартного шрифта и букв одного алфавита.

Роспатент также сделал вывод о том, что сравнить обозначения по семантическому признаку не представляется возможным ввиду отсутствия смыслового значения у противопоставленного товарного знака.

С учетом фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений Роспатент пришел к выводу об их сходстве в целом.

Суд первой инстанции, самостоятельно сопоставив сравниваемые обозначения, с указанными выводами Роспатента согласился.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что отсутствие семантического значения у одного из сравниваемых обозначений не исключает вывод об их несходстве по семантическому критерию, заявлен без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку установление такого сходства (несходства) и переоценка соответствующих выводов суда первой инстанции, сделанных в результате самостоятельного сопоставления сравниваемых обозначений, не входят в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что соответствующий довод заявителя кассационной жалобы носит формальный характер, поскольку общество "Техносервис" не обосновало, каким образом данное обстоятельство привело к принятию неверного судебного решения.

Как указывалось выше, итоговый вывод суда первой инстанции о сходстве сравниваемых спорного обозначения и знака обслуживания N 418773 до степени смешения основан на выводах о высокой степени сходства по фонетическому критерию, о сходстве по графическому критерию и об идентичности либо однородности услуг 36-го и 37-го классов МКТУ, указанных в заявке общества и в регистрации противопоставленного знака обслуживания. Суд первой инстанции не устанавливал сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию. Как следствие, довод заявителя кассационной жалобы об отсутствии сходства обозначений по указанному критерию не мог повлиять на вышеприведенные выводы суда о сходстве по иным двум критериям при однородности услуг, а также об ассоциировании таких обозначений друг с другом в целом.

Довод заявителя кассационной жалобы о некорректности указания суда первой инстанции на описательный характер спорного обозначения следует признать обоснованным.

Действительно в последнем абзаце страницы 34 суд первой инстанции указал следующее: "...отсутствие в настоящем случае возможности установить семантическое сходство между описательным и фантазийным обозначениями само по себе не исключает возможность признания этих обозначений сходными до степени смешения, если они ввиду иных признаков ассоциируются друг с другом в целом".

Однако данная характеристика спорного обозначения, заявленного обществом "Техносервис" на регистрацию в качестве товарного знака, не привела к принятию неверного судебного акта, поскольку обозначение было предметом проверки и признано не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а не пункта 1 названной статьи Кодекса. При этом из контекстного и системного анализа приведенного фрагмента обжалуемого судебного акта следует, что под характеристикой "описательное обозначение", противопоставленной фантазийному обозначению, в данном случае следует понимать "имеющее смысловое значение", что заявителем кассационной жалобы не оспаривается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

При названных обстоятельствах и исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции не усматривается.

Между тем в связи с достижением обществом "Техносервис" и правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 418773 - обществом "Базис" соглашения об урегулировании отношений, касающихся использования обозначения "НОВЫЙ ДОМ" по заявке N 2014722136, президиум Суда по интеллектуальным правам усматривает основания для отмены обжалуемого судебного акта и оспариваемого решения Роспатента с обязанием административного органа повторно рассмотреть возражение с учетом письма-согласия от 21.01.2020.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из следующего.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Как разъяснено в пунктах 1, 2 и 3 Постановления N 50, в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации задачей судопроизводства в арбитражных судах является содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота (пункт 6 статьи 2 этого Кодекса); задачей подготовки дела к судебному разбирательству является примирение сторон (часть 1 статьи 133 названного Кодекса). Исходя из этого и на основании части 1 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд при рассмотрении дела обязан принимать меры для примирения сторон, содействовать им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и задачами судопроизводства в арбитражных судах.

Арбитражным судам следует иметь в виду, что с учетом положений части 2 статьи 138 и части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут использовать любые примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, при этом предполагаются добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.

К числу мер, направленных на примирение сторон и оказание содействия им арбитражным судом в урегулировании спора, относятся разъяснение сторонам права заключить мировое соглашение, обратиться за содействием к посреднику, в том числе медиатору, в порядке, установленном федеральным законом, использовать другие примирительные процедуры, а также разъяснение условий и порядка реализации данного права, существа и преимуществ примирительных процедур, правовых последствий совершения таких действий. При выявлении с учетом обстоятельств конкретного дела условий для примирения сторон суд должен предложить сторонам использовать примирительные процедуры.

Названные меры принимаются судом на всех стадиях арбитражного процесса.

В пункте 33 Постановления N 50 содержится правовая позиция, согласно которой с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

Так, при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что она предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать следующее.

Если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Исходя из положений абзаца пятого пункта 33 Постановления N 50 наличие такого согласия является самостоятельным и достаточным основанием для отмены решения Роспатента от 13.03.2018 и для обязания его повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Решение суда первой инстанции по настоящему делу и оспариваемое решение Роспатента подлежат отмене в связи с тем, что данное безотзывное письмо-согласие является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения общества и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны спорному обозначению в качестве товарного знака необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014722136.

Частью 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 Постановления N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В связи с этим судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы относятся судом на общество "Техносервис".

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2019 по делу N СИП-436/2018 отменить в связи с достижением обществом с ограниченной ответственностью "Техносервис" и обществом с ограниченной ответственностью "Базис" соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе".

Отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.03.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения на отказ в регистрации товарного знака по заявке N 2014722136.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Техносервис" на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014722136.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Р.В. Силаев