Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 августа 2020 г. по делу N СИП-554/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку в период до прекращения правовой охраны спорного товарного знака существовала возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности алкогольных напитков одному производителю и, как следствие, способность спорного товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя соответствующих товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 августа 2020 г. по делу N СИП-554/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2020 г. N С01-1367/2020 по делу N СИП-554/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 5 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 11 августа 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савельевой А.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица Maarschall Group B.V. (Uiverweg 2, Schiphol, Amsterdam, 1118DS, Netherlands, RSIN 819965376, CCI number 08182316) и общества с ограниченной ответственностью "Настоящая Алкогольная Компания" (ул. Советская, д. 99, пом. 306, г. Красногорск, Московская область, 143430, ОГРН 1095009001768) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.04.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ИССИ РОЯЛТИ" (ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1, эт. 7, ком. 4, Москва, 121471, ОГРН 1137746848810).

В судебное заседание явились представители:

от иностранного лица Maarschall Group B.V. - Коротаев А.С. (по доверенности от 01.01.2020 N 01-20/МГ);

от общества с ограниченной ответственностью "Настоящая Алкогольная Компания" - Пак А.В. (по доверенности от 29.05.2020 N 28-20/НАК);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-272/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ИССИ РОЯЛТИ" - Савинова А.А. (по доверенности от 27.09.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Maarschall Group B.V. (далее - заявитель, иностранное лицо) и общество с ограниченной ответственностью "Настоящая Алкогольная Компания" (далее - заявитель, общество "НАК") 12.07.2019 обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент, административный орган) и федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФГБУ "ФИПС") о признании недействительным решения Роспатента от 15.04.2019 об отказе в удовлетворении поступившего 17.12.2018 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ИССИ РОЯЛТИ" (далее - третье лицо, общество "ИССИ РОЯЛТИ").

В суд 15.11.2019 поступило заявление иностранного лица и общества "НАК" о частичном отказе от требований к ФГБУ "ФИПС" (т. 6 л.д. 25).

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2020 принят отказ иностранного лица и общества "НАК" от требований к ФГБУ "ФИПС", производство по делу в указанной части прекращено (т. 9 л.д. 53-55).

Заявители выражают несогласие с выводами Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 657328 с принадлежащими иностранному лицу и используемыми обществом "НАК" в своей хозяйственной деятельности товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 406359, N 556493, N 556495, N 585232, N 618750, а также об отсутствии оснований считать, что правовая охрана спорному товарному знаку была предоставлена с нарушением требований подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заинтересованность иностранного лица обусловлена наличием исключительных прав на противопоставленные товарные знаки, а общества "НАК" - статусом лицензиата, возникшего на основании зарегистрированного 22.06.2017 за N РД0225926 договора. В настоящее время действует заключенный между заявителями лицензионный договор от 10.04.2018 N МГ-04-1/2018 (т. 9 л.д. 90-95).

Как полагают заявители, выводы административного органа сделаны без учета методики установления сходства до степени смешения обозначений, разъяснений высшей судебной инстанции, изложенных в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), не соответствуют фактическим обстоятельствам, игнорируют наличие фактов реального введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя (производителя) товаров.

По мнению заявителей, Роспатент уклонился от анализа доводов поданного заявителями возражения и представленных в их подтверждение доказательств (распечатки с сайта "Отзовик.ру", данных социологических исследований) на предмет наличия в них подтверждений несоответствия предоставления правовой охраны спорному товарному знаку требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, ограничившись ссылкой на судебные акты по делу N А41-5841/2018, которые не имеют преюдициального значения в связи с разным субъектным составом участвующих в указанном деле и в настоящем деле, а также поскольку товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 556493, N 618750, N 556495 не были предметом судебной оценки в деле N А41-5841/2018.

Заявители считает, что целью регистрации спорного товарного знака, имеющего незначительные отличия от товарных знаков иностранного лица, было намерение третьего лица получить выгоду. В обоснование своей позиции заявители указывают следующее:

коньяк "FATHER'S OLD BARREL" производится с 2009 года, ежегодно демонстрируется на выставках "ПродЭкспо", в 2014 году был удостоен известной во всех регионах страны премии "ТОВАР ГОДА", конкурс на которую проводит Московская Международная Бизнес Ассоциация при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

коньяк "FATHER'S OLD BARREL" был награжден золотой медалью на Международном профессиональном конкурсе вин в 2014 году, а в 2013 году - дипломом за превосходное качество коньяка;

информация о присуждении премии и наград распространяется известными среди производителей алкогольной продукции и не только электронными средствами массовой информации: www.allcoonline.ru, www.vinoclub.ru, www.alcoexpert.ru, www.smi2go.ru, www.forsmi.ru, www.business-kez.com, www.start-partnership.ru, www.forpress.ru, www.biz-club.ru;

на основании лицензионного договора от 02.09.2010 N 3К10 до 31.12.2014 производством коньяка "FATHER'S OLD BARREL" занималось общество с ограниченной ответственностью "Усовские вино-коньячные подвалы", входящее в одну группу лиц с обществом "ИССИ РОЯЛТИ";

в настоящее время общество с ограниченной ответственностью "Усовские вино-коньячные подвалы" также производит продукцию с использованием спорного товарного знака, о чем свидетельствует информация о заключенных лицензионных и сублицензионных договорах.

В письменных пояснениях от 14.04.2020 (т. 9 л.д. 79-88) заявители настаивали на признании оспариваемого решения не соответствующим положениям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также указали на наличие в действиях третьего лица признаков злоупотребления правом.

Выводы административного органа об отсутствии между спорным и противопоставленными товарными знаками сходства до степени смешения заявители опровергают представленным в суд заключением патентного поверенного.

Заявители утверждают наличие между сравниваемыми средствами индивидуализации фонетического сходства (тождественного звучания сильного элемента "BARREL", близких и совпадающих звуков, состава гласных и согласных, звукосочетаний, слогов, схожий характер совпадающих частей обозначений, одинаковое логическое ударение, падающее на сильный элемент в обоих обозначениях), графического сходства (схожее общее зрительное впечатление, обусловленное расположением словесных элементов в две строки, где слова "OLD" и "BURNED" находятся над словом "BARREL", написание буквами латинского алфавита одинакового цвета (черные буквы на бежевом фоне) и похожим шрифтом, совпадение расположения букв, схожая внешняя форма бутылки (приближена к трапеции, с выполнением по всей ее поверхности рельефного декора, имитирующего бочку с поперечными обручами сверху и снизу, "плечи" бутылок имеют одинаковый уклон, горлышко - одинаковую высоту)), смыслового сходства (подобие заложенных идей, наличие тождественного элемента ("BARREL"), на который падает логическое ударение).

По мнению заявителей, сравниваемые товарные знаки представляют собой натуралистическое изображение бутылки, исполнение которой стилизовано под изображение старой деревянной бочки, которая характеризуется наличием стыков продольных дощечек, сжатых поперечными обручами сверху, снизу и посередине, форма сравниваемых бутылок практически совпадает, а отдельные части и элементы их внешнего вида характеризуются общими геометрическими параметрами.

В обоснование довода о наличии в действиях третьего лица признаков злоупотребления правом заявители указывают следующее:

общество "ИССИ РОЯЛТИ", являясь профессиональным участником рынка алкогольной продукции, не могло не знать об известности и популярности товара заявителей - коньяк "FATHER'S OLD BARREL" со словом "BARREL" в названии и бутылки в виде бочонка;

общество с ограниченной ответственностью "Усовские вино-коньячные подвалы", входящее в одну группу лиц и являющееся аффилированным с третьим лицом, до 31.12.2014 производило коньяк "FATHER'S OLD BARREL" на основании лицензионных договоров с иностранным лицом;

намерением общества "ИССИ РОЯЛТИ" являлось получение выгоды от реализации товара, однородного с товаром, маркируемым спорным и противопоставленными товарными знаками.

В письменных пояснениях заявители подтвердили, что доводы поданного ими возражения были исследованы Роспатентом в полном объеме (т. 6 л.д. 51), в связи с чем они не заявляют о нарушении порядка и процедуры рассмотрения возражения.

Роспатент представил отзыв (т. 6 л.д. 7-20), письменные пояснения от 10.02.2020 (т. 9 л.д. 1-3) и от 12.05.2020 (т. 9 л.д. 111-115), в которых не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным, принят административным органом в пределах своей компетенции, а доводы заявителя считает не соответствующими нормам законодательства в сфере правовой охраны товарных знаков.

В обоснование своей позиции административный орган указывает следующее:

из поданного в суд заявления не следует, что заявителями оспаривается решение Роспатента в связи с неправильными применением положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. После принятого судом изменения основания требований и дополнения ссылкой на указанную норму права, а также на соответствующие доводы, административный орган констатировал, что материалы дела не содержат сведений об интенсивности использования обозначения "FATHER'S OLD BARREL", об объемах производства товаров, маркированных таким обозначением, рекламе, что свидетельствует о недоказанности наличия ассоциативной связи между спорным товарным знаком и заявителями и как следствие об отсутствии оснований для вывода о несоответствии его регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ;

представленное в материалы судебного дела исследование РАН, проведенное в январе 2020 года не представлялось в материалы административного дела и не могло быть предметом оценки Роспатента. Кроме того, поскольку оно не является словарно-справочным источником и был представлен не в опровержение доводов правообладателя спорного товарного знака, то не может быть признано надлежащим доказательством;

спорный и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения ввиду отсутствия сходства по фонетическому критерию (разное количество слов, букв, звуков, слогов, разной фонетической длины, начинаются с различных по звучанию слов), по семантическому критерию (разное значения слов "BARREL", "BURNED", "FATHER", "OLD"), по графическому критерию (разные виды обозначений: спорный знак - объемное, а противопоставленные - словесные и комбинированные, разные цветовые сочетания, словесные и изобразительные элементы, входящие в их состав, формы этикеток, бутылок);

факт отсутствия сходства до степени смешения свидетельствует о невозможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых зарегистрирован спорный товарный знак, одному производителю, а также ввести его в заблуждение относительно изготовителя соответствующих товаров;

отчет о результатах социологического исследования "Анализ потребительского восприятия", проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Конкол маркетинг" в октябре 2017 года, и отзыв потребителя, размещенный в сети Интернет по адресу http://otzovik.com от 21.09.2017, не доказывают существование у потребителя заблуждения, поскольку при проведении социологического исследования респондентам демонстрировались не сравниваемые товарные знаки, а изображения бутылок коньяка "BURNED BARREL" и "FATHER'S OLD BARREL" (по этим же основаниям были отклонены ссылки иностранного лица на отчет при рассмотрении дела N А41-5841/2018), в опросе участвовали лишь 1000 респондентов в городе Москве и это не отвечает критерию достаточности, социологическое исследование проводилось после даты приоритета спорного товарного знака, не содержит ретроспективных данных и не является экспертным заключением в смысле положений статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;

анализ обозначений на сходство до степени смешения является вопросом права, в связи с чем с представленное заявителями заключение патентного поверенного Сулимова А.А. по вопросу сравнения товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 406359, N 585232, N 657328 не опровергает вывод Роспатента;

довод заявителей о наличии в действиях третьего лица, связанных с государственной регистрацией спорного товарного знака, признаков злоупотребления правом не заявлялся при рассмотрении дела в Роспатенте и его рассмотрение не относится к компетенции административного органа.

Третье лицо направило в суд письменные объяснения от 11.10.2019 (т. 5 л.д. 80-83), от 17.03.2020 (т. 9 л.д. 17-28), от 26.06.2020 (т. 10 л.д. 27-32), от 04.08.2020 (т. 10 л.д. 76-79), в которых указало на то, что оспариваемое решение является законным, а заявление иностранного лица и общества "НАК" - необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Ссылаясь не использование противопоставленных товарных знаков, третье лицо полагает, что заявители не преследовали цель защиты своих исключительных прав, а лишь создавали препятствия правообладателю спорного товарного знака для его использования, злоупотребляя тем самым правом.

Наличие заинтересованности у общества "НАК" третье лицо опровергает сведениями о том, что названный заявитель находится в процедуре добровольной ликвидации, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 18.05.2020 внесена соответствующая запись, и что решением Арбитражного суда Московской области от 01.06.2020 по делу N А41-106314/2019 он признан банкротом, в отношении его имущества открыта процедура конкурсного производства

Вместе с тем общество "ИССИ РОЯЛТИ" указало на то, что является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 657328 и N 609146, объединенных словесным элементом "BURNED BARREL", и патента Российской Федерации N 92290 на промышленный образец.

По мнению третьего лица, отсутствие сходства до степени смешения между спорным товарным знаком и товарными знаками иностранного лица по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 585232, N 406359 установлено в решении Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2018 по делу N А41-5841/2018.

Кроме того, третье лицо считает, что словесный элемент "BARREL" в обозначениях, используемых для индивидуализации товаров 33-го класса МКТУ, является слабым элементом, поскольку часто используется в товарных знаках, регистрируемых для алкогольной продукции. В подтверждение своей позиции общество "ИССИ РОЯЛТИ" ссылается на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 575980, N 575549, N 552020, N 458677, N 277634 и на международные регистрации N 989382, N 1171134, N 126231, N 132640, N 1206549.

Третье лицо также обращает внимание на наличие в представленном заявителями социологическом опросе от 14.01.2020 изображений товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 585232, который фактически ими не используется. Наряду с этим названный опрос, по мнению третьего лица, является документом, изменяющим мотивы поданного заявителями в Роспатент возражения, в связи с чем не может быть принят во внимание при разрешении вопроса о законности (незаконности) оспариваемого решения.

Представленный в материалы настоящего дела и дела N А41-5841/2018 отчет о результатах социологического исследования, проведенного в октябре 2017 года, общество "ИССИ РОЯЛТИ" считает не соответствующим принципу относимости доказательств, поскольку респондентам предлагалось оценить сходство фотоизображений двух продуктов, а не сравнивать спорный и противопоставленные товарные знаки, притом что выбор продукта потребителем осуществляется не по его фотоизображению, а по внешнему виду самого товара, который, как правило, разливается в бутылки, тем более, что фотоизображение не может передать всех деталей трехмерного объекта.

С учетом изложенного третье лицо настаивает на том, что заявители не представили доказательств, подтверждающих наличие стойкой ассоциативной связи между товарами, на которые распространяется правовая охрана товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 406359, N 556493, N 556495, N 585232, N 618750, и производящим их лицом, а также доказательств того, что потребители воспринимают спорный товарный знак в качестве средства индивидуализации продукции заявителей, а не третьего лица, что свидетельствует об отсутствии у спорного товарного знака способности ввести потребителя в заблуждение.

Констатируя, что в настоящий момент заявители вводят в гражданский оборот продукцию "FATHER'S OLD BARREL" с использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 618750, который не сходен со спорным знаком и не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя маркируемой им продукции, третье лицо считает, что это само по себе является основанием для отказа в удовлетворении требований.

В отношении довода заявителей о наличии в действиях общества "ИССИ РОЯЛТИ" признаков злоупотребления при регистрации спорного товарного знака, последнее утверждает, что он носит предположительный характер.

В ходе судебного разбирательства общество "ИССИ РОЯЛТИ" заявляло ходатайства о прекращении производства по делу в связи с рассмотрением тождественного спора и в связи с прекращением правовой охраны спорного товарного знака на основании заявления правообладателя и регистрацией на его имя нового товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 727568 ввиду ребрендинга продукции "BURNED BARREL" (т. 8 л.д. 140-148).

Заявители представили письменные пояснения от 17.03.2020 (т. 9 л.д. 33-35), в которых выразили несогласие с мотивами третьего лица, поскольку требование о признании государственной регистрации товарного знака недействительной не зависит от статуса ее действия на момент рассмотрения соответствующего требования.

Роспатент представил письменное мнение от 16.03.2020 (т. 9 л.д. 36-38), в котором указал, что признание оспариваемого решения незаконным не приведет к восстановлению прав и законных интересов заявителей и это является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Заявлением от 17.03.2020 третье лицо просило снять с рассмотрения ходатайство о прекращении производства по делу (т. 9 л.д. 39).

Представители заявителей в судебном заседании настаивали на признании недействительным оспариваемого решения, полагали, что в действиях третьего лица по регистрации спорного товарного знака имеются признаки злоупотребления правом.

Представитель Роспатента поддержал доводы отзыва и письменных пояснений, считал обжалуемое решение законным и обоснованным.

Представитель третьего лица поддержал позицию административного органа и полагал, что заявители не доказали свою заинтересованность, в связи с чем, обращаясь в суд, злоупотребляют правом.

Как усматривается из материалов дела, общество "ИССИ РОЯЛТИ" являлось правообладателем объемного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 657328, зарегистрированного 22.05.2018 по заявке N 2017719495 с приоритетом от 18.05.2017. Правовая охрана указанному товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе: аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые". Неохраняемым элементом указанного товарного знака являлась форма бутылки. Правовая охрана была предоставлена в белом, дымчато-сером, светло-сером, сером, светло-бежевом, оранжевом, коричневом, желтовато-коричневатом и черном цветах и цветовых сочетаниях.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что на основании заявления правообладателя от 30.01.2020 (т. 8 л.д. 151) правовая охрана спорного товарного знака прекращена 28.02.2020, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена соответствующая информация.

В Роспатент 17.12.2018 поступило возражение иностранного лица и общества "НАК" против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированное несоответствием его государственной регистрации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, доводы которого сводились к следующему:

заявители являются заинтересованными лицами в подаче возражения, причем заинтересованность общества "НАК" обусловлена тем, что оно является сублицензиатом иностранного лица в отношениях с лицензиатом - обществом с ограниченной ответственностью "Мособлалкоторг" по предоставлению права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 351273;

высокое качество алкогольной продукции общества "НАК" подтверждается дипломами и сертификатами различных специализированных выставок;

спорный товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими иностранному лицу товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 406359, N 556493, N 556495, N 556495, N 618750, имеющими более ранний приоритет;

слово "BURNED" в словосочетании "BURNED BARREL", входящим в состав спорного товарного знака, является слабым элементом, а слово "BARREL" - сильным в связи с тем, что является именем существительным в составе грамматически согласованного словосочетания, приобретая тем самым дополнительные словесные коннотации;

логическое ударение в словесном элементе спорного товарного знака падает на слово "BARREL";

второстепенное значение слова "BURNED" в переводе с английского - "жженый" и это дополнительно подтверждает, что его семантика не усиливается другими элементами спорного товарного знака;

слово "BURNED" является семантически близким слову "OLD" и в переводе с английского языка означает "старая", поскольку "жженая" бочка может быть только старой, то это усиливает сходство входящих в состав противопоставленных товарных знаков обозначений по семантическому критерию;

наличие общего зрительного впечатления между спорным и противопоставленными товарными знаками подтверждается тем, что в их состав входят фонетически тождественный элемент "BARREL", сходные элементы "BURNED" и "ОLD", формы объемного элемента (бочкообразная форма с характерными двумя поперечными обручами), сочетания цветов и тонов, словесные элементы, выполненные буквами одного алфавита и похожими шрифтами;

товары, для которых зарегистрирован спорный и противопоставленные товарные знаки, являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров - алкогольные напитки (за исключением пива), являющихся товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, что увеличивает вероятность сходства до степени смешения таких обозначений;

спорный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, поскольку товарные знаки иностранного лица в течение нескольких лет до даты приоритета спорного товарного знака активно использовались на российском рынке, в результате чего у российского потребителя возникла устойчивая ассоциативная связь между ними и их правообладателем;

согласно данным, переданным в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), общее количество реализованной алкогольной продукции, содержащей словесный элемент "OLD BARREL", в 2015 году составило 3 032 002 штуки или 123 443 декалитров; продукция была поставлена во многие субъекты Российской Федерации;

представленные заявителями распечатки с сайта otzovik.com содержат информацию о факте реального смешения сравниваемых товарных знаков в сознании потребителя и введения его в заблуждение относительно изготовителя товара. Результаты исследования анализа потребительского восприятия, проведенного в октябре 2017 года консалтинговой компанией "КОНКОЛ", подтверждают, что сходство коньяка "BURNED BARREL" и коньяка "OLD BARREL" составляет 90%, а 91% респондентов считает представленные для сравнения продукты определенно или возможно произведены одним лицом.

К возражению были приложены копии следующих материалов:

распечатки от 15.12.2018 с сайта ФГБУ "ФИПС" со сведениями в отношении спорного и противопоставленных товарных знаков (т. 3 л.д. 23-41);

справка от ООО "Спиртной" об объемах реализации коньяка "FATHER'S OLD BARREL" в 2014 году (т. 3 л.д. 42);

письмо общества "НАК" от 12.12.2018 со сведениями за 2015 год о наименованиях лиц, реализующих коньяк "FATHER'S OLD BARREL", территориях его реализации и объемах реализованной продукции (т. 3 л.д. 43-69);

письмо ООО "Мособлалкоторг" от 03.12.2018 со сведениями о лицах, с которыми были заключены договоры на размещение продукции "FATHER'S OLD BARREL" в торговых точках в течение 2015 года (т. 3 л.д. 70);

приложения, отчеты, акты к договорам об оказании услуг по размещению в торговых точках коньяка "FATHER'S OLD BARREL" (т. 3 л.д. 71-155, т. 4 л.д. 1-40);

дипломы и сертификаты о награждении товара - коньяк "FATHER'S OLD BARREL", а также общества "НАК" (т. 4 л.д. 41-44);

копия нотариального протокола осмотра письменных доказательств от 14.12.2018 (т. 4 л.д. 45-81);

отчет о результатах исследования "Анализ потребительского восприятия", проведенного в октябре 2017 года (т. 4 л.д. 82-92).

Решением Роспатента от 15.04.2019 в удовлетворении возражения иностранного лица и общества "НАК" отказано.

Характеризуя спорный товарный знак "", Роспатент сослался на приведенное в материалах заявки описание и указал, что он представляет собой объемное обозначение, выполненное в виде бутылки, по форме приближенной к трапеции, с наличием по всему корпусу бутылки рельефного декора, имитирующего элементы на поверхности бочки: стыки продольных дощечек и поперечные обручи сверху и снизу. В центральной части корпуса бутылки расположена овальная светло-бежевая этикетка с более темными рамками, в центре которой в две строки черным стилизованным шрифтом расположен словесный элемент "BURNED BARREL", выполненный буквами латинского алфавита, над словесным обозначением помещена монограмма из букв "ВВ" и стилизованное изображение короны, эта же монограмма выполнена в виде водяного знака на фоне этикетки, и она же помещена на донышке колпачка, при этом, слова "BURNED BARREL" расположены как на донышке колпачка, так и на самом колпачке (в нижней части). Бутылка имеет удлиненный колпачок.

Наряду с этим административный орган описал цвета и цветовые сочетания, в которых охраняется указанный товарный знак, и отметил факт дискламации формы бутылки.

Отказывая в признании предоставления правовой охраны спорному знаку недействительной по заявленным основаниям, Роспатент мотивировал свое решение отсутствием между спорным товарным знаком и товарными знаками иностранного лица сходства до степени смешения, послужившим основанием для выводов об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности товаров, для индивидуализации которых они зарегистрированы, одному производителю.

Сравнивая спорный и противопоставленные товарные знаки, административный орган, руководствовался положениями пунктов 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 N 38572 (далее - Правила N 482), в связи с чем принял во внимание значение слов "BARREL", "BURNED", "FATHER", "OLD", установил отсутствие между ними сходства по каждому из критериев сравнения (фонетическому, семантическому, графическому), указал, что эти товарные знаки не ассоциируются друг с другом и признаются несходными и сослался, среди прочего, на судебные акты по делу N А41-5841/2018.

Из оспариваемого решения также усматривается, что несмотря на наличие в сравниваемых товарных знаках одинакового словесного элемента "BARREL", вывод об отсутствии сходства между ними в их звучании, обусловленном разным количеством слов, букв, звуков, слогов, фонетической длины, административный орган мотивировал тем, что обозначения начинаются с различных по звучанию слов в связи с присутствием в них дополнительных словесных элементов: "BURNED" (в спорном товарном знаке), "FATHER'S OLD" (в товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 556493, N 556495, N 585232, N 618750), "AGED YEARS", "PREMIUM QUALITY", "OAK BARREL MATURED TRADITIONALLY CRAFTED" (в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 618750).

Анализируя сходство спорного и противопоставленных товарных знаков по семантическому критерию и установив значение слов "BARREL", "BURNED", "FATHER", "OLD", Роспатент сделал вывод о том, что словесные элементы "BURNED BARREL" и "FATHER'S BARREL" будут вызывать различные ассоциации в сознании потребителя, что позволяет сделать вывод об отсутствии между ними смыслового сходства.

Наряду с этим административный орган указал на то, что спорный и противопоставленные товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление, о чем свидетельствует следующее: принадлежность составляющих их обозначений к разным видам (спорный товарный знак - объемный, противопоставленные - словесный и комбинированные), наличие разных изобразительных элементов (в спорном товарном знаке - монограмма из двух букв "ВВ" и проработанный рельеф по всему контуру бутылки, в противопоставленных - вензель, стилизованные изображения животных), форм этикеток (в спорном товарном знаке - в виде овала, в противопоставленных - в виде сложной геометрической фигуры), форм бутылок (в спорном товарном знаке она приближена к форме трапеции с округлыми углами и есть колпачок удлиненной формы, в противопоставленных - бутылка в виде эллипсоида со срезанными верхними и нижними концами, фигурный колпачок черного цвета и горловая этикетка черного цвета с тонкими горизонтальными полосами желтого цвета по верхнему и нижнему краю либо колпачок отсутствует), разное графическое исполнение словесных элементов (в спорном товарном знаке - два слова, расположенные в две строки, в противопоставленных - три слова, расположенных в три строки и 12 слов, расположенных на семи строках), разные цветовые сочетания.

Полагая, что решение Роспатента от 15.04.2019 не соответствует требованиям законодательства, нарушает права и законные интересы, иностранное лицо и общество "НАК" обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, заслушав правовую позицию представителей заявителей, административного органа и третьего лица, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1512 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Рассмотрев довод третьего лица об отсутствии у заявителей заинтересованности в оспаривании решения Роспатента от 15.04.2019 в связи с прекращением правовой охраны спорного товарного знака по воле правообладателя, судебная коллегия полагает его подлежащим отклонению в связи со следующим.

В силу пункта 1 статьи 1512 ГК РФ признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

На основании пункта 5 статьи 1513 ГК РФ в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации аннулируются.

Таким образом, в случае удовлетворения поданного иностранным лицом и обществом "НАК" возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328 действие правовой охраны этого товарного знака и, соответственно, исключительного права на него аннулируются, то есть прекращаются ретроспективно с той даты, с которой они были предоставлены.

Иными словами принятие административным органом решения о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, в том числе по мотивам неохраноспособности зарегистрированного в качестве товарного знака обозначения, является основанием для вывода о наличии имеющего самостоятельное юридическое значение факта, что у конкретного лица / лиц (в случае, если имело место распоряжение) исключительное право на соответствующий товарный знак (право его использования) как субъективное право конкретного лица / лиц никогда не возникало, что оказывает влияние и на объем правоспособности, а также может быть основанием для применения иных юридических последствий (например, пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, которыми были признаны факты нарушения исключительного права на этот товарный знак).

Аналогичные правовые последствия наступают также в случае признания недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны соответствующему товарному знаку (знаку обслуживания).

При этом в случае прекращения правовой охраны товарного знака в связи с заявлением правообладателя и отказом от права на него правовые последствия наступают с даты принятия административным органом такого решения и его опубликования в публичном реестре и в официальных источниках.

Таким образом, признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным и прекращение правовой охраны товарного знака являются разными юридическими фактами, влекущими наступление различных юридических последствий, а довод общества "ИССИ РОЯЛТИ" судебная коллегия полагает несостоятельным и подлежащим отклонению.

Из оспариваемого решения (стр. 7) усматривается, что при рассмотрении поданного заявителями возражения третье лицо заявляло об отсутствии у общества "НАК" заинтересованности в его подаче. Аналогичный довод был заявлен в ходе судебного разбирательства по делу.

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса.

Понятие "заинтересованное лицо" не определено в действующем гражданском законодательстве. Заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к тем мотивам, по которым подается возражение.

При этом согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, и исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Из материалов дела следует, что в обоснование наличия заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку заявители ссылались на то, что иностранное лицо является правообладателем противопоставленных товарных знаков, а общество "НАК" является сублицензиатом на основании зарегистрированного 22.06.2017 за N РД0225926 договора, после истечения срока действия которого между заявителями был заключен другой лицензионный договор от 10.04.2018 N МГ-04-1/2018 (т. 9 л.д. 90-95).

Оценив приведенные доводы заявителей, Роспатент признал их заинтересованными лицами в подаче возражения.

Судебная коллегия считает указанный вывод административного органа соответствующим нормам материального права и основанным на представленных в материалах дела документах.

То обстоятельство, что в период судебного разбирательства по делу общество "НАК" приняло решение о добровольной ликвидации, после чего в отношении него возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), он был признан банкротом и в отношении его имущества открыта процедура конкурсного производства, по мнению Суда по интеллектуальным правам, не лишает его права на защиту законного интереса в оспаривании ненормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, принятого по результатам рассмотрения возражения, поданного 17.12.2018.

На основании части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента иностранным лицом и обществом "НАК" не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На основании части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения относится к компетенции Роспатента.

Таким образом, решение от 15.04.2019 принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается иностранным лицом и обществом "НАК" в поданном в суд заявлении.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 27 Постановления Пленума N 10, по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными принятого решения.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (18.05.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ и Правила N 482.

При этом порядок рассмотрения возражения определяется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения.

Как указывалось выше, поданное иностранным лицом и обществом "НАК" возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328 было мотивировано несоответствием его государственной регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

По мнению судебной коллегии, подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается то, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров (услуг), для индивидуализации которых ему предоставлена правовая охрана.

Аналогичный подход отражен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932, а также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу N СИП-282/2015, от 16.07.2018 по делу N СИП-746/2017 и от 16.07.2018 по делу N СИП-747/2017.

В подтверждение своих доводов заявители ссылались на объемы реализации коньяка "FATHER'S OLD BARREL" в 2014 году, сведениях в лицах, реализующих названный коньяк, территориях его реализации и объемах реализованной продукции в 2015 году, а также на дипломы и сертификаты о награждении товара - коньяк "FATHER'S OLD BARREL" и общества "НАК" в 2014 году.

Кроме того, подателями возражения представлен отчет о результатах социологического исследования "Анализ потребительского восприятия", проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Конкол маркетинг" в октябре 2017 года, и отзыв потребителя, размещенный в сети Интернет по адресу http://otzovik.com от 21.09.2017.

Исходя из того, что Роспатент сделал вывод об отсутствии сходства между спорным и противопоставленным товарными знаками, он указал также на то, что спорный товарный знак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров.

Представленные заявителями документы проанализированы и критически оценены административным органом, поскольку при проведении социологического исследования респондентам демонстрировались не сравниваемые товарные знаки, а изображения бутылок коньяка "BURNED BARREL" и "FATHER'S OLD BARREL", в опросе участвовали лишь 1000 респондентов в городе Москве и это не отвечает критерию достаточности.

Наряду с этим Роспатент указал, что социологическое исследование проводилось после даты приоритета спорного товарного знака, но не содержит ретроспективных данных после 18.05.2017.

В отношении документах об объемах, территориях реализации коньяка "FATHER'S OLD BARREL" в 2014 и 2015 годах, а также дипломах и сертификатах о награждении товара и общества "НАК" в 2014 году, административный орган отметил, что они не могут служить подтверждением мнения лица, подавшего возражение, поскольку в них содержится только наименование продукции без указания на товарные знаки.

Судебная коллегия соглашается с выводами Роспатента и полагает, что заявителем доказан факт введения в гражданский оборот до даты приоритета спорного товарного знака коньяка "FATHER'S OLD BARREL".

Между тем сами по себе факты реализации товара не доказывают возникновение у среднего российского потребителя ассоциации определенного обозначения с конкретным производителем.

Суд по интеллектуальным правам считает, что для вывода о возникновении у потребителя стойкой ассоциативной связи между товаром и/или его определенным обозначением с конкретным производителем недостаточно только доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот такого товара.

Подготовленное по заказу заявителей в ходе судебного разбирательства исследование РАН, проведенное в январе 2020 года, не представлялось в материалы административного дела и не могло быть предметом оценки Роспатента. Кроме того, как верно отметили административный орган и третье лицо, данный документ не является словарно-справочным источником и был представлен не в опровержение доводов правообладателя спорного товарного знака.

Согласно абзацу третьему пункта 2.5 Правил N 56 дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений (абзац четвертый пункта 2.5 Правил N 56).

Поскольку дополнительно представленное социологическое исследование не является общедоступным словарно-справочным изданием, судебная коллегия полагает оно относится к документам, изменяющим мотивы, приведенные в поданном возражении.

По мнению суда, заявители имели возможность до подачи возражения подготовить любые доказательства в обоснование своих доводов, в том числе заказать проведение необходимых социологических исследований. Доказательств наличия каких-либо объективных препятствий для их представления в надлежащем порядке материалы дела не содержат.

Применительно к положениям части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Кроме того, с учетом положения, предусмотренного в абзаце четвертом пункта 2.5 Правил N 56, заявители не лишены права на повторное заявление в Роспатент возражения с приложением иных документов, которые он считает подтверждающими его доводы.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам при проверке законности оспариваемого решения не принимает во внимание исследование РАН, проведенное в январе 2020 года.

Таким образом, учитывая непредставление в материалы дела сведений о наличии у среднего российского потребителя на дату приоритета спорного товарного знака ассоциативных связей между заявителями и товарами 33-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, судебная коллегия полагает правильным вывод административного органа об отсутствии оснований для признания указанного товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Как отмечено в пункте 162 Постановления Пленума N 10, применимом в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Аналогичные методологические подходы сформулированы в пунктах 37 и 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023, в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2006 N 3691/06, а также в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2019 по делу N СИП-642/2018.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах 1-3 пункта 42 Правил N 482.

В соответствии с пунктом 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 428, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Как верно указал Роспатент в оспариваемом решении (страница 11), спорный товарный знак "" представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из объемного элемента (в форме стеклянной прозрачной бутылки с удлиненным колпачком и овальной этикеткой), изобразительных элементов (обрамление этикетки, монограмма из букв "ВВ", двух стилизованных изображений короны на этикетке и на донышке колпачка), пяти словесных элементов "BURNED BARREL". Правовая охрана предоставлена в белом, дымчато-сером, светло-сером, сером, светло-бежевом, оранжевом, коричневом, желтовато-коричневатом, черном цветовом сочетании. Форма бутылки является неохраняемым элементом.

Из материалов дела следует, что спорному товарному знаку были противопоставлены шесть товарных знаков иностранного лица:

по свидетельству Российской Федерации N 351273 - словесный товарный знак "" (зарегистрирован 27.05.2008 с датой приоритета 19.12.2006), представляющий собой словесное обозначение, состоящее из трех слов, написанных в одну строку, выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета, каждое из которых начинается с заглавной буквы и продолжается строчными. Правовая охрана предоставлена, среди прочего, для товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)";

по свидетельству Российской Федерации N 406359 - объемный товарный знак "" (зарегистрирован 15.04.2010 с датой приоритета от 12.05.2009), представляющий собой объемное обозначение в виде непрозрачной бутылки в форме эллипсоида рельефного декора, имитирующего элементы на поверхности бочки (поперечные обручи сверху и снизу), со срезанными верхними и нижними концами, а также в верхней части которой расположен вензель, в центральной - углубление под этикетку в форме четырехугольника с выпуклыми верхней и нижней сторонами. Правовая охрана предоставлена для товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые";

по свидетельству Российской Федерации N 556493 - комбинированный товарный знак "" (зарегистрирован 05.11.2015 с датой приоритета 23.06.2014), представляющий собой изображение заполненной напитком коричневого цвета бутылки в форме эллипсоида рельефного декора, имитирующего элементы на поверхности бочки (поперечные обручи сверху и снизу), со срезанными верхними и нижними концами, бутылка имеет фигурный колпачок, на горле бутылки изображена этикетка черного цвета с тонкими горизонтальными полосами бежевого цвета по верхнему и нижнему краю, в верхней части бутылки расположен вензель в виде буквы "В", в центральной части - этикетка четырехугольной формы с выпуклыми верхними и нижней сторонами, внутри которой по центру помещен словесный элемент "FATHER'S OLD BARREL", написанный в три строки (по слову на каждой строке) заглавными буквами латинского алфавита черного цвета и являющийся словосочетанием, которое в переводе на русский язык означает "старый отцовский бочонок". Над указанным словесным элементом на этикетке размещена буква "В", выполненная коричневым цветом в оригинальной графике. Названный товарный знак охраняется в рыжем, темно-рыжем, черном, коричневом, бежевом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, среди прочего, для товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)";

по свидетельству Российской Федерации N 556495 - комбинированный товарный знак "" (зарегистрирован 05.11.2015 с датой приоритета 30.06.2014), состоящий из изобразительного обозначения, выполненного в виде четырехугольника с выпуклыми верхней и нижней сторонами, внутри которого по центру в виде фона расположены изобразительный элемент в виде двух стилизованных фигур животных, опирающихся на бочку, а также словесного элемента "FATHER'S OLD BARREL" и буквы "В", исполнение которых аналогично тому, как это сделано в товарном знаке по свидетельству N 556493, за исключением того, что буква "В" выполнена в черном цвете. Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 556495 охраняется в сером, темно-сером, черном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, среди прочего, для товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)";

по свидетельству Российской Федерации N 585232 - комбинированный товарный знак "" (зарегистрирован 29.08.2016 с датой приоритета от 23.06.2014), представляющий собой изображение заполненной напитком коричневого цвета бутылки в форме эллипсоида рельефного декора, имитирующего элементы на поверхности бочки (поперечные обручи сверху и снизу), со срезанными верхними и нижними концами, бутылка имеет фигурный колпачок, на горле бутылки изображена этикетка черного цвета с тонкими горизонтальными полосами бежевого цвета по верхнему и нижнему краю, в верхней части бутылки расположен вензель в виде буквы "В", в центральной части - этикетка четырехугольной формы с выпуклыми верхними и нижней сторонами, внутри которой по центру расположен словесный элемент "OLD BARREL", написанный в две строки (по слову на каждой строке) заглавными буквами латинского алфавита черного цвета и являющийся словосочетанием, которое в переводе на русский язык означает "старый бочонок". Над указанным словесным элементом на этикетке размещена буква "В", выполненная коричневым цветом в оригинальной графике. Названный товарный знак охраняется в рыжем, темно-рыжем, черном, коричневом, бежевом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, среди прочего, для товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)";

по свидетельству Российской Федерации N 618750 - комбинированный товарный знак "" (зарегистрирован 05.06.2017 с датой приоритета 01.06.2016), представляющий собой изображение заполненной напитком темно-коричневого цвета бутылки в форме фляги рельефного декора, имитирующего элементы поперечные обручи сверху и снизу, бутылка имеет фигурный колпачок черного цвета и горловую этикетку с тонкими горизонтальными полосами желтого цвета по верхнему и нижнему краю. В центральной части находится изобразительный элемент в виде этикетки светло-бежевого цвета сложной геометрической формы с выпуклыми верхними и нижней сторонами и черным прямоугольником под нижней стороной. Внутри светлой части этикетки расположены словесный элемент "OLD BARREL", написанный в две строки (по слову на каждой строке) заглавными буквами латинского алфавита черного цвета и являющийся словосочетанием, в переводе на русский язык означающее "старый бочонок". Над указанным словесным элементом на этикетке находится изобразительный элемент в виде двух стилизованных фигур животных. В нижней части этикетки имеются словесные элементы "AGED YEARS", "PREMIUM QUALITY", "OAK BARREL MATURED TRADIONALLY CRAFTED", которые наряду с изображением бутылки являются неохраняемыми элементами. Названный товарный знак охраняется в светло-сером, красно-коричневом, коричневом, черном, желто и светло-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена для товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)".

Исходя из того, что спорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят объемный, изобразительные и словесные элементы, судебная коллегия с учетом положений пункта 44 Правил N 482 полагает, что он подлежит сравнению с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

По результатам сравнения спорного и противопоставленных товарных знаков судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Оценивая по звуковому (фонетическому) критерию, очевидно несходство между спорным товарным знаком и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 406359 ввиду отсутствия в последнем каких-либо словесных элементов.

Поскольку в состав спорного и остальных противопоставленных товарных знаков входят словесные элементы, написанные на английском языке и включающие совпадающее слово "BARREL", это само по себе свидетельствует о наличии некоторой степени сходства.

Судебная коллегия учитывает, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного совпадающего элемента. Аналогичный подход применительно к словесным элементам отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018.

Словесный элемент "BURNED BARREL" спорного товарного знака представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов, в состав которых входит 4 слога, объединяющих 12 букв (4 гласных и 8 согласных).

Включенный в состав противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 585232 и N 618750 словесный элемент "OLD BARREL", также представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов, в состав которых входит 3 слога, объединяющих 9 букв (3 гласных и 6 согласных). Кроме этого, в состав последнего товарного знака входят иные словесные элементы "AGED YEARS", "PREMIUM QUALITY", "OAK BARREL MATURED TRADIONALLY CRAFTED".

Имеющийся в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 556493 и N 556495 словесный элемент "FATHER'S OLD BARREL", также представляет собой словосочетание, состоящее из трех слов, в состав которых входит 5 слогов, объединяющих 16 букв (5 гласных и 11 согласных).

Наибольшее различие по фонетическому признаку судебная коллегия усматривает между спорным товарным знаком и противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 618750, поскольку в состав последнего входит наряду с вышеуказанным дополнительные словесные элементы "AGED YEARS", "PREMIUM QUALITY", "OAK BARREL MATURED TRADIONALLY CRAFTED", написанные очень мелким шрифтом и практически нечитаемые потребителем, но тем не менее присутствующие на изобразительном элементе в виде части этикетки черного цвета.

Судебная коллегия критически оценивает вывод Роспатента о том, что наличие одинакового слова "BARREL" не является основанием для признания сравниваемых средств индивидуализации сходными, так как дополнительные словесные элементы "BURNED" в спорном товарном знаке и "OLD", "FATHER'S OLD" либо "AGED YEARS", "PREMIUM QUALITY", "OAK BARREL MATURED TRADIONALLY CRAFTED" в противопоставленных товарных знаках увеличивает фонетическую длину и придает им другое звучание, так как прочтение словосочетания начинается с различных слов.

Вместе с тем очевидно, что поскольку ударение в словосочетаниях "BURNED BARREL", "OLD BARREL" и "FATHER'S OLD BARREL" подает на последнее слово "BARREL", сходство между ними усиливается.

Как указывалось выше, наличие совпадающего элемента само по себе исключает вывод об отсутствии сходства, но является основанием для установления его степени. В рассматриваемом случае судебная коллегия констатирует низкую степень сходства по звуковому (фонетическому) критерию между спорным товарным знаком и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам N 585232, N 618750, N 351273, N 556493 и N 556495.

Анализируя по смысловому (семантическому) критерию, судебная коллегия считает очевидным сходство между спорным товарным знаком и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 406359, N 585232, N 618750, N 556493, поскольку изобразительно в них заложена общая идея - стеклянная бутылка для напитка, имитирующая бочонок с поперечными обручами сверху и снизу на его поверхности, со срезанными верхними и нижними концами и с фигурными колпачками.

Смысл словесных элементов, входящих в состав спорного товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 585232, N 618750, N 351273, N 556493 и N 556495, по мнению судебной коллегии, также имеет определенную степень сходства, которая обусловлена следующим:

восприятие всех перечисленных товарных знаков оценивается с точки зрения рядового российского потребителя. Поскольку слова, входящие в состав словесных элементов, написаны на английском языке, не являются заимствованными в русский язык либо ставшими общеупотребимыми ввиду их широкого распространения, суд исходит из того, что их значение большинству покупателей неизвестно или неочевидно;

написанные крупным шрифтом и удобные для прочтения словесные элементы являются словосочетаниями "BURNED BARREL", "OLD BARREL" и "FATHER'S OLD BARREL", в которых главное слово - это "BARREL" и именно на него падает логическое ударение, а слова "OLD" и "FATHER'S OLD" - зависимые, обозначающие характеристику главного. Следовательно, средний российский потребитель при прочтении этих словосочетаний усвоит, что все они обозначают что-то связанное с "BARREL" и это безусловно объединяет их;

словесные элементы "AGED YEARS", "PREMIUM QUALITY", "OAK BARREL MATURED TRADIONALLY CRAFTED", входящие в состав противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 618750, написаны очень мелким шрифтом на черном фоне и практически недоступны для прочтения. Вместе с тем в случае, если потребитель решит его сравнить со словесным элементом спорного товарного знака, степень сходства будет понижена;

согласно словарно-справочным источникам в переводе с английского языка слово "BARREL" означает "бочка", "бочонок", "цилиндр", "барабан"; слово "BURNED" - "сожженный", "обожженный", "сгоревши", "выжженный", "обгоревший", "сжигаемый", "FATHER" - "отец", "батюшка", "папа", слово "FATHER'S" - "отцовский", "принадлежащий отцу", слово "OLD" - "старый", "давнишний", "старинный". Таким образом, все словесные элементы обозначают бочку / бочонок, обладающий определенными признаками (она либо обожженная, либо старая / давнишняя, либо отцовская и т.п.). Это очевидно способно вызвать в сознании потребителя одинаковые смысловые ассоциации.

С учетом изложенного судебная коллегия пришла к выводу о наличии между спорным и противопоставленными товарными знаками средней степени сходства по семантическому признаку.

Оценивая спорный товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 556493, N 585232, N 618750 по графическому (визуальному) критерию судебная коллегия считает очевидным, что они производят на потребителя одинаковое общее зрительное впечатление, так как представляют собой изображения стеклянных бутылок, имитирующих бочонок с поперечными обручами сверху и снизу на его поверхности, со срезанными верхними и нижними концами и с фигурными колпачками, и имеющими на лицевой стороне этикетки со словесными и изобразительными элементами в виде вензелей и монограмм. Сочетание коричневых и бежевых цветов на изобразительных элементах (этикетках) сравниваемых товарных знаков усиливает сходство между ними. При этом в спорном товарном знаке бутылка изображена с колпачком белого цвета и представлена из прозрачного стекла (выглядит пустой), а в противопоставленных товарных знаках - колпачки черного цвета, а сами бутылки темно-коричневого либо рыжего цвета, то есть либо изготовлены из темного стекла, либо заполнены соответствующим напитком.

Анализируя противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 406359, суд отмечает, что он, как и спорный товарный знак, является объемным и представляет собой бутылку для напитка в форме наклоненного вправо бочонка с поперечными обручами сверху и снизу на его поверхности, со срезанными верхними и нижними концами и с фигурным колпачком. При этом в отличие от спорного товарного знака у него не только отсутствует этикетка, но и вообще не имеется никаких словесных элементов.

Имеющиеся отличия между изобразительным элементом в виде этикетки и словесным элементом, расположенным на нем, в спорном товарном знаке и комбинированным обозначением, зарегистрированным в качестве противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 556495, в виде: формы этикетки (овальная в спорном товарном знаке и прямоугольная с выпуклой верхней и нижней стороной в противопоставленном товарном знаке), разных монограмм, находящейся над словесным элементом и нанесенной в качестве фона, расположением словесного элемента (на двух строках в спорном товарном знаке и на трех строках в противопоставленном товарном знаке), не меняют похожее зрительное впечатление, которое они производят, поскольку все слова написаны заглавными буквами черного цвета английского алфавита, одного размера и почти одинаковым шрифтом, монограммы в качестве фона расположены в центре каждого словесного элемента за ними и нанесена приглушенными серыми линиями в виде симметричных фигур, монограмма над словесными элементами помещена также по центру и выполнена в виде оригинального вензеля, каждая этикетка имеет рамку.

Принимая во внимание, что противопоставленный товарный знак "Father's Old Barrel" по свидетельству Российской Федерации N 351273 является словесным, то его сопоставление по графическому критерию возможно только со словесным элементом "BURNED BARREL" спорного товарного знака. Оба словесных элемента написаны стандартным шрифтом буквами черного цвета английского алфавита, однако в противопоставленном товарном знаке слова написаны в одну строку и только первые буквы каждого слова являются заглавными, тогда как в спорном товарном знаке - слова написаны в две строки. Кроме того, словесный элемент спорного товарного знака размещен на изобразительном элементе в виде этикетки овальной формы, в центре которой под словесным элементом находится монограмма, выполненная более бледными линиями. Поскольку совпадающим в сравниваемых словесных элементах является только одно слово "Barrel" / "BARREL" и, учитывая перечисленные выше отличия между обозначениями, судебная коллегия считает, что по визуальному признаку названные знаки производят разное зрительное впечатление.

Таким образом, сравнительный анализ по графическому критерию позволяет сделать вывод, что спорный товарный знак имеет высокую степень сходства с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам N 556493, N 585232, N 618750, среднюю - с товарным знаком по свидетельству N 406359 и низкую - с товарными знаками по свидетельствам N 351273 и N 556495.

Выводы Роспатента об идентичности либо однородности товаров, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, заявителями в поданном в суд не оспаривается и признается третьим лицом (части 3 и 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в связи с чем оспариваемое решение в указанной части судом не проверяется.

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента и отмечает, что указанные в перечнях каждого средства индивидуализации товары относятся к одному роду (алкогольные напитки), имеют одно назначение (употребление с целью получения эффекта легкого алкогольного опьянения для получения удовольствия), имеют один широкий круг потребителей, но запрещены к продаже лицам моложе 18 лет, имеют одинаковые условия реализации (оптовые и розничные специализированные магазины, отделы / секции по продаже алкогольной продукции при установлении запрета на реализацию в ночное время, в образовательных, культурных, медицинских и прочих учреждениях, в общественном транспорте, на оптовых и розничных рынках, в аэропортах, при проведении массовых мероприятий и пр., дистанционным способом).

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что идентичность либо высокая степень однородности товаров, на которые распространялась правовая охрана спорного товарного знака и для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, компенсирует выявленную при сопоставлении средств индивидуализации по определенным критериям низкую и среднюю степень сходства обозначений.

Таким образом, суд полагает, что в период до прекращения правовой охраны спорного товарного знака существовала возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности алкогольных напитков 33-го класса МКТУ одному производителю и как следствие его способность ввести в заблуждение относительно изготовителя соответствующих товаров.

Следовательно, вывод Роспатента об обратном является неправомерным и обусловлен ошибочным пониманием норм материального права и оценкой имеющихся в материалах административного дела доказательств.

Судебная коллегия критически оценивает вывод административного органа и довод третьего лица о том, что факт несходства сравниваемых товарных знаков подтверждается вступившими в законную силу судебными актами по делу N А41-5841/2018, имеющими преюдициальное значение для настоящего дела.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Анализ субъектного состава лиц, участвовавших при рассмотрении дела N А41-5841/2018, отличается от участников арбитражного процесса по настоящему делу. Поскольку в деле N А41-5841/2018 не участвовали Роспатент и общество "НАК", то это само по себе исключает преюдициальность судебных актов, на которые ссылаются административный орган и общество "ИССИ РОЯЛТИ".

Кроме того, исходя из рассмотренных в деле N А41-5841/2018 исковых требований, предметом судебной оценки не являлись противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 351273, N 556493, N 556495, N 618750.

При этом судом установлено, что в судебных актах по делу N А41-5841/2018 имеется вывод об отсутствии сходства между спорным товарным знаком и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 585232 и N 406359.

Между тем если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод.

Так, в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств" отмечено, что независимо от состава лиц, участвующих в деле о взыскании по договору и в деле по иску об оспаривании договора, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы.

В пункте 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" указано, что в случае, если до рассмотрения арбитражным судом дела о привлечении к административной ответственности юридического лица (а равно дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности юридического лица) судом общей юрисдикции рассмотрено дело о привлечении к административной или уголовной ответственности за данное нарушение физического лица (а равно дело об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности физического лица), квалификация, данная судом общей юрисдикции совершенному деянию, с учетом статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательной для арбитражного суда. При этом оценка, данная судом общей юрисдикции, обстоятельствам, которые установлены в рассмотренном им деле, принимается во внимание арбитражным судом.

Аналогичный подход изложен в пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", согласно которому по смыслу частей 2, 3 статьи 61 ГПК РФ или частей 2 и 3 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество. В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное имущество, независимо от того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

Прежде всего судебная коллегия обращает внимание на, что дело N А41-5841/2018 было рассмотрено в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций до принятия Постановления Пленума N 10, в связи с чем судами не могли быть учтены нашедшие в нем отражение определенные правовые позиции, которыми руководствовался суд при принятии настоящего решения.

Заключения патентного поверенного Сулимова А.А. по вопросу сравнения товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 406359, N 585232, N 657328 (т. 6 л.д. 134-151, т. 7 л.д. 22-39), представленное заявителями в обоснование довода о наличии между ними сходства до степени смешения, отсутствует в материалах административного дела, так как подготовлено после вынесения оспариваемого решения Роспатента, в связи с чем не может свидетельствовать о его незаконности.

Кроме того, исходя из правовой позиции, изложенной в абзаце шестом пункта 162 Постановления Пленума N 10, специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает излишним давать самостоятельную оценку названному письменному документу.

Представленные заявителями и третьим лицом доказательства фактического использования спорного и противопоставленных товарных знаков судебная коллегия оценивает критически, поскольку из фотоматериалов (т. 10 л.д. 37-38, 58) невозможно установить даты их выполнения.

Наряду с этим для вывода о несоответствии регистрации средства индивидуализации положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ достаточно самой опасности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем использование либо неиспользование их правообладателем не имеет юридического значения.

Довод иностранного лица и общества "НАК" о том, что правовая охрана спорного товарного знака подлежит прекращению ввиду наличия в действиях общества "ИССИ РОЯЛТИ" по приобретению прав на указанный товарный знак признаков злоупотребления правом, отклоняется судебной коллегией в силу следующего.

Из направленного в административный орган возражения усматривается, что заявители не ссылались на соответствующий довод как на основание для признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

В пункте 170 Постановления Пленума N 10 разъяснено, что законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

Вместе с тем в пункте 171 Постановления Пленума N 10 обращено внимание судов на то, что при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения административного органа и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение административного органа об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 Постановления Пленума N 10, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Согласно пункту 2.5 Правил N 56 пределы полномочий Роспатента по проверке обоснованности поданных возражений в рамках административной процедуры обусловлены теми мотивами, на которые ссылается податель возражения в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

В ходе судебного разбирательства по делу административный орган обоснованно указал на то, что оценка действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, как злоупотребления правом либо актом недобросовестной конкуренции, не относится к его компетенции.

Поскольку соответствующие доводы были заявлены лишь на стадии судебной проверки принятого административным органом ненормативного правового акта, Суд по интеллектуальным правам полагает, что могут быть положены в основу самостоятельного способа защиты, реализуемого в порядке, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Наряду с этим судебная коллегия отклоняет довод общества "ИССИ РОЯЛТИ" о том, что в действиях заявителей усматриваются признаки злоупотребления правом, поскольку они не используют товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 585232 при производстве и реализации коньяка, но подают возражения и иски в защиту своего исключительного права к иным лицам.

Положениями пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства, злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 5 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ", конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений. Исходя из этого ГК РФ называет в числе основных начал гражданского законодательства следующие: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ); никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ); не допускаются любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1 статьи 10 ГК РФ); в случае несоблюдения этих требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В рассматриваемом случае, судебная коллегия исходит из того, что по смыслу положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ оценка охраноспособности спорного товарного знака осуществляется Роспатентом и судом без учета использования кем бы то ни было сходного обозначения, либо противопоставленного товарного знака, даже если такие признаки были установлены.

Направление правообладателем противопоставленных товарных знаков претензий с требованием о запрете использовать сходные с ними до степени смешения средство индивидуализации с более поздней датой приоритета, либо о выплате компенсации или о взыскании убытков, по мнению судебной коллегии, свидетельствует о совершении правообладателем действий, направленных на защиту принадлежащего ему исключительного права, в связи с чем само по себе не подтверждает злоупотреблением им правом.

В рассматриваемом случае судебная коллегия считает, что доводы третьего лица о намерениях и целях заявителей носят предположительный характер и вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подтверждены доказательствами, отвечающим принципам относимости, достоверности, допустимости и объективности.

На основании изложенного судебная коллегия не усматривает оснований для признания обоснованным как довода заявителей о наличии в действиях третьего лица признаков злоупотребления правом, так и аналогичного довода третьего лица в отношении заявителей.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Как разъяснено в пункте 138 Постановления Пленума N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Поскольку в рассматриваемом случае правовая охрана спорного товарного знака была прекращена по заявлению правообладателя в период рассмотрения настоящего дела, однако суд пришел к выводу о несоответствии его регистрации положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, надлежащей восстановительной мерой будет признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328 и обязание Роспатента внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

На основании статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

При обращении в суд как иностранное лицо уплатило государственную пошлину в размере 3 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 05.07.2019 N 506 (т. 6 л.д. 28, 29), так и общество "НАК" уплатило государственную пошлину в размере 3 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 03.07.2019 N 199989 (т. 6 л.д. 27).

Следовательно, за рассмотрение одного заявленного совместно процессуальными соучастниками требования неимущественного характера в доход федерального бюджета уплачена государственная пошлина в общей сумме 6 000 рублей, тогда как в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при обращении юридического лица с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным размер государственной пошлины составляет 3 000 рублей.

С учетом изложенного излишне уплаченная государственная пошлина в размере 3 000 рублей подлежит возврату из федерального бюджета. При этом суд возвращает каждому из заявителей по 1 500 рублей.

Поскольку требования иностранного лица и общества "НАК" удовлетворены, понесенные каждым из них судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 500 рублей подлежат возмещению за счет Роспатента на основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица Maarschall Group B.V. и общества с ограниченной ответственностью "Настоящая Алкогольная Компания" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.04.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения от 17.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328 как не соответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657328.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица Maarschall Group B.V. (Uiverweg 2, Schiphol, Amsterdam, 1118DS, Netherlands, RSIN 819965376, CCI number 08182316) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Настоящая Алкогольная Компания" (ул. Советская, д. 99, пом. 306, г. Красногорск, Московская обл., 143430, ОГРН 1095009001768) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

Возвратить иностранному лицу Maarschall Group B.V. (Uiverweg 2, Schiphol, Amsterdam, 1118DS, Netherlands, RSIN 819965376, CCI number 08182316) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению от 05.07.2019 N 506 государственную пошлину в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Настоящая Алкогольная Компания" (ул. Советская, д. 99, пом. 306, г. Красногорск, Московская обл., 143430, ОГРН 1095009001768) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению от 03.07.2019 N 199989 государственную пошлину в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

И.В. Лапшина

Ю.М. Сидорская