Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2016 г. по делу N СИП-84/2016 Суд частично удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2016 г. по делу N СИП-84/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 декабря 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 26 декабря 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2017 г. N С01-201/2017 по делу N СИП-84/2016 настоящее решение отменено в части правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 249160, а также в части взыскания с ЗАО "Компания Р-Лайн" в пользу компании Фольксваген АГ/Volkswagen AG 6 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Тарасов Н.Н.,

судьи - Силаев Р.В., Снегур А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Колесниковым А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению компании Volkswagen AG/Фольксваген АГ (Berliner Ring 2, 38440, Wolfsburg, Germany/Берлинер Ринг 2, 38440, Вольфсбург, Германия)

к закрытому акционерному обществу "Компания Р-Лайн" (Выборгская наб., д. 61, литер А, Санкт-Петербург, 197342, ОГРН 1097847326620);

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200);

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 249159, 249160, 240017 и 240018 вследствие их неиспользования.

В открытом судебном заседании приняли участие представители компании Фольксваген АГ - Рыбчак В.В. и Степанова Н.И. (по доверенности от 05.01.2016); Табастаева Ю.Г. и Христофоров А.А. (по доверенности от 09.12.2016) и закрытого акционерного общества "Компания Р-Лайн" - Трофимов А.А. (по доверенности от 25.05.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Volkswagen AG/Фольксваген АГ (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к закрытому акционерному обществу "Компания Р-Лайн" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 249159 и N 249160 в отношении товаров 12-го и части услуг 42-го (реализация товаров) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 240017 и N 240018 в отношении товаров 12-го и части услуг 35-го (демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников) и 42-го (реализация товаров) классов МКТУ вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Представители заявителя в судебное заседание явились, просили требования удовлетворить по мотивам, изложенным в заявлении и дополнительно представленных пояснениях.

Представитель ответчика в судебное заседание явился, против удовлетворения заявленных требований возражал по мотивам, изложенным в отзыве и дополнительно представленных письменных пояснениях.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения заявления, своего представителя в судебное заседание не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Вместе с тем Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции ведомства, оставил рассмотрение дела на усмотрение суда и просил дело рассмотреть в отсутствие своего представителя.

Исследовав материалы дела, внимательно выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, оценив представленные ими в дело доказательства в их совокупности, суд полагает, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом на основании представленных в дело доказательств, общество является обладателем исключительного права на зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарные знаки:

словесный товарный знак "Р-Лайн" по свидетельству Российской Федерации N 249159 от 18.06.2003 (с приоритетом от 03.12.2001), правовая охрана которому предоставлена, в том числе в отношении товаров 12-го (транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху), услуг 41-го (организация выставок культурного и просветительного назначения) и 42-го (реализация товаров; снабжение продовольственными товарами) классов МКТУ;

словесный товарный знак "R-Line" по свидетельству Российской Федерации N 249160 от 18.06.2003 (с приоритетом от 03.12.2001), правовая охрана которому предоставлена, в том числе в отношении товаров 12-го (транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху), услуг 41-го (организация выставок культурного и просветительного назначения) и 42-го (реализация товаров; снабжение продовольственными товарами) классов МКТУ;

комбинированный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 240017 от 05.03.2003 (с приоритетом от 03.12.2001), правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 12-го (транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху) и части услуг 35-го (демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников) и 42-го (реализация товаров) классов МКТУ;

комбинированный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 240018 от 05.03.2003 (с приоритетом от 03.12.2001), правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12-го (транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху) и части услуг 35-го (демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников) и 42-го (реализация товаров) классов МКТУ.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Вместе с тем, из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Статьей 5С(1) Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция), статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS, заключено в Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Применительно к приведенной норме названного Кодекса заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Как разъяснено в пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Как следует из пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, при разрешении спора по существу в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака применительно к положениям статьи 1484 ГК РФ.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что, по мнению заявителя, ответчиком спорные товарные знаки в течение последних 3-х лет не используются, в связи с чем их правовая охрана подлежит прекращению по мотивам препятствия регистрации заявителю собственного товарного знака.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарных знаков (12.02.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака исчисляется с 12.02.2013 по 11.02.2016 включительно.

Таким образом, исходя из бремени доказывания, распределенного законодательством, при рассмотрении данной категории споров заявитель обязан подтвердить свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а ответчик, соответственно, подтвердить использование товарного знака в трехлетний период, предшествовавший обращению с заявлением о прекращении правовой охраны.

Вместе с тем в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

В качестве правового обоснования легитимной заинтересованности истцом представлены, в частности, такие доказательств, как нотариально заверенная копия выписки из Торгового реестра от 30.09.2015, подтверждающая юридический статус компании, составленный нотариусом протокол осмотра сайта по адресу http://www.volkswagen.ru от 19.11.2015, нотариально заверенная копия сведений из базы данных WHOIS о владельце домена "volkswagen.ru", из которых следует, что заявитель осуществляет самостоятельную предпринимательскую деятельность по производству транспортных средств, а также их частей, аксессуаров и принадлежностей.

Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что это обстоятельство сторонами по делу фактически не оспаривается.

Кроме того, компания обосновывает свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака тем, что являясь правообладателем комбинированного товарного знака по международной регистрации N 1027640, включающего словесный элемент "R-Line", она испрашивала предоставление правовой охраны этому товарному знаку на территории Российской Федерации. Однако в результате проведения соответствующей экспертизы Роспатент установил, что правовая охрана этому товарному знаку не может быть предоставлена ввиду наличия приоритетных прав общества на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 249159 и N 249160, зарегистрированные для однородных товаров.

Вместе с тем, желая расширить линейку собственных товарных знаков, компания подала в Роспатент заявку N 2014705460 на регистрацию в качестве собственного товарного знака обозначения "", правовая охрана которого испрашивалась для товаров 12-го класса МКТУ, в том числе для транспортных средств для перемещения по земле, воздуху, воде. Однако по результатам проведения Роспатентом формальной экспертизы названной заявки, уполномоченным органом было также установлено, что испрашиваемой регистрации препятствуют сходные с ней до степени смешения спорные товарные знаки общества по свидетельствам Российской Федерации N 249159 и 249160, зарегистрированные для однородных товаров. В связи с этим, по мнению регистрирующего органа, заявленное компанией комбинированное обозначение со словесным элементом "R-Line" не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров в силу положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, вопрос о сходстве до степени смешения словесных обозначений, входящих в состав названной заявки и в состав товарных знаков общества по свидетельствам Российской Федерации N 249159 и N 249160, был разрешен Роспатентом и по существу сторонами не оспаривается.

В силу изложенного, компания является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретные товарные знаки.

Вместе с те, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что доводы компании о наличии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 240017 и N 240018 своего документального подтверждения не нашли.

Так, компания указала, что после завершения Роспатентом рассмотрения ее заявления о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1027640 и заявки N 2014705460 на регистрацию собственного товарного знака, ей был проведен самостоятельный информационный поиск, результатом которого стало выявление принадлежащих обществу изобразительного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 240017 и изобразительного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 240018, которые зарегистрированы в том числе для товаров 12-го и услуг 35-го и 42-го классов МКТУ.

По мнению заявителя, поскольку товарные знаки общества по свидетельствам Российской Федерации N 240017 и 240018 также включают словесный элемент "R-Line" и зарегистрированы для однородных товаров и услуг с более ранней датой приоритета, высока вероятность того, что данные товарные знаки также могут быть противопоставлены знакам заявителя, что не позволит заявителю получить правовую охрану на территории Российской Федерации товарному знаку по заявке N 2014705460.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом, будучи обязанным в силу части 1 статьи 65 этого Кодекса доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Вместе с тем доводы компании о сходстве до степени смешения ее товарного знака и обозначения, заявленного к регистрации в Российской Федерации в качестве собственного товарного знака с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 240017 и N 240018 своего подтверждения не нашли и, более того, были оспорены в судебном заседании представителем компании.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Вместе с тем, понятие сходства до степени смешения и критерии его определения установлены в Методических рекомендациях по проверке обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197).

Так, в разделе 3 Методических рекомендаций N 197 указано, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4.2.1.4 Методических рекомендаций N 197 иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов или неохраняемых обозначений. Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций N 197 при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Руководствуясь названными нормами права, судебная коллегия приходит к выводу о том, что доминирующим элементом товарного знака компании и комбинированного обозначения, указанного в заявке N 2014705460 является словесный элемент "R-Line", отсутствующий в товарных знаках по свидетельствам N 240017 и N 240018, в состав которых на фоне исполненного чередующихся темных и светлых полос, образующих рисунок в виде паруса, включена буква "R", выполненная нестандартным шрифтом латинского алфавита, а также ряд вертикальных светлых полос.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Указанное позволяет прийти к выводу об ошибочности доводов компании о наличии сходства до степени смешения противопоставленных обозначений, а, следовательно, об отсутствии правовых оснований для проведения сравнительного анализа однородности заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 240017 и N 240018.

Этот вывод суда не противоречит вышеуказанным нормам права, а также положениям пунктов 40-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что установленное Роспатентом сходство до степени смешения словесных обозначений "Р-Лайн" и "R-Line" также не оспаривается лицами, участвующими в деле, а из положений пункта 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Между тем, названный методологический подход Роспатента соответствует правовой позиции президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенной в его постановлении от 04.07.2014 N С01-573/2014 по делу N СИП-382/2013.

Вместе с тем судебная коллегия полагает необходимым отметить, что оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, узнаваемости такого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную способность товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014) или на изменение существа товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действующей с 01.10.2014) вследствие использования того же товарного знака с изменением отдельных элементов является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2015 N С01-185/2015 по делу N СИП-804/2014, от 02.02.2015 N С01-1281/2014 по делу N СИП-539/2014 и от 11.12.2014 N С01-158/2014 по делу N СИП-225/2013.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "от 11.12.2014 N С01-158/2014" имеется в виду "от 11.12.2014 N С01-1219/2014"

При проверке доводов компании об однородности товаров, в отношении которых она обосновывает свою заинтересованность, и товаров, которым предоставлена правовая охрана противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 249159 и N 249160, судебная коллегия руководствуется тем, что названное обстоятельство установлено решением компетентного органа, сторонами по делу в судебном заседании также не оспаривалось,

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 45 Правил N 482 и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В частности, при определении однородности товаров принимаются во внимание такие признаки, как принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе (пункт 3.1.1 Методических рекомендации N 198); область применения товаров и цель применения (пункт 3.1.2); материал, из которого изготовлены товары (пункт 3.1.3); условия реализации товаров (пункт 3.1.4); круг потребителей (пункт 3.1.5); длительность использования товаров и их стоимость (пункт 3.1.6).

Также необходимо учитывать каналы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше, чем для изделий, которые распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендации N 198 степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Учитывая все вышеприведенные критерии определения однородности товаров (услуг), близкое к тождеству сходство сравниваемых обозначений (фактическое включение словесного обозначения "R-Line" противопоставленного товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 249160 и N 249159 в состав комбинированных обозначений компании, характер осуществляемой ей деятельности, суд приходит к выводу о наличии принципиальной возможности возникновения у потребителя ложного представления о принадлежности данных товаров одному производителю, что, по мнению суда, свидетельствуют о наличии у заявителя заинтересованности по смыслу статьи 1486 ГК РФ в досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков ответчика по свидетельствам Российской Федерации N 249159 и N 249160 только в обоснованной им части, касающейся тождественных и однородных товаров, а именно, в отношении товаров 12-го (транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху (с учетом единства названной товарной позиции).

Кроме того, судебная коллегия правам принимает во внимание, что заинтересованность компании в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 249159 и N 249160 находит свое косвенное подтверждение процессуальными действиями самого общества, обратившегося в Арбитражный суд города Москвы с требованиями о запрете обществу с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУ РУС" (компания привлечена к участию в судебном деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора) незаконного использования словесного обозначения "R-Line".

При разрешении вопроса о правомерности прекращения спорных товарных знаков в отношении услуги 42-го класса МКТУ (реализация товаров) судебная коллегия руководствуется следующим.

Свою заинтересованность в названной части требований компания мотивирует тем, что она осуществляет деятельность по реализации товаров, маркированных своими товарными знаками, через свою дилерскую сеть, а также демонстрирует свои товары.

В этой связи, по мнению компании, наличие у общества исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 249159 и N 249160 в отношении названной спорной услуги не позволит компании использовать на законных основаниях свой товарный знак, включающий словесный элемент "R-Line", на территории Российской Федерации.

Вместе с тем доводы компании о том, что спорное словесное обозначение будет при указанных обстоятельствах использоваться ей при реализации собственных товаров судебной коллегий отклоняется, поскольку реализация своих товаров не подпадает под понятие услуги, поскольку под ней понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Реализация же своих товаров направлена на удовлетворение собственных потребностей.

Такой методологический подход суда первой инстанции в полной мере соответствует правовой позиции, изложенной в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу N СИП-261/2014, от 25.09.2015 по делу N СИП-190/2015.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что собственный товарный знак компании по международной регистрации N 807922 не содержит в своем свидетельстве указания на спорную по настоящему делу услугу 42-го класса МКТУ, равно как и названная заявка N 2014705460 не содержит указания на предоставление правовой охраны в отношении этой услуги.

В силу изложенного судебная коллегия не усматривает правовых оснований полагать доказанным компанией своего законного интереса в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении услуги 42-класса МКТУ.

В силу изложенного, судебная коллегия, полагая, что доказательства заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны в остальной части заявленных требований суду не представлены, а не следует из материалов дела, не находит правовых оснований для признания наличия у компании законного интереса в прекращении спорных товарных знаков в полном объеме от заявленного суду требования.

Между тем согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и исследование неиспользования товарного знака в данном случае не требуется.

В силу пункта 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Ответчик своими процессуальными правами распорядился также самостоятельно, о фальсификации представленных доказательств в установленном законом порядке не заявил, убедительных и бесспорных доказательств отсутствия у заявителя заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 249159 и N 249160 в отношении спорных товаров и услуг суду не представил, доводы заявителя об обратном в судебном заседании не опроверг.

Из статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Из доказательств, представленных в материалы дела правообладателем спорных товарных знаков, усматривается, что они подтверждают исключительно использование ответчиком надлежащим образом в спорный период товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 249160 и только в отношении одного вида товаров 12-го класса МКТУ - самолета "Дельфин 10М R-Line" - являющего воздушным судном, то есть транспортным средством, а также, принимая во внимание формулировку свидетельства названного товарного знака - аппаратом, перемещающимся по земле и воздуху.

Названное обстоятельство подтверждено договором купли-продажи от 14.01.2016, заключенным обществом с Сивко Сергеем Аркадьевичем, справкой о присвоении идентификационного номера ЕЭВС от 22.06.2015, о фальсификации которых суду в установленном законом порядке также не заявлено.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что доказательства использования названного самолета в качестве аппарата, перемещающегося по воде, в материалы дела не представлены.

Вместе с тем из правовой позиции высшей судебной инстанции, сформированной постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.11.2011 N ВАС-8817/11, следует, что при разрешении споров подобных категорий подлежит доказыванию маркировка спорным товарным знаком тех товаров и услуг, перечень которых приведен в свидетельстве на товарный знак, а не однородных им.

Кроме того, судебная коллегия приходит к выводу о том, что доказательств использования ответчиком иных спорных товарных знаков, помимо указанного словесного товарного знака, представленные в дело доказательства не содержат, а по спорам данной категории правообладатель спорного товарного знака обязан предоставить доказательства использования товарного знака именно в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана.

Между тем иные представленные обществом в качестве таковых доказательства судом отклоняются по мотивам их неотносимости и к настоящему делу.

Так, представленные в дело договор купли-продажи, заключенный обществом с Сеньченко Сергеем Трофимовичем, датирован 17.12.2016, нотариальные протоколы осмотра сайтов (т. 3 л.д. 39-79) датированы 11.04.2016, а заключение по финансово-экономической экспертизе спорных товарных знаков (т. 5, л.д. 1-110), соответственно в июле 2016, то есть за пределами спорного по настоящему делу периода.

Представленные обществом уведомление об его участии в фестивале малой авиации "Аэролето-2015", а также ее рекламный буклет не имеют даты составления этого документа, при этом само уведомление исполнено на бланке, содержащем реквизиты общества и принадлежащий ему товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 562069, не имеющий отношения к предмету спора по настоящему делу.

При этом сведения о конкретных датах проведения названного мероприятия в деле отсутствуют, а подтверждение заявки на участие общества в этом фестивале составлено 22.04.2016, то есть также за пределами спорного по настоящему делу периода.

Предметом соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности, заключенного 04.12.2012 между обществом и Кронштадтской общественной организацией "Кронштадтский авиационный клуб "Дельфин" с приложениями от 06.02.2015, 25.05.2015, 17.06.2015 и 18.09.2015, является осуществление совместной деятельности по разработке (проектированию), изготовлению, продвижению и реализации самолетов авиации общего назначения.

Вместе с тем из представленного в дело отчета названной общественной организации следует, что результатом указанной совместной деятельности стало размещение на самолетах "Кронавиа-9", рег. N RA-0455G и "Дельфин-2", рег. N RA-1578G шильды с текстом "Соответствует стандарту безопасности R-Line".

Однако из представленных ответчиком в дело доказательств (т. 3 л.д. 128129, 130, 131) следует, что названные шильды и самолет "Дельфин-2", рег. N RA-1578G были маркированы товарным знаком ответчика по свидетельству Российской Федерации N 570712, который не относится к предмету спора по настоящему делу.

Предметом договора возмездного оказания услуг от 01.10.2014 N 4, заключенного обществом (заказчиком) с обществом с ограниченной ответственностью "Фабрик" (исполнителем), является оказание последним в пользу общества услуг рекламного характера, что не входит в предмет доказыванию по настоящему спору.

Вместе с тем из материалов дела следует, что по заказу общества в рамках исполнения названного соглашения, исполнителем маркировались транспортные средства товарным знаком ответчика по свидетельству Российской Федерации N 570712, который не относится к предмету спора по настоящему делу.

Из условий договора на выполнение работ по разработке дизайна, изготовлению и поставке полиграфической и сувенирной продукции от 03.08.2015 N 150801 (том 4, л.д. 11-22) и технического задания к нему следует, что по поручению общества индивидуальный предприниматель Харин Р.А. обязался изготовить для ответчика корпоративный буклет, визитки, что не является действием, которое квалифицируется законом как действия по использованию спорных товарных знаков в отношении товаров 12-го класса МКТУ.

Из условий договора от 16.11.2015 N КК-15/05, заключенного между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Профессиональные фургоны", следует, что последнее обязалось изготовить и передать в собственность общества (покупателя) автомобильные прицепы для перевозки грузов и/или транспортных средств, в обязательном порядке маркированные товарным знаком по заявке N 2014730909.

Вместе с тем, из материалов дела усматривается, что на основании названной заявки 07.04.2016 Роспатентом был зарегистрирован на имя общества товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 570712, который не относится к предмету спора по настоящему делу.

Представленные ответчиком в дело договоры купли-продажи от 20.01.206 N ДТИ 05-16-08, заключенный обществом с обществом с ограниченной ответственностью "Интерель" а также от 28.01.2016 N ДТИ 05-16-07, заключенный обществом с обществом с ограниченной ответственностью "Нью Трейд Хаус", подтверждающие исключительно факт нахождения в собственности ответчика автомобильных прицепов, не являются доказательством их производства ответчиком либо под его контролем, а также их маркировки спорными товарным знаками.

Вместе с тем, в доказательство их реального исполнения ответчиком представлены платежные поручения, составленные 31.05.2016, то есть за пределами спорного по делу периода.

Представленный в дело договор от 11.01.2016, заключенный обществом с индивидуальным предпринимателем Мустафиным Яном Шмидтовичем, договор от 27.11.2015, заключенный обществом с обществом с ограниченной ответственностью "АвтоАльянс", договор от 25.04.2013 N 2013-16, заключенный обществом с обществом с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Хорс", подтверждают только факт реализации обществом (продавцом) автомобильных щеток стеклоочистителя, то есть товара не являющего спорным по настоящему делу.

Представленный в дело фотографии транспортных средств (т. 4 л.д. 58-69), руководство по использованию (инструкция по эксплуатации стиля, свод правил и примеров (т. 6 л.д. 1-42), рекламные буклеты (т. 5 л.д. 43, 44, 45-59), каталог товаров (т. 5. л.д. 61 (оборот)), подтверждают только факт использования обществом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 570712, который не относится к предмету спора по настоящему делу.

Представленный в дело договор от 12.10.2015 N ДУИ 10-15-04, заключенный обществом (лицензиаром) с обществом с ограниченной ответственностью "Балт-Сервис" (лицензиатом), подтверждает только факт предоставления права использования на условиях неисключительной лицензии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 249159 и N 249160, а также товарного знака по заявке N 2014730909, не являясь, в свою очередь, доказательством какого-либо фактического использования применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ спорных товарных знаков как лицензиаром, так и лицензиатом.

Судебная коллегия критически относится и к доводам ответчика об использовании им спорных товарных знаков в составе принадлежащих ему доменных имен, поскольку при отсутствии других доказательств, подтверждающих действия правообладателя по введению в оборот товаров или услуг, маркированных спорными товарными знаками, само по себе наличие прав на доменные имена, содержащие обозначение "rline", а также использование данного обозначения в сети Интернет, не являются действиями, которые могут быть квалифицированы в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1486 ГК РФ как действия по использованию товарных знаков.

При этом доказательства совершения обществом названных действий в материалы дела не представлены, а деятельность общества по продвижению им своих услуг в области таможенного оформления к предмету рассматриваемого спора не относится.

В силу изложенных доводов, оценив названные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, приходит к выводу о том, что в совокупности они объективно подтверждают только доводы ответчика о том, что им в спорный период осуществлялось путем продажи самолета "Дельфин-10М R-Line" использование только товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 249160 и только в отношении товара 12-го класса МКТУ "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле и воздуху".

Лица, участвующие в деле, своими процессуальными правами распорядились самостоятельно, объем доказательств, которые они представили в суд, определили также самостоятельно, за содействием к суду не обращались, представленные другой стороной доказательства не оспорили, в установленном законом порядке о фальсификации представленных в дело доказательств ими суду не заявлено.

При этом из пункта 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий несут лица, участвующие в деле.

В силу статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение процессуальных обязанностей несет негативные последствия.

В силу изложенных доводов, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о документальном подтверждении только части из заявленных по делу требований и о том, что правовая охрана спорных по делу товарных знаков подлежит досрочному прекращению только в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 249159 в отношении товаров 12-го класса МКТУ "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху", не усматривая правовых оснований для удовлетворения требований в полном объеме.

Расходы по государственной пошлины распределяются между сторонами согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 249159 в отношении товаров 12-го класса МКТУ, а именно: "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле и воздуху".

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 249160 в отношении товаров 12-го класса МКТУ, а именно: "аппараты, перемещающиеся по воде", сохранив правовую охрану в отношении товаров "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле и воздуху".

В удовлетворении остальной части заявленных требований - отказать.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Компания Р-Лайн" (Выборгская наб., д. 61, литер А, Санкт-Петербург, 197342, ОГРН 1097847326620) в пользу компании Volkswagen AG/Фольксваген АГ (Berliner Ring 2, 38440, Wolfsburg, Germany/Берлинер Ринг 2, 38440, Вольфсбург, Германия) 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.Н. Тарасов

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур