Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2019 г. N С01-617/2017 по делу N А60-46975/2016 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты нижестоящих инстанций, которыми отказано в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на программу для ЭВМ, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку не исследованы все обстоятельства, имеющие значение для дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2019 г. N С01-617/2017 по делу N А60-46975/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 31 июля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Рассомагиной Н.Л., Химичева В.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы закрытого акционерного общества "Научно-производственный центр "АТ ТРАНС" (ул. Минометчиков, д. 29, эт. 3, г. Екатеринбург, 620050, ОГРН 116659009059), общества с ограниченной ответственностью "Портэнерго" (тер. Морской порт Усть-Луга Южный р-н, кв-л 4.3, д. 1, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл., 188472, ОГРН 1034701423998), акционерного общества "СИБУР-Транс" (ул. Кржижановского, д. 18, корп. 4, Москва, 117997, ОГРН 1027700380410) на решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.11.2018 по делу N А60-46975/2016 (судья Селиверстова Е.В.) и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2019 по тому же делу (судьи Григорьева Н.П., Гребенкина Н.А., Дружинина Л.В.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Инженерный центр систем транспортной автоматики "Логика" (ул. Крестинского, д. 37, корп. 2, кв. 52, г. Екатеринбург, 620073, ОГРН 1076659006863) к закрытому акционерному обществу "Научно-производственный центр "АТ ТРАНС", обществу с ограниченной ответственностью "Портэнерго" и акционерному обществу "СИБУР-Транс" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на программу для ЭВМ.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Инженерный центр систем транспортной автоматики "Логика" - Балдин Д.В. и Балина Е.Н. (по доверенности от 01.03.2019), Карпов И.Л. (по доверенности от 01.07.2018);

от закрытого акционерного общества "Научно-производственный центр "АТ ТРАНС" - Танкиев Р.Я. (по доверенности от 01.11.2016) и Немченок В.В. (по доверенности от 01.11.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "Портэнерго" - Шукшина О.А. (по доверенности от 26.12.2018 N 087);

от акционерного общества "СИБУР-Транс" - Белик И.А. (по доверенности от 25.12.2018 N 69/СТ).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр систем транспортной автоматики "Логика" (далее - истец, общество ИЦ "Логика") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Научно-производственный центр "АТ ТРАНС" (далее - ответчик, общество НПЦ "АТ ТРАНС"), обществу с ограниченной ответственностью "СИБУР-Портэнерго", переименованному впоследствии в общество с ограниченной ответственностью "Портэнерго" (далее - ответчик, общество "Портэнерго") и акционерному обществу "СИБУР-Транс" (далее - ответчик, общество "СИБУР-Транс") о взыскании солидарно компенсации за нарушение исключительных прав на программу для ЭВМ "Технологическое программное обеспечение системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (СТА МПЦ СО "Урал")" в размере 7 956 720 рублей.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 19.01.2017, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2017, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество ИЦ "Логика" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просило решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и направить дело на новое рассмотрение.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2017 обжалуемые судебные акты отменены, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

В ходе нового рассмотрения настоящее дело объединено в одно производство с делом N А60-55661/2017, объединенному делу присвоен N А60-46975/2016.

Кроме того, судом первой инстанции на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено ходатайство истца об изменении размера исковых требований.

В результате судом первой инстанции были рассмотрены следующие требования:

1) взыскать с ответчиков солидарно компенсацию за нарушение исключительных прав на программу для ЭВМ в размере 5 000 000 рублей (по эпизоду установки спорной программы в 2013 году);

2) взыскать с ответчиков солидарно компенсацию за нарушение исключительных прав на программу для ЭВМ в размере 1 000 000 рублей (по эпизоду установки спорной программы в 2015 году).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 12.11.2018 исковые требования удовлетворены, суд взыскал с ответчиков солидарно в пользу истца компенсацию в размере 6 000 000 рублей и в возмещение судебных расходов по оплате судебной экспертизы 100 000 рублей, по уплате государственной пошлины 53 000 рублей.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2019 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчики обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просят решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить. При этом общество НПЦ "АТ ТРАНС" настаивает на направлении дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области, а общество "Портэнерго" и общество "СИБУР-Транс" просят принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска в части предъявленных к ним требований.

В кассационной жалобе обществом НПЦ "АТ ТРАНС" заявлены следующие доводы:

- судами нижестоящих инстанций проигнорировано указание суда кассационной инстанции, сформулированное при направлении дела на новое рассмотрение в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2017. В частности, судами не установлено, какими доказательствами подтверждается право истца на спорную программу для ЭВМ. По мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции неправомерно отклонил его заявление о фальсификации представленного истцом договора от 04.02.2008 по внешнему совместительству;

- истец не доказал факт использования обществом НПЦ "АТ ТРАНС" спорной программы для ЭВМ способами, предусмотренными в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а судами первой и апелляционной инстанций проигнорированы выводы Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении от 10.08.2017 по настоящему делу, о том, что истцом не доказан факт выполнения и передачи по договору подряда от 21.05.2012 N 21/1-ТПО, заключенному между истцом и обществом НПЦ "АТ ТРАНС", работ, являющихся объектом интеллектуальной собственности;

- судом первой инстанции нарушен порядок назначения по делу судебной экспертизы. Так, материалами дела не подтверждено наличие у экспертов, которым поручено проведение судебной экспертизы, специальных знаний. Судом не дана оценка возражениям общества НПЦ "АТ ТРАНС" против проведения по делу судебной экспертизы, а в определении о ее назначении отсутствуют мотивы, по которым суд отклонил предложенные ответчиком формулировки вопросов. Обязав общество "Портэнерго" и общество "СИБУР-Транс" предоставить экспертам доступ к программному обеспечению, суд первой инстанции совершил действия в интересах истца, нарушил принципы диспозитивности полномочий суда и состязательности сторон спора. При назначении экспертизы суд не приостанавливал производство по делу, но дважды продлял срок ее проведения, что привело к затягиванию срока рассмотрения дела и его фактическому продлению, минуя порядок, предусмотренный статьей 152 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Формулировки вопросов, поставленные на разрешение экспертов, заключаются в установлении правовых последствий использования спорной программы, в связи с чем ответы экспертов носят правовой характер и относятся к способам возникновения прав на вещи;

- подготовленное экспертами заключение не может являться достоверным доказательством по делу, поскольку, вопреки требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в нем нет сведений об экспертах, их образовании, квалификации, опыте, занимаемой должности. При этом указанные экспертной организацией в информационном письме сведения не соответствуют данным, обозначенным в тексте заключения. Кроме того, оно содержит признаки фальсификации доказательств. Наименования материалов, представленных судом для работы экспертов, в заключении приведены иначе, нежели это указал суд в определении, что свидетельствует о намеренном изменении экспертами объекта исследования. Фактически эксперты не анализировали программное обеспечение в здании общества "Портэнерго", а сделали несанкционированную копию спорной программы для ЭВМ, которую затем сопоставляли со сведениями, представленными истцом на диске и материалами, депонированными истцом в Роспатенте. К заключению не приложены документы, подтверждающие наличие у экспертов лицензии на программные продукты фирмы Siemens, при помощи которых ими проводилось исследование. Согласно тексту заключения экспертами проведено сравнение не программ истца и ответчиков, а их частей, поскольку в исследовательской части отсутствует пофайловый и побитовый анализ, что само по себе свидетельствует о неполноте исследования. С учетом изложенного общество НПЦ "АТ ТРАНС" заявило ходатайство о проведении по делу повторной экспертизы, которой суд первой инстанции необоснованно отклонил;

- судом первой инстанции допущены многочисленные нарушения норм процессуального права: после объединения в одно производство дел N А60-46975/2016 и N А60-55661/2017 не было рассмотрено заявленное в деле N А60-55661/2017 ходатайство о проведении судебной экспертизы; необоснованно возвращен встречный иск, а суд апелляционной инстанции необоснованно отклонил доводы апелляционной жалобы на определение о возвращении встречного иска; не приняты меры к проверке заявления о фальсификации заключения экспертов; необоснованно отклонено ходатайство двух других ответчиков о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица общества с ограниченной ответственностью "Сименс"; не оформлено в виде процессуального документа определение об отклонении заявления об отводе экспертов; вопреки подходам Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в определении от 25.01.2018 N 305-ЭС17-11486, необоснованно отказано в приобщении к материалам дела рецензии на заключение экспертов;

- судами нижестоящим инстанций не выполнено указание Суда по интеллектуальным правам, изложенное в постановлении от 10.08.2017 по настоящему делу, об установлении и обосновании заявленного ко взысканию размера компенсации. Судами неверно применены положения статьи 1301 ГК РФ и не учтены разъяснения, сформулированные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10);

- судами первой и апелляционной инстанции не рассмотрен вопрос о правомерности использования обществом "Портэнерго" и обществом "СИБУР-Транс" спорной программы и не применены положения статьи 1297 ГК РФ.

Истец представил отзыв на кассационную жалобу общества НПЦ "АТ ТРАНС", в котором не согласился с заявленными доводами и полагал, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения. Как указывает истец, в материалы дела представлены достаточные доказательства (трудовые договоры, в том числе о работе по внешнему совместительству, трудовая книжка, приказ о приеме на работу, должностная инструкция автора программы Карпова И.Л.), подтверждающие, что созданная им программа является служебным произведением и она прошла государственную регистрацию в Реестре программ для ЭВМ. Истцом подтвержден факт использования ответчиками в 2013 и 2015 гг. спорной программы способами, предусмотренными в подпунктах 1, 2, 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ путем ее воспроизведения, распространения и переработки. По мнению истца, суд первой инстанции не допустил нарушений при назначении судебной экспертизы, а подготовленное экспертами заключение является надлежащим доказательством. Истец обращает внимание на то, что методику проведения исследования определяет не суд, а эксперты; необходимые для их работы исходные данные были получены в соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области, в том числе при участии специалистов общества "Портэнерго". Объем исследованной экспертами информации является достаточным для ответа на поставленные судом вопросы. Истец также выражает несогласие с доводом общества НПЦ "АТ ТРАНС" о том, что задепонированные им материалы не являются программой для ЭВМ. Как утверждает истец, спорная программа создана творческим трудом его работника, является результатом интеллектуальной деятельности ее автора, она содержит алгоритм, написанный на языке, понятный человеку, который впоследствии переводится на объектный код, понятный компьютеру. Программа "Технологическое программное обеспечение системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (СТА МПЦ СО "Урал")" написана на исходном коде на специальном языке программирования CFC, а затем компилируется в машинный код и загружается в программируемый логический контроллер Siemens. Истец опровергает доводы общества НПЦ "АТ ТРАНС" о допущенных судами нарушениях норм процессуального права при разрешении ходатайств, заявлений о фальсификации, назначении экспертизы и разрешении вопроса и принятии встречного иска. Размер взысканной судом компенсации, с точки зрения истца, определен исходя из характера и количества допущенных ответчиками нарушений, мотивирован со ссылками на имеющиеся в деле доказательства и соотносится со стоимостью переданного программного обеспечения и полученного обществом НПЦ "АТ ТРАНС" дохода.

Ответчик - общество "Промэнерго" в письменном отзыве на кассационную жалобу общества НПЦ "АТ ТРАНС" поддержал ее доводы и позицию заявителя, полагал необходимым отменить обжалуемые судебные акты с направлением дела на новое рассмотрение.

В кассационной жалобе обществом "СИБУР-Транс" заявлены следующие доводы:

- истец и ответчик - общество НПЦ "АТ ТРАНС" вели совместную деятельность в едином интересе, в одном помещении и общим коллективом, в связи сотрудники обеих организаций имели доступ ко всем материалам и разработкам друг друга. Спорная программа для ЭВМ является результатом их совместной деятельности и предназначалась для внедрения на объекте общества "Портэнерго". Причиной возникновения спора, рассмотренного в настоящем деле, является корпоративный конфликт, возникший между истцом и обществом НПЦ "АТ ТРАНС", к которому два других ответчика не имеют никакого отношения;

- выводы судов о незаконном использовании обществом "СИБУР-Транс" спорной программы для ЭВМ не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. В решении суда первой инстанции не указаны ни способы использования спорной программы заявителем кассационной жалобы, ни ссылки на доказательства, на основании которых сделан этот вывод. Суд апелляционной инстанции не устранил допущенный нижестоящим судом недостаток и констатировал факт использования программы без анализа способов, предусмотренных в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ. При этом общество "СИБУР-Транс" не имеет никаких отношений с истцом и обществом НПЦ "АТ ТРАНС", является профессиональным экспедитором и оказывает транспортно-экспедиционные услуги обществу "Портэнерго" (занимается отправлением и получением грузов, подачей и уборкой вагонов к фронтам выгрузки, взаимодействует с перевозчиками). Имущественный комплекс, оборудование и программное обеспечение на объекте принадлежит обществу "Портэнерго", у общества НПЦ "АТ ТРАНС" отсутствует доступ к кодам системы автоматизации на объекте общества "Портэнерго", так как оно использует только рабочую станцию на условиях иждивения заказчика (пункт 1 статьи 704 ГК РФ), на которую истец притязания не заявляет;

- выводы судов о наличии у истца охраняемых исключительных прав не основан на представленных в материалы дела доказательствах, поскольку факт государственной регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте не является достаточным и безусловным доказательством создания произведения и не имеет правопорождающих свойств. Кроме того, в силу пункта 1 статьи 1262 ГК РФ при государственной регистрации программы для ЭВМ проводится лишь формальная экспертиза. Депонированные истцом материалы представляют собой схемы функциональных блоков, которые не содержат данных и команд для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств и не подлежат правовой охране по смыслу пункта 2 статьи 1225 и статьи 1261 ГК РФ;

- судами нижестоящих инстанций неверно применены нормы материального права (статьи 322, 1080 ГК РФ) о режиме солидарной ответственности. Для взыскания компенсации солидарно с трех ответчиков необходимо, чтобы их действия были согласованы, скоординированы и объединены общими целью и намерениями (пункт 71 Постановления Пленума N 10). В рассматриваемом случае материалами дела не подтверждается, что было совместное нарушение (совместное использование спорной программы). Каждый из ответчиков совершал свои действия в разные временные периоды;

- вывод судов о незаконном использовании спорной программы в форме ее переработки на основании совпадения кодов программы сделан при неправильном понимании норм материального права. В ходе судебной экспертизы эксперты исключили из выгруженного из системы автоматизации общества "Портэнерго" материала определенные блоки, сузив тем самым объект исследования, поскольку проанализировали не все 1816 блоков, а только 45, сделав в заключении выводы по 9 блокам. Суд апелляционной инстанции необоснованно указал, что исследование части материалов не свидетельствует о неполноте выводов. Вместе с тем переработка произведения предполагает создание нового на основе ранее существующего, а само по себе сходство двух произведений не свидетельствует о переработке ранее созданного произведения (пункты 87, 95 Постановления Пленума N 10). Кроме того, вопрос о том, является ли спорная программа для ЭВМ переработкой программы, созданной истцом, носит правовой характер, в связи с чем должен быть разрешен судом, а не экспертами. При этом экспертиза необходима для установления фактических обстоятельств, на основании которых может быть сделан вывод о переработке произведения (пункт 82 Постановления Пленума N 10);

- судами первой и апелляционной инстанций неверно применены положения пункта 1 статьи 1301 ГК РФ, поскольку присуждена компенсации в размере, превышающем 5 000 000 рублей, не применен пункт 2 статьи 1083 ГК РФ о снижении размера возмещения с учетом того, что сам истец и его грубая неосторожность способствовали неопределенности при установлении правообладателя спорной программы, а суд апелляционной инстанции самостоятельно изменил заявленный истцом вид компенсации, применив пункт 2 статьи 1301 ГК РФ.

Истец представил отзыв на кассационную жалобу общества "СИБУР-Транс", в котором не согласился с заявленными доводами и полагал, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

По мнению истца, доводы жалобы о недоказанности факта нарушения обществом "СИБУР-Транс" исключительных прав истца направлены на переоценку доказательств, которая дана нижестоящими судами. Истец утверждает, что судами правильно установлен факт использования указанным ответчиком спорной программы в своей хозяйственной деятельности. Как полагает истец, возражая против наличия у истца охраняемых исключительных прав, общество "СИБУР-Транс" пытается ввести суд в заблуждение, поскольку наряду с задепонированными материалами истец представил суду диск с разработанной им программой и экспертами было установлено ее соответствие этим материалам. Следовательно, факт создания и существования спорной программы подтверждается не только регистрацией соответствующих материалов в уполномоченном органе, но и представлением ее версии на материальном носителе. Истец соглашается с выводами судов о наличии оснований для привлечения ответчиков к солидарной ответственности, считая, что причинение вреда и нарушение прав истца осуществлялось ими совместно, а их действия были согласованными, скоординированными и имели общую цель. По мнению истца, установленный по результатам экспертизы процент совпадения, на основании которого можно сделать вывод о переработке исходной программы, является обоснованным, а несогласие ответчика с оценкой судами заключения экспертов с учетом его отказа предоставить суду и экспертам исходный код программы является злоупотреблением процессуальными правами. В отношении размера взысканной компенсации истец полагает, что судами учтены грубый характер допущенного ответчиками нарушения, длительный срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности (2013-2015 гг. до доработки и с 2015 г. после доработки), умышленная форма вины каждого ответчика и убытки правообладателя. При этом, понимая важность спорной программы для общества "Портэнерго" и возможность причинения ему значительного ущерба в случае простоя порта Усть-Луга, истец не стал заявлять требование об обязании прекратить использование спорной программы. Кроме того, истец обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что, зная о наличии судебного спора в деле N А60-32048/2014, ни один из ответчиков не предпринял попыток надлежащим образом оформить права на программное обеспечение. Истец также опровергает довод общества "СИБУР-Транс" о наличии в его действиях грубой неосторожности.

В свою очередь, общество "СИБУР-Транс" представило объяснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в которых изложило мнение по двум тезисам истца, указав на неверное понимание им доводов кассационной жалобы о том, что судами первой и апелляционной инстанции не установлено, каким образом указанный ответчик осуществлял использование спорной программы для ЭВМ и в чем заключается допущенное им нарушение исключительных прав истца. По мнению общества "СИБУР-Транс", система микропроцессорной централизации стрелок и систем железнодорожной автоматизации, телемеханики СТА МПЦ СО "Урал" не тождественна программе для ЭВМ, права на которую заявляет истец, поскольку представляет собой совокупность аппаратных средств с предустановленными элементами программного управления, которые соединены между собой. При этом суды пришли к выводу о том, что притязания истца ограничиваются программой, загруженной в конкретный логический контроллер, в связи с чем иное программное обеспечение, входящее в состав системы, но установленное в других контроллерах и шкафах управления на автоматизированных рабочих местах оператора, выходит за рамки требований истца. Общество "СИБУР-Транс" утверждает, что суды не установили, в чем нарушается допущенное им нарушение исключительных прав истца и не указали какими доказательствами это подтверждено. Подготовленное экспертами заключение, по мнению общества "СИБУР-Транс", является недопустимым доказательством, так как в нем дана правовая оценка фактическим обстоятельствам, которые установлены в результате экспертизы. Эксперт правомочен указать на признаки переработки, то есть исследовать фактический состав правонарушения. Как настаивает ответчик, переработка возникает не только в силу того или иного совпадения элементов, образующих произведение, но и при условии наличия функциональной зависимости нового (производного) произведения от оригинала вместе с исторической (ретроспективной) последовательностью их создания. Установление перечисленных обстоятельств может являться результатом оценки фактических обстоятельств, связанных с хронологией создания спорных произведений, условиями их создания, осведомленностью конкурирующих авторов о наличии и ходе параллельного творчества, условиями введения спорных произведений в оборот и т.д. Поскольку эксперт, обнаруживший лишь заимствованные элементы, не обладает сведениями о вышеперечисленных фактах, то он не может оценить характер и степень зависимости между произведениями и тем более дать правовую квалификацию действиям ответчиков.

В кассационной жалобе обществом "Портэнерго" заявлены следующие доводы:

- выводы судов о наличии у истца исключительных прав, подлежащих защите, сделаны при неправильном применении норм материального права (пункт 1 статьи 1259, пункт 1 статьи 1262 ГК РФ) и без учета разъяснений Верховного Суда Российской Федерации (пункт 80 Постановления Пленума N 10);

- истцом не доказан факт использования обществом "Портэнерго" спорной программы в виде незаконной переработки программы для ЭВМ "Технологическое программное обеспечение системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (СТА МПЦ СО "Урал")", поскольку по смыслу положений подпункта 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ и разъяснений, изложенных в пункте 87 Постановления Пленума N 10, переработка произведения предполагает любые изменения, в том числе перевод с одного языка на другой, создание нового произведения на основе уже существующего, за исключением адаптации. Судами первой и апелляционной инстанций не раскрыты доказательства, на основании которых ими сделан вывод о переработке обществом "Портэнерго" программы истца. Кроме того, в спорной ситуации общество "Портэнерго" во исполнение договора подряда получило от общества НПЦ "АТ ТРАНС" комплект программного обеспечения на компакт-диске и пароль доступа. Следовательно, общество "Портэнерго" осуществляет хранение материального носителя - объектного (машинного) кода (в котором выражен объект авторского права), загруженного в логический контроллер, что не является самостоятельным способом ее использования (пункт 92 Постановления Пленума N 10). При изложенных обстоятельствах названный ответчик полагает, что не мог нарушить исключительные права истца, в том числе способом, указанным в подпункте 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ. В пункте 95 Постановления Пленума N 10 разъяснено, что при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки, для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено (в том числе путем проведения экспертизы), что одно произведение создано на основе другого. Создание похожего произведения не может быть квалифицировано в качестве нарушения исключительного права автора более раннего произведения. В спорной ситуации имеются основания для вывода о том, что два автора (истец и общество НПЦ "АТ ТРАНС") использовали одну и ту же исходную информацию: программу для ЭВМ "Технологическое программное обеспечение системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (СТА МПЦ СО "Урал")";

- судами неправильно применены нормы материального права, предусмотренные в статье 1301 ГК РФ, что привело к ошибочному взысканию компенсации в размере 6 000 000 рублей. Суд первой инстанции рассмотрел требования истца в порядке подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ и установил два события нарушения, назвав их "эпизоды", что позволило ему суммировать заявленные исковые требования. Суд апелляционной инстанции руководствовался подпунктом 2 статьи 1301 ГК РФ и основывался на стоимости работ по договору от 21.05.2012 N 21/1-ТПО, заключенному между истцом и обществом НПЦ "АТ ТРАНС", которым определена цена разработки спорного программного обеспечения. Следовательно, суд проверочной инстанции неправомерно самостоятельно изменил вид компенсации, избранный правообладателем. Вместе с тем является ошибочной позиция судов о наличии нескольких эпизодов, позволяющих суммировать исковые требования, В соответствии с пунктом 65 Постановления Пленума N 10 компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерения правонарушителя, в связи с чем действия ответчиков - общества "Портэнерго" и общества "СИБУР-Транс" могли быть квалифицированы только как одно нарушение, а размер их ответственности - ограничиваться пределами, установленными подпунктом 1 статьи 1301 ГК РФ. В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2017 по настоящему делу указано, что истец в связи с исполнением договора от 21.05.2012 N 21/1-ТПО объект интеллектуальной деятельности не создавал и не передавал обществу НПЦ "АТ ТРАНС", в связи с чем до установления соответствующих обстоятельств не мог знать об использовании исключительных прав. Следовательно, по мнению общества "Портэнерго", указанный договор не может доказывать соразмерность требуемой истцом компенсации.

В судебном заседании представители общества НПЦ "АТ ТРАНС", общества "СИБУР-Транс" и общества "Портэнерго" поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах, просили решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить. Общество НПЦ "АТ ТРАНС" просило направить дело на новое рассмотрение, общество "СИБУР-Транс" и общество "Портэнерго" - принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении предъявленных к ним требований. Кроме того, каждый из ответчиков взаимно поддерживал позиции и доводы других ответчиков.

Представители общества ИЦ "Логика" в судебном заседании возражали против удовлетворения всех кассационных жалоб, выступили по доводам, изложенным в отзывах, просили оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Как следует из обжалуемых судебных актов и установлено судами, общество ИЦ "Логика" на основании свидетельства Российской Федерации N 2014612281 является правообладателем программы для ЭВМ "Технологическое программное обеспечение системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (СТА МПЦ СО "Урал")", которая предназначена для управления движением на железнодорожной станции, повышения грузопотока и увеличения безопасности на станции. Программа позволяет: осуществлять перевод железнодорожных стрелок; осуществлять переключение светофоров; предоставлять информацию о местонахождении поездов на станции; автоматизировать процессы управления, мониторинга на железнодорожном транспорте.

Судами установлено, что между обществом ИЦ "Логика" (исполнитель) и обществом НПЦ "АТ ТРАНС" (заказчик) был заключен договор на выполнение работ по разработке технологического программного обеспечения от 21.05.2012 N 21/1-ТПО, предметом которого является разработка технологического программного обеспечения (далее - ТПО) в соответствии с рабочим проектом (черт. 47.01.3.626.08-108.2-1-503-АТД) "Комплекс по перегрузке сниженных углеводородных газов (СУГ) в Морском торговом порту Усть-Луга. Строительство внутренних железнодорожных путей". Раздел: Устройства ЭЦ промышленного парка СУГ (титул 503), в объеме и порядке, предусмотренными настоящим договором, в соответствии с техническим заданием (Приложение N 1) (пункт 1.1 договора).

Стоимость работ составляла 3 978 360 рублей (пункт 4.1 договора).

Срок договора установлен с 21 мая 2012 года по 26 декабря 2012 года, и действует до исполнения всех обязательств в полном объеме (пункт 5.1 договора).

Судами установлено, что общество "ИЦ "Логика" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с самостоятельным иском к обществу "НПЦ "АТ ТРАНС" о взыскании 3 976 360 рублей задолженности по договору подряда от 21.05.2012 N 21/1-ТПО.

Вступившими в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 24.10.2014 и постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2015 по делу N А60-32048/2014 обществу ИЦ "Логика" отказано в удовлетворении требований. Суды пришли к выводу, что истец не доказал факт выполнения и передачи по данному договору результата работ, являющихся объектом интеллектуальной деятельности.

При рассмотрении настоящего дела суды установили, что общество "НПЦ "АТ ТРАНС" привлекло общество ИЦ "Логика" в качестве субподрядчика и в результате выполнения работ сложились договорные отношения между следующими организациями: общество ИЦ "Логика" (субподрядчик) - общество "НПЦ "АТ ТРАНС" (подрядчик) - закрытое акционерное общество "МК-20 ИНК" (генеральный подрядчик) - общество "Портэнерго", именованное ранее обществом "СИБУР-Портэнерго" (заказчик) - общество "СИБУР-Транс" (конечный пользователь ТПО).

Обращаясь с иском, рассмотренным в настоящем деле, истец указал, что все работы в рамках договора от 21.05.2012 N 21/1-ТПО были им выполнены в полном объеме, и программа для ЭВМ по указанному договору была создана, а поскольку общество НПЦ "АТ ТРАНС" имело доступ к исходным материалам общества ИЦ "Логика", то установленное обществом НПЦ "АТ Транс" на объекте общества "Портэнерго" ТПО системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (СТА МПЦ "Урал") идентично программе ЭВМ, правообладателем которой является истец.

Основываясь на письме общества "СИБУР-Транс" от 21.02.2014, истец считает его конечным пользователем принадлежащей ему программы для ЭВМ.

Ссылаясь на то, что общество НПЦ "АТ ТРАНС", общество "Портэнерго" и общество "СИБУР-Транс" пользуются принадлежащей обществу ИЦ "Логика" программой для ЭВМ в отсутствие законных оснований, истец направил ответчикам претензию от 15.08.2016, которая была оставлена последними без ответа.

Изложенные обстоятельства явились основанием для обращения общества ИЦ "Логика" в Арбитражный суд Свердловской области с требованием о взыскании с ответчиков солидарно компенсации за нарушение исключительного права на программу для ЭВМ.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 19.01.2017, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2017 в удовлетворении исковых требований отказано в связи с пропуском истцом срока исковой давности.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2017 указанные судебные акты отменены, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

В ходе нового рассмотрения настоящее дело объединено в одно производство с делом N А60-55661/2017, объединенному делу присвоен N А60-46975/2016.

Предметом спора в рамках дела N А60-55661/2017 после принятия судом первой инстанции изменения размера исковых требований и частичного отказа от иска было требование истца к этим же ответчикам о взыскании с ответчиков солидарно компенсации за нарушение исключительных прав на программу для ЭВМ в размере 1 000 000 рублей (по эпизоду установки спорной программы в 2015 году).

Как указывалось выше, при рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено ходатайство истца об уменьшении размера исковых требований до 5 000 000 рублей (по эпизоду установки спорной программы в 2013 году).

Таким образом, судами первой и апелляционной инстанций были рассмотрены требования о взыскании с ответчиков солидарно компенсации за нарушение исключительных прав на программу для ЭВМ в размере 5 000 000 рублей (по эпизоду установки спорной программы в 2013 году) и в размере 1 000 000 рублей (по эпизоду установки спорной программы в 2015 году).

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции по ходатайству истца по делу была назначена судебная экспертиза. На разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы:

1. Является ли технологическое программное обеспечение программируемых контроллеров системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики СТА МПЦ СО "Урал" промышленного парка КП СУГ ООО "Портэнерго", установленном в служебно-техническом здании (пост ЭЦ) (тит. 503), назначение нежилое двухэтажное, общей площадью 540 (пятьсот сорок) кв. м., находящемся по адресу Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, южный район морского порта Усть-Луга, комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ) квартал 3.1. N 9, тождественной копией программы для ЭВМ "Технологическое программное обеспечение системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (СТА МПЦ СО "Урал")", государственная регистрация которой произведена в Реестре программ для ЭВМ под регистрационным номером N 2014612281 от 24.02.2014?

2. Является ли технологическое программное обеспечение программируемых контроллеров системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики СТА МПЦ СО "Урал" промышленного парка КП СУГ ООО "Портэнерго", установленном в служебно-техническом здании (пост ЭЦ) (тит. 503), назначение нежилое двухэтажное, общей площадью 540 (пятьсот сорок) кв. м., находящемся по адресу Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, южный район морского порта Усть-Луга, комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ) квартал 3.1. N 9, результатом переработки программы для ЭВМ "Технологическое программное обеспечение системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (СТА МПЦ СО "Урал")", государственная регистрация которой произведена в Реестре программ для ЭВМ под регистрационным номером N 2014612281 от 24.02.2014?

По результатам судебной экспертизы в материалы дела представлено заключение N 28/18, в котором эксперты пришли к следующим выводам:

1. Технологическое программное обеспечение программируемых контроллеров системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики СТА МПЦ СО "Урал" промышленного парка КП СУГ ООО "Портэнерго", установленном в служебно-техническом здании (пост ЭЦ) (тит. 503), назначение нежилое двухэтажное, общей площадью 540 (пятьсот сорок) кв. м., находящемся по адресу Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, южный район морского порта Усть-Луга, комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ) квартал 3.1. N 9, не является тождественной копией программы для ЭВМ "Технологическое программное обеспечение системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (СТА МПЦ СО "Урал")", государственная регистрация которой произведена в Реестре программ для ЭВМ под регистрационным номером N 2014612281 от 24.02.2014?

2. Технологическое программное обеспечение программируемых контроллеров системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики СТА МПЦ СО "Урал" промышленного парка КП СУГ ООО "Портэнерго", установленном в служебно-техническом здании (пост ЭЦ) (тит. 503), назначение нежилое двухэтажное, общей площадью 540 (пятьсот сорок) кв. м., находящемся по адресу Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, южный район морского порта Усть-Луга, комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ) квартал 3.1. N 9, является результатом переработки программы для ЭВМ "Технологическое программное обеспечение системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (СТА МПЦ СО "Урал")", государственная регистрация которой произведена в Реестре программ для ЭВМ под регистрационным номером N 2014612281 от 24.02.2014?

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в полном объеме, пришел к выводу о том, что материалами дела подтверждаются наличие у истца охраняемых исключительных прав на спорную программу для ЭВМ и ее использование ответчиками без согласия истца.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзывах на них, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ программы для ЭВМ являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

На основании статьи 1261 ГК РФ авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Кроме того, в пункте 81 Постановления Пленума N 10 разъяснено, что авторское право при соблюдении необходимой совокупности условий распространяется и на подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, как на часть произведения.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ установлено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В силу подпункта 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности: перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного). Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.

При этом из пункта 87 Постановления Пленума N 10 следует, что переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего. Право на переработку произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит правообладателю, в том числе не являющемуся автором первоначального произведения, который вправе перерабатывать произведение (в частности, модифицировать программу для ЭВМ или базу данных) и осуществлять последующее использование нового (производного) произведения независимо от автора первоначального произведения. В отношении программ для ЭВМ и баз данных под переработкой произведения (модификацией) понимаются любые их изменения, за исключением адаптации (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, подпункт 1 пункта 1 статьи 1280 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым непротиворечащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Исходя из предмета и оснований заявленного иска, общество ИЦ "Логика", заявляя требование о взыскании солидарно компенсации, должно доказать факт принадлежности ему исключительного права на программу для ЭВМ и факт нарушения всеми ответчиками указанного права путем совместного использования спорной программы способами, установленными в статье 1270 ГК РФ, а общество НПЦ "АТ ТРАНС", общество "Портэнерго" и общество "СИБУР-Транс" - представить доказательства того, что их действия не нарушили исключительное право истца. Наряду с этим истец должен обосновать размер, заявленной им для присуждения компенсации.

Установление указанных обстоятельств относится к компетенции суда, разрешающего спор по существу, а оценка представленных сторонами спора доказательств на соответствие принципам допустимости, относимости и достаточности является существенной, поскольку от этого зависит правильное рассмотрение дела и принятие законного и обоснованного судебного акта.

Суд по интеллектуальным правам полагает обоснованными доводы кассационных жалоб всех ответчиков о том, что решение суда первой инстанции не содержит выводов о том, каким образом и на основании каких имеющихся в деле доказательств судом был установлен факт принадлежности обществу ИЦ "Логика" исключительного права на программу для ЭВМ.

Судебная коллегия отмечает, что данное обстоятельство не было надлежащим образом исследовано при первоначальном рассмотрении настоящего дела и явилось одним из оснований для отмены принятых по делу судебных актов и направления дела на новое рассмотрение, о чем однозначно указано в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2017.

Поскольку соответствующий довод был заявлен ответчиками при обжаловании решения суда первой инстанции в порядке апелляционного производства, обжалуемое постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда содержит частичный анализ представленных истцом документов в обоснование довода о том, что спорная программа является служебным произведением. Однако суд апелляционной инстанции не дал оценку доводам общества НПЦ "АТ ТРАНС" о происхождении трудового договора (работа по внешнему совместительству) от 04.02.2008 (том 14, л.д. 104) и о несоответствии периодов работы автора (разработчика) программы для ЭВМ у истца с периодами создания спорной программы.

Судебная коллегия также обращает внимание на то, что в обоснование наличия охраняемого исключительного права на программу для ЭВМ истец ссылался на факт ее создания его работником и представил в материалы дела задепонированные им в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральный институт промышленной собственности" материалы, версию на материальном носителе, а также свидетельство Российской Федерации N 2014612281, в котором общество ИЦ "Логика" указано правообладателем программы для ЭВМ "Технологическое программное обеспечение системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (СТА МПЦ СО "Урал")".

При этом Суд по интеллектуальным правам соглашается с позицией общества "Портэнерго" и общества "СИБУР-Транс" о том, что по смыслу положений статьи 1262 ГК РФ государственная регистрация программы для ЭВМ не является правообразующим фактом.

Согласно части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

С учетом изложенного судебная коллегия отмечает, что вопреки вышеприведенным требованиям процессуального закона, обжалуемые судебные акты не содержат исследования представленных истцом доказательств. В частности, суды не установили, какое задание было дано работнику истца, когда и каким образом он передал работодателю разработанную им программу для ЭВМ, являются ли представленные истцом депонированные материалы той самой спорной программой, соответствуют ли они информации, содержащейся на диске истца, и тем документам, по результатам рассмотрения которых Роспатентом было принято решение о регистрации программы для ЭВМ.

Наряду с этим суд кассационной инстанции считает обоснованными доводы кассационных жалоб всех трех ответчиков о том, что при рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций не установили в какой период и каким образом каждый из ответчиков нарушал принадлежащее истцу право на спорную программу, а также не привели правовое обоснование привлечения их к солидарной ответственности.

На основании пункта 1 статьи 322 ГК РФ солидарная ответственность или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом.

Из пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ также следует, что в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 71 Постановления Пленума N 71, требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения. Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер Постановления Пленума следует читать как "N 10"

С учетом изложенного для взыскания компенсации солидарно с трех ответчиков судам следовало проанализировать действия каждого ответчика в связи с использованием спорной программы и указать, какие из представленных в материалы дела доказательств подтверждают, что они совершали совместные действия, имели общую цель и ожидали получить единый результат.

Вместе с тем после объединения двух дел в одно производство (дело N А60-46975/2016 и N А60-55661/2017) судам следовало дать правовую квалификацию, являются ли действия, совершенные ответчиками совместно либо каждым из них в отдельности, единым длящимся правонарушением или истец правомерно настаивает на двух фактах нарушения принадлежащего ему исключительного права, обозначая их в качестве "эпизодов".

Изложенные обстоятельства, по мнению суда кассационной инстанции, имеют существенное значение не только для вывода о доказанности или недоказанности факта нарушения ответчиками прав на объект интеллектуальной собственности, в защиту которого подан иск, но и для определения максимального размера компенсации, который может быть присужден в пользу истца с учетом положений статьи 1301 ГК РФ.

В силу части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

В рассматриваемом случае, направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 10.08.2017 указал, что при новом рассмотрении надлежит определить правовую природу спорных правоотношений, дать надлежащую правовую оценку представленным по делу доказательствам и возражениям к ним, установить, кем из ответчиков, когда и какими способами были нарушены исключительные права истца на принадлежащую ему программу для ЭВМ, определить правильный размер взыскиваемой с ответчиков компенсации.

Судебная коллегия отмечает, что в нарушение положений процессуального закона при новом рассмотрении указания суда кассационной инстанции не были исполнены нижестоящими судами.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам полагает заслуживающими внимание доводы общества НПЦ "АТ ТРАНС", общества "Портэнерго" и общества "СИБУР-Транс" о процессуальных нарушениях, допущенными судом первой инстанции при назначении по делу судебной экспертизы.

Как обоснованно указывает общество НПЦ "АТ ТРАНС", ходатайство о проведении по делу судебной экспертизы, заявленное им в деле N А60-55661/2017 до того, как оно было объединено с настоящим делом, не было разрешено судом по существу в порядке, предусмотренном статьями 82 и 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ни как самостоятельное ходатайство, ни в качестве мнения процессуального оппонента при обсуждении формулировок вопросов, которые необходимо поставить на разрешение экспертов, при рассмотрении ходатайства истца о проведении по делу судебной экспертизы.

Согласно части 1 статье 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд назначает экспертизу для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

В пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" разъяснено, что, определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд исходит из того, что вопросы права и правовых последствий оценки доказательств не могут быть поставлены перед экспертом.

По смыслу подходов высшей судебной инстанции, сформулированных в пункте 95 Постановления Пленума N 10, при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого. При этом для установления того, является созданное произведение переработкой ранее созданного произведения или результатом самостоятельного творческого труда автора, может быть назначена экспертиза.

С учетом изложенного судебная коллегия признает обоснованными доводы общества НПЦ "АТ ТРАНС" и общества "СИБУР-Транс" о том, что суд первой инстанции нарушил нормы процессуального права, поставив на разрешение экспертов вопросы правовых последствий оценки доказательств, тогда как в спорной ситуации экспертиза необходима для установления фактических обстоятельств, на основании которых суд сделает вывод о переработке спорной программы для ЭВМ либо об отсутствии такого способа использования.

Доводы кассационной жалобы общества НПЦ "АТ ТРАНС" о том, что при назначении экспертизы не было приостановлено производство по делу, но дважды продлялись сроки ее проведения, что привело к затягиванию срока рассмотрения дела и его фактическому продлению, минуя порядок, предусмотренный статьей 152 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также о том, что не оформлено в виде процессуального документа определение об отклонении заявления об отводе экспертов не имеют правового значения для вывода о необходимости направления дела на новое рассмотрение.

При этом в отношении доводов кассационной жалобы общества НПЦ "АТ ТРАНС" о том, что судом первой инстанции не приняты меры к проверке заявления о фальсификации заключения экспертов, необоснованно отклонено ходатайство двух других ответчиков о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица общества с ограниченной ответственностью "Сименс" и, вопреки подходам Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в определении от 25.01.2018 N 305-ЭС17-11486, необоснованно отказано в приобщении к материалам дела рецензии на заключение экспертов, судебная коллегия отмечает, что они заслуживают внимание, а допущенные судами нарушения могут быть устранены при новом рассмотрении дела.

Как неоднократно указывал суд высшей инстанции (определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224 и от 15.08.2016 N 305-ЭС16-7224 по делу N А40-26249/2015), вопросы о наличии у истца исключительного права на произведение, об использовании ответчиком данного произведения в переработанном виде и нарушении ответчиком исключительного права на произведение являются вопросами факта, которые устанавливаются в судах первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что судами первой и апелляционной инстанций не были исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, обжалуемые решение и постановление приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем указанные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 287 и части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает, что судами первой и апелляционной инстанций не были исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, обжалуемые решение и постановление приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем указанные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, при новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.11.2018 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2019 по делу N А60-46975/2016 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

Н.Л. Рассомагина

В.А. Химичев