Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 августа 2021 г. N С01-1054/2020 по делу N СИП-1068/2019 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку суд пришел к правильному выводу об отсутствии однородности сравниваемых товаров и услуг, и, как следствие, об отсутствии вероятности смешения сравниваемых знаков

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 августа 2021 г. N С01-1054/2020 по делу N СИП-1068/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 9 августа 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 августа 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Снегура А.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и индивидуального предпринимателя Улаева Валерия Александровича (Санкт-Петербург, ОГРНИП 307784727700419) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2021 по делу N СИП-1068/2019

по заявлению индивидуального предпринимателя Погореловой Ирины Валентиновны (Санкт-Петербург, ОГРНИП 304780635100251) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.12.2019 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 527631.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Улаев Валерий Александрович.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Погореловой Ирины Валентиновны - Клейнер А.Ю. (по доверенности от 10.11.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-901/41);

от индивидуального предпринимателя Улаева Валерия Александровича - Брачев С.В. (по доверенности от 29.10.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Погорелова Ирина Валентиновна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 06.12.2019 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 527631 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Улаев Валерий Александрович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2020 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2020 решение суда от 10.07.2020 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела решением Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2021 требования Погореловой И.В. удовлетворены: решение Роспатента от 06.12.2019 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 527631 признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); на административный орган возложена обязанность в 30-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу восстановить правовую охрану названного знака обслуживания в прежнем объеме.

Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2021, Роспатент и Улаев В.А. обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Ссылаясь в своей кассационной жалобе на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие его выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, Роспатент просит отменить решение от 24.03.2021 и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Ссылаясь в своей кассационной жалобе на незаконность и необоснованность решения суда первой инстанции, на несоответствие содержащихся в этом решении выводов суда имеющимся в деле доказательствам, на нарушение и неправильное применение норм материального права, Улаев В.А. просит отменить решение от 24.03.2021 и направить дело на новое рассмотрение в ином судебном составе.

Погорелова И.В. представила отзывы на кассационные жалобы, в которых указывает на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта и просит отказать в удовлетворении кассационных жалоб.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители Роспатента и Улаева В.А. поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах.

Представитель Погореловой И.В. возражал против удовлетворения кассационных жалоб.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и в отзывах на них.

Как установил суд первой инстанции и усматривается из материалов дела, комбинированный знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 527631 с приоритетом от 09.07.2013 зарегистрирован на имя Погореловой И.В. в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

В Роспатент 01.08.2019 поступило возражение Улаева В.А. против предоставления правовой охраны данному знаку обслуживания в отношении услуг "организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, (в отношении цветов и цветочной продукции); презентация товаров, за исключением цветов и цветочной продукции, на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа цветов и цветочной продукции аукционная; продвижение товаров, а именно цветов и цветочной продукции, для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, а именно цветов и цветочной продукции, услуги розничной продажи товаров, за исключением цветов и цветочной продукции, с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно цветами и цветочной продукцией]" в связи с несоответствием этого знака обслуживания требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Возражение Улаева В.А. было мотивировано тем, что спорный знак обслуживания является сходным до степени смешения в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, касающихся продвижения и реализации цветов и цветочной продукции, с принадлежащим ему товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 465128, зарегистрированным в отношении товаров 26-го класса МКТУ "цветы искусственные" и 31-го класса МКТУ "цветы, засушенные для декоративных целей, цветы, растения, растения засушенные для декоративных целей".

По результатам рассмотрения указанного возражения решением от 06.12.2019 Роспатент удовлетворил возражение и признал предоставление правовой охраны спорному знаку обслуживания недействительным в отношении услуг 35-го класса МКТУ "организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях (в отношении цветов и цветочной продукции); презентация товаров, а именно цветов и цветочной продукции, на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа цветов и цветочной продукции аукционная; продвижение товаров, а именно цветов и цветочной продукции, для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, а именно цветов и цветочной продукции, услуги розничной продажи товаров, а именно цветов и цветочной продукции, с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно цветами и цветочной продукцией]".

Решение административного органа было мотивировано тем, что сравниваемые знаки являются сходными, а услуги 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, однородны товарам 26-го и 31-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу оспариваемого ненормативного правового акта, Погорелова И.В. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого акта недействительным.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований при первоначальном рассмотрении дела, суд первой инстанции пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого решения административного органа, поскольку установил сходство сравниваемых знаков и однородность услуг 35-го класса МКТУ спорного знака обслуживания товарам 26-го и 31-го классов МКТУ противопоставленного товарного знака.

Отменяя решение суда первой инстанции от 10.07.2020 и направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из того, что выводы суда первой инстанции о вероятности смешения сравниваемых знаков в части услуг 35-го класса МКТУ, связанных с продвижением и реализацией на рынке цветов и цветочной продукции, нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права, а также не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признал необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что "перечень услуг 35-го класса МКТУ спорного знака обслуживания включает в себя, в том числе, реализацию и продвижение товаров 26, 31-го классов МКТУ, относящихся именно к цветам и цветочной продукции", поскольку включенные в свидетельство на спорный знак обслуживания услуги 35-го класса МКТУ не содержат указания на какие-либо виды товаров, в том числе на товары, относящиеся к 26-му и 31-му классам МКТУ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что суд первой инстанции ошибочно устанавливал однородность услуг 35-го класса МКТУ в части продвижения и реализации на рынке цветов и цветочной продукции, в то время как при установлении однородности услуг необходимо исследовать их именно в том виде (в той формулировке), в котором эти услуги включены в свидетельство на знак обслуживания.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции исходил из того, что в отношении графического признака сравниваемые обозначения имеют следующие значительные графические отличия: словесные элементы выполнены различными стилизованными шрифтами; наличие в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 465128 дополнительного изобразительного элемента в виде стилизованного изображения цветка и отсутствие в этом товарном знаке словесного элемента "цветочная"; наличие дополнительного изобразительного элемента в знаке обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 527631 в виде овала, в центре которого расположен словесный элемент "цветочная фантазия", выполненный в совершенно ином пространственном расположении (в две строки).

Суд первой инстанции признал ошибочным вывод Роспатента об однородности части услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован спорный знак обслуживания, и товаров 26-го и 31-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Суд первой инстанции также не согласился с выводом административного органа о том, что сравниваемые услуги 35-го класса МКТУ и товары 26-го и 31-го классов МКТУ являются взаимодополняемыми и имеют один круг потребителей.

Как отметил суд первой инстанции, термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности, и в этом случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам, тогда как услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются.

Принимая во внимание то обстоятельство, что услуга по реализации товаров оказывается посредническими предприятиями (магазинами, супермаркетами, торговыми центрами, оптово-розничными базами) третьим лицам и не предполагает производство товаров, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что товары 26-го и 31-го классов и услуги 35-го класса МКТУ, сформулированные в общем виде без уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности, различны по своей природе и по назначению, не являются взаимодополняемыми, поэтому не могут быть признаны однородными и не будут отнесены российскими потребителями к одному и тому же источнику происхождения. В ином случае, по мнению суда первой инстанции, все товары с 1-го по 34-й классы МКТУ могут быть признаны однородными, например, услуге по реализации товаров, сформулированной в общем виде без уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности.

Кроме того, суд первой инстанции отклонил довод Улаева В.А. о наличии признаков злоупотребления правом в действиях Погореловой И.В. по регистрации спорного знака обслуживания, указав, что приведенные в обоснование этого довода обстоятельства не подтверждают наличие в действиях заявителя по регистрации знака обслуживания признаков злоупотребления правом.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Изучив доводы, изложенные в кассационных жалобах и в отзывах на них, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что заявителями этих жалоб не опровергаются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого ненормативного правового акта, о применимом законодательстве, включающем в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе Роспатент ссылается на то, что вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками сделан без учета правовых позиций высших судов, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а незначительные отличия сравниваемых товарных знаков по графическому признаку сходства (использование стилизованного шрифта и наличие графических элементов) не влияют на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Административный орган полагает, что использование стилизованного шрифта и наличие изобразительных элементов не создают качественно иной уровень восприятия потребителем сравниваемых знаков, отличающийся от восприятия входящих в их состав элементов, а наличие в противопоставленном товарном знаке графического элемента в виде стилизованного изображения розы подчеркивает семантическое сходство между спорным и противопоставленным знаками.

Роспатент обращает внимание на то, что вывод о сходстве сравниваемых знаков Погорелова И.В. не оспаривала.

По мнению административного органа, является ошибочным и вывод суда первой инстанции о неоднородности части услуг 35-го класса и товаров 26-го и 31-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленный знаки соответственно.

При этом Роспатент отмечает, что противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 26-го и 31-го классов МКТУ, представляющих собой цветочную продукцию; производство или закупка указанных товаров предполагает их дальнейшую реализацию различными способами, например, через цветочные магазины, через доставку цветов на дом, через салоны цветов.

Административный орган считает, что поскольку спорный знак обслуживания зарегистрирован в отношении широкого перечня услуг 35-го класса МКТУ, относящихся к реализации и продвижению товаров, то данный перечень может включать в себя в том числе реализацию и продвижение товаров 26, 31-го классов МКТУ, относящихся к цветам и к цветочной продукции.

В связи с этим, с точки зрения Роспатента, услуги 35-го класса МКТУ спорного знака обслуживания и товары 26, 31-го классов МКТУ противопоставленного товарного знака в части продвижения и реализации на рынке цветов и цветочной продукции являются взаимодополняемыми и имеют один круг потребителей.

В своей кассационной жалобе Улаев В.А. указывает на то, что, определяя вероятность смешения сравниваемых знаков, суд первой инстанции не дал правовую оценку доказательствам использования спорного знака обслуживания Погореловой И.В., а также доказательствам фактического смешения спорного знака обслуживания и противопоставленного товарного знака.

Улаев В.А. полагает, что суд первой инстанции ошибочно не принял во внимание наличие изображения цветка в указанном обозначении, указав в обжалуемом решении лишь отличительные признаки сравниваемых обозначений.

По мнению Улаева В.А., правовая позиция, выраженная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308, применяется к отношениям, связанным с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, и не касается аннулирования регистрации товарного знака.

С точки зрения Улаева В.А., определение судом первой инстанции понятия "реализация товаров" со ссылкой на нормы Налогового кодекса Российской Федерации является недопустимым, так как указанное понятие используется только для целей налогообложения.

Улаев В.А. выражает несогласие с выводом суда первой инстанции об отсутствии в действиях Погореловой И.В. по регистрации спорного знака обслуживания признаков злоупотребления правом, отмечая, что Погорелова И.В. использует этот знак обслуживания за пределами предоставленной ему правовой охраны и зарегистрировала его без намерения использования для услуг 35-го класса МКТУ, о чем, по его мнению, свидетельствуют решение управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 02.06.2016 и судебные акты по делу N А56-54447/2016.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в отзывах на них, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя старшего товарного знака.

В соответствии со статьями 1512 и 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено заинтересованным лицом путем подачи возражения в Роспатент по основаниям, указанным статьей 1483 этого Кодекса. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506 ГК РФ), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 ГК РФ (подпункт 2 пункта 2 статьи 1512 указанного Кодекса).

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может считать в достаточной степени обоснованными доводы Роспатента и Улаева В.А. о том, что при новом рассмотрении дела суд первой инстанции сделал вывод об отсутствии сходства между спорным знаком обслуживания и противопоставленным товарным знаком.

В обжалуемом решении суда первой инстанции содержится только вывод о том, что сравниваемые знаки имеют определенные отличия по графическому признаку сходства, что не отрицается и заявителями кассационных жалоб.

При этом суд первой инстанции не опровергал содержащийся в оспариваемом решении вывод Роспатента о том, что доминирующий словесный элемент "ФАНТАЗИЯ" противопоставленного товарного знака совпадает с сильным (доминирующим) элементом "фантазия" спорного знака обслуживания.

Вывод об отсутствии смешения сравниваемых обозначений сделан судом первой инстанции на основании отсутствия однородности, поэтому отдельные выводы о том, чем сравниваемые средства индивидуализации отличаются, а чем сходны, в любом случае не могли повлиять на определение вероятности их смешения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также не может признать состоятельными доводы заявителей кассационных жалоб об ошибочности вывода суда первой инстанции о неоднородности части услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, и товаров 26-го и 31-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд кассационной инстанции проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления однородности товаров и услуг (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым проверить соблюдение судом первой инстанции такой методологии установления однородности.

Основные правовые подходы, касающиеся методологии установления однородности товаров и услуг, сформулированы на основе практики применения ГК РФ, Правил N 32, разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Согласно пункту 14.4.3 Правил N 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10, применимом в том числе при использовании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Степень однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, подлежит учету наряду со степенью сходства самих обозначений, при определении вероятности их смешения в гражданском обороте.

Осуществив анализ сравниваемых товаров и услуг с учетом приведенных норм права и правовых подходов высшей судебной инстанции, суд первой инстанции пришел к выводу об ошибочности позиции Роспатента об однородности части услуг 35-го класса и товаров 26-го и 31-го классов МКТУ.

Вывод об однородности указанных услуг и товаров в решении от 06.12.2019 Роспатент мотивировал тем, что производство товаров 26-го класса МКТУ "цветы искусственные", товаров 31-го класса МКТУ "цветы, засушенные для декоративных целей, цветы, растения, растения засушенные для декоративных целей" непосредственно связано с их реализацией различными способами, например, через цветочные магазины, через доставку цветов на дом, через салоны цветов, в связи с чем при продвижении в гражданском обороте товаров, относящихся к цветам и к цветочной продукции, сопровождаемых сходными обозначениями, у потребителей могут возникнуть представления о том, что они принадлежат к одному источнику происхождения.

Между тем указанных Роспатентом мотивов явно недостаточно для вывода о возможности возникновения у потребителей представления о том, что сравниваемые товары и услуги могут быть отнесены к одному источнику происхождения.

В рассматриваемой ситуации суд первой инстанции правомерно исходил из того, что при установлении однородности товаров и услуг необходимо исследовать их именно в том виде (в той формулировке), в котором эти товары и услуги включены в свидетельство на товарный знак.

Суд первой инстанции обоснованно учел, что включенные в свидетельство на спорный знак обслуживания услуги 35-го класса МКТУ не содержат указания на какие-либо виды товаров, в том числе на товары, относящиеся к 26-му и 31-му классам МКТУ.

При определенных обстоятельствах товары и услуги действительно могут быть признаны однородными между собой.

Как указано в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, "услуги по розничной продаже продуктов питания"). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам.

Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются.

В определении от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308 выражена правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой прекращение правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении единых услуг (для всех товаров), в части определенного вида товаров может позволить заинтересованным лицам неоднократно оспаривать правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования в отношении иных категорий товаров, что не соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое регулирование.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о неоднородности товаров 26-го класса МКТУ "цветы искусственные", товаров 31-го класса МКТУ "цветы, засушенные для декоративных целей, цветы, растения, растения засушенные для декоративных целей" услугам 35-го класса МКТУ "организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", поскольку они различны по своей природе и по назначению, не являются взаимодополняемыми.

Как правильно указал суд первой инстанции, с учетом возможности реализации товаров различными способами все товары с 1-го по 34-ый классы МКТУ могут быть признаны однородными, например, услугам по реализации товаров.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам также считает необходимым отметить следующее.

Если дело рассматривается по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт.

В связи с этим отзыв, представленный Роспатентом на стадии судебного контроля оспариваемого решения, а также кассационная жалоба, содержащая отличное (дополнительное) обоснование принятого решения, не могут восполнить недостатки мотивации ненормативного акта.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 по делу N СИП-65/2017, от 30.03.2018 по делу N СИП-237/2017, от 04.06.2018 по делу N СИП-531/2017, от 16.07.2018 по делу N СИП-746/2017, от 16.07.2018 по делу N СИП-747/2017, от 13.08.2018 по делу N СИП-684/2017, от 20.09.2018 по делу N СИП-806/2017, от 25.01.2019 по делу N СИП-185/2018, от 22.02.2019 по делу N СИП-437/2018, от 04.09.2020 по делу N СИП-750/2019, от 21.05.2020 по делу N СИП-824/2019.

Исходя из этого дополнительное обоснование Роспатентом однородности услуг 35-го класса и товаров 26-го и 31-го классов МКТУ, приведенное в отзыве на заявление и в кассационной жалобе, не принимается судом кассационной инстанции.

Более того, как следует из оспариваемого решения административного органа от 06.12.2019, вывод об однородности указанных товаров и услуг Роспатент мотивировал тем, что при продвижении в гражданском обороте товаров, относящихся к цветам и к цветочной продукции, сопровождаемых сходными обозначениями, у потребителей могут возникнуть представления о том, что они принадлежат одному источнику происхождения.

Между тем, как было указано выше, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления N 10, суд первой инстанции учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Следовательно, степень сходства обозначений не может влиять на степень однородности сравниваемых товаров и услуг.

Вопреки доводам заявителей кассационных жалоб, сделанный судом первой инстанции вывод о том, что услуга по реализации товаров оказывается посредническими предприятиями (магазинами, супермаркетами, торговыми центрами, оптово-розничными базами) третьим лицам и не предполагает производство товаров, не может быть признан неверным лишь на основании ссылки суда первой инстанции на положения Налогового кодекса Российской Федерации.

Такое определение услуги по реализации товаров соответствует принятому в судебной практике подходу, согласно которому под этой услугой понимается передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, на результаты выполненных работ одним лицом другому лицу, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу.

Назначением услуги "реализация товаров" является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или на продажу отдельных видов товаров.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2018 по делу N СИП-343/2017, от 30.09.2019 по делу N СИП-705/2018 и от 29.01.2021 по делу N СИП-903/2019.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на то, что в рассматриваемом случае методология установления однородности сравниваемых товаров и услуг судом первой инстанции соблюдена.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также указывает, что фактическое осуществление Погореловой И.В. и Улаевым В.А. деятельности по реализации цветов и цветочной продукции с использованием обозначения "цветочная фантазия" не имеет значения для установления однородности сравниваемых товаров и услуг, поскольку фактически осуществляемая деятельность правообладателя и подателя возражения не имеет значения, смешение определяется применительно к тем товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые знаки.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии однородности сравниваемых товаров и услуг, и, как следствие, об отсутствии вероятности смешения сравниваемых знаков.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что при установлении вероятности смешения обозначений даже высокая степень сходства сравниваемых обозначений не может компенсировать отсутствие однородности товаров и услуг.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 по делу N СИП-49/2020.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод Улаева В.А. о необоснованности вывода суда первой инстанции об отсутствии в действиях Погореловой И.В. по регистрации спорного знака обслуживания признаков злоупотребления правом.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением права или актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий.

Одним из обстоятельств, которое может свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена прежде всего на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

По общему правилу, сформулированному в пункте 5 статьи 10 ГК РФ, разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Следовательно, бремя доказывания наличия признаков злоупотребления правом в действиях процессуального оппонента лежит на лице, заявляющем об этом.

Между тем суд первой инстанции установил, что в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наличие вышеуказанных признаков злоупотребления правом в действиях Погореловой И.В. по приобретению исключительного права на спорный знак обслуживания Улаев В.А. не доказал.

Вопреки доводам Улаева В.А., само по себе использование Погореловой И.В. спорного знака обслуживания за пределами предоставленной ему правовой охраны не свидетельствует о наличии в действиях указанного лица признаков злоупотребления правом при приобретении исключительного права на этот товарный знак.

Обстоятельства, установленные в рамках дела N А56-54447/2016, в силу положения части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеют преюдициального значения для вывода о наличии или отсутствии в действиях Погореловой И.В. признаков злоупотребления правом при приобретении исключительного права на спорный знак обслуживания.

Положения указанной процессуальной нормы касаются исключительно фактических обстоятельств, отнесение же действий лица при регистрации спорного товарного знака к недобросовестным является правовой квалификацией соответствующих фактических обстоятельств. При этом названная процессуальная норма не связывает суд выводами других судов о правовой квалификации рассматриваемых отношений и о толковании правовых норм, в то время как признание иным судом действий третьего лица недобросовестными лежит в сфере правовой квалификации.

Положения части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют Суду по интеллектуальным правам дать иную правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2020 по делу N СИП-595/2019.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на то, что постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2018 по делу N А56-54447/2016 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.12.2016, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2018 и дополнительное постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2018 были отменены в части удовлетворения требований, принят новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований Улаева В.А. (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2019 N 307-ЭС19-3564 отказано в передаче кассационной жалобы Улаева В.А. для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации). Указанное постановление Суда по интеллектуальным правам не содержит выводов в отношении обстоятельств, на которые ссылается Улаев В.А.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления Суда по интеллектуальным правам следует читать как "от 20.12.2018"

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции в целом верно определил круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела и подлежащих исследованию, проверке и установлению фактов по делу, правильно применил законы, регулирующие спорные правоотношения, дал оценку всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Доводы, изложенные в кассационных жалобах, не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального и процессуального права либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела.

Приведенные в кассационных жалобах доводы заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом первой инстанции обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание правовую позицию, изложенную в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", согласно которой, с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы в отношении того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 данного Кодекса), не допускается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационных жалобах и в отзывах на них, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат возложению на Улаева В.А. в силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем излишне уплаченная Улаевым В.А. при подаче кассационной жалобы государственная пошлина в размере 2850 рублей на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату этому лицу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2021 по делу N СИП-1068/2019 оставить без изменения, кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности и индивидуального предпринимателя Улаева Валерия Александровича - без удовлетворения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Улаеву Валерию Александровичу (Санкт-Петербург, ОГРНИП 307784727700419) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2850 рублей, излишне уплаченную при подаче кассационной жалобы по платежному поручению от 21.05.2021 N 65.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина

А.А. Снегур