Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 октября 2022 г. по делу N СИП-1257/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не подтвердил фактическое использование товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в рассмотренной части

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 октября 2022 г. по делу N СИП-1257/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 октября 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 13 октября 2022 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляевой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED (Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun. Tong, Kowloon, Hong Kong) к иностранному лицу Xiaomi Inc. (No 006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijind, China) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1352685 в отношении всех товаров 21-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED - Репников А.В. (по доверенности от 29.07.2022);

от иностранного лица Xiaomi Inc. - Паламарчук Е.В. (по доверенности от 26.04.2020) и Самойлова Л.Е. (по доверенности от 01.09.2022 N 77 АД 0448674).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED (далее - компания SMART) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Xiaomi Inc (далее - компания Xiaomi) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по международной регистрации N 1352685 в отношении всех товаров 21-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака истец заявляет, что является изготовителем товаров, относящихся к 21-му классу МКТУ, которые поставляет на территорию Российской Федерации через различных контрагентов.

В подтверждение вышеназванного факта компания SMART ссылается на то, что контрагенты осуществляли действия по сертификации продукции на территории Российской Федерации, изготавливаемой истцом, для целей ее реализации, что подтверждается декларациями и сертификатами соответствия, декларациями на товары, представленными в материалы дела.

Кроме того, истец отмечает, что им поданы заявки на регистрацию товарных знаков, в том числе, в отношении товаров 21-го класса МКТУ, при этом, заявленное обозначение "" по заявке N 2021733111 было признано Роспатентом сходным до степени смешения со спорным товарным знаком по международной регистрации N 1352685, что подтверждается уведомлением Роспатента от 14.12.2021 N 2021733111/50 (W21029349), а также им подана выделенная заявка N 2022738211 на регистрацию обозначения "".

Указывая на то, что товарный знак "" по международной регистрации N 1352685 в отношении товаров 21-го класса МКТУ ответчиком не используется на территории Российской Федерации, истец просит досрочно прекратить его правовую охрану.

В представленном отзыве на исковое заявление компания Xiaomi ссылается на отсутствие достаточных доказательств того, что компания SMART занимается производством и продажей товаров, относящихся к 21-му классу МКТУ.

Ответчик считает, что подача истцом искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обусловлена исключительно намерением истца причинить вред ответчику, лишив его прав на спорный товарный знак в отношении товаров 21-го класса МКТУ.

Компания Xiaomi обращает внимание на то, что в течение многих лет она активно использует спорный товарный знак по всему миру, включая Россию, поставки осуществляются через разветвленную сеть лицензиатов, дилеров и партнеров ответчика.

В частности, ответчик отмечает, что в течение трехлетнего периода, предшествующего направлению истцом предложения в адрес ответчика, электрические зубные щетки и сенсорные мыльницы под спорным товарным знаком поставлялись в Россию через общество с ограниченной ответственностью "Марвел КТ" (далее - общество "Марвел КТ"), в подтверждение чего представлены письмо указанного лица и копии отдельных таможенных деклараций.

Компания Xiaomi утверждает, что товары 21-го класса МКТУ под спорным товарным знаком активно присутствовали в различных Интернет-магазинах России, в подтверждение чего представлены распечатки по результатам поиска в сервисе Google, а также материалы соответствующих Интернет-магазинов России.

Кроме того, по мнению ответчика, дополнительно товары 21-го класса МКТУ под спорным товарным знаком были доступны для приобретения российскими потребителями на таких популярных торговых площадках, как: www.aliexpress.com и www.joom.com.

В представленных истцом 11.07.2022 письменных пояснениях относительно заинтересованности приводится анализ представленных доказательств и однородности товаров, производство и реализацию которых осуществляет истец, с товарами 21-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Истцом 04.10.2022 также представлены письменные возражения на отзыв ответчика, в которых он указывает на то, что ответчиком представлены только доказательств ввоза на территорию Российской Федерации электрических зубных щеток, а доказательства введения в гражданский оборот иных товаров 21-го класса МКТУ, указанных в международной регистрации досрочно прекращаемого товарного знака, не предоставлены.

Компания SMART также отмечает, что в отсутствие каких-либо доказательств реализации товаров, в том числе 21-го класса МКТУ под обозначением "Xiaomi", а также иных доказательств, подтверждающих известность обозначения потребителю, невозможно сделать вывод о широкой известности обозначения "Xiaomi" на территории Российской Федерации.

Компания Xiaomi в представленном в суд 11.10.2022 отзыве на возражения истца отмечает, что представленные доказательств свидетельствуют о поставке в Российскую Федерацию товаров "электрические зубные щетки" и "дозаторы для мыла", а также настаивает на доводах о злоупотреблении истцом правом и о широкой известности обозначения "Xiaomi" на территории Российской Федерации.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании, состоявшемся 11.10.2022, представитель компании SMART поддержал исковые требования, просил их удовлетворить в полном объеме.

Представители компании Xiaomi возражали против удовлетворения исковых требований.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрение дела в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, компания Xiaomi является правообладателем товарного знака "" по международной регистрации N 1352685, зарегистрированного 16.06.2016 с приоритетом от 28.07.2013 в отношении товаров 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 36-го и 37-го классов МКТУ. Правовая охрана указанного товарного знака с 31.07.2018 распространяется в том числе на территорию Российской Федерации.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров 21-го класса МКТУ, неиспользование правообладателем этого товарного знака для индивидуализации названных товаров на территории Российской Федерации, компания SMART 25.08.2021 направила по указанному в выписке на спорный товарный знак адресу компании Xiaomi предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак или о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак.

Не получив ответа на направленное предложение, компания SMART по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на него, письменных пояснениях, письменных возражениях на отзыв, отзыве на письменное возражение, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Компанией SMART соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак или об отчуждении исключительного права на него, адресованным компании Xiaomi (т. 1 л.д. 21-22), почтовыми квитанциями (т. 1, л.д. 20).

Судом не принимается ссылка компании Xiaomi на различие в датах представленного в суд предложения и предложения, полученного ответчиком, поскольку ответчиком не доказано, что тексты этих предложений отличаются. При этом предоставленная истцом квитанция об отправке корреспонденции по адресу: Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd. датирована 25.08.2021.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака компанией SMART представлены: заявка на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака N 2021733111; выделенная заявка N 2022738211 на регистрацию обозначения ""; уведомление Роспатента от 14.12.2021 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства; контракт от 30.08.2019 N SM 300819-02 с обществом с ограниченной ответственностью "Политехника" (далее - общество "Политехника"; контракт от 14.01.2021 N MG-RUR/SMT 2020 с обществом с ограниченной ответственностью "Миллион товаров" (далее - общество "Миллион товаров"); декларация о соответствии N РОСС RU ДНК.РА02.В.04519/21 с приложением N 1; декларация о соответствии N РОСС RU ДНK.РА01.В.10486/22; декларация на товары 10702070/240221/0046747; декларация на товары N 10702070/081221/3016325; декларация о соответствии ЕАЭС N RU ДНK.НХ37.В.15000/20; декларация о соответствии ЕАЭС N RU ДНK.РА01.В.83847/21; декларация о соответствии ЕАЭС N RU ДНК.РА01.В.11367/22; декларация о соответствии N РОСС RU ДНК.РА02.В.04519/21; декларация на товары 10702070/240221/0046747; декларация о соответствии N РОСС RU ДНК.РА02.В.04519/21; декларация на товары 10702070/240221/0046747; декларация на товары N 10702070/081221/3016325; декларация на товары N 10702070/131021/0330300; декларация о соответствии ЕАЭС N RU ДНK.РА03.В.75588/21; сертификат соответствия ЕАЭС N RU С-НК.ВН26.В.01821/21; декларация о соответствии ЕАЭС N RU ДНK.РА03.В.19282/22; сертификат соответствия ЕАЭС N RU С-НК.НВ26.В.02195/22; декларация о соответствии ЕАЭС N RU ДНK.БН01.В.04492/20; декларация на товары N 10702070/081221/3016325; декларация на товары N 10702070/131021/0330300; декларация о соответствии ЕАЭС N RU ДНK.МЮ62.В02509/20; сертификат соответствия ЕАЭС N RU CHK.ЭМ01.В.01238/19.

Коллегия судей, проанализировав представленные истцом в материалы дела доказательства, пришла к выводу о том, что истец является изготовителем товаров, относящихся к посуде и кухонной утвари, изделиям санитарно-технического назначения, средства для уборки и сушки, которые поставляет на территорию Российской Федерации через контрагентов.

Указанные обстоятельства следуют из контрактов на поставку товаров, сертификатов, деклараций о соответствии на товары, выданных этим лицам, и деклараций на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации.

Компанией SMART также осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим компании Xiaomi спорным товарным знаком, путем обращения 28.05.2021 с заявками N 2021733111 и N 2022738211 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "" для индивидуализации товаров 3, 7, 8, 11, 14, 18, 21, 25, 28-го классов МКТУ.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сопоставив товарный знак "" по международной регистрации N 1352685 и обозначение "" по заявкам N 2021733111 и N 2022738211 в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), суд пришел к выводу о том, что данные обозначения обладают высокой степенью сходства за счет тождества словесного элемента "Xiaomi", составляющего спорный товарный знак, и являющегося доминирующим элементом в заявленных компанией SMART на регистрацию обозначениях.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Руководствуясь вышеизложенными правилами, рекомендациями и разъяснениями по определению однородности товаров и услуг, коллегия судей пришла к выводу о том, что указанные в перечне регистрации товарного знака "" по международной регистрации N 1352685 товары 21-го класса МКТУ "миски [тазы]; тазы [чаши]; блендеры неэлектрические бытового назначения; посуда для бытового назначения; ланч-боксы; палочки для еды; кухонная утварь; контейнеры бытовые или кухонные; кувшины; бутыли; коробки для конфет; урны; столовая посуда, кроме ножей, вилок и ложек; чашки; тарелки; горшки; чашки для фруктов; бутылки; стеклянные колбы [сосуды]; керамика бытового назначения; фарфоровая посуда; керамика; ликерные наборы; чайные сервизы [посуда]; коробочки для чая; стаканы для питья; кофейный сервиз [посуда]; чайники; стеллажи для сушки одежды; вазы; расчески; косметическая посуда; зубные щетки; держатели для зубочисток; инструменты для чистки с ручным управлением; полировальные аппараты и станки, неэлектрические, бытового назначения; хрусталь [посуда из стекла]; стеклянная посуда [сосуды]; перечницы; корзины для макулатуры; урны для мусора; электрические зубные щетки; зубочистки; перчатки бытового назначения" являются идентичными либо однородными товарам, производимым и поставляемым компанией SMART.

Однородность сравниваемых товаров обусловлена следующим.

В представленных в материалы дела декларации о соответствии N РОСС RU ДНK.РА01.В.10486/22; декларации на товары N 10702070/240221/0046747 указаны следующие товары: посуда алюминиевая литая с противопригорающим (антипригарным) покрытием снаружи и изнутри, со стеклянными или алюминиевыми крышками и без крышек, с установленными и съемными ручками и без них: кастрюли, ковши, сотейники, жаровни, казаны, утятницы, гусятницы, формы для выпечки, противни, кокотницы, сковороды различных форм и размеров, в т.ч. гриль, вок, блинные сковороды, оладницы, производителем которых в том числе является компания SMART.

В представленных в материалы дела декларациях о соответствии N РОСС RU ДНК.РА02.В.04519/21, ЕАЭС N RU ДНK.НХ37.В.15000/20 и ЕАЭС N RU ДНK.РА01.В.83847/21; декларации на товары N 10702070/081221/3016325 указаны следующие товары: изделия санитарно-гигиенического назначения (кроме, изделий для ухода за детьми) из пластмасс с элементами дерева, металла, текстиля и т.д., в том числе в наборах и отдельными предметами: наборы для уборки, ведра для уборки, швабры с распылителем, швабры телескопические, сушилки для белья, совки со щеткой, щетки, совки, насадки); сенсорные мусорные ведра, производителем которых в том числе является компания SMART.

В представленных в материалы дела декларациях ЕАЭС N RU ДНК.РА01.В.11367/22; N РОСС RU ДНК.РА02.В.04519/21; декларации на товары N 10702070/240221/0046747 указаны: ёршики, полки для ванны, диспенсеры для жидкого мыла, мыльницы, стаканы, производителем которых в том числе является компания SMART.

В представленной в материалы дела декларации N РОСС RU ДНК.РА02.В.04519/21 указан следующий товар: сушилки для белья, производителем которого в том числе является компания SMART.

В представленной в материалы дела декларации на товары N 10702070/240221/0046747 указаны следующие товары: дозаторы лосьонов, баночки для ваты и ватных дисков, производителем которых в том числе является компания SMART.

В представленных в материалы дела декларациях на товары N 10702070/081221/3016325; N 10702070/131021/0330300; декларациях о соответствии ЕАЭС N RU ДНK.РА03.В.75588/21; сертификате соответствия ЕАЭС RU С-НК.ВН26.В.01821/21; декларации о соответствии ЕАЭС N RU ДНK.РА03.В.19282/22; сертификате соответствия ЕАЭС RU С-НК.НВ26.В.02195/22; декларация о соответствии ЕАЭС N RU ДНK.БН01.В.04492/20 указаны следующие товары: ирригаторы для рта, зубные щетки, производителем которых в том числе является компания SMART.

В представленных в материалы дела декларациях на товары N 10702070/081221/3016325; N 10702070/131021/0330300; декларации о соответствии ЕАЭС N RU ДНK.МЮ62.В02509/20; сертификате соответствия ЕАЭС RU CHK.ЭМ01.В.01238/19 указаны следующие товары: машинки для стрижки волос, бритвы, триммеры, фены, фен-щётки, щипцы, производителем которых в том числе является компания SMART.

Указанные товары являются однородными товарам 21-го класса МКТУ "миски [тазы]; тазы [чаши]; блендеры неэлектрические бытового назначения; посуда для бытового назначения; ланч-боксы; палочки для еды; кухонная утварь; контейнеры бытовые или кухонные; кувшины; бутыли; коробки для конфет; урны; столовая посуда, кроме ножей, вилок и ложек; чашки; тарелки; горшки; чашки для фруктов; бутылки; стеклянные колбы [сосуды]; керамика бытового назначения; фарфоровая посуда; керамика; ликерные наборы; чайные сервизы [посуда]; коробочки для чая; стаканы для питья; кофейный сервиз [посуда]; чайники; стеллажи для сушки одежды; вазы; расчески; косметическая посуда; зубные щетки; держатели для зубочисток; инструменты для чистки с ручным управлением; полировальные аппараты и станки, неэлектрические, бытового назначения; хрусталь [посуда из стекла]; стеклянная посуда [сосуды]; перечницы; корзины для макулатуры; урны для мусора; электрические зубные щетки; зубочистки; перчатки бытового назначения", в отношении которых зарегистрирован товарный знак по международной регистрации N 1352685, поскольку имеют одну и ту же родовую принадлежность (посуда и кухонная утварь, устройства и принадлежности для ухода телом (волосами, зубами и пр.), принадлежности для хранения продуктов, инструменты и принадлежности для уборки и хранения мусора, устройства для сушки одежды), имеют одинаковое назначение (использование при хранении, приготовлении и приеме пищи, для уборки помещений, ухода за телом), общие условия реализации (через магазины бытовой техники, Интернет-магазины), сходный круг потребителей.

В отношении остальных товаров 21-го класса МКТУ (канделябры (подсвечники); произведения искусства из фарфора, керамики, фаянса или стекла; заготовки стеклянных дротов; клетки для птиц; комнатные аквариумы; средства для снятия макияжа; ящики из стекла; ловушки для насекомых) суд не может прийти к выводу об их однородности с товарами, производимыми и поставляемыми истцом, поскольку они относятся к иным родовым группам, имеют другое назначение, отличные условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что, принимая во внимание установленную судом высокую степень сходства товарного знака "" по международной регистрации N 1352685 с обозначением "" по заявкам N 2021733111 и N 2022738211, высокую степень однородности вышеперечисленных товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товаров, производимых и поставляемых истцом, вероятность смешения потребителями этих обозначений в гражданском обороте является весьма высокой.

С учетом вышеизложенного истца следует признать лицом, заинтересованным в подаче иска о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1352685 в отношении товаров 21-го класса МКТУ "миски [тазы]; тазы [чаши]; блендеры неэлектрические бытового назначения; посуда для бытового назначения; ланч-боксы; палочки для еды; кухонная утварь; контейнеры бытовые или кухонные; кувшины; бутыли; коробки для конфет; урны; столовая посуда, кроме ножей, вилок и ложек; чашки; тарелки; горшки; чашки для фруктов; бутылки; стеклянные колбы [сосуды]; керамика бытового назначения; фарфоровая посуда; керамика; ликерные наборы; чайные сервизы [посуда]; коробочки для чая; стаканы для питья; кофейный сервиз [посуда]; чайники; стеллажи для сушки одежды; вазы; расчески; косметическая посуда; зубные щетки; держатели для зубочисток; инструменты для чистки с ручным управлением; полировальные аппараты и станки, неэлектрические, бытового назначения; хрусталь [посуда из стекла]; стеклянная посуда [сосуды]; перечницы; корзины для макулатуры; урны для мусора; электрические зубные щетки; зубочистки; перчатки бытового назначения".

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления истцом в адрес ответчика предложения (25.08.2021), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 25.08.2018 по 24.08.2021 включительно.

В подтверждение фактического использования спорного товарного знака компанией Xiaomi в материалы дела представлены следующие доказательства: распечатки из баз данных ВОИС и Роспатента в отношении серии ранее зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих компании Xiaomi; копии лицензионных договоров между компанией Xiaomi и компаниями Xiaomi Н.К. Limited, Xiaomi Communications Co., Ltd.; перечень поставленных товаров, составленный истцом; письмо общества "Марвел КТ"; копии отдельных таможенных деклараций на поставку в Россию товаров под спорным товарным знаком; сведения из Интернет-магазинов России, демонстрирующие предложение к продаже товаров; а также сведения с торговых площадок www.aliexpress.com и www.joom.com.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные ответчиком доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы, изложенные истцом и ответчиком применительно к использованию спорного товарного знака, пришел к выводу о доказанности использования ответчиком спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, для индивидуализации товара 21-го класса МКТУ "электрические зубные щетки" в силу следующего.

Сами по себе справка (перечень) товаров, поставленных в Россию в период с 23.08.2018 по 23.08.2021, подписанная должностным лицом истца, и информационное письмо общества "Марвел КТ" о реализации товаров за период с 01.12.2019 по 23.08.2021 не могут быть признаны доказательствами, подтверждающими введение товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации и маркировку спорным товарным знаком, поскольку исходят от заинтересованных лиц. Кроме того, из данных перечня и письма следует, что осуществлялась поставка только таких товаров как электрические зубные щетки, насадки для них и автоматические диспенсеры мыльной пены.

В отношении представленных лицензионных договоров с компаниями Xiaomi H.K. Limited и Xiaomi Communications Co. Ltd коллегия судей отмечает, что указанные договоры не содержат перечня товарных знаков, в отношении которых предоставлено право использования, в связи с чем не могут быть признаны доказательствами, свидетельствующие о предоставлении названным лицам права использования на территории Российской Федерации спорного товарного знака.

Представленные результаты поисковых запросов "посуда xiaomi в России", "товары для кухни xiaomi" также не является относимым доказательством использования правообладателем спорного товарного знака, так как изображенные товары не содержат спорного товарного знака, в них отсутствуют сведения о том, кем осуществляется предложение к продаже, осуществляется ли это предложение с согласия правообладателя. Кроме того, указанные скриншоты сделаны за пределами периода доказывания использования спорного товарного знака (06.06.2022).

Распечатки страниц сайтов mi-house.ru, snik.co, ultratrade.ru. joom.com, fr.aliexpress.com также сделаны за пределами периода доказывания использования спорного товарного знака (07.06.2022) и не содержат дат размещения информации, что исключает возможность принять их в качестве относимых доказательств.

Из представленных ответчиком объяснений и доказательств не следует, что спорный товарный знак приобрел широкую известность на территории Российской Федерации. В частности, ответчик утверждает, что на территории Российской Федерации ведет свою деятельность с 2016 года, однако доказательств в подтверждение данного утверждения не предоставил.

Не имеется в деле и доказательств, подтверждающих широкую географию реализация товаров ответчика, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака, объем реализации этих товаров, способы использования товарного знака, среднегодовое количество потребителей товара, положение ответчика на рынке соответствующих товаров, произведенных затрат на рекламу товарного знака. Не представлены в материалы дела и результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности спорного товарного знака.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака, в том числе на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

По смыслу приведенных норм доказыванию со стороны правообладателя подлежит факт непосредственного введения товара, маркированного принадлежащим правообладателю товарным знаком, в гражданский оборот, под которым понимается любой из перечисленных в подпункте 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ способов, в том числе продажа таких товаров иным лицам. Требования о необходимости доказывания использования товарного знака последовательно всеми либо несколькими способами введения его в гражданский оборот закон не предусматривает.

С учетом правовой позиции, изложенной в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу статей 1484 и 1519 ГК РФ не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации на товарах. Использованием товарного знака является не только его размещение непосредственно на товаре, на этикетках, упаковке, документации, но и в том числе введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 127 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение N 1 к подписанному в г. Москве 11.04.2017 Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, и иные товары в случаях, установленных настоящим Кодексом, для нахождения и использования на таможенной территории Союза, вывоза с таможенной территории Союза и (или) нахождения и использования за пределами таможенной территории Союза подлежат помещению под таможенные процедуры, если иное не установлено настоящим Кодексом.

В пунктах 1, 2 статьи 104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза закреплено, что товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру. Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено названным Кодексом.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза декларация на товары является одним из видов таможенной декларации, применяемой при таможенном декларировании, и используется при помещении товаров под таможенные процедуры.

Согласно подпунктам 2 и 4 пункта 1 статьи 106 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в декларации на товары подлежат указанию, в частности сведения:

о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров;

о товарах: происхождение товаров, наименование страны отправления и страны назначения, товарный знак.

Принимая во внимание, что компания SMART не оспаривает достоверность представленных компанией Xiaomi деклараций на товары, согласно которым обществом "Марвел КТ" декларирован ввоз товара "электрические зубные щетки", маркированного товарным знаком "Xiaomi", суд пришел к выводу о том, что данными документами в совокупности подтверждается введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товара "электрические зубные щетки", маркированного спорным товарным знаком.

При этом суд исходит из того, что из толкования подпунктов 1 и 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ следует, что размещение товарного знака на товарах, которые ввозятся на территорию Российской Федерации, и на документации, связанной с введением таких товаров в гражданский оборот, является использованием товарного знака.

При этом следует учитывать, что на декларациях на товары проставлен штамп таможенного органа "Выпуск разрешен", что свидетельствует о том, что товары, перечисленные в указанных декларациях, переданы декларанту и получателю - российскому юридическому лицу обществу "Марвел КТ", что подтверждает и сам декларант в соответствующем письме. Указанное в совокупности свидетельствует о введении этих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.04.2017 по делу N СИП-638/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2017 N 300-ЭС17-8135 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 05.06.2017 по делу N СИП-728/2016 и от 03.11.2017 по делу N СИП-155/2017.

В отношении доводов истца об отсутствии доказательств реализации товаров конечным потребителям коллегия судей отмечает, что декларации на товары, подтверждающие выпуск товара, маркированного спорным товарным знаком, в гражданский оборот являются надлежащими доказательствами использования товарного знака на территории Российской Федерации.

Доводы ответчика о наличии в действиях истца по обращению с настоящим иском злоупотребления правом подлежат отклонению по следующим основаниям.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Вместе с тем доводы ответчика носят предположительный характер и не нашли подтверждения в материалах дела.

Сами по себе действия компании SMART по подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 1352685 не противоречат действующему законодательству и укладываются в рамки обычной деловой практики.

При этом, как было указано выше, в подтверждение доводов о широкой известности и высокой репутации спорного товарного знака среди российских потребителей ответчиком каких-либо доказательств не представлено.

На основании изложенного и принимая во внимание, что истцом подтверждена заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1352685 в отношении части товаров 21-го класса, а ответчиком доказано использование указанного товарного знака в отношении товара "электрические зубные щетки", Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 1352685 подлежит досрочному прекращению на территории Российской Федерации в отношении товаров 21-го класса МКТУ "миски [тазы] / bowls [basins]; тазы [чаши] / basins [bowls]; блендеры неэлектрические бытового назначения / blenders, non-electric, for household purposes; посуда для бытового назначения / utensils for household purposes; ланч-боксы / lunch boxes; палочки для еды / chopsticks; кухонная утварь / kitchen utensils; контейнеры бытовые или кухонные / containers for household or kitchen use; кувшины / pitchers; бутыли / jugs; коробки для конфет / candy boxes; урны / urns; столовая посуда, кроме ножей, вилок и ложек / tableware, other than knives, forks and spoons; чашки / cups; тарелки / dishes; горшки / pots; чашки для фруктов / fruit cups; бутылки / bottles; стеклянные колбы [сосуды] / glass bulbs [receptacles]; керамика бытового назначения / ceramics for household purposes; фарфоровая посуда / porcelain ware; керамика / pottery; ликерные наборы / liqueur sets; чайные сервизы [посуда] / tea services [tableware]; коробочки для чая / tea caddies; стаканы для питья/ drinking glasses; кофейный сервиз [посуда] / coffee services [tableware]; чайники / teapots; стеллажи для сушки одежды / clothes drying racks; вазы / vases; расчески / combs; косметическая посуда / cosmetic utensils; зубные щетки / toothbrushes; держатели для зубочисток / toothpick holders; инструменты для чистки с ручным управлением / cleaning instruments, hand-operated; полировальные аппараты и станки, неэлектрические, бытового назначения / polishing apparatus and machines, for household purposes, non-electric; хрусталь [посуда из стекла] / crystal [glassware]; стеклянная посуда [сосуды] / glasses [receptacles]; перечницы / pepper pots; корзины для макулатуры / waste paper baskets; урны для мусора / dustbins; зубочистки / toothbrushes; перчатки бытового назначения / gloves for household purposes".

Поскольку исковые требования компании SMART удовлетворены частично, то судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на компанию Xiaomi в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования иностранного лица SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED (Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun. Tong, Kowloon, Hong Kong) удовлетворить частично.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 1352685 в отношении товаров 21-го класса "миски [тазы]; тазы [чаши]; блендеры неэлектрические бытового назначения; посуда для бытового назначения; ланч-боксы; палочки для еды; кухонная утварь; контейнеры бытовые или кухонные; кувшины; бутыли; коробки для конфет; урны; столовая посуда, кроме ножей, вилок и ложек; чашки; тарелки; горшки; чашки для фруктов; бутылки; стеклянные колбы [сосуды]; керамика бытового назначения; фарфоровая посуда; керамика; ликерные наборы; чайные сервизы [посуда]; коробочки для чая; стаканы для питья; кофейный сервиз [посуда]; чайники; стеллажи для сушки одежды; вазы; расчески; косметическая посуда; зубные щетки; держатели для зубочисток; инструменты для чистки с ручным управлением; полировальные аппараты и станки, неэлектрические, бытового назначения; хрусталь [посуда из стекла]; стеклянная посуда [сосуды]; перечницы; корзины для макулатуры; урны для мусора; зубочистки; перчатки бытового назначения" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с иностранного лица Xiaomi Inc. (No 006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijind, China) в пользу иностранного лица SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED (Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun. Tong, Kowloon, Hong Kong) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин