Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2022 г. N С01-1985/2021 по делу N СИП-610/2021 Учитывая, что ответчик и общество не доказали фактическое использование спорного товарного знака в отношении товаров "обувь, головные уборы", для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении всех товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных требований

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2022 г. N С01-1985/2021 по делу N СИП-610/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 ноября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 25 ноября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Снегура А.А., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Гюмюшлю Петра Владимировича (Московская область, ОГРНИП 310503808800023) к обществу с ограниченной ответственностью "Бюро независимых экспертиз" (ул. Центральная, д. 32, эт подвал/офис 63, пос. Первомайское, вн. тер. г. Первомайское, Москва, 108808, ОГРН 1197746707608) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 458476 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), общество с ограниченной ответственностью "Ореол" (ул. Ижорская, д. 8А, стр. 3, эт. 3, пом. VIII, Москва, 125599, ОГРН 1187746824957).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Гюмюшлю Петра Владимировича - Гордиенко А.С. (по доверенности от 01.02.2021), Иващенко О.И. (по доверенности от 01.02.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Бюро независимых экспертиз" - Кораблин В.В. (по доверенности от 11.12.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Ореол" - Клецко А.В. (по доверенности от 22.11.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Гюмюшлю Петр Владимирович (далее - истец) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Бюро независимых экспертиз" (далее - ответчик, общество "БНЭ") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 458476 в отношении товаров 25-го класса "одежда; обувь; головные уборы" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2021 заявленные исковые требования удовлетворены.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2021 отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2022 исковое заявление индивидуального предпринимателя Гюмюшлю Петра Владимировича принято к производству.

Определением председателя первого судебного состава Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2022 произведена замена судьи Ерина А.А. судьей Снегуром А.А.

При новом рассмотрении дела на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Ореол" (далее - третье лицо, общество "Ореол").

Ответчик и третье лицо в отзывах, возражая против удовлетворения исковых требований, указали на отсутствие заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, а также сослались на его фактическое использование.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании 22.11.2022 представители истца поддержали заявленные требования в полном объеме.

Представители ответчика и общества "Ореол" возражали против удовлетворения исковых требований.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направил. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований исходя из нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, ответчик является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 458476, зарегистрированного на имя ответчика с приоритетом от 11.06.2010 в отношении указанных товаров, для которых истец испрашивает досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров, и полагая, что он не используется правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, обратился в суд с настоящим иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 31.03.2021 ответчику, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 17.06.2021).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В силу пункта 162 Постановления N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что он осуществляет реализацию одежды. Так, истец ввез на территорию Российской Федерации одежду, маркируемую обозначением "MONTANASPORT", после чего приступил к ее реализации на сайте www.wildberries.ru. После начала реализации товара истец получил от ответчика претензию с требованием о прекращении использования спорного товарного знака.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом в материалы дела представлены скриншоты с указанного сайта, а также договор поставки одежды от 12.01.2021 с иностранным лицом HASAN TUNC.

Представленные истцом документы в совокупности подтверждают деятельность истца по реализации одежды.

Доводы ответчика и третьего лица, направленные на оспаривание заинтересованности истца, отклоняются судом кассационной инстанции, как необоснованные и противоречащие положениям статьи 1486 ГК РФ и разъяснениям пункта 165 Постановления N 10.

Так, отсутствие документов, подтверждающих ввоз истцом на территорию Российской Федерации товаров, маркированных обозначением "MONTANASPORT", само по себе не свидетельствует об отсутствии заинтересованности в использовании спорного товарного знака, поскольку совокупность не оспоренных надлежащим образом доказательств, имеющихся в материалах дела, является достаточной для признания направленности интереса истца, заключающегося в последующем использовании им в отношении реализуемых товаров указанного обозначения.

Используемое истцом обозначение является сходным с оспариваемым товарным знаком ввиду фонетического сходства общего словесного элемента "MONTANA" и графического сходства изобразительного элемента в виде орла с повернутой головой.

Исследуя вопрос об однородности реализуемых истцом товаров иным товарам 25-го класса МКТУ спорного товарного знака, суд приходит к выводу об их однородности, поскольку они совместно встречаются в обороте (при фактическом использовании), обладают общим функциональным назначением (для ношения), реализуются в одинаковых местах продаж, характеризуются общим кругом потребителей.

Кроме того, сходство данных обозначений и однородность товаров не оспариваются лицами, участвующими в деле.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное со спорным товарным знаком в отношении однородных товаров, совершил подготовительные действия для такого использования. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных товаров.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (31.03.2021), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 31.03.2018 по 30.03.2021.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование своей правовой позиции ответчик указывает на то, что он совместно с третьим лицом входит в группу компаний, основной деятельностью которых является производство и реализация продукции под товарным знаком "Montana".

В спорный период товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 458476 использовался обществом "Ореол" на основании письменных согласий, выданных его правообладателями.

Так, иностранным лицом Montana AmBh обществу "Ореол" были выданы согласия на использование торговой марки "Montana" без отчисления роялти под его контролем для производства, ввоза на территорию Российской Федерации и реализации продукции с товарным знаком "Montana" (верхняя одежда, джинсы, рубашки, головные уборы, обувь и иная продукция) от 26.11.2018 и от 26.11.2019 на один год и пять лет соответственно.

Кроме того, между указанными лицами заключен договор от 15.01.2019 N 02-3 на выполнение функций иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, национальных стандартов и в части ответственности за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, национальных стандартов.

Иностранное лицо Montana AmBh 25.12.2019 заключило с ответчиком договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки "", "", "" по свидетельствам Российской Федерации N 115797, N 98912, N 458476 обществу "БНЭ". Договор об отчуждении исключительных прав в пользу ответчика был зарегистрирован в Роспатенте 15.09.2020.

В свою очередь, общество "БНЭ" письмами от 10.10.2020 N 01 м, от 05.01.2021 предоставило обществу "Ореол" согласие на производство и реализацию под контролем правообладателя продукции, маркированной спорным товарным знаком.

Кроме того, между ответчиком и обществом "Ореол" был заключен договор простого товарищества от 01.03.2021, согласно которому стороны обязались путем объединения имущества, денежных средств, иных материальных ресурсов, своего профессионального опыта, а также деловой репутации и деловых связей совместно действовать без образования юридического лица в целях развития спектра и повышения качества и конкурентоспособности на рынке производства и сбыта продукции и оказываемых услуг, обозначаемых товарными знаками "", "", "" по свидетельствам Российской Федерации N 115797, N 98912, N 458476 соответственно.

Согласно указанному договору ответчик вносит в качестве вклада право на предоставление лицензии на использование указанных товарных знаков, которое передается в общее пользование товарищей, а общество "Ореол" вносит в качестве вклада предоставление нежилого помещения, создание и реализации продукции, а также осуществляет услуги дистребьютерства; согласовывает необходимую документацию, связанную с выполнением настоящего договора; вносит профессиональные знания, навыки и умения сотрудников, а также деловую репутацию и деловые связи.

За период с 26.11.2018 по 14.09.2020 (когда правообладателем являлось иностранное лицо Montana AmBh) общество "Ореол" использовало спорный товарный знак при реализации одежды третьим лицам на территории Российской Федерации. В подтверждение указанного обстоятельства ответчиком и третьим лицом представлен большой объем документов:

нотариально заверенный протокол осмотра доказательств от 08.10.2022, которым зафиксированы скриншоты сайта с доменным именем oreol.com на дату 21.07.2020 (на которых присутствуют изображения спорного товарного знака), сделанные с помощью сервиса "WayBackMachine";

каталог-брошюра реализуемой продукции 2019 года;

договоры поставки одежды от 14.11.2019 N 1/14ПО, от 25.12.2019 N 2/25ПО между обществом "Ореол" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "ДВ СТРОЙ" (покупатель), дополнительное соглашение к указанному договору о том, что под поставляемым товаром понимается одежда, обувь, головные уборы, маркированные спорным товарным знаком, а также товарные накладные и счет-фактуры от 29.06.2020 N 68, от 30.03.2020 N 49, от 30.12.2019 N 162, от 23.12.2019 N 156, от 17.12.2019 N 155, товарные накладные от 30.11.2020 N 11, от 03.06.2020 N 60, от 03.06.2020 N 50, счет-фактура от 30.12.2019 N 161, платежные поручения от 18.11.2019 N 5, от 06.12.2019 N 8, от 07.07.2020, от 20.04.2020, от 30.01.2020, от 13.01.2020, от 03.06.2020 в подтверждение исполнения договоров и поставки товаров;

договор поставки одежды от 20.03.2019 N 11/03-9 между обществом "Ореол" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "НЬЮ ВЕЙ" (покупатель), дополнительное соглашение к указанному договору о том, что под поставляемым товаром понимается одежда, обувь, головные уборы, маркированные спорным товарным знаком, а также товарные накладные и счет-фактуры от 22.05.2019 N 62, от 26.04.2019 N 60, от 16.04.2019 N 58, товарная накладная от 03.06.2019 N 66, платежные поручения от 22.04.2019 N 23, от 21.05.2019 N 36, от 28.05.2019 N 37, от 15.04.2019 N 17 в подтверждение исполнения договора и поставки товаров;

договор поставки одежды от 14.12.2019 N 14/12/19 между обществом "Ореол" (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Кузьминым В.П. (покупатель), дополнительное соглашение N 1 к указанному договору о том, что под поставляемым товаром понимается одежда, обувь, головные уборы, маркированные спорным товарным знаком, товарная накладная от 15.12.2019 N 372 в подтверждение исполнения договора;

договор поставки одежды от 14.01.2020 N 14/01-20 между обществом "Ореол" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "РЕНТ-СМ" (покупатель), дополнительное соглашение от 15.11.2020 к указанному договору о том, что под поставляемым товаром понимается одежда, обувь, головные уборы, маркированные спорным товарным знаком;

договоры поставки джинсовых и трикотажных изделий от 17.07.2019 N 01/07/2019, от 01.01.2020 N 01/01/2020 между обществом "Ореол" (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Строенко К.Л. (покупатель), а также товарные накладные от 27.03.2020 N 48, от 20.09.2019 N 104, от 07.08.2019 N 79, от 22.10.2019 N 125, от 26.11.2019 N 142, от 08.09.2020 N 95, от 20.08.2020 N 88, от 05.06.2020 N 61; счет-фактуры от 29.09.2019 N 104, от 07.08.2019 N 79, от 22.10.2019 N 125 в подтверждение исполнения договоров и поставки товаров;

договор поставки джинсовых и трикотажных изделий от 18.07.2019 N 02/07/19 между обществом "Ореол" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "НИКА" (покупатель);

договор поставки джинсовых и трикотажных изделий от 25.11.2019 N 01/11/19 между обществом "Ореол" (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Толмачевым В.Е. (покупатель), а также товарная накладная и счет-фактура от 25.11.2019 N 141 в подтверждение исполнения договора;

договор поставки джинсовых и трикотажных изделий от 08.08.2019 N 01/08/19 между обществом "Ореол" (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Петровым Ю.В. (покупатель), а также товарные накладные и счет-фактуры от 17.09.2019 N 102, от 30.10.2019 N 128, от 15.10.2019 N 121, от 05.11.2019 N 129, от 08.11.2019 N 130 в подтверждение исполнения договоров и поставки товаров;

договор поставки джинсовых и трикотажных изделий от 01.01.2020 N 01/01/20 между обществом "Ореол" (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Петровым Ю.В. (покупатель), платежные поручения от 24.01.2020, от 18.02.2020 N 672027, от 27.11.2019 в подтверждение оплаты поставки товаров;

договор поставки джинсовых и трикотажных изделий от 30.12.2019 N 05/012/19 между обществом "Ореол" (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Гузеевым А.В. (покупатель), товарная накладная от 30.12.2019 N 158 в подтверждение исполнения договора и поставки товаров;

договор поставки джинсовых и трикотажных изделий от 16.01.2020 N 01/01/20 между обществом "Ореол" (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Цеховой Т.А. (покупатель), товарная накладная от 14.01.2020 N 2, платежное поручение от 14.01.2020 N 3 в подтверждение исполнения договора и поставки товаров;

договор поставки джинсовых и трикотажных изделий от 04.03.2020 N 01/03/20 между обществом "ОРЕОЛ" (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Копыловой В.А. (покупатель), товарные накладные от 18.08.2020 N 87, от 04.03.2020 N 34 в подтверждение исполнения договора и поставки товаров;

договор поставки одежды от 15.04.2019 N 15/М-19 между обществом "Ореол" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "ФЕСТ МЕДИА" (покупатель), товарная накладная и счет-фактура от 11.07.2019 N 59 в подтверждение исполнения договора;

договор поставки джинсовых и трикотажных изделий от 18.08.2020 N 01/08/20 между обществом "Ореол" (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Набиулиным Е.Ю. (покупатель), товарные накладные от 18.08.2020 N 84, от 24.09.2020 N 108, платежные поручения от 17.08.2020 N 57, от 23.09.2020 в подтверждение исполнения договора;

договор от 11.06.2020 N 2020/510 между обществом "Ореол" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "РусПак" (исполнитель) по изготовлению и передаче продукции (пакетов), нанесению на нее фирменной символики заказчика с приложением технического задания, макетов, акта приемки-сдачи выполненных работ от 18.09.2020 N 2020/510, товарной накладной от 18.09.2020 N 2020/510 и т.д.

В обоснование использования спорного товарного знака в период с 10.10.2020 по 30.03.2021 (когда правообладателем являлся ответчик), ответчиком и третьим лицом представлены следующие документы:

договор на техническое обслуживание сайта с доменным именем oreol.com, заключенный между обществом "БНЭ" и обществом с ограниченной ответственностью "Ревёрс" от 01.02.2021;

договор оказания услуг с моделью для фотографирования продукции "Montana" от 15.12.2020 между обществом "БНЭ" и Кошелевым Д.А., акт от 01.02.2021;

каталог-брошюра реализуемой продукции от 2021 года;

договор поставки одежды от 18.11.2020 N 01/11/20 между обществом "БНЭ" (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Набиулиным Е.Ю. (покупатель), дополнительное соглашение N 1 к указанному договору о том, что под поставляемым товаром понимается одежда, обувь, головные уборы, маркированные спорным товарным знаком, товарная накладная от 19.11.2020 N 10 в подтверждение исполнения договора;

договор поставки одежды от 13.10.2020 N 5/10/20 между обществом "БНЭ" (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Найда Е.Е. (покупатель), дополнительное соглашение N 1 к указанному договору о том, что под поставляемым товаром понимается одежда, обувь, головные уборы, маркированные спорным товарным знаком, товарная накладная от 14.10.2020 N 5 в подтверждение исполнения договора.

Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что ряд документов, представленных ответчиком и третьим лицом, датированных позднее 30.03.2021, не могут быть приняты во внимание, поскольку находятся за пределами спорного трехлетнего периода.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что ответчиком доказано использование спорного товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ "одежда" ввиду следующего.

Первоначальным правообладателем спорного товарного знака являлось иностранное лицо Montana AmBh. Сведения о самостоятельном использовании товарного знака указанным правообладателем материалы дела не содержат. Вместе с тем, из представленных ответчиком и третьим лицом документов следует, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 458476 на основании названных письменных согласий использовался обществом "Ореол" способами, предусмотренными статьей 1484 ГК РФ.

В отношении довода истца о том, что пороки указанных согласий, а именно - отсутствие идентифицирующих сведений о лице, которому предоставляется право использовать товарный знак, неуказание номера свидетельства спорного товарного знака, отсутствие условий о какой-либо форме контроля за использованием товарного знака со стороны правообладателя, безвозмездность, не позволяют признать их выражением воли правообладателя на использование третьим лицом оспариваемого товарного знака под его контролем, суд полагает необходимым указать следующее.

Как следует из содержания представленных письменных согласий, право использовать торговую марку "Montana" передано обществу с ограниченной ответственностью "Ореол" (ул. Кольская, 12, стр. 4, этаж 1, пом. 10, Москва, 129329). Согласно договору аренды нежилых помещений от 20.09.2018 акционерное общество "Строймехсервис" (арендодатель) передал обществу "Ореол" (арендатор) во временное пользование часть нежилого помещения, находящегося по адресу ул. Кольская, д. 12, стр. 4, этаж 1, комн. 10. Кроме того, приведенный адрес указан в качестве местоположения третьего лица в большом количестве имеющихся в материалах дела договоров, товарных накладных и т.д.

Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание также и то, что согласно открытым данным из Единого государственного реестра юридических лиц общество "Ореол" в качестве юридического лица зарегистрировано 20.09.2018, а сведения о его актуальном на сегодняшний момент адресе (ул. Ижорская, д. 8а, стр. 3, эт. 3, пом. VIII, Москва, 125599) были внесены лишь 12.11.2019.

Таким образом, коллегия судей полагает, что совокупность содержащихся в согласиях сведений о лице, которому предоставляется право использовать товарный знак, является достаточной для идентификации общества "Ореол", поскольку на момент их выдачи оно являлось действующим юридическим лицом, его наименование и организационно-правовая форма совпадают со сведениями, указанными в согласиях, а адрес местонахождения является адресом арендованного им помещения.

Как усматривается из содержания письменных согласий, обществу "Ореол" передано право использовать торговую марку "Montana" в своей хозяйственной деятельности. Несмотря на отсутствие в рассматриваемых документах указания на конкретный номер свидетельства государственной регистрации, из совокупности представленных в материалах дела доказательств следует, что права переданы именно на спорный комбинированный товарный знак "", поскольку суд не располагает сведениями о наличии у правообладателя словесного товарного знака "Montana". Иные комбинированные товарные знаки "", "" по свидетельствам Российской Федерации N 115797 и N 98912, зарегистрированные на имя иностранного лица Montana AmBh, в любом случае являются близкими к тождеству со спорным средством индивидуализации, в связи с чем коллегия судей полагает, что воля правообладателя в указанной части ясна.

Коллегия судей также полагает необходимым отметить, что правообладатель определил способы использования товарного знака, а именно: производство, ввоз на территорию Российской Федерации и реализация продукции с товарным знаком "Montana" (верхняя одежда, джинсы, рубашки, головные уборы, обувь и иная продукция).

При этом, вопреки доводам истца, безвозмездность предоставления правообладателем права использования спорного товарного знака обществу "Ореол", а также отсутствие согласованных форм контроля такого использования, не является основанием для признания выданных согласий недействительными, поскольку указанные обстоятельства не противоречат положениям гражданского законодательства, а также принципу свободы договора. Под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя. При этом действующее законодательство не связывает выражение согласия правообладателя на использование принадлежащих ему средств индивидуализации с определенной формой такого выражения.

Для целей применения положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в настоящем случае определяет наступление или ненаступление определенных правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знаком обслуживания), на законном основании, т.е. по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 данного Кодекса).

При установлении факта использования товарного знака (знака обслуживания) другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2017 по делу N СИП-638/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2017 N 300-ЭС17-8135 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 05.06.2017 по делу N СИП-728/2016, от 03.11.2017 по делу N СИП-155/2017 и от 23.09.2022 по делу N СИП-484/2021.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что пороки, имеющиеся в выданных иностранным лицом Montana AmBh согласиях, не опровергают выраженную в них волю правообладателя на передачу обществу "Ореол" права использования спорного средства индивидуализации определенными им способами.

Согласие, выданное последующим правообладателем - обществом "БНЭ", также признается судом надлежащим доказательством, с очевидностью свидетельствующим о направленности его воли на предоставление обществу "Ореол" права использования спорного товарного знака под его контролем. Подтверждением указанного обстоятельства также является заключение между сторонами в последующем договора простого товарищества, предоставление ответчику третьим лицом отчетов об использовании товарного знака за 2020, 2021 гг.

Проанализировав содержание представленных в материалы дела доказательств фактического использования спорного товарного знака обществом "Ореол" (договоры поставки, товарные накладные, счета-фактуры, таможенные декларации) за спорный трехлетний период, суд полагает доказанным факт осуществления им ввоза на территорию Российской Федерации с последующей реализацией третьим лицам товаров 25-го класса МКТУ "одежда", маркированной спорным товарным знаком.

Так, к отдельным договорам заключены дополнительные соглашения с указанием на спорный товарный знак, которым маркирована поставляемая обществом "Ореол" покупателям одежда, приложены товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения, подтверждающие их действительное исполнение.

Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание ссылку истца на то, что в некоторых договорах указания на конкретный спорный товарный знак нет, однако, вместе с тем коллегия судей отмечает, что в накладных и счетах-фактурах к таким договорам в наименованиях поставляемых товаров указывается "MONTANA". Из совокупности иных доказательств, в том числе, скриншотов сайта с доменным именем oreol.com, на которых зафиксирован внешний вид предлагаемых к продаже товаров, а также каталогов с фотографиями одежды, на которых имеется спорный товарный знак - суд полагает возможным признать, что товары (джинсы, куртки, рубашки и т.д.), поставленные по таким договорам, также маркированы спорным товарным знаком.

При этом коллегия судей не находит обоснованными доводы истца о том, что производство реализуемых товаров могло осуществляться лишь обществом "Ореол" и только на территории Российской Федерации, поскольку выданные правообладателями согласия не содержат подобных ограничений и на ряду с производством товаров, содержат такие способы использования товарного знака как: ввоз на территорию Российской Федерации и реализация продукции с товарным знаком "Montana".

Таким образом, действия общества "Ореол" по закупке товаров, произведенных, в том числе, в Китайской Народной Республике, и последующей их реализации потребителям не являются противоправными и укладываются в рамки выданных правообладателями согласий.

При признании доказанным факта использования спорного товарного знака обществом "Ореол" с согласия и под контролем правообладателей спорного товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ "одежда" в течении трехлетнего периода суд исходит из совокупности не опровергнутых истцом взаимосвязанных между собой доказательств, имеющихся в материалах настоящего дела. В этой связи в указанной части ссылки истца на мнимость использования ответчиком и третьим лицом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 458476 признаются необоснованными.

Вместе с тем, коллегия судей не находит достаточных оснований для признания доказанным факта использования правообладателем или иными лицами под его контролем спорного товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ "обувь, головные уборы", тогда как для сохранения правовой охраны средства индивидуализации в полном объеме ответчику необходимо доказать его использование в отношении каждого из товаров, для которых он зарегистрирован.

Имеющиеся в материалах дела универсально-передаточные акты и счета на оплату от 01.02.2021, согласно которым индивидуальный предприниматель Шахова А.М. поставила обществу "Ореол" тапочки, бейсболки с логотипом "Montana", не могут являться доказательством использования спорного товарного знака, поскольку не свидетельствуют о вводе указанных товаров в гражданский оборот и реализации их третьим лицам. Кроме того, договор поставки, заключенный между обществом "БНЭ", обществом "Ореол" и индивидуальным предпринимателем Шахова А.М. по изготовлению и поставке тапочек и бейсболок с изображением спорного товарного знака датирован 22.04.2021, что выходит за рамки исследуемого трехлетнего периода.

Довод ответчика о широкой известности спорного товарного знака со ссылкой на заключение специалиста Тимко Т.А. от 11.07.2022 N 033-06/22 отклоняется коллегией судей как необоснованный, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие указанное обстоятельство. Само по себе заключение специалиста без каких-либо иных доказательств интенсивного, активного использования правообладателем спорного товарного знака, которое привело к его широкой известности среди потребителей, не может быть признано достаточным для подтверждения заявленной ответчиком и третьим лицом правовой позиции.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчик и общество "Ореол" не доказали фактическое использование спорного товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ "обувь, головные уборы", для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении всех товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Гюмюшлю Петра Владимировича (ОГРНИП 310503808800023) удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 458476 в отношении товаров 25-го класса "обувь, головные уборы" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

С.П. Рогожин

А.А. Снегур