Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2023 г. N С01-904/2023 по делу N СИП-985/2022 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение ввиду сходства до степени смешения спорного обозначения с товарными знаками и обозначением, имеющими более раннюю дату приоритета

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2023 г. N С01-904/2023 по делу N СИП-985/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 26 июня 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 июня 2023 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цветковой П.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Анисимова Максима Николаевича (Москва, ОГРНИП 317774600043000) на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2023 по делу N СИП-985/2022

по заявлению индивидуального предпринимателя Анисимова Максима Николаевича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 05.08.2022 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 23.01.2022 по заявке N 2021711473.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Балачевцев Максим Петрович (Санкт-Петербург).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Анисимова Максима Николаевича - Бусарев Г.Г. (по доверенности от 11.10.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-284/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам:

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Анисимов Максим Николаевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 05.08.2022, которым отказано в удовлетворении возражения заявителя на решение Роспатента от 23.01.2022 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения "MAXFISHING" по заявке N 2021711473.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Балачевцев Максим Петрович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2023 заявленные требования Анисимова М.Н. оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Анисимов М.Н. просит отменить обжалуемое решение, направить дело на новое рассмотрение.

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых не согласился с изложенными в ней доводами.

Поступившие в президиум Суда по интеллектуальным правам посредством почтового отправления письменные пояснения Балачевцева М.П. на кассационную жалобу подлежат возврату, поскольку не подписаны лицом, участвующим в деле.

Представители Анисимова М.Н. и Роспатента приняли участие в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель Анисимова М.Н. выступил по существу доводов, изложенных в кассационной жалобе, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель административного органа выступил по доводам, приведенным в кассационной жалобе, возражал против ее удовлетворения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, 03.03.2021 Анисимов М.Н. обратился в административный орган с заявкой N 2021711473 на государственную регистрацию словесного обозначения "MAXFISHING" в качестве товарного знака в отношении товаров 7, 8, 12, 20, 22, 25, 26, 28, 31-го классов и услуг 35-го, 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам экспертизы заявленного обозначения 23.01.2022 Роспатент принял решение об отказе в его регистрации ввиду несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Экспертиза административного органа установила, что спорное обозначение представляет собой наименование сайта (блога) "MaxFishing", созданного и используемого с 2005 года Балачевцевым М.П., занимающимся рыбалкой, продажей товаров для рыбалки и ведением Youtube-канала. При этом Балачевцев М.П. направил в Роспатент обращение, содержащее документальное подтверждение использования им обозначения "MaxFishing". В свою очередь, Анисимов М.Н. не представил в материалы заявки согласие от указанного лица.

Не согласившись с результатами экспертизы заявленного обозначения, Анисимов М.Н. 20.04.2022 обратился в Роспатент с возражением.

Решением административного органа от 05.08.2022 в удовлетворении возражения Анисимова М.Н. отказано с учетом дополнительных оснований, а именно: несоответствия обозначения по заявке N 2021711473 положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку выявлена вероятность смешения заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 676133, N 441143 и с заявкой N 2020769444 на регистрацию товарного знака.

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом, Анисимов М.Н. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции признал, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий; срок на обращение в суд заявитель не пропустил.

При проверке законности названного ненормативного правового акта суд первой инстанции руководствовался нормами статьи 1483 ГК РФ, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), положениями пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Самостоятельно сравнив спорное обозначение "MAXFISHING" с противопоставленным обозначением "" по заявке N 2020769444 и с каждым из противопоставленных товарных знаков "", "" по свидетельствам Российской Федерации N 676133, N 441143, суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

Суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о том, что сильным словесным элементом в сравниваемых обозначениях является словесный элемент "Max" / "Maks" / "Макс", так как он либо расположен в сильной позиции, либо является основным индивидуализирующим (или единственным) словесным элементом данных обозначений, что обуславливает фонетическое, смысловое и визуальное ассоциирование названных обозначений друг с другом.

Суд первой инстанции также поддержал позицию административного органа, состоящую в том, что, вопреки доводу Анисимова М.Н., словесный элемент спорного обозначения "Fishing" является слабым, поскольку указывает на назначение испрашиваемых товаров и услуг, вследствие чего присутствие данного элемента в составе спорного обозначения не опровергает обоснованный вывод Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений.

Проанализировав однородность товаров и услуг, содержащихся в перечне спорной заявки, и товаров и услуг перечней каждого из противопоставленных товарных знаков и заявки соответственно, суд первой инстанции установил следующее.

Правовая охрана спорному обозначению испрашивается в отношении следующих товаров и услуг: 7-го класса МКТУ "машины для вытаскивания сетей [рыболовных]", 8-го класса МКТУ "гарпуны для рыбной ловли", 12-го класса МКТУ "тележки для рыбной ловли", 20-го класса МКТУ "садки для рыбы", 22-го класса МКТУ "садки для рыбных ферм; сети рыболовные", 25-го класса МКТУ "куртки рыбацкие", 26-го класса МКТУ "челноки для изготовления рыболовных сетей", 28-го класса МКТУ "верши рыболовные [ловушки рыболовные]; датчики клева [принадлежности рыболовные]; катушки рыболовные; крючки рыболовные; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки", "сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные", 31-го класса МКТУ "икра рыб; мука рыбная кормовая; приманка для рыбной ловли живая; приманки для рыбной ловли лиофилизированные; рыба живая", 35-го класса МКТУ "ведение автоматизированных баз данных в отношении вышеуказанных товаров 7, 8, 12, 20, 22, 25, 26, 28, 31-го классов МКТУ; консультации по вопросам организации и управления бизнесом, в отношении товаров 7, 8, 12, 20, 22, 25, 26, 28, 31-го классов МКТУ; консультации по организации бизнеса, в отношении товаров 7, 8, 12, 20, 22, 25, 26, 28, 31-го классов МКТУ; консультации профессиональные в области бизнеса, в отношении товаров 7, 8, 12, 20, 22, 25, 26, 28, 31-го классов МКТУ", 41-го класса МКТУ "предоставление спортивного оборудования; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; развлечения; услуги баз отдыха [развлечение]";

испрашиваемые товары 7-го класса МКТУ "машины для вытаскивания сетей [рыболовных]", 8-го класса МКТУ "гарпуны для рыбной ловли", 12-го класса МКТУ "тележки для рыбной ловли", 20-го класса МКТУ "садки для рыбы", 22-го класса МКТУ "садки для рыбных ферм", "сети рыболовные", 25-го класса МКТУ "куртки рыбацкие", 26-го класса МКТУ "челноки для изготовления рыболовных сетей", 28-го класса МКТУ "верши рыболовные [ловушки рыболовные]", "датчики клева [принадлежности рыболовные]", "катушки рыболовные", "крючки рыболовные", "лески рыболовные", "лески рыболовные из кишок животных", "поплавки рыболовные", "приманки для охоты или рыбной ловли", "приманки пахучие для охоты и рыбалки", "сачки рыболовные", "сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]", "снасти рыболовные", "удочки рыболовные", 31-го класса МКТУ "икра рыб", "мука рыбная кормовая", "приманка для рыбной ловли живая", "приманки для рыбной ловли лиофилизированные", "рыба живая" являются однородными товарам 9-го класса МКТУ "приборы и инструменты для сигнализации", 25-го класса МКТУ "одежда, куртки [одежда]", 28-го класса МКТУ "ружья гарпунные [товары спортивные]", "снасти рыболовные", 29-го класса МКТУ "икра", "продукты рыбные пищевые", "рыба неживая", 30-го класса МКТУ "мука пищевая", содержащимся в перечне противопоставленной заявки N 2020769444, поскольку имеют общие назначение, круг потребителей, условия реализации, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми;

испрашиваемые товары 31-го класса МКТУ "икра рыб", "мука рыбная кормовая", "приманка для рыбной ловли живая", "приманки для рыбной ловли лиофилизированные", "рыба живая" также являются однородными товарам 31-го класса МКТУ "живые животные", "корма для животных" противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 676133 по роду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей и признакам "взаимодополняемость" и "взаимозаменяемость";

испрашиваемые услуги 35-го класса МКТУ "консультации по вопросам организации и управления бизнесом, в отношении товаров 7, 8, 12, 20, 22, 25, 26, 28, 31-го классов МКТУ", "консультации по организации бизнеса, в отношении товаров 7, 8, 12, 20, 22, 25, 26, 28, 31-го классов МКТУ", "консультации профессиональные в области бизнеса, в отношении товаров 7, 8, 12, 20, 22, 25, 26, 28, 31-го классов МКТУ" являются однородными по роду, назначению, условиям оказания, кругу потребителей услугам 35-го класса МКТУ "консультации профессиональные в области бизнеса", указанным в перечне противопоставленной заявки N 2020769444;

испрашиваемые услуги 35-го класса МКТУ "ведение автоматизированных баз данных в отношении вышеуказанных товаров 7, 8, 12, 20, 22, 25, 26, 28, 31-го классов МКТУ" соотносятся как вид-род с услугами 35-го класса МКТУ "автоматизированное ведение файлов", содержащимися в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 441143, следовательно, являются однородными.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии вероятности смешения в гражданском обороте спорного обозначения с каждым из противопоставленных обозначений, в связи с чем заключил, что регистрация спорного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить положениям подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции также провел анализ соответствия спорного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции установил, что в Роспатент 02.06.2021 поступило обращение Балачевцева М.П. с информацией об использовании им обозначения "MaxFishing".

По результатам рассмотрения указанного обращения административный орган установил следующее:

в период до даты приоритета спорного обозначения Балачевцев М.П. создал в сети Интернет различные сайты, посвященные рыбалке и рыболовству, с наименованием "MaxFishing" (https://maxfishing.net, https://zen.yandex.ru/maxfishing), которые обладали на дату подачи заявки N 2021711473 определенной степенью популярности ввиду их значительной посещаемости;

на видеохостинге "https://www.youtube.com" Балачевцев М.П. также создал канал с названием "MaxFishing", где размещались видеоматериалы о рыбалке и рыболовстве. Первое видео, в котором упоминается обозначение "MaxFishing", создано 10.05.2010;

Балачевцев М.П. создал страницы в социальных сетях "ВКонтакте", "Facebook", "Instagram", где использует обозначение "MaxFishing".

Суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что объект авторского права с наименованием "MaxFishing", созданный и используемый Балачевцевым М.П. с 2005 года, действительно существует и подлежит правовой охране.

Суд первой инстанции указал, что сходство спорного обозначения и данного объекта обосновано полным совпадением их словесной части.

Суд первой инстанции отметил, что деятельность Балачевцева М.П., связанная с использованием наименования блога "MaxFishing", относится к деятельности в области развлечений, демонстрации навыков, в том числе по спортивной рыбалке, а также оборудования для данного вида спорта, что по всем признакам однородно испрашиваемым услугам 41-го класса МКТУ "предоставление спортивного оборудования", "прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств", "развлечения"; "услуги баз отдыха [развлечение]".

Суд первой инстанции также подчеркнул: известность Балачевцева М.П. связана именно с рыбалкой и рыбной ловлей, включая спортивную рыбалку, и его деятельность в полной мере соотносится со всеми товарами 7, 8, 12, 20, 22, 25, 26, 28, 31-го классов и услугами 41-го класса МКТУ, а также с частью услуг 35-го класса МКТУ испрашиваемого перечня.

Суд первой инстанции отклонил довод Анисимова М.Н. о сомнении в исключительном праве Балачевцева М.П. на созданный им объект авторского права в связи с присутствием такого обозначения в реестрах товарных знаков иностранных государств, а также из-за размещения различных публикаций в сети Интернет, так как, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Суд первой инстанции обратил внимание на то, что, вопреки доводу Анисимова М.Н., само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права (пункт 80 Постановления N 10).

В отношении довода Анисимова М.Н. о неправомерности применения Роспатентом положений пункта 9 статьи 1483 ГК РФ при решении вопроса о регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака суд первой инстанции отметил, что административный орган руководствовался присутствующим в материалах дела обращением заинтересованного лица (пункт 1 статьи 1493 ГК РФ), а не действовал "по своей инициативе".

Учитывая изложенные обстоятельства, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о противоречии спорного обозначения положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Оценив представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта и отказал в удовлетворении требований Анисимова М.Н.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о полномочиях Роспатента на принятие оспариваемого решения.

Применительно к подпунктам 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в кассационной жалобе не оспаривается то, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 676133, N 441143 и заявка N 2020769444 являются "старшими" по отношению к обозначению по спорной заявке и Роспатент не допустил процедурных нарушений при их противопоставлении. Не оспариваются выводы в части однородности товаров и услуг, содержащихся в перечне спорной заявки, и товаров и услуг перечней каждого из противопоставленных товарных знаков и заявки соответственно. Применительно к обозначению по спорной заявке не оспаривается, что оно может восприниматься потребителями как состоящее из двух элементов "Max" и "Fishing", при этом "Fishing" имеет отношение к рыбалке.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в части указанных выводов президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

В кассационной жалобе Анисимов М.Н. ссылается на то, что Роспатент не вправе по своей инициативе проверять соответствие заявленного на регистрацию обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель кассационной жалобы указывает: установление факта наличия исключительного права на объект авторского права и других фактических обстоятельств, необходимых для применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, должно происходить в условиях состязательной процедуры рассмотрения спора с предоставлением его сторонам возможности предъявлять доказательства, заявлять доводы и возражения. Государственный орган не может подменить собой сторону этого спора.

Анисимов М.Н. обращает внимание на то, что в оспариваемом решении Роспатента не определены объекты исключительного авторского права, принадлежащие Балачевцеву М.П., не указано, что именно является произведениями литературы, науки или искусства, созданными им, и как обозначение "MaxFishing" соотносится с ними (является их частью, наименованием или самостоятельным произведением).

Заявитель кассационной жалобы считает, что признание за Балачевцевым М.П. исключительного права на сайт как на составное произведение не может означать признание за ним права на какую-либо часть созданного сайта, включая его наименование "MaxFishing", поскольку авторство и исключительные права на произведения, использованные в составном произведении, являются предметом самостоятельного исследования и доказывания.

Кроме того, Анисимов М.Н. утверждает, что спорное обозначение не сходно с противопоставленным обозначением по заявке N 2020769444 и с каждым из противопоставленных товарных знаков, так как имеет ряд существенных фонетических отличий, разное смысловое значение, а словесный элемент "Мах" обладает слабой различительной способностью ввиду его активного использования широким кругом различных лиц.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В отношении доводов о неверном применении судом первой инстанции положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В силу прямого указания пункта 1 статьи 1499 ГК РФ в применимой редакции в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 данного Кодекса.

Таким образом, на стадии экспертизы Роспатент не проверяет по собственной инициативе соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 8 и подпунктов 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ (по инициативе правообладателя или известного лица такая проверка возможна, но лишь при наличии их обращения (пункт 1 статьи 1493 Кодекса)).

Равным образом перечисленные основания не применяются по инициативе административного органа при рассмотрении возражения лица, подавшего заявку, и на стадии оспаривания отказа в государственной регистрации товарного знака. Данная стадия последовательно продолжает стадию регистрации товарного знака.

Исключение подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ из числа проверяемых Роспатентом оснований (и их включение в круг оснований, для которых возможен только последующий контроль) - не ошибка законодателя, а следствие того, в чьих интересах установлены соответствующие требования.

Норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ направлена на защиту частного интереса правообладателя.

Роспатент не может защищать этот частный интерес по собственной инициативе.

Как отмечено в пункте 2 статьи 11 ГК РФ, защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом.

Смысл законодательного регулирования, не допустившего проверку соответствия заявленного на регистрацию обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ Роспатентом по собственной инициативе, состоит в том, что осуществление такой проверки зависит от воли лица, чьи права затронуты.

Права лиц, в чьих интересах установлены требования подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, защищаются в прямо предусмотренном законом порядке - путем подачи ими самостоятельных обращений на стадии регистрации товарного знака (пункт 1 статьи 1493 названного Кодекса) или путем подачи ими возражений уже после такой регистрации (статья 1513 ГК РФ).

Иные случаи защиты права правообладателя в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) закон не предусматривает.

В своем обращении или в своем возражении именно это лицо должно доказать обстоятельства, необходимые для применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. Роспатент не вправе самостоятельно искать такие доказательства.

В соответствии с нормами подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных произведениям, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу N СИП-414/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 N 300-ЭС17-10477 отказано в передаче дела N СИП-414/2016 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства), от 30.07.2021 по делу N СИП-577/2020, от 05.08.2021 по делу N СИП-929/2020, от 04.04.2022 по делу N СИП-607/2021 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2022 N 300-ЭС22-11798 отказано в передаче дела N СИП-607/2021 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства) и других.

Если правообладатель направил в Роспатент обращение на стадии регистрации товарного знака (пункт 1 статьи 1493 ГК РФ), административный орган вправе применить на стадии экспертизы подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса исходя из доводов этого обращения (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2021 по делу N СИП-577/2020).

В данном случае суд первой инстанции установил, что в материалах дела имеется обращение Балачевцева М.П., в связи с чем признал выводы Роспатента о несоответствии заявленного обозначения нормам подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ правомерными.

Отклоняя доводы Анисимова М.Н. об обратном, суд первой инстанции указал, что отсутствие в обращении Балачевцева М.П. ссылок на противоречие заявленного на регистрацию обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не имеет правового значения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что действительно само по себе наличие или отсутствие ссылки на конкретную норму права не имеет принципиального значения.

Вместе с тем значение имеет то, были ли заявлены в таком обращении доводы, основанные на положениях подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

В отсутствие в обращении Балачевцева М.П. подобных доводов Роспатент фактически применил норму подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ по собственной инициативе, что в данном случае недопустимо.

При проверке соответствия регистрации товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ об использовании в товарном знаке части произведения необходимо установить следующие обстоятельства:

охраноспособность произведения, существовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;

его известность в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;

тождественность обозначения, регистрируемого в качестве товарного знака, части известного произведения;

восприятие потребителями товара, для индивидуализации которого заявлено на регистрацию обозначение, этого обозначения как части конкретного произведения;

отсутствие согласия правообладателя такого произведения на регистрацию тождественного названию произведения товарного знака.

Произведение должно обладать признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права (глава 70 ГК РФ).

Вместе с тем не требуется, чтобы и часть произведения (например, название) сама по себе, отдельно от всего произведения в целом, была признана самостоятельным результатом творческого труда автора - норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не направлена на защиту части произведения как объекта авторского права.

Учету подлежит то, является ли конкретный элемент частью конкретного произведения. Это определяется исходя из того, сохраняет ли конкретный фрагмент свою узнаваемость как часть конкретного произведения при его использовании отдельно от всего произведения в целом (абзац второй пункта 81 Постановления N 10).

Для того чтобы в целях применения нормы подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ признать использованной часть конкретного произведения (при доказанности известности произведения), должны быть представлены доказательства его узнаваемости в товарном знаке применительно к адресной группе потребителей именно как названия конкретного произведения (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2020 по делу N СИП-310/2019, от 20.01.2020 по делу N СИП-311/2019 и многие другие).

Вместе с тем, как правильно отмечается в кассационной жалобе (и указывалось в заявлении по делу, поданном в суд первой инстанции), "мягкая оппозиция" Балачевцева М.П. не содержала данных о том, что спорное обозначение воспринимается как часть конкретного произведения. Соответствующие доводы были основаны на положениях подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и были мотивированы наличием ассоциативного ряда между спорным обозначением и Балачевцевым М.П.

Делая вывод о наличии у Балачевцева М.П. прав на сайты, социальные группы, канал с наименованием "Maxfishing" и о противоречии ввиду этого спорного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, ни Роспатент, ни суд первой инстанции не устанавливали соответствующие обстоятельства.

В связи с изложенным президиум Суда по интеллектуальным правам полагает обоснованными в данной части изложенные в кассационной жалобе доводы Анисимова М.Н.

В то же время указанный ошибочный вывод суда первой инстанции не привел к принятию неправильного судебного акта по следующим причинам.

В силу подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492 Кодекса) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии сходства обозначений, однородности товаров и услуг и вероятности смешения таких обозначений в гражданском обороте (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений, однородности товаров и услуг, а также вероятности смешения обозначений в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления N 10.

В силу пункта 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, перечисленные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как отмечено в содержащихся в пункте 162 Постановления N 10 разъяснениях, применимых в том числе в отношении подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака (обозначения по противопоставленной заявке) и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Как отмечено выше, выводы суда первой инстанции в части однородности товаров не оспариваются.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что при определении сходства сравниваемых обозначений суд первой инстанции руководствовался правильной методологией, выполнив сравнение заявленного обозначения и противопоставленных обозначения и товарных знаков по всем необходимым критериям, а также в целом.

Что касается довода заявителя кассационной жалобы о слабой различительной способности словесного элемента "Мах", президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В обозначении по спорной заявке суд первой инстанции усмотрел два элемента - "Max" и "Fishing", согласившись в этом с Анисимовым М.Н.

Обозначения по противопоставленным заявке и товарным знакам состоят только из словесного элемента "Max" / "МАХ" / "Maks".

Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу N СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу N СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу N СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу N СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу N СИП-569/2020.

Те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается: 1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака; 2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров); 3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу N СИП-661/2021.

Соответствующий анализ суд первой инстанции выполнил и признал, что в конкретном обозначении элемент "Max" является более сильным по отношению к неохраноспособному элементу "Fishing".

При этом суд оценил сочетание конкретных элементов конкретного обозначения и сопоставил эти элементы с конкретными товарами (услугами) спорной заявки.

Словесный элемент "Fishing" является неохраноспособным, так как без домысливания прямо, а не через ассоциации, в силу заложенного в него смысла характеризует заявленные товары и услуги, указывает на их назначение, играет второстепенную роль с точки зрения смыслового и визуального доминирования, следовательно, может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого на основании положений абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции определял силу элемента "Max" по отношению к элементу "Fishing", который для заявленных услуг был признан описательным и, как следствие, слабым.

Доводы же, напротив, о слабости словесного элемента "Max" по отношению к элементу "Fishing" не учитывают это обстоятельство.

В связи с изложенным выводы суда о сходстве сравниваемых обозначений основаны на правильно примененной методологии и должным образом мотивированы.

Изложенные в кассационной жалобе доводы Анисимова М.Н. об обратном выражают его несогласие с данной судом первой инстанции оценкой доказательств и направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств.

Отклонив доводы о неверно определенной степени сходства обозначений при неоспоренных выводах об однородности товаров, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о методологически верном и итоговом суждении суда - о наличии вероятности смешения обозначения по спорной заявке с каждым из противопоставленных товарных знаков и с заявкой.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции установлены положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно части 3 которой при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Арбитражный суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по оценке и исследованию фактических обстоятельств дела, выявленных в ходе его рассмотрения по существу.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает правовых оснований для признания необоснованным вывода суда первой инстанции о соответствии оспариваемого решения Роспатента положениям подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В свою очередь, несоответствие спорного обозначения требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ является достаточным основанием для отказа в его государственной регистрации, в связи с чем решение суда первой инстанции отмене не подлежит.

Неверные выводы суда первой инстанции в отношении применения положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ подлежат исключению из мотивировочной части решения.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2023 по делу N СИП-985/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Анисимова Максима Николаевича (ОГРНИП 317774600043000) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова