Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 апреля 2016 г. N 15АП-1842/16

город Ростов-на-Дону

28 апреля 2016 г.

дело N А53-21084/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 27 апреля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 апреля 2016 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующей судьи Пономаревой И.В.

судей Ванина В.В., Чотчаева Б.Т.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жабской А.Л.

при участии:

от ответчика: представитель не явился, извещен;

от истца: представитель Васильев А.А., паспорт, по доверенности от 01.01.2016;

от третьих лиц: представители не явились, извещены.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы апелляционных жалоб общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Город" и общества с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль"

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 08.12.2015 по делу N А53-21084/2015

по иску общества с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль"

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Город"

при участии третьих лиц общества с ограниченной ответственностью "Кровельный Торговый Дом", общества с ограниченной ответственностью "Компания Строительный Бутик"

о запрете использовании фирменное наименование, взыскании 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

принятое судьей Бирюковой В.С.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Город" в котором истец просит суд:

- запретить ООО "Строительная компания "Город" (ИНН 6168008339, ОГРН 1066168007443) использовать словесное обозначение "Металл Профиль", а также иные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком "Металл Профиль", принадлежащим ООО "Компания Металл Профиль" (ИНН 7704792852) по свидетельствам на товарный знак N 288510 и N 477484, в отношении товаров и услуг, относящихся к 06 и 35 классам МКТУ;

- запретить ООО "Строительная компания "Город" (ИНН 6168008339, ОГРН 1066168007443) использовать словесное обозначение "НорманМП", а также иные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком "НорманМП", принадлежащим ООО "Компания Металл Профиль" (ИНН 7704792852) по свидетельству на товарный знак N 452423, в отношении товаров и услуг, относящихся к 06 и 35 классам МКТУ;

- запретить ООО "Строительная компания "Город" (ИНН 6168008339, ОГРН 1066168007443) использовать словесное обозначение "ВикингМП", а также иные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком "ВикингМП", принадлежащим ООО "Компания Металл Профиль" (ИНН 7704792852) по свидетельству на товарный знак N 432123, в отношении товаров 06 класса МКТУ;

- обязать ООО "Строительная компания "Город" (ИНН 6168008339, ОГРН 1066168007443) опубликовать в 30-дневный срок за свой счет вступившее в силу решение суда в полном объеме о допущенном нарушении исключительных прав ООО "Компания Металл Профиль" (ИНН 7704792852) на товарные знаки по свидетельствам N 288510, N477484, N452423 и N432123 в ближайшем выпуске журнала в сфере строительного бизнеса "Стройка. Ростовская область" (свидетельство о регистрации СМИ peг. номер ПИ NТУ61-01153 от 10.07.2015 г.),

- взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в сумме 300 000 руб., 3500 руб. убытков, понесенных в связи с оплатой услуг нотариуса за оформление протокола обеспечения доказательств.

Решением от 08.12.2015 суд запретил ООО "Строительная компания "Город" (ИНН 6168008339, ОГРН 1066168007443) использовать словесное обозначение "Металл Профиль", а также иные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком "Металл Профиль", принадлежащим ООО "Компания Металл Профиль" (ИНН 7704792852) по свидетельствам на товарный знак N 288510 и N 477484, в отношении товаров и услуг, относящихся к 06 и 35 классам МКТУ. Запретил ООО "Строительная компания "Город" (ИНН 6168008339, ОГРН 1066168007443) использовать словесное обозначение "НорманМП", а также иные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком "НорманМП", принадлежащим ООО "Компания Металл Профиль" (ИНН 7704792852) по свидетельству на товарный знак N 452423, в отношении товаров и услуг, относящихся к 06 и 35 классам МКТУ. Запретил ООО "Строительная компания "Город" (ИНН 6168008339, ОГРН 1066168007443) использовать словесное обозначение "ВикингМП", а также иные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком "ВикингМП", принадлежащим ООО "Компания Металл Профиль" (ИНН 7704792852) по свидетельству на товарный знак N432123, в отношении товаров 06 класса МКТУ. Суд обязал ООО "Строительная компания "Город" (ИНН 6168008339, ОГРН 1066168007443) опубликовать в 30-дневный срок за свой счет вступившее в силу решение суда в полном объеме о допущенном нарушении исключительных прав ООО "Компания Металл Профиль" (ИНН 7704792852) на товарные знаки по свидетельствам N 288510, N477484, N452423 и N432123 в ближайшем выпуске журнала в сфере строительного бизнеса "Стройка. Ростовская область" (свидетельство о регистрации СМИ per. номер ПИ NТУ61-01153 от 10.07.2015 г.). Суд взыскал с ООО "Строительная компания "Город" в пользу ООО "Компания Металл Профиль" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в сумме 90 000 руб., 3500 руб. убытков, а также 26 794,21 руб. судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением деля. В остальной части иска отказано. Взыскано с ООО "Строительная компания "Город" в доход федерального бюджета 70 руб. государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обжаловал его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда отменить в части размера взысканной с ООО "СК "Город" компенсации 30 000 рублей за нарушение исключительных прав истца на каждый товарный знак ООО "Компания Металл Профиль". Определяя размер компенсации подлежащей взысканию с ООО "СК "Город" за незаконное использование им товарных знаков Истца суд первой инстанции не полно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела. Истец и ответчик осуществляют деятельность на одном рынке товаров и услуг (производство и реализация металлических строительных материалов), а также на одной территории (ООО "Строительная компания "Город" и Южный филиал ООО "Компания Металл Профиль" находятся по одному адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 154/1). В результате незаконного использования ООО "СК "Город" в своей хозяйственной деятельности словесных обозначений, тождественных товарным знакам Истца, в отношении однородных товаров, в том числе учитывая местонахождение ООО "СК "Город" и Южного филиала ООО "Компания Металл Профиль" по одному адресу (г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 154/1), возникает вероятность смешения товаров и услуг Истца и Ответчика, что вводит потребителей в заблуждение, вызывает в их сознании смешение в отношении продукции и ее производителя, создает впечатление о наличии связей или взаимоотношений между истцом и ответчиком, а также причиняет заявителю убытки в форме упущенной выгоды. Учитывая недобросовестное поведение ответчика, суд первой инстанции необоснованно определил сумму компенсации в размере 30 000 рублей за каждый товарный знак, что более чем в три раза меньше по сравнению с заявленным требованием и явно несоразмерно последствиям нарушения, а также не соответствует принципам разумности и справедливости. Истец, оценивая размер требуемой компенсации, исходил из того, что срок незаконного использования ответчиком словесных обозначений "Металл Профиль", "НорманМП" и "ВикингМП", составляет более полутора лет.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 27.01.2016 решение Арбитражного суда Ростовской области от 08.12.2015 по делу N А53-21084/2015 в обжалуемой части оставлено без изменения, апелляционная жалоба истца - без удовлетворения.

01.02.2016 в суд апелляционной инстанции поступила апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Город" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 08.12.2015 по делу N А53-21084/2015. В апелляционной жалобе заявитель просит отменить решение, в иске отказать. Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Решение незаконно и не обосновано, исключительные права истца на товарные знаки: "Металл Профиль", "НорманМП", "ВикингМП" не нарушены. Действия ООО "СК "Город" не подпадают под ст. 1428 ГК РФ, так как ответчик является лицом, которое вводит товарный знак в оборот. На сайте http://gorodl61.ru указано: "Мы предлагаем металлочерепицу проверенного качества". В данном контексте ниже приведена информация производителе металлочерепицы, среди которых - группа компаний Металл Профиль. При этом информация о сотрудничестве с компанией ООО "Компания Металл Профиль" актуальна и соответствует действительности, так как между ООО "СК "Город" и официальным дилером "Компания Металл Профиль" ООО "Компания Строительный Бутик" заключен договор поставки N 5/09-01/4 от 09.01.2014 сроком до 31.12.2015, в соответствии с которым "СК "Город" приобретает товар, производителем которого является истец. Целью размещения информации на сайте http://gorod161.ru является заключение договора купли-продажи как с физическими, так и с юридическими лицами. Обозначение вида металлочерепицы обязательно и необходимо для определения предмета договора купли-продажи. Сумма компенсации завышена и не обоснована. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Заявление ответчика о явной несоразмерности компенсации само по себе не означает признание ООО "СК "Город" исковых требований или факта нарушения исключительных прав истца.

Определением суда апелляционной инстанции от 08.02.2016 апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Город" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 08.12.2015 по делу N А53-21084/2015 принята к производству, назначена к рассмотрению в судебном заседании.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 07.04.2015 постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2016 по делу N А53-21084/2015 отменено применительно к абзацу 5 пункту 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции". Суд апелляционной инстанции назначил к совместному рассмотрению апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Город" и общества с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 08.12.2015 по делу N А53-21084/2015.

В судебное заседание 27.04.2016 ответчик и третьи лица, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей не обеспечили. В связи с изложенным апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие указанных лиц в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий в судебном заседании огласил доводы апелляционной жалобы ответчика.

Представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы в полном объеме. Просил решение суда отменить в части и принять по делу новый судебный акт. Возражал против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика по основаниям, изложенным в письменном отзыве. Просил апелляционную жалобу ответчика оставить без удовлетворения. Представленный письменный отзыв судом апелляционной инстанции рассмотрен и приобщен к материалам дела.

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Ростовской области от 08.12.2015 по делу N А53-21084/2015 проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, оценив доводы, изложенные в апелляционных жалобах, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Как следует из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право на следующие товарные знаки:

- "Металл Профиль", свидетельство на товарный знак N 288510 (дата регистрации 11.05.2005 г., приоритет товарного знака от 07.08.2003 г., правовая охрана товарного знака распространяется на товары 06 класса МКТУ; свидетельство на товарный знак N477484 (дата регистрации 25.12.2012 г., приоритет товарного знака от 12.10.2010 г., правовая охрана товарного знака распространяется на товары и услуги 06 и 35 классов МКТУ;

- "НорманМП", свидетельство на товарный знак N 452423 (дата регистрации 27.01.2012 г., приоритет товарного знака от 29.04.2011 г. Правовая охрана товарного знака распространяется на товары и услуги 06 и 35 классов МКТУ.

- "ВикингМП", свидетельство на товарный знак N 432123 (дата регистрации 14.03.2011 г., приоритет товарного знака от 11.11.2009 г. Правовая охрана товарного знака распространяется на товары 06 класса МКТУ.

ООО "Строительная компания "Город" (ИНН 6168008339), без разрешения Истца, использует в своей хозяйственной деятельности словесные обозначения "Металл Профиль", "НорманМП" и "ВикингМП", тождественные словесным обозначениям вышеуказанных товарных знаков Истца.

Спорные обозначения используется ООО "Строительная компания "Город" в рекламе в сети "Интернет" на интернет-сайте http://gorodl61.ru.

Согласно сведениям, предоставленным ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" (исх. N 1692-С от 17.06.2015 г.), администратором домена www.gorodl61.ru является ООО "Строительная компания "Город" (ИНН 6168008339) с даты регистрации (27.10.2010 г.) по настоящее время".

Использование Ответчиком на интернет-сайте www.gorodl61.ru словесных обозначений "Металл Профиль", "НорманМП" и "ВикингМП", тождественных словесным обозначениям товарных знаков Истца, подтверждается протоколом обеспечения доказательств, составленного 07.04.2015 г. нотариусом Краснодарского нотариального округа Мазуровой Г.Г.

Товары и услуги, в отношении которых ответчик использует спорное обозначение, однородны товарам, в отношении которых распространяется правовая охрана Товарных знаков Истца, однако истец не давал Ответчику разрешения использовать Товарный знаки в отношении однородных товаров Истца.

Истец и ответчик осуществляют деятельность на одном рынке товаров и услуг (производство и реализация металлических строительных материалов), а также на одной территории (ООО "Строительная компания "Город" и Южный филиал ООО "Компания Металл Профиль" находятся по одному адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 154/1).

В результате использования Ответчиком спорных обозначений возникает вероятность смешения товаров и услуг Истца и Ответчика.

По мнению истца, используемые ответчиком словесные обозначения "Металл Профиль", "НорманМП" и "ВикингМП", используемыми ООО "Строительная компания "Город", сходно до степени смешения со словесными обозначениями товарных знаков Истца в соответствии положениями Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее - Правила).

Из пункта 14.4.2. Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковой (фонетический), графический (визуальный) и смысловой (семантический).

Так как используемые Ответчиком словесные обозначения совпадают со словесными обозначениями товарных знаков Заявителя в звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом) элементах, можно сделать однозначный вывод, что указанные обозначения тождественны.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в Арбитражный суд Ростовской области.

При принятии решения суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим.

В силу подпункта 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Государственная регистрация товарного знака согласно статье 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункты 1 и 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Материалами дела подтверждается, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности ООО "Компания Металл Профиль" (г. Москва) было выдано свидетельство:

- N 452423 на товарный знак (знак обслуживания) "NormanМР". Приоритет товарного знака 29.04.2011, срок действия регистрации истекает 29.04.2021. В соответствии со свидетельством N 452423 товарный знак "NormanМР" зарегистрирован в отношении товаров и услуг 06 и 35 классов МКТУ.

- N 288510 на товарный знак (знак обслуживания) "Металл Профиль". Приоритет товарного знака 07.08.2003 г., срок действия регистрации истекает 07.08.2023. В соответствии со свидетельством N288510 товарный знак "Металл Профиль" зарегистрирован в отношении товаров 06 МКТУ.

- N 477484 на товарный знак (знак обслуживания) "Металл Профиль". Приоритет товарного знака 12.10.2010 г., срок действия регистрации истекает 12.10.2020. В соответствии со свидетельством N477484 товарный знак "Металл Профиль" зарегистрирован в отношении товаров 06 и 35 МКТУ.

- N 432123 на товарный знак (знак обслуживания) "Викинг МП". Приоритет товарного знака 11.11.2009 г., срок действия регистрации истекает 11.11.2019. В соответствии со свидетельством N432123 товарный знак "Викинг МП" зарегистрирован в отношении товаров 06 МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, спецификой правовой защиты товарного знака является защита правообладателя не только от незаконного использования товарного знака, но и от использования обозначений, сходных с зарегистрированным товарным знаком до степени смешения.

В ходе судебного заседания представитель ответчика пояснил, что не отрицает то обстоятельство, что ООО "Строительная Компания "Город" является администратором спорного доменного имени.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу, что ответчик действительно является администратором доменного имени "www.gorodl61.ru "

Ответчик на страницах своего Интернет-сайта рекламировал реализуемую им металлопродукцию "Металл Профиль", "НорманМП", "ВикингМП" (металлочерепица).

Данный факт подтверждается протоколом обеспечения доказательства, составленным 07.04.2015 г. нотариусом Краснодарского нотариального округа Мазуровой Г.Г., о проведении осмотра интернет сайта www.gorodl61.ru, который признан судом надлежащим доказательством, поскольку был составлен в соответствии со ст. 102 и 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

Кроме того, факт использования ответчиком словесных обозначений "Металл Профиль", "НорманМП", "ВикингМП" ответчиком не отрицался.

Поскольку товары и услуги, в отношении которых ответчик использует спорное обозначение, однородны товарам, в отношении которых распространяется правовая охрана товарного знака истца, и истец не давал ООО "Строительная Компания "Город" разрешение на использование принадлежащих ему товарных знаков, а также принимая во внимание, что стороны осуществляют деятельность на одном рынке товаров и услуг, ООО "Компания Металл Профиль" обратилось в суд с иском по настоящему делу.

При рассмотрении спора и установлении сходства суд руководствовался, в том числе Правилами составления подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила). Поскольку правовая экспертиза при регистрации товарного знака включает в себя проверку на тождество и сходство с ранее зарегистрированными товарными знаками, методики установления сходства, названные в указанных правилах могут быть использованы для целей разрешения настоящего спора.

Так, указанными правилами (п. 14.4.2) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Правилами также указано на необходимость при установлении сходства учитывать однородность товаров, на которых размещены товарные знаки (обозначения).

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Сходство обозначений также связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, существует большая вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг) (раздел 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство).

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06).

Вместе с тем, в соответствии с правовой позицией, изложенной в п.13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы.

Исходя из вышеизложенного, суд первой инстанции с применением правил установления сходства пришел к выводу о том, что словесное обозначение, используемое ответчиком, созвучно словесным элементам товарного знака истца, которые обладают визуальным доминированием. В связи с чем, словесное обозначение:

- "Металл Профиль" сходно до степени смешения с товарным знаком "Металл Профиль";

- "НорманМП" сходно до степени смешения с товарным знаком "НорманМП";

- "ВикингМП" сходно до степени смешения с товарным знаком "ВикингМП".

Судом так же установлено и подтверждается материалами дела, что товарные знаки истца, используются ответчиком без согласия правообладателя товарного знака, при этом ответчик является администратором домена.

Суд отклонил доводы ООО "СК "Город" о том, что правомерное использование спорных товарных знаков ответчиком обусловлено приобретением товара, производимого истцом, у официальных дилеров ООО "Компания Металл Профиль".

В обоснование данного довода ответчиком представлен договор поставки N 68 от 12.01.2015, заключенный между ООО "СК "Город" и ООО "Кровельный торговый дом", а также договор поставки N 5/09-01-14 от 09.01.2014, заключенный между ООО "СК "Город" и ООО "Компания Строительный Бутик".

Согласно имеющихся в материалах дела сертификатов ООО "Компания Строительный Бутик" и ООО "Кровельный торговый дом" действительно являются официальными дилерами ООО "Компания Металл Профиль".

Письмом от 30.11.2015 г., направленным в адрес суда, ООО "Кровельный торговый дом" сообщило, что никогда не продавало ООО "СК "Город" продукцию с товарными знаками "Металл Профиль", "НорманМП", "ВикингМП".

Письмом от 30.11.2015 г., направленным в адрес суда, ООО "Компания Строительный Бутик" также сообщило суду, что никогда не продавало ООО "СК "Город" продукцию с товарными знаками "Металл Профиль", "НорманМП", "ВикингМП".

При этом представленные ответчиком договоры, заключенные с ООО "Компания Строительный Бутик" и ООО "Кровельный торговый дом", не содержат описания товара, подлежащего поставке и не позволяют идентифицировать предмет договора.

Ответчиком в судебном заседании представлены товарные накладные и счета-фактуры в обоснование факта приобретения у ООО "Компания Строительный Бутик" и ООО "Кровельный торговый дом" продукции под товарными знаками "Металл Профиль", "НорманМП", "ВикингМП".

Однако представленная первичная документация не отвечает признакам относимости и допустимости доказательств, закрепленным положениями ст.ст. 67, 68 АПК РФ, поскольку часть товарных накладных (от 15.05.2015, 15.07.2014, 15.07.2015, 13.09.2012, 19.03.2013) не соответствует периоду заключения договоров поставки, а кроме того, в графе "плательщик", "грузополучатель" указан ИП Халвердян Г.Э. Товарные накладные от 30.09.2014, 13.06.2012, 25.04.2012, 27.03.2014, плательщиком по которым выступает ООО "СК "Город", также датированы периодом ранее дат заключения договоров поставки с официальными дилерами истца и не содержат в себе указания на товар под товарными знаками "Металл Профиль", "НорманМП", "ВикингМП".

В соответствии с п. 3 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Факт нарушения ответчиком права истца на товарный знак установлен судом, ввиду чего, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, подлежит удовлетворению требование истца об обязании ООО "Строительная компания "Город" опубликовать в 30-дневный срок за свой счет вступившее в силу решение суда в полном объеме о допущенном нарушении исключительных прав ООО "Компания Металл Профиль" на товарные знаки по свидетельствам N 288510, N477484, N452423 и N432123 в ближайшем выпуске журнала в сфере строительного бизнеса "Стройка. Ростовская область" (свидетельство о регистрации СМИ per. номер ПИ NТУ61-01153 от 10.07.2015 г.).

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Пунктом 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" предусмотрено, что "Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения".

Учитывая характер допущенных ответчиком нарушений, срок незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, а также отсутствие ранее совершенного ответчиком нарушения исключительного права истца на товарные знаки, суд первой инстанции, руководствуясь принципами разумности и справедливости, обоснованно определил размер компенсации подлежащей взысканию с ответчика за незаконное использование им товарных знаков в общем размере 90 000 рублей (по 30 000 руб. за каждый из трех товарных знаков).

Согласно представленных истцом доказательств обоснованности заявленных требований в части взыскания 3 500 руб. убытков, судом установлено, что истец оплатил по тарифу нотариусу 3 500 рублей, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 07.04.2015., которые подлежат взысканию судом в заявленном размере.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции. Выводы суда соответствуют положениям пункта 43.3 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". Суд первой инстанции учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности, уменьшил размер компенсации до 90 000 руб., что не противоречит статьям 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и соответствует обстоятельствам дела.

Апелляционный суд не усматривает оснований для переоценки вывода суда первой инстанции о том, что в спорной ситуации взыскание компенсации в размере 90 000 руб. будет соразмерным допущенному нарушению исключительных прав истца.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Город" о том, что рекламируемая и реализуемая ответчиком продукция с использованием словесных обозначений "Металл Профиль", "НорманМП" и "ВикингМП", тождественных товарным знакам Истца, приобреталась ответчиком у третьих лиц на основании договоров поставки, в соответствии с которыми ответчик приобретает товар, производителем которого является истец, отклоняется судом апелляционной инстанции. Из представленных в материалы дела писем ООО "Компания Строительный Бутик" и ООО "Кровельный Торговый Дом" следует, что они не поставляли в адрес ООО "СК Город" продукцию с использованием словесных обозначений "Металл Профиль", "НорманМП" и "ВикингМП".

Ответчиком не представлены доказательства того, что продукция, рекламируемая и реализуемая им под названиями "Металл Профиль", "НорманМП" и "ВикингМП", введена в гражданский оборот именно истцом.

Аналогичный вывод содержится в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2014 по делу N А32-16379/2013.

Доводы заявителей апелляционных жалоб основаны на неверном понимании норм права, апелляционный суд не усматривает оснований к отмене либо изменению решения суда первой инстанции. Суд правильно определил спорные правоотношения и предмет доказывания по делу, с достаточной полнотой выяснил обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. Выводы суда основаны на доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемом судебном акте и которым дана оценка в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ссылки, изложенные в апелляционной жалобе истца на правовую позицию, сформулированную в судебных актах по иным делам не приняты во внимание судом, поскольку судебные акты приняты по спорам с иными фактическими обстоятельствами.

Расходы по уплате государственной пошлины при подаче апелляционных жалоб в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителей апелляционных жалоб.

Руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 08.12.2015 по делу N А53-21084/2015 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

И.В. Пономарева

Судьи

В.В. Ванин Б.Т. Чотчаев