Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2019 г. N 19АП-4546/18

г. Воронеж

04 июля 2019 г.

Дело N А14-19259/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 28 июня 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 04 июля 2019 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Поротикова А.И.,
судей	Кораблевой Г.Н.,
	Ушаковой И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Измайловой С.В.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "Армада": Сергеевой Ю.А., представителя по доверенности N 3 от 10.08.2018 г.;

от общества с ограниченной ответственностью "Талай": Гульевой О.В., представителя по доверенности б/н от 26.11.2018 г.;

от индивидуального предпринимателя Шипунова Сергея Николаевича: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела,

рассмотрев в открытом судебном заседании с помощью использования системы видеоконференц-связи апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Армада" на решение Арбитражного суда Воронежской области от 18.04.2019 по делу N А14-19259/2017 (судья Баркова Е.Н.) по иску общества с ограниченной ответственностью "Армада" (ОГРН 1107448000439, ИНН 7448125407) к обществу с ограниченной ответственностью "Талай" (ОГРН 1033600042937, ИНН 3664002280), третье лицо: индивидуальный предприниматель Шипунов Сергей Николаевич, (ОГРНИП 304212906500177, ИНН 212900008791) о взыскании 750 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Армада" (далее - ООО "Армада", истец) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Талай" (далее - ООО "Талай", ответчик) о взыскании 750 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак со словесным обозначением "Армада" по свидетельству 378292, а также 5 300 руб. расходов на нотариальный тариф за удостоверение сайта.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 03.05.2018 по делу N А14-19259/2017, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 по настоящему делу, в иске было отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2018 решение Арбитражного суда Воронежской области от 03.05.2018 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 отменены, дело N А14-19259/2017 направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 18.04.2019 по настоящему делу в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, полагая его незаконным и необоснованным, истец обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить данное решение суда, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Определением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2019 указанная жалоба принята к производству.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции 28.06.2019 г. представитель третьего лица не явился.

Учитывая наличие доказательств надлежащего извещения указанного лица о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в его отсутствие.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, полагая решение суда незаконным и необоснованным, просил отменить его, удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика в отношении доводов апелляционной жалобы возражал, считал решение суда законным и обоснованным, по основаниям, изложенным в представленном суду отзыве на жалобу, просил оставить его без изменения, а жалобу истца - без удовлетворения.

Судебная коллегия, исследовав представленные материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав пояснения явившихся в судебное заседание представителей, приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены решения суда первой инстанции и удовлетворения апелляционной жалобы. Суд при этом исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, общество "Армада" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 378292 (приоритет от 28.08.2007, срок действия товарного знака - 28.08.2027), представляющего собой словесное обозначение "АРМАДА", который зарегистрирован 30.04.2009 в отношении услуг "организация ярмарок в рекламных целях; реклама, услуги снабженческие для третьих лиц/закупка и обеспечение предпринимателей товарами" 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), "агентства по операциям с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду" 36-го классов МКТУ, "закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания; услуги баров" 43-го класса МКТУ.

Ссылаясь на то, что ООО "Талай" использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца при оказании однородных услуг, на вывеске торгового центра, в доменном имени на сайте: www.tk-armada.ru, в порядке досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика 04.09.2017 было направлено претензионное письмо N 28 с требованием прекратить незаконное использование товарного знака либо заключить лицензионный договор с правообладателем, а также в срок до 15.09.2017 выплатить компенсацию в размере 750 000 рублей. Однако ответчиком данная претензия была оставлена без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящими требованиями.

Разрешая спор по существу и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Обжалуя принятое по делу решение, истец ссылается на то, что использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, до даты его приоритета, не может признаваться правомерным по смыслу статей 1229, 1538, 1539 ГК РФ, поскольку товарные знаки не могут являться объектами преждепользования. Кроме того, по мнению заявителя жалобы, ООО "Талай" не было представлено доказательств использования наименования торгового центра "Армада" с момента введения его в эксплуатацию. Относительно указанных доводов суд апелляционной инстанции полагает необходимым отметить следующее.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктами 41-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

При сравнении используемых ответчиком комбинированного (на странице сайта и вывеске торгового центра) и словесного обозначения "armada" (в доменном имени) с принадлежащим истцу товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N 378292, суд области пришел к правомерному выводу о том, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения с товарным знаком истца. Осуществляемые истцом и ответчиком виды деятельности - сдача в аренду недвижимого имущества являются однородными.

В соответствии с пунктом 177 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ (пункт 1 статьи 1538 ГК РФ).

По смыслу статьи 1538 ГК РФ в качестве коммерческих обозначений подлежат охране как словесные, так и изобразительные или комбинированные обозначения.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось). Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе.

Из материалов дела усматривается, что ООО "Талай" использует обозначение "Армада" с момента введения в эксплуатацию (2006 год согласно выписке из ЕГРН - т.1, л.д. 125) торгового центра по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 65А для идентификации этого торгового центра, что подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами: договорами аренды N 01-А11/2006 от 25.09.2006, N 01-А30/2005 от 01.02.2006, N 01-А10/2005 от 20.01.2006, N 01-А28/2006 от 31.03.2006, N 01-В5-6/2005 от 05.01.2006, N АП2/2006 от 18.05.2006, N АП2/2006 от 12.05.2006, N 01-В16/1/2006 от 01.02.2006, N АП5/2006 от 01.11.2006, N 01-А28/2006 от 03.04.2006 (т.2, л.д. 27-184), по условиям которых ответчик предоставлял помещения принадлежащего на праве собственности ТЦ "Армада" во временное владение и пользование.

Доказательств осуществления ответчиком иных видов деятельности с использованием словесного обозначения "Армада", кроме деятельности по сдаче в аренду помещений, расположенных в торгово-развлекательном центре "Армада", суду не представлено.

Таким образом, словесный элемент "АРМАДА" используется ответчиком на законных основаниях с 2006 года, то есть ранее даты приоритета (28.08.2007) спорного товарного знака, в защиту исключительных прав на который предъявлены исковые требования, в силу чего ссылка истца на недоказанность наличия у ООО "Талай" "старшего" права на использование обозначения "Армада" как коммерческого обозначения, признается судебной коллегией несостоятельной.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что "в нормах права, регулирующих отношения, связанные с товарными знаками, не содержится понятия преждепользования" заявлен без учета пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, согласно которому если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Как отмечено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17- 12023).

При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Вместе с тем следует отметить, что осуществление деятельности в различных регионах Российской Федерации объективно препятствует возможности смешения деятельности различных лиц в глазах потребителей (определение Верховного Суда РФ от 5 декабря 2017 г. N 300-КГ17-12018).

Как следует из материалов дела, осуществляемые истцом и ответчиком виды деятельности - сдача в аренду недвижимого имущества (офисов, торговых площадей) являются однородными, однако осуществляются в разных регионах Российской Федерации (истец - в Челябинской области, ответчик - в Воронежской области), удаленных друг от друга на значительное расстояние.

Доказательств осуществления истцом какой-либо предпринимательской деятельности на иной территории, кроме Челябинской области, не представлено, что объективно препятствует возможности смешения деятельности истца и ответчика в глазах потребителей, поскольку ООО "Талай" не осуществляет никакой предпринимательской деятельности на указанной территории.

Таким образом, вопреки доводам заявителя апелляционной жалобы, вывод суда первой инстанций об отсутствии реальной угрозы или вероятности вызвать смешение у потребителей между зарегистрированным товарным знаком истца и обозначением, используемого ответчиком в своей деятельности, ввести потребителя в заблуждение относительно источника происхождения услуг, обусловленный осуществлением деятельности по сдаче в аренду недвижимого имущества в разных регионах Российской Федерации (истец - в Челябинской области, ответчик - в Липецкой области), значительно удаленных друг от друга, соответствует правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, содержащейся в вышеназванных судебных актах.

Исходя из установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции, вслед за арбитражным судом области, приходит к выводу о том, что истец не доказал факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 378292.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание факт использования ответчиком на законных основаниях обозначения "Армада" до момента регистрации товарного знака N 378292 (в том числе до даты его приоритета) и до даты создания общества "Армада" как юридического лица (27.01.2010, согласно сведениям из ЕГРЮЛ), установив отсутствие вероятности смешения потребителями товарного знака N 378292 и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, а также введения потребителя в заблуждение относительно источника происхождения услуг, ввиду осуществления сторонами деятельности в разных регионах, руководствуясь статьями 10, 1229, 1252, 1484, 1515, 1538 ГК РФ, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для настоящего дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц.

Судом апелляционной инстанции также принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, судебные расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя, возврату либо возмещению не подлежат.

Руководствуясь статьями 266-268, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 18.04.2019 по делу N А14-19259/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Армада" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

председательствующий судья

А.И. Поротиков

Судьи

Г.Н. Кораблева И.В. Ушакова