Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 ноября 2019 г. N С01-848/2018 по делу N А14-19259/2017 Суд оставил без изменения судебные акты об отказе во взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку ответчику принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 ноября 2019 г. N С01-848/2018 по делу N А14-19259/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 30 октября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 ноября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Мындря Д.И.,

судей Силаева Р.В., Химичева В.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кудрявцевым Д.К.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в предусмотренном статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации порядке с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (судебное поручение исполняет судья Арямов А.А., секретарь судебного заседания Разиновой О.А.), кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АРМАДА" (ул. Бейвеля, д. 6, кв. 162, 454100, ОГРН 1107448000439) на решение Арбитражного суда Воронежской области от 18.04.2019 по делу N А14-19259/2017 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2019 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "АРМАДА"

к обществу с ограниченной ответственностью "Талай" (ул. Героев Сибиряков, д. 65А, г. Воронеж, 394051, ОГРН 1033600042937) о взыскании компенсации в размере 750 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя Шипунова Сергея Николаевича (г. Чебоксары, ОГРНИП 304212906500177).

Путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "АРМАДА" - Сергеева Ю.А. (по доверенности от 10.08.2019 N 3).

В судебном заседании в Суде по интеллектуальным правам принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Талай" - Гульева О.В. (по доверенности от 30.01.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Армада" (далее - общество "АРМАДА") обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Талай" (далее - общество "Талай") о взыскании 750 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 378292, а также 5 300 рублей расходов на нотариальное удостоверение документов.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Шипунов С. Н. (далее - предприниматель).

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 03.05.2018, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2018 решение Арбитражного суда Воронежской области от 03.05.2018 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 по тому же делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 18.04.2019, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2019, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "АРМАДА" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить и принять по делу новый судебный акт.

Общество "АРМАДА" считает необоснованным вывод судов о том, что общество "Талай" обладает исключительным правом на коммерческое обозначение "АРМАДА", которое возникло у него до даты приоритета товарного знака истца, в связи с чем нарушение исключительного права истца отсутствует. Напротив, общество "АРМАДА" полагает, что данный вывод не следует из материалов дела и о наличии такого права ответчик не заявлял при первом рассмотрении дела. Указанные обстоятельства, по мнению общества "АРМАДА", свидетельствуют о том, что общество "Талай" злоупотребило своим правом, заявив о праве на коммерческое обозначение при повторном рассмотрении дела судом первой инстанции. Одновременно общество "АРМАДА" ссылается на то, что поскольку общество "Талай" указало на наличие у него права на коммерческое обозначение лишь 19.02.2019, то суды должны были признать, что такое право, если и возникло, то не ранее указанной даты, то есть позже даты приоритета принадлежащего истцу товарного знака.

Общество "АРМАДА" указывает на то, что вывод судов о принадлежности обществу "Талай" исключительного права на коммерческое обозначение в отсутствие надлежащих доказательств противоречит нормам материального права - в частности, статье 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что между предпринимателем и обществом "Талай" не могло быть заключено соглашение об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 270484, правообладателем которого являлся предприниматель, поскольку указанный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг "продвижение товаров для третьих лиц" 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), тогда как общество "Талай" осуществляет деятельность по сдаче помещений в аренду.

Кроме того, общество "АРМАДА" указывает на то, что судами не дана какая-либо оценка тому обстоятельству, что ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения, в администрируемом им доменном имени, что, по мнению истца, является самостоятельным нарушением его исключительного права.

Заявитель кассационной жалобы считает необоснованным и противоречащим нормам права вывод судов о том, что поскольку истцом и ответчиком деятельность с использованием спорного обозначения осуществляется в разных регионах, потребители не могут быть введены в заблуждение, в связи с чем нарушение исключительного права истца на товарный знак отсутствует.

Общество "АРМАДА" также указывает, что заявленная им ко взысканию компенсация в размере 750 000 руб. является разумной и обоснованной в связи с длительностью нарушения исключительного права на товарный знак.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Талай" просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, полагая их законными и обоснованными.

Предприниматель отзыв на кассационную жалобу в материалы дела не представил.

В судебном заседании представитель общества "АРМАДА" выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества "Талай" просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения по доводам, содержащимся в отзыве на кассационную жалобу.

Предприниматель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "АРМАДА" является правообладателем словесного товарного знака "АРМАДА" по свидетельству Российской Федерации N 378292, который зарегистрирован 30.04.2009 с приоритетом от 28.08.2007 в отношении, в том числе услуг "организация ярмарок в рекламных целях; реклама, услуги снабженческие для третьих лиц/закупка и обеспечение предпринимателей товарами" 35-го, "агентства по операциям с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду" 36-го, "закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания; услуги баров" 43-го классов МКТУ.

Обществу "АРМАДА" стало известно, что общество "Талай" использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 378292, при оказании однородных услуг, а именно - на вывеске торгового центра, а также в доменном имени сайта в сети Интернет "www.tk-armada.ru", что подтверждается протоколом нотариального осмотра.

Полагая, что общество "Талай" нарушает его исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 378292, общество "АРМАДА" обратилось в суд с иском по настоящему делу.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции было установлено, что общество "Талай" согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости является собственником нежилого здания - торгового центра "Армада", расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 65-А, построенного в 2005 году и введенного в эксплуатацию в 2006 году, а также что названное общество ведет деятельность по сдаче в аренду принадлежащего ему недвижимого имущества, находящегося в указанном здании.

Судом первой инстанции также установлено, что общество "Талай" использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в том числе на вывеске торгового центра и в доменном имени "www.tk-armada.ru" при оказании услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Вместе с тем, рассматривая вопрос о законности использования ответчиком указанного обозначения, суд первой инстанции установил, что общество "Талай" начало использовать спорное обозначение в своей деятельности ранее даты приоритета товарного знака истца и ранее даты регистрации общества "АРМАДА" - с момента ввода в эксплуатацию принадлежащего ответчику торгового центра, в 2006 году.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что общество "Талай" правомерно использует обозначение "АРМАДА" для индивидуализации однородного имущественного комплекса, поскольку такое использование соответствует положениям статей 1538, 1539, 1229 ГК РФ.

Кроме того, суд первой инстанции констатировал, что в действиях общества "АРМАДА" по инициированию судебных споров в арбитражных судах Воронежской, Челябинской, Липецкой, Ульяновской, Владимировской, Кировской, Новосибирской областей, в арбитражных судах города Москвы и Республики Татарстан о взыскании компенсации, учитывая, что истец не просит запретить ответчикам совершать любые действия по использованию товарного знака, усматриваются признаки злоупотребления гражданскими и процессуальными правами.

Совокупность установленных судом первой инстанции обстоятельств послужила основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам, отменяя решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, указал, что выводы судов о наличии в действиях общества "АРМАДА" злоупотребления правом не соответствуют нормам материального права.

Суд кассационной инстанции отметил, что суды, установив, что предприниматель является правообладателем комбинированного товарного знака, включающего словесное обозначение "АРМАДА", зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ, не выяснили вопрос о взаимосвязи правообладателя этого товарного знака и общества "Талай", не исследовали вопрос о возможном заключении между предпринимателем и ответчиком лицензионного договора или иного соглашения с целью надлежащего легального использования ответчиком товарного знака, принадлежащего предпринимателю.

Суд по интеллектуальным правам констатировал также, что сам по себе вывод судов о том, что использование ответчиком спорного обозначения для индивидуализации торгового центра до даты приоритета товарного знака истца свидетельствует о законности такого использования, противоречит положениям статьи 1361 ГК РФ.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции также признала ошибочным вывод судов о том, что ведение истцом и ответчиком деятельности в различных регионах обуславливает отсутствие опасности смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком.

Направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам указал, что при новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, устранить допущенные нарушения, исследовать все существенные для правильного разрешения спора обстоятельства, в том числе дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, с учетом имеющихся в деле доказательств, о применении или неприменении статьи 10 ГК РФ, исследовать вопрос о наличии соглашения между третьим лицом и ответчиком об использовании товарного знака.

При новом рассмотрении спора суд первой инстанции, руководствуясь статьями 1229, 1252, 1484, 1538, 1539 ГК РФ отказал в удовлетворении заявленных истцом требований.

Проведя сравнительный анализ используемого на сайте в сети Интернет и на вывеске торгового центра ответчиком комбинированного обозначения с принадлежащим истцу товарным знаком, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что используемые ответчиком обозначения сходны до степени смешения с товарным знаком истца.

Вместе с тем суд первой инстанции констатировал, что ответчик, учитывая приведенные им доводы и исходя из представленных в их подтверждение доказательств, является обладателем исключительного права на коммерческое обозначение "Армада", которое используется им для индивидуализации предприятия - торгового центра. При этом суд первой инстанции установил, что право на коммерческое обозначение возникло у ответчика ранее даты приоритета товарного знака истца.

Суд первой инстанции, разрешая спор по существу, применил положение пункта 6 статьи 1252 ГК РФ и констатировал, что при названном обстоятельстве (принадлежность ответчику права на коммерческое обозначение) истцом не доказан факт нарушения его исключительного права на товарный знак, поскольку словесный элемент "АРМАДА" используется ответчиком правомерно.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав мнение представителей участвующих в деле лиц, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1539 того же Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности, обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

При этом в силу пункта 1 статьи 1540 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Суды первой и апелляционной инстанций правомерно исходили из того, что в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входит выяснение следующих обстоятельств: факт наличия у истца исключительного права на товарный знак и факт нарушения ответчиком названного исключительного права.

Как суд первой инстанции, так и суд апелляционный инстанции пришли к выводу об обладании истцом исключительным правом на товарный знак "АРМАДА" по свидетельству Российской Федерации N 378292, а ответчиком - коммерческим обозначением "АРМАДА", сходным до степени смешения с указанным товарным знаком истца.

Данные обстоятельства, включая установление наличия у субъекта предпринимательской деятельности права на предприятие как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, установление различительной способности такого обозначения, известности его в пределах определенной территории и непрерывности использования, относятся к вопросам факта и подлежат установлению судами, рассматривающими спор по существу.

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

При наличии такой конкуренции исключительных прав соответствующий спор в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ подлежит разрешению в пользу правообладателя того средства индивидуализации, которое обладает более ранним приоритетом.

Суд первой инстанции установил, что старшинство средств индивидуализации истца и ответчика, исходя из их приоритета, имеет следующий порядок: 1) коммерческое обозначение ответчика, 2) товарный знак истца.

Исходя из этого и с учетом вышеназванных норм права, суды первой и апелляционной инстанции констатировали, что ответчик доказал законность использования им соответствующего обозначения, в связи с чем истцом не доказан факт нарушения его исключительного права.

Довод общества "АРМАДА" о том, что общество "Талай" неправомерно заявило о наличии у него права на коммерческое обозначение лишь при повторном рассмотрении дела, а суд неправомерно принял этот довод во внимание, отклоняется судебной коллегией, поскольку данные обстоятельства устанавливались судами во исполнение указаний, данных судом кассационной инстанции в постановлении от 05.12.2018.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов о том, что обладание ответчиком исключительным правом на коммерческое обозначение, имеющее более ранний приоритет, чем сходный до степени смешения товарный знак истца, исключает удовлетворение исковых требований о защите исключительного права на этот товарный знак.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции соглашается с доводом общества "АРМАДА" о необоснованности вывода судов о том, что осуществление истцом и ответчиком предпринимательской деятельности с использованием соответствующих обозначений в различных регионах исключает вероятность смешения этих обозначений в глазах потребителя.

В силу прямого указания норм указанных выше норм права действие исключительного права на товарный знак и на коммерческое обозначение распространяется на всю территорию Российской Федерации.

Однако суд кассационной инстанции полагает, что неверное применение судами норм права в указанной части не свидетельствует об ошибочности вывода судов по существу спора, поскольку отказ в удовлетворении заявленных истцом требований обусловлен не отсутствием вероятности смешения используемого ответчиком обозначения и товарного знака истца, а наличием у ответчика законных оснований для использования соответствующего обозначения.

Что касается довода общества "АРМАДА" о том, что судами не дана оценка обстоятельству использования ответчиком спорного обозначения в доменном имени сайта в сети Интернет, судебная коллегия отмечает, что в силу пункта 1 статьи 1539 ГК РФ правообладатель коммерческого обозначения имеет возможность использовать такое обозначение, в том числе в сети Интернет.

Кроме того, суд кассационной инстанции отмечает, что по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, суд может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN, далее - Политика), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c).

В силу параграфа 4(a) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

(i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

(ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

(iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Поскольку судами установлено, что обществу "Талай" принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение, которое используется названным обществом в доменном имени в сети Интернет, следует констатировать, что у этого общества (как у администратора спорного доменного имени) есть права и законные интересы в отношении спорного доменного имени.

Суд кассационной инстанции приходит к выводу, что названное обстоятельство является дополнительным подтверждением правильности позиции судов об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требования истца в отношении спорного доменного имени, используемого обществом "Талай".

Доводы заявителя кассационной жалобы о нарушениях, допущенных судами при исследовании, оценке доказательств и вынесении судебных актов, сводятся, по существу, к его несогласию с выводами, сделанными судами в обжалуемых решении и постановлении и сами по себе не свидетельствуют о судебной ошибке.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Судом по интеллектуальным правам также принимается во внимание, что из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12).

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц и также указаний, данных Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 05.12.2018, а окончательные выводы судов соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения обжалуемых судебных актов.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Воронежской области от 18.04.2019 по делу N А14-19259/2017 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2019 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АРМАДА" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев

Судья

В.А. Химичев