Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2018 г. N С01-848/2018 по делу N А14-19259/2017 Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку выводы судов нижестоящих инстанций о наличии в действиях истца при обращении в суд с требованием о взыскании компенсации с ответчика за нарушение исключительных прав на товарный знак, признаков злоупотребления как гражданскими, так и процессуальными правами, недостаточно мотивированы и противоречат материалам дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2018 г. N С01-848/2018 по делу N А14-19259/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 28 ноября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Силаева Р.В., Химичева В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой А.И.,

рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке части 1 статьи 151.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при содействии Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (судья Карпачева М.И., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Пименовым А.О.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Армада" (ул. Бейвеля, д. 6, кв. 162, Челябинск, 54100, ОГРН 1107448000439) на решение Арбитражного суда Воронежской области от 03.05.2018 по делу N А14-19259/2017 (судья Баркова Е.Н.) и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 (судьи Ушакова И.В., Щербатых Е.Ю., Поротиков А.И.) по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Армада" к обществу с ограниченной ответственностью "Талай" (ул. Героев Сибиряков, 65 А, г. Воронеж, 394051, ОГРН 1033600042937) о взыскании компенсации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Шипунов Сергей Николаевич (Чебоксары, ОГРНИП 304212906500177).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Армада" - Сергеева Ю.А. (по доверенности от 10.08.2018 N 3).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Армада" (далее - общество "Армада") обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Талай" (далее - общество "Талай") о взыскании 750 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "АРМАДА" по свидетельству Российской Федерации N 378292, а также 5 300 рублей расходов на нотариальное удостоверение документов.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Шипунов С.Н. (далее - предприниматель).

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 03.05.2018, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 в удовлетворении иска отказано.

Истец, не согласившись с вышеназванными судебными актами первой и апелляционной инстанций, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствами дела, просит их отменить.

В обоснование кассационной жалобы заявитель указывает на то, что материалами дела подтверждается и судами установлено использование истцом товарного знака "АРМАДА" по свидетельству Российской Федерации N 378292 при осуществлении деятельности по сдаче в аренду офисов (недвижимого имущества), что, по его мнению, не может свидетельствовать о злоупотреблении истцом правами при обращении в суд с заявленными исковыми требованиями.

Общество "Армада" не согласилось с выводами судов о том, что использование ответчиком обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца до даты его приоритета, может признаваться правомерным по смыслу статей 1229, 1538, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку товарные знаки не могут являться объектами преждепользования.

Также общество "Армада" полагает необоснованным привлечение индивидуального предпринимателя Шипунова С.Н. к участию в настоящем деле.

Общество "Армада" считает не относящимися к предмету рассматриваемого спора, выводы судов о наличии товарного знака третьего лица - индивидуального предпринимателя Шипунова С.Н. и указание судов на дату приоритета этого товарного знака.

От ответчика в суд кассационной инстанции поступил отзыв, в котором он просит оставить судебные акты без изменений, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Представитель общества "Армада" в судебном заседании выступил по доводам кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание своих представителей не направили, что не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "Армада" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 378292 (приоритет от 28.08.2007, срок действия товарного знака - 28.08.2027), представляющего собой словесное обозначение "АРМАДА", который зарегистрирован 30.04.2009 в отношении услуг "организация ярмарок в рекламных целях; реклама, услуги снабженческие для третьих лиц/закупка и обеспечение предпринимателей товарами" 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), "агентства по операциям с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду" 36-го класса МКТУ, "закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания; услуги баров" 43-го класса МКТУ.

Общество "Армада" указывает на то, что общество "Талай" использует обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 378292, который принадлежит обществу "Армада", при оказании однородных услуг, на вывеске торгового центра, в доменном имени на сайте: www.tk-armada.ru, что подтверждается протоколом нотариального осмотра.

Как полагает истец, общество "Талай" незаконно использует словесное обозначение "АРМАДА", что является нарушением исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 378292.

Изложенные обстоятельства, послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с вышеуказанными требованиями.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции было установлено, что третье лицо - индивидуальный предприниматель Шипунов С.Н. является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 270484 (приоритет от 17.07.2002), включающего словесное обозначение "АРМАДА", зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц).

Общество "Талай" согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) является собственником нежилого здания - торгового центра "Армада", расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 65-А, построенного в 2005 году и введенного в эксплуатацию в 2006 году.

Ответчиком в материалы дела представлены копии договоров аренды частей здания многоэтажного торгового комплекса, расположенного по указанному адресу, заключенных обществом "Талай" с различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2006 - 2007 годах.

Судом первой инстанции, с учетом материалов дела, в том числе договоров аренды и протокола осмотра сайта, также установлено и ответчиком не оспорено, что общество "Талай" использует обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в том числе на вывеске торгового центра, в доменном имени на своей сайте www.tk-armada.ru при оказании однородных услуг.

Вместе с тем, рассматривая вопрос о законности использования ответчиком указанного обозначения, суд первой инстанции установил, что общество "Талай" начало использовать спорное обозначение в своей деятельности ранее даты приоритета товарного знака истца и ранее даты создания общества "Армада", с момента ввода в эксплуатацию принадлежащего ответчику на праве собственности торгового центра, в 2006 году.

Также суд первой инстанции указал, что товарный знак третьего лица по свидетельству Российской Федерации N 270484, включающий словесное обозначение "АРМАДА", зарегистрирован ранее даты приоритета товарного знака истца, а деятельность истца и ответчика осуществляется в разных регионах Российской Федерации (истец осуществляет свою деятельность в Челябинской области, а ответчик в Воронежской области).

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что общество "Талай", в соответствии с положениями статей 1538, 1539, 1229 ГК РФ, правомерно использует обозначение "АРМАДА" для индивидуализации однородных услуг.

Принимая во внимание, что факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца не доказан, а также то, что согласно общедоступной информации сервиса "Картотека арбитражных дел", на момент рассмотрения настоящего спора обществом "Армада" инициировано несколько арбитражных процессов в арбитражных судах Воронежской, Челябинской, Липецкой, Ульяновской, Владимировской, Кировской, Новосибирской областей, в арбитражных судах города Москвы и Республики Татарстан, при этом, истец не заявляет о запрете ответчикам совершать любые действия по использованию товарного знака, в том числе на использование доменного имени, а предъявляет только требования материального характера о взыскании денежных средств, суд первой инстанции, пришел к выводу, что действия истца имеют признаки злоупотребления как гражданскими, так и процессуальными правами.

В связи с изложенным суд первой инстанции отказал в заявленных исковых требованиях.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции, выслушав представителя истца, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Сказанное в равной мере распространяется и на услуги (пункт 2 статьи 1477 ГК РФ).

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суд кассационной инстанции считает ошибочным вывод судов о наличии в действиях истца при обращении в суд с требованием о взыскании компенсации с ответчика за нарушение исключительных прав на товарный знак, признаков злоупотребления как гражданскими так и процессуальными правами.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, самостоятельно определив способы их судебной защиты, предусмотренные статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными законами.

Как было указано выше, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Таким образом, законодателем предусмотрены различные способы защиты нарушенного права. Выбор того или иного способа защиты нарушенного права, возмещения причиненного правообладателю вреда возложен на правообладателя объекта интеллектуальной собственности и определяется им самостоятельно. При этом определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу.

Кроме того, судами установлен как факт принадлежности истцу товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 378292, так и факт использования истцом этого товарного знака при осуществлении деятельности по сдаче в аренду офисов (недвижимого имущества), а также однородность услуг осуществляемых истцом и ответчиком в рамках ведения ими обычной хозяйственной деятельности.

Учитывая данные обстоятельства, выводы судов о наличии в действиях истца при обращении в суд с требованием о взыскании компенсации с ответчика за нарушение исключительных прав на товарный знак, признаков злоупотребления как гражданскими так и процессуальными правами, сделаны при неправильном применении статьи 10 ГК РФ, недостаточно мотивированы и противоречат материалам настоящего дела и установленным судом первой и апелляционной инстанций по делу обстоятельствам.

Кроме того, суды, установив факт того, что индивидуальный предприниматель Шипунов С.Н. является правообладателем комбинированного товарного знака, включающего словесное обозначение "АРМАДА", зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц), не выяснили вопрос о взаимосвязи правообладателя этого товарного знака и ответчика.

Так, судами не исследован вопрос о возможном заключении между третьим лицом и ответчиком лицензионного договора или иного соглашения с целью надлежащего легального использования ответчиком товарного знака, принадлежащего третьему лицу.

Также суды пришли к неправомерному выводу о том, что использование ответчиком спорного обозначения для индивидуализации торгового центра до даты приоритета товарного знака истца может свидетельствовать о законности такого использования.

Данные выводы противоречат нормам права и правоприменительной практике, так как право преждепользования, согласно статье 1361 ГК РФ, действует только в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Законодательство о товарных знаках не устанавливает защиты для преждепользователя, функциональное назначение права преждепользования, известного патентному праву, исключает применение данного института при столкновении интересов лица, использующего обозначение товара, сходного до степени смешения с чужим товарным знаком, и интересов правообладателя товарного знака.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции также признает ошибочным вывод судов о том, что так как истец и ответчик осуществляют свою деятельность в разных регионах Российской Федерации, следовательно, у российского потребителя отсутствует опасность смешения товарного знака истца и обозначения используемого ответчиком.

В силу статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права на товарный знак распространяется на всю территорию Российской Федерации, независимо от удаленности регионов, где этот товарный знак может использоваться. При этом судами установлены обстоятельства сходства до степени смешения товарного знака истца и обозначения ответчика, а также однородность реализуемых сторонами услуг.

Учитывая изложенное, ввиду несоответствия выводов судов, содержащимся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильного применения судами норм материального и процессуального права, которое привело к принятию необоснованных судебных актов, обжалуемые судебные акты подлежат отмене.

Поскольку установление обстоятельств не входит в компетенцию суда кассационной инстанции, дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

В связи с тем, что указанные нарушения подлежат устранению только при новом рассмотрении дела в суде первой инстанции, в порядке пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению в Арбитражный суд Воронежской области.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, устранить допущенные нарушения, исследовать все существенные для правильного разрешения спора обстоятельства, в том числе дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, с учетом имеющихся в деле доказательств, о применении или неприменении статьи 10 ГК РФ, исследовать вопрос о наличии соглашения между третьим лицом и ответчиком об использовании товарного знака, исходя из этого принять конечный судебный акт в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Воронежской области от 03.05.2018 по делу N А14-19259/2017 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 по тому же делу отменить.

Направить дело N А14-19259/2017 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев

Судья

В.А. Химичев