Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 марта 2022 г. N 12АП-1627/22 по делу N А57-25604/2019

г. Саратов

24 марта 2022 г.

Дело N А57-25604/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 23 марта 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 марта 2022 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Антоновой О. И.,

судей Луевой Л. Ю., Силаковой О. Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шебалковой К. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Пресняковой Вероники Петровны на решение Арбитражного суда Саратовской области от 24 декабря 2021 года по делу N А57-25604/2019

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Расеева Антона Андреевича (ОГРНИП 309565819800197)

к индивидуальному предпринимателю Пресняковой Веронике Петровне (ОГРНИП 314643205800021)

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Гугл",

о запрете использования словесного обозначения "Зеленая Горчица" сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 500597, принадлежащим ИП Расееву А.А. в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации деятельности ИП Пресняковой В.П., в том числе путем указания его на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях, в предложениях об оказании услуг и рекламе, на товарах или упаковках, в сети "Интернет"

при участии в судебном заседании:

- индивидуальный предприниматель Преснякова Вероника Петровна, лично;

- представитель индивидуального предпринимателя Пресняковой Вероники Петровны - Панфилов Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 22 февраля 2022 года,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Саратовской области обратился индивидуальный предприниматель Расеев Антон Андреевич (далее - ИП Расеев А.А., истец) к индивидуальному предпринимателю Пресняковой Веронике Петровне (Далее - ИП Преснякова В.П., ответчик) с исковым заявлением о запрете использования словесного обозначения "Зеленая Горчица" сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 500597, принадлежащим ИП Расееву А.А. в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации деятельности ИП Пресняковой В.П., в том числе путем указания его на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях, в предложениях об оказании услуг и рекламе, на товарах или упаковках, в сети "Интернет".

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 14.07.2020, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2020, в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец, не согласившись с названными судебными актами, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

28.04.2021 Постановлением Суда по интеллектуальным правам судебные акты отменены, дело А57-25604/2019 направлено на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении настоящего дела в ходе судебного разбирательства истцом были заявлены уточнения исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ, согласно которым ИП Расеев А.А. просил суд:

Запретить ИП Пресняковой В.П. использовать словесное обозначение "Green Горчица" сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 500597, принадлежащим ИП Расееву А.А., в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации деятельности ИП Пресняковой В.П., в том числе путем указания его в предложениях об оказании услуг и рекламе, в сети "Интернет", в магазинах мобильных приложений в сети "Интернет" и на вывесках на зданиях;

Запретить ИП Пресняковой В.П. использовать словесное обозначение "Зеленая горчица" сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 500597, принадлежащим ИП Расееву А.А. в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации деятельности ИП Пресняковой В.П., в том числе путем указания его в счетах, в предложениях об оказании услуг и рекламе в сети "Интернет".

Взыскать с ИП Пресняковой В.П. в пользу ИП Расеева А.А. компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 500597 в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, а именно в размере 980 000 рублей.

Уточнение исковых требований, принято судом в порядке, предусмотренном статьей 49 АПК РФ.

При рассмотрении спора в суде первой инстанции ответчиком ИП Пресняковой В.П. было заявлено о взыскании с истца судебных расходов на оплату услуг представителя в арбитражном суде первой инстанции в размере 50 000 рублей и на оплату услуг представителя в арбитражном суде апелляционной инстанции в размере 25 000 тысяч рублей.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 24.12.2021 исковые требования удовлетворены, в удовлетворении заявления ИП Пресняковой В.П. о взыскании судебных расходов отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратилась в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Саратовской области от 24.12.2021 отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Ответчиком при подаче апелляционной жалобы и в ходе рассмотрении спора в суде апелляционной инстанции было заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств в обоснование ходатайства о снижении размера компенсации в связи с тяжелым материальным положением ответчика, а именно: справка ИФНС России о наличии открытых (закрытых) счетов, выписка из ЕГРН о правах индивидуального предпринимателя Пресняковой Вероники Петровны на объекты недвижимости, справка ПАО "АК Барс" о задолженности по кредитному договору, налоговая декларация за 2019 год, налоговая декларация за 2020 год, график возврата кредита по кредитному договору N 012586810316 от 26 июля 2016 года, кредитный договор N 012586810316, патент от 11 декабря 2020 года, выписка по расчетному счету за 2021 год, выписка по расчетному счету за 2020 год, выписка по расчетному счету за 2019 год, выписка по расчетному счету за 2018 год.

Согласно части 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Доказательств, свидетельствующих о невозможности представить вышеуказанные документы при рассмотрении спора в суде первой инстанции, ответчиком не представлено.

При этом судебной коллегией принимается во внимание тот факт, что при рассмотрении спора в суде первой инстанции после заявления истцом 07.12.2021 в порядке статьи 49 АПК РФ об изменении исковых требований, включающих в себя требование о взыскании компенсации 1 500 000 рублей (размещены в системе "Мой Арбитр" 10.12.202), представитель ответчика знакомился с материалами дела 10.12.2021, и 15.12.20121 г. последним были представлены возражения по уточненным исковым требованиям (том 6 л.д.86-90). О приобщении дополнительных доказательств не заявлялось и на таковые ответчик не ссылался.

В последующем истцом были лишь уточнены требования в части определения способа расчета компенсации и ее размера (уменьшена до 980 000 рублей исходя из двукратной стоимости).

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке и по основаниям, предусмотренным статьями 258, 266-271 АПК РФ.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

При повторном рассмотрении дела, судом первой инстанции установлены следующие обстоятельства.

ИП Расеев А.А. осуществляет деятельность ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания на территории Оренбургской области с 2009 года.

Словесное обозначение "Зеленая Горчица" используется правообладателем -Расеевым А.А., в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения, а также в качестве элемента, включенного в товарный знак (номер регистрации в Патентном Ведомстве РФ -500597, дата регистрации- 25.11.2013, при оказании услуг общественного питания (43 класса МКТУ, услуги кафе/закусочных/ресторанов).

ИП Преснякова В.П., использует фирменное наименование ООО "Зеленая Горчица" как коммерческое обозначение для индивидуализации своих услуг, в отношении схожих видов деятельности, что подтверждается выпиской из ЕГРИП, квитанциями об оплате услуг, а также информацией, размещенной в сети Интернет - в том числе на сайте http://www.zelenaya-gorchitsa64.ru (на данный момент - пир://грин-горчица.рф).

Кроме того, ИП Преснякова В.П., использует словесное обозначение ООО "GREEN Горчица", "Зеленая горчица", что подтвердилось при обозрении судом первой инстанции в судебном заседании сайта грин-горчица.рф, приложения play.google.com, apps.apple/com.

Принадлежность сайта грин-горчица.рф ответчику последним не оспаривается. В материалы дела ответчиком также представлены буклеты с обозначением Green горчица.

Кроме того присутствующая в судебных заседаниях в суде первой инстанции ИП Преснякова В.П. под аудиопротокол подтверждала факт использования словесного обозначения "Зеленая горчица" при проведении в своей деятельности по оказанию услуг общественного питания акции, а также замены использования указанного словесного обозначения на словесное обозначение "Green горчица" после получения претензий со стороны истца, в подтверждение чего в судебном заседании 12.11.2021 г. в материалы дела были представлены буклеты и наряд-заказ (том 5 л.д.127, том 6 л.д.2-8, 110-111).

В обоснование исковых требований истцом указано, что ему стало известно о размещении ответчиком в сети Интернет рекламы с использованием товарного знака истца в наименовании услуг ответчика. Также в дело представлены оригиналы квитанций от 02.02.2019 с использованием наименования Зеленая горчица (том 6 л.д.20).

Суд первой инстанции, повторно рассматривая заявленные исковые требования, исходил из следующего.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как следует из положений п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт наличия у истца исключительных прав на словесное обозначение "Зеленая Горчица" ("ЗЕЛЕНАЯ ГОРЧИЦА"), используемое ИП Расеевым А.А. в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения, а также в качестве элемента, включенного в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 500597, в защиту которого подан настоящий иск, и факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на указанный объект интеллектуальных прав, подтвержден представленными в материалы дела доказательствами.

Судом первой инстанции установлено, что ответчиком обозначения "Зеленая Горчица", "Green горчица" и истцом - "Зеленая горчица" используются в отношении однородных товаров 43-класса МКТУ, услуги кафе/закусочных/ресторанов. Ответчик использует обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, для обозначения роллов, а также оказываемых аналогичных услуг общественного питания (услуги кафе/ресторанов).

Оценивая словесные обозначения, используемые ответчиком со словесным обозначением, исключительное право на которое принадлежит истцу, в соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что в данном случае словесные обозначения "Зеленая горчица" и "Green горчица" являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 500597, принадлежащим ИП Расееву А.А. - "Зеленая горчица", поскольку ассоциируются с ним в целом в силу фонетического сходства словесных элементов "Горчица", "Зеленая". Словесное обозначение "Green" в переводе с английского языка также означает "Зеленый".

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу, что по семантике указанные обозначения также являются тождественными, в связи с чем существует угроза того, что потребитель может полагать, что обозначение "GREEN Горчица" является англоязычным вариантом товарного знака и используется лицом, связанным с правообладателем.

Доводы заявителя жалобы об обратном, в том числе со ссылкой на опрос населения отклоняются судебной коллегией.

Для признания сходства достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей, в том числе, от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При этом судом первой инстанции обоснованно не принято в качестве надлежащего доказательства в подтверждение доводов ответчика заключение ООО "Центр экспертных технологий "Пифагор 24х7".

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, установив факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об удовлетворении требования истца о запрете ИП Пресняковой В.П. использовать словесные обозначения "Зеленая горчица", "Green Горчица" сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 500597, принадлежащим ИП Расееву Антону Андреевичу, в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации деятельности ИП Пресняковой В.П., в том числе путем указания его в предложениях об оказании услуг и рекламе, в сети "Интернет", в магазинах мобильных приложений в сети "Интернет" и на вывесках на зданиях; в том числе путем указания его в счетах, в предложениях об оказании услуг и рекламе в сети "Интернет".

Судебная коллегия соглашается с данными выводами суда первой инстанции, в связи с чем, соответствующие доводы жалобы ответчика о недоказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный объект интеллектуальной собственности судом апелляционной инстанции отклоняются.

Довод заявителя жалобы о том, что судом первой инстанции в нарушение процессуального законодательства незаконно были приняты к производству исковые требования о запрете использования словосочетания "Green Горчица", а также о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, поскольку истец не уточнял исковые требования, а заявил новые исковые требования, судебной коллегией отклоняются.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 25 постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику. Изменение правовой квалификации требования (например, с взыскания убытков на взыскание неосновательного обогащения) или правового обоснования требования (например, взыскания на основании норм о поставке на взыскание на основании норм об обязательствах вследствие причинения вреда) не является изменением предмета или основания иска, за исключением случаев, когда истец при изменении правовой квалификации изменяет также требование (предмет иска) и ссылается на иные фактические обстоятельства (основание иска).

Оценив первоначально заявленные исковые требования и требования истца, уточненные в порядке статьи 49 АПК РФ, судебная коллегия приходит к выводу, что в рассматриваемом случае истец изменил предмет иска, основание иска при этом не было изменено, ввиду совпадения предмета доказывания использования ответчиком словесного обозначения "Зеленая Горчица" и "Green Горчица" ("Грин Горчица").

В рассматриваемом случае истец ссылался на те же обстоятельства, на которые ссылался и ранее - использование ответчиком товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Истцом было изменено только материально-правовое требование к ответчику.

Довод заявителя жалобы о пропуске истцом срока исковой давности в отношении искового требования о запрете использования словосочетания "Green Горчица", судебной коллегией отклоняется.

В соответствии с пунктом 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" заявление о пропуске исковой давности может быть сделано при подготовке дела к судебному разбирательству или непосредственно при рассмотрении дела по существу, а также в судебных прениях в суде первой инстанции, в суде апелляционной инстанции в случае, если суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (часть 6.1 статьи 268 АПК РФ).

При рассмотрении спора в суде первой инстанции ответчиком о пропуске истцом срока исковой давности не заявлялось, поэтому данный довод не подлежит рассмотрению в суде апелляционной инстанции.

Довод ответчика о невозможности заявления о пропуске истцом срока исковой давности в суде первой инстанции судебной коллегией отклоняется.

Уточненные исковые требования о запрете использования словосочетания "Green Горчица" были заявлены истцом 07.12.2021, поступили в суд 10.12.2021 г. через систему "Мой Арбитр" (том 6, л.д. 25).

В судебном заседании 10.12.2021 г. судом было предложено представить ответчику письменную позицию на уточнения исковых требований (протокол с/з том 6 л.д.116-117).

Ответчик, будучи ознакомленным с данной позицией истца 15.12.2021, представляя в суд первой инстанции возражения относительно заявленных истцом уточненных требований, доводов о пропуске истцом срока исковой давности не заявляла. В представленных ответчиком возражениях содержатся доводы относительно суммы компенсации (том 6, л.д. 86-90).

В судебном заседании 15, 17 декабря 2021 г. соответствующих заявлений также не было сделано.

Таким образом у ответчика имелась возможность формирования своей правовой позиции относительно предъявленных истцом уточненных исковых требований, в том числе, в заявлении о применении к заявленным истцом требованиям срока исковой давности, чем ответчик не воспользовалась.

Довод заявителя жалобы о наличии в действиях истца злоупотребления правом, судебной коллегией отклоняется, поскольку представленными в материалы дела доказательствами не подтверждается наличие в действиях истца намерений причинить ответчику вред или иное недобросовестное поведение.

Кроме того, злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Истцом также было заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение искоючительных прав в двухкратном размере стоимости права использования товарного знака.

Поскольку факт нарушения ответчиком исключительных прав истца путем использования словесного обозначения ООО "GREEN Горчица", "Зеленая горчица" в сети Интернет без согласия правообладателя был установлен судом первой инстанции, суд пришел к обоснованному выводу о том, что истцом, как правообладателем, правомерно заявлено требование о взыскании компенсации.

При этом определяя размер компенсации, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности заявленного истцом размера компенсации в сумме 980 000 рублей со ссылкой на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, с учетом представленного истцом предварительного лицензионного договора на предоставление неисключительной лицензии от 01.05.2017, заключенного между ООО "Зеленая горчица" и ИП Михалкиным М.В.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий истцу объект интеллектуальной собственности и наличии оснований для взыскания компенсации. Вместе с тем в части определения судом первой инстанции размера компенсации судебная коллегия считает, что судом не учтено следующее.

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак установлена ст. 1515 ГК РФ. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума ВС РФ N 10), суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, избранный истцом. Аналогичное положение о том, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем, приведен и в п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

Учитывая избранный истцом вид компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в предмет доказывания по настоящему делу входит установление стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец просил взыскать компенсацию с ответчика в размере 980 000 рублей.

В обоснование размера компенсации, стоимости права использования товарного знака истцом представлен предварительный лицензионный договор на предоставление неисключительной лицензии от 01.05.2017, заключенный между ООО "Зеленая горчица" и ИП Михалкиным М.В. (далее - предварительный договор) (том 6, л.д. 56-67).

По смыслу ст. 1489 ГК РФ цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно учитывается за правомерное использование объекта интеллектуальных прав, может определяться, в том числе с учетом ранее заключенных правообладателем лицензионных договоров на предоставление права использования того же результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно п. 2.1 предварительного договора - ООО "Зеленая горчица" (лицензиар) обязуется заключить с ИП Михалкиным М.В. (лицензиатом) договор на представление неисключительной лицензии (основной договор), по которому лицензиату передаётся право использования в предпринимательской деятельности результатов интеллектуальной деятельности, указанных в п. 2.3 настоящего договора за предусмотренное основным договором вознаграждение, а лицензиат обязуется оплатить лицензиару обусловленное настоящим договором вознаграждение. С момента заключения настоящего договора лицензиат имеет право на использование коммерческого обозначения "Зеленая горчица", характеристика и графическое изображение которого, находится в Базе Знаний в "Руководстве по использованию логотипа (товарного знака) и фирменного стиля".

В рассматриваемом случае истцом заявлена к взысканию с ответчика сумма компенсации за незаконное использование ответчиком исключительных прав истца на спорный объект интеллектуальной собственности в размере 980 000 рублей, из расчета двукратного размера первоначального взноса по предварительному договору (490 000 рублей * 2). В материалы дела представлено платежное поручение N 1 от 14.07.2017 г. в подтверждение оплаты указанной суммы.

Истец, заявляя о взыскании с ответчика компенсации в размере 980 000 рублей, полагает, что предусмотренный пунктом 4.1 договора размер авансового платежа в сумме 490 000 рублей соответствует нарушенному ответчиком праву на спорный товарный знак.

Вместе с тем само по себе представление лицензионного договора (либо иных договоров) не предполагает, что компенсация должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом положений ст. 1301, 1311, 1406.1, п. 4 ст. 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права, способы использования права по договору и характер допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); аффилированность между лицензиаром и лицензиатом; иные обстоятельства.

С учетом указанных обстоятельств, суд может определить иную стоимость права использования объекта интеллектуальных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, а, следовательно, и иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Как указано в п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П, предусмотренная п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация, будучи мерой гражданско-правовой ответственности, имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер. Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10 октября 2017 года N 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Представленный истцом предварительный лицензионный договор на предоставление неисключительной лицензии от 01.05.2017 и его условия не определяют цену использования словесного обозначения "Зеленая Горчица" ("ЗЕЛЕНАЯ ГОРЧИЦА"), используемоемого ИП Расеевым А.А. в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения, а также в качестве элемента, включенного в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 500597, а имеет иной, гораздо более широкий круг используемых объектов интеллектуальной собственности истца.

Так согласно п. 2.3. предварительного договора результаты интеллектуальной деятельности, использование которых предоставляется по основному договору, включают в себя:

2.3.1. подключение к ERP-системе;

2.3.2. доступ в Базу Знаний, принадлежащую лицензиару;

2.3.3. методы, способы, процедуры и технологии изготовления продукции, в том числе, индивидуализированной средствами индивидуализации, разработанными и установленными Лицензиаром и подлежащей реализации в ресторане/кафе/магазинах, работающих под коммерческим обозначением предоставленным лицензиаром в рамках данного договора, в том числе указанные в Приложении N 1 как к основному, так и к настоящему договору.

2.3.4. средства индивидуализации продукции, разработанные и установленные лицензиаром;

2.3.5. методы, способы, процедуры и технологии ведения деятельности по оказанию услуг общественного питания;

2.3.6. спецификации и описание оборудования, используемые в работе ресторана/кафе/магазина при его строительстве, обустройстве, переоборудовании и (или) ремонте;

2.3.7. отличительные характеристики ресторана/кафе/магазина, включая их дизайн.

цветовую гамму, оборудование, расстановку оборудования, вывески, внутренний и внешний вид ресторана/кафе/магазина в целом;

2.3.8. процедуры, касающиеся работы ресторана/кафе/магазина, а равно методы организации управления ресторана/кафе/магазина, управленческого контроля, документооборота, контроля товарно-материальных ценностей;

2.3.9. методы подбора персонала, его подготовки;

2.3.10. стандарты внешнего вида и фирменной одежды (униформы) персонала;

2.3.11. стандарты маркетингового продвижения на рынке;

2.3.12. любые иные стандарты, требования, разработки, рекомендации, способы, процедуры, технологии, используемые для деятельности по оказанию услуг общественного питания, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Лицензиара и объекты интеллектуальной собственности.

В соответствии с п. 4.1. предварительного договора по настоящему договору лицензиат уплачивает лицензиару первоначальный взнос в размере 490 000 рублей в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора, путём перечисления на расчётный счёт лицензиара.

Согласно п. 4.3 предварительного договора, основной договор будет предусматривать следующие цену и порядок оплаты.

Согласно п. 4.3.2 размер единовременного фиксированного платежа составит 600 000 рублей.

При этом согласно п. 4.3.3, в случае если основной договор заключается на основании предварительного договора, сумма, полученная лицензиаром по такому соглашению или предварительному договору, зачисляется в счет уплаты первоначального фиксированного платежа, предусмотренного пунктом 4.3.2. настоящего договора.

Лицензионный договор истцом в материалы дела не представлен. При этом в судебном заседании в суде апелляционной инстанции наличие такового подтверждено представителем истца.

Доказательств заключения основного договора на иных условиях, отличных от условий предварительного договора в части передаваемых результатов интеллектуальной деятельности материалы дела не содержат.

Отсутствуют и доказательства внесения по основному договору оплаты отличной от определенной в п.4.1 предварительного договора.

Довод истца о том, что, поскольку право на использование спорного словесного обозначения передано с даты заключения предварительного лицензионного договора от 01.05.2017, то и стоимость права спорного товарного знака определяется в размере авансового платежа в сумме 490 000 рублей в соответствии с п. 4.1. предварительного договора, судебной коллегией отклоняется, поскольку, как уже было сказано, указанный авансовый платеж в соответствии с п. 4.3.3 предварительного договора зачисляется в счет уплаты первоначального фиксированного платежа.

Судом апелляционной инстанции установлено, что в рассматриваемом случае объем права, нарушенного ответчиком, не соответствует объему прав, переданному по предварительному лицензионному договору на предоставление неисключительной лицензии от 01.05.2017, следовательно, установленная данным предварительным договором стоимость права использования исключительных прав истца не может быть принята в полном объеме для определения размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Учитывая изложенное, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что при определении суммы компенсации, следует исходить из подтвержденного факта оплаты в размере 490 000 рублей и объема определенных к передаче результатов интеллектульной деятельности (12 позиций), исходя из перечня объектов интеллектуальной собственности и способа их использования, определенных в п. 2.3. предварительного лицензионного договора

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав при использовании словесного обозначения "Зеленая Горчица", используемого ИП Расеевым А.А. в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения, а также в качестве элемента, включенного в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 500597 в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, подлежит частичному удовлетворению в размере 81 667 руб. из расчета 490 000 рублей : 12 х 2 = 81 667 рублей.

В рассматриваемом случае судебной коллегией определена стоимость права использования спорного товарного знака, которая при избранном истцом способе защиты права (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ), по смыслу пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом.

Довод заявителя жалобы о снижении размера компенсации ввиду ее чрезмерности со ссылкой на тяжелое материальное положение ответчика, судебной коллегией отклоняется.

В рассматриваемом случае, в связи с незаконным использованием ответчиком спорного товарного знака, правообладателем которого является истец, ИП Расеевым А.А. избран вид компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015).

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

В процессе рассмотрения настоящего спора в суде апелляционной инстанции ответчик также как и при рассмотрении спора в суде первой инстанции указывает на то, что взысканная судом первой инстанции сумма компенсации в размере 980 000 рублей является чрезвычайно завышенной.

Заявление ответчика о снижении размера компенсации в случае предъявления иска о взыскании рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации по причине ее несоразмерности и чрезмерности, в свою очередь, должно быть обосновано обстоятельствами, предусмотренными постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", поскольку иных оснований для снижения размера компенсации, которая определяется на основании стоимости права использования, а не по усмотрению суда, законом не предусмотрено.

Таким доказательств заявителем не представлено.

В данном случае, размер компенсации определен судом апелляционной инстанции в сумме 81 667 рублей, исходя из стоимости права использования товарного знака, в соответствии с условиями предварительного лицензионного договора от 01.05.2017, что соответствует условиям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Учитывая, что суд апелляционной инстанции пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований, судебные расходы распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ.

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся в том числе расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы по оплате государственной пошлины.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При повторном рассмотрении в суде первой инстанции ИП Пресняковой В.П. было заявлено о возмещении истцом судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 75 000 рублей.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - постановление Пленума N 1) лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

В материалы дела ответчиком представлен договор поручения N 7В от 05.02.2020, заключенный между Пресняковой В.П. и Панфиловым А.М., в соответствии с п. 2 которого, предмет договора состоит из консультации, составлении возражений на иск, представление интересов в суде первой инстанции по делу А57-25604/2019 (том 4, л.д. 7).

Согласно п. 3.1 договора поручения N 7В от 05.02.2020, размере вознаграждения за работу представителя составляет 50 000 рублей.

В подтверждение понесенных расходов ответчиком в материалы дела представлены расписки в получении денежных средств на заявленную сумму: от 05.02.2020 на сумму 10 000 рублей, от 06.03.2020 на сумму 20 000 рублей, от 03.04.2020 на сумму 20 000 рублей (том 4, л.д. 8-10).

Кроме того, в материалы дела ответчиком представлен договор поручения N 5 от 22.08.2020, заключенный между Пресняковой В.П. и Панфиловым А.М., в соответствии с п. 2 которого, предмет договора состоит из консультации, составлении отзыва на апелляционную жалобу ИП Рассеева А.А., представление интересов в суде апелляционной инстанции по делу А57-25604/2019, совершение всех необходимых юридических действий (том 4, л.д. 11).

Факт участия представителя ответчика - Панфилова А.М. при рассмотрении спора в рамках настоящего дела в судебных заседаниях в суде первой и апелляционной инстанциях, а также факт подготовки им процессуальных документов подтверждается материалами дела.

В силу пункта 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 постановления Пленума N 1, разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги.

При определении разумности подобных расходов суд оценивает их соразмерность применительно к условиям договора на оказание услуг по представлению интересов участвующего в деле лица и характера услуг, оказанных в рамках этого договора, их необходимости и разумности для целей восстановления нарушенного права, а также учитывает размер удовлетворенных требований, количество судебных заседаний и сложность рассматриваемого дела.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 года N 454-О указано, что правило части 2 статьи 110 АПК РФ, предоставляющее арбитражному суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя, призвано создавать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон.

Взыскание расходов на оплату услуг представителя в разумных пределах процессуальным законодательством отнесено к компетенции арбитражного суда и направлено на пресечение злоупотребления правом и недопущение взыскания несоразмерных нарушенному праву сумм.

Одним из принципов, которыми должен руководствоваться суд при вынесении решения, является экономическая оправданность и разумность понесенных расходов, связанных с обеспечением участия представителей в рассмотрении дела по существу спора.

Разумные пределы расходов являются оценочной категорией, четкие критерии их определения применительно к тем или иным категориям дел не предусматриваются.

В каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с учетом обстоятельств дела, сложности и продолжительности судебного разбирательства.

Таким образом, принимая во внимание сложность и продолжительность рассматриваемого дела, характер спора, фактические обстоятельства рассматриваемого дела, количество и характер подготовленных документов, объем доказательственной базы, участие представителя в судебных заседаниях в судах первой и апелляционной инстанциях, судебная коллегия приходит к выводу, что заявленные ответчиком судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 75 000 рублей отвечают принципу разумности и соразмерности.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Учитывая тот факт, что истцом было заявлено два неимущественных требования и требование имущественного характера (цена иска 980 000 руб.), которое удовлетворено судом апелляционной инстанции частично в размере 81 667 рублей, что составляет 8,4% от суммы удовлетворенных требований, судебная коллегия приходит к выводу о взыскании с истца в пользу ответчика судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 34 350 рублей, исходя из следующего расчета:

75 000 рублей * 91,6% (отказ в иске) = 68 700 рублей : 2 (неимущественное и имущественное требования) = 34 350 рублей.

С учетом частичного удовлетворения требования с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска в размере 13 898 рублей (6000х2+ 1898 руб.).

Учитывая частичное удовлетворение требований судебные расходы по оплате Расеевым А.А. государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы, подлежат возмещению ИП Пресняковой В.П. в пользу ИП Рассева А.А. 1500 руб., судебные расходы по оплате ИП Пресняковой В.П. государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы, подлежат возмещению Рассевым А.А. в пользу ИП Пресняковой В.П. 1500 руб.

По основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 270 АПК РФ, ввиду несоответствия выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, решение подлежит изменению с приведением резолютивной части решения в соответствии с выводами суда апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 3 статьи 179 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

При внесении в базу АИС "Судопроизводство" резолютивной части постановления от 23 марта 2022 года по делу А57-25604/2019 в пятом абзаце была допущена описка, в части размера судебных расходов, которая подлежит исправлению в порядке статьи 179 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 24 декабря 2021 года по делу N А57-25604/2019 в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 500597 и распределения судебных расходов изменить.

Изложить третий, четвертый и пятый абзацы резолютивной части решения в следующей редакции:

Взыскать с индивидуального предпринимателя Пресняковой Вероники Петровны (ОГРНИП 314643205800021, ИНН 645326129096) в пользу индивидуального предпринимателя Расеева Антона Андреевича (ОГРНИП 309565819800197, ИНН 561011972114) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 500597 в размере 81 667 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска в размере 13 898 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Расеева Антона Андреевича (ОГРНИП 309565819800197, ИНН 561011972114) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение иска в размере 600 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Расеева Антона Андреевича (ОГРНИП 309565819800197, ИНН 561011972114) в пользу индивидуального предпринимателя Пресняковой Вероники Петровны (ОГРНИП 314643205800021, ИНН 645326129096) судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 34 350 рублей, в остальной части отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Расеева Антона Андреевича (ОГРНИП 309565819800197, ИНН 561011972114) в пользу индивидуального предпринимателя Пресняковой Вероники Петровны (ОГРНИП 314643205800021, ИНН 645326129096) судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 1 500 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Пресняковой Вероники Петровны (ОГРНИП 314643205800021, ИНН 645326129096) в пользу индивидуального предпринимателя Расеева Антона Андреевича (ОГРНИП 309565819800197, ИНН 561011972114) судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в размере 1 500 рублей.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

О. И. Антонова

Судьи

Л. Ю. Луева О. Н. Силакова