Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2023 г. N 09АП-75669/22 по делу N А40-156259/2022

город Москва

27 января 2023 г.

Дело N А40-156259/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 24 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 января 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "АвтоАссист"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 16 сентября 2022 года

по делу N А40-156259/2022, принятое судьей В.И. Крикуновой,

по иску ООО "АвтоАссист" (ОГРН 1197746081378)

к ООО "Дистибьюторлаб" (ОГРН 1217700073128)

о запрете использования товарного знака, взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Трубникова Е.В. по доверенности от 25.11.2022,

Новгородов Д.С. по доверенности от 20.07.2022,

Санарова Т.С. по доверенности от 25.11.2022,

УСТАНОВИЛ:

ООО "АвтоАссист" (далее - истец, общество "АвтоАссист") обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО "Дистибьюторлаб" (далее - ответчик, общество "Дистибьюторлаб") о запрете незаконно использовать товарный знак истца; взыскании с компенсации в размере 6.000.000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16 сентября 2022 года в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд исходил из необоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что заключение между истцом и ответчиком договора оказания услуг для рассмотрения настоящего дела имеет значение только в части, содержит ли указанный договор согласие на использование товарного знака истца ответчиком, а такого согласия договор не содержит; договор с потребителем заключил именно ответчик, а значит, и сертификат в подтверждение заключения такого договора выдал также ответчик; решения судов общей юрисдикции как раз таки доказывают тот факт, что сертификаты выдавались именно ответчиком, в его интересах (он получал денежные средства за них), и в согласованной именно ответчиком форме (с содержанием товарного знака истца); факт нарушения ответчиком прав истца подтверждается тем, что на сертификатах, (выдаваемых ответчиком своим клиентам в подтверждение заключения договоров) приложенных к поступившим ООО "АвтоАссист" исковым заявлениям, размещен товарный знак истца без какого-либо на то разрешения; судом не был исследован в надлежащей степени факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак; суд безосновательно отказал в удовлетворении ходатайства истца об истребовании сведений от третьего лица, которое могло существенно повлиять на исход дела.

Истец представил письменные пояснения, ответчик - отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционного суда представители истца доводы апелляционной жалобы поддержали.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе с учетом того, что жалоба подана с соблюдением установленного срока на апелляционное обжалование, стороны были извещены о начавшемся судебном процессе, апелляционным судом исполнена обязанность по размещению информации о времени и месте рассмотрения дела в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru,), явку представителя в судебное заседание не обеспечил, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит отмене, исходя из следующего.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы следующим.

Общество "АвтоАссист" является правообладателем товарного знака (знака обслуживания)*, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство N 772041 на товарный знак от 17.08.2020 г.) по классам МКТУ: 37, 45 и датой истечения срока действия исключительного права: 09.09.2029 г.

Истцу стало известно о нарушении его исключительного права на товарный знак ответчиком из поступивших в адрес общества исковых заявлений от физических лиц о взыскании денежных средств за услуги, якобы оказанные истцом. Так, согласно поступившим в адрес истца исковым заявлениям о взыскании денежных средств, общество "Дистибьюторлаб" на протяжении длительного периода времени (с 21 марта 2021 года по настоящее время) оказывает клиентам услуги, принимая от них денежные средства на свой счет, указывая в качестве исполнителя истца без каких-либо правовых оснований.

Общество "АвтоАссист" указывает, что между истцом и ответчиком был заключен договор возмездного оказания услуг N 210301/01 от 01.03.2021 г., который был расторгнут в одностороннем порядке истцом 26.04.2022 г., что подтверждается уведомлением о расторжении договора и описью с квитанцией об отправке уведомления о расторжении договора в связи с нарушением условий договора. При этом вышеуказанный договор не предусматривал каких-либо разрешений на использование товарного знака истца (правообладателя).

По мнению истца, факт нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак подтверждается тем, что на сертификатах, (выдаваемых ответчиком своим клиентам в подтверждение заключения договоров) приложенных к поступившим ООО "АвтоАссист" исковым заявлениям, размещен товарный знак истца без какого-либо на то разрешения. Услуги, указанные в сертификатах, однородны услугам, в которых зарегистрирован товарный знак истца.

Денежные средства по спорным сертификатам поступали именно ответчику. Указанное следует из того, что в сертификатах общества "Дистибьюторлаб" указано в качестве компании, общество "АвтоАссист" в качестве партнера компании, а в платежном поручении, представленном одним из клиентов - Нигматулиным А.Г. и в заявлении на перевод денежных средств, представленном клиентом Грушевской Л.В. ООО "Дистибьюторлаб" указано в качестве получателя денежных средств.

Истец не давал ответчику в каком-либо виде согласие на использование товарного знака (знака обслуживания).

С учетом пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров (работ, услуг), на которых незаконно размещен товарный знак.

Согласно расчета истца, сумма известных проданных ответчиком и представленных в материалы дела сертификатов с товарным знаком (знаком обслуживания) истца составляет 5.250.613,83 руб. Таким образом, двукратная стоимость товаров (работ, услуг), на которых незаконно размещен товарный знак (знака обслуживания), составит 10.501.227,66 руб. (5.250.613,83 руб. х 2). При этом истец считает, что разумный и справедливый размер компенсации составляет 6.000.000 руб.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном указанным Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Из пункта 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд по общему правилу определяет ее размер в пределах, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов руб. суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствовался положениями статей 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, установил отсутствие со стороны ответчика нарушений исключительных прав истца на товарный знак, поскольку по себе факт перечисления денежных средств физическим лицом за сертификат, учитывая наличие между сторонами на дату оплаты договора оказания услуг N 210301/01 от 01.03.2021 г., не свидетельствует о том, что сертификаты выданы непосредственно ответчиком без участия истца. Кроме того, заявленные по настоящему делу требования, по сути, направлены на преодоление законной силы судебных актов судов общей юрисдикции, что в силу статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепивших принцип общеобязательности судебного акта, является недопустимым.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции с учетом следующего.

Как разъяснено Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 13.02.2018 г. N 8-П, согласно статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, тем самым данная статья Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает национальный режим исчерпания исключительного права на товарный знак.

В решении суда первой инстанции и ответчик в отзыве на апелляционную жалобу ссылается на заключенный между истцом и ответчиком договор возмездного оказания услуг N 210301/01 от 01.03.2021 г., который, по мнению ответчика, позволяет законно использовать товарный знак истца.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с указанными доводами по следующим основаниям.

Данный договор не содержит каких-либо положений, указывающих на предоставление ответчику права пользования товарным знаком.

Констатировать законное предоставление права использования товарного знака, исходя из судебной практики (например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 08 июня 2022 года по делу А40-140795/2021), возможно при наличии, например, в договоре возмездного оказания услуг, следующих условий: "осуществление мероприятий по разработке специализированного бренда и логотипа"; "в состав комплекса по разработке специализированного бренда входит следующее: разработка обозначения, логотипа, фирменного стиля, весь продукт, используемый для осуществления предпринимательской деятельности".

Никаких аналогичных условий заключенный между истцом и ответчиком договор возмездного оказания услуг N 210301/01 от 01.03.2021 г. не содержит.

Предметом возмездного оказания услуг является обеспечение доступа клиентов ответчика к услугам - программам, оказываемым истцом.

Права выдачи сертификата от имени истца договором не предусмотрена.

В договоре отсутствуют какие-либо ссылки на номер свидетельства государственной регистрации и территорию охрану товарного знака, перечень товаров и услуг, сформированный по классам МКТУ и иные идентифицирующие признаки товарного знака. Иные существенные условия лицензионного договора также отсутствуют. Государственная регистрация предоставления права использования товарного знака на территории Российской Федерации не осуществлялось.

Суд апелляционной инстанции также учитывает Справку по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) (утверждена Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.082015 г. N СП-23/21), согласно которой использование товарного знака другим лицом может осуществляться под контролем правообладателя "_по договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 Гражданского кодекса Российской Федерации), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 г. N С01-855/2014 по делу N СИП-198/2014)_".

Таким образом, ссылка ответчика на заключенный договор возмездного оказания услуг не может иметь правового значения для рассмотрения настоящего дела ввиду отсутствия каких-либо положений, предоставляющих законное право использования товарного знака истца.

Суд первой инстанции в своем решении также указал, что из содержания представленных истцом копий сертификатов не усматривается, что они выданы ответчиком самостоятельно от своего имени и вообще выданы именно ответчиком.

Истцом в обосновании заявленных требований был предоставлен ряд доказательств, таких как: платежное поручение Нигматулина А.Г.; заявление на перевод денежных средств Грушевской Л.В.; копия решения Тукаевского районного суда по делу N 2 -9/2022; 50 копий сертификатов.

На третьей странице этих сертификатов в разделе, посвященном согласию на обработку персональных данных, общество "Дистибьюторлаб" указано в качестве компании, общество "АвтоАссист" в качестве партнера компании.

Общество "АвтоАссист", выдавая сертификаты в подтверждение заключения договора оказания услуг с клиентами, указывает на третьей странице сертификата себя в качестве компании, а в качестве партнеров компании указывает тех лиц, которых привлекает для оказания услуг клиентам как подрядчиков.

Далее по тексту согласия на обработку персональных данных указано, что такое согласие дано в целях: заключения, исполнения, продления и прекращения договора оказания услуг с компанией; получения предоставляемых компанией услуг; осуществления взаиморасчетов между компанией и страховщиком; осуществления взаиморасчетов между компанией и партнерами компании.

Таким образом, договор оказания услуг заключен клиентами с обществом "Дистибьюторлаб" (компанией), услуги клиенту оказывает общество "Дистибьюторлаб" (компания), а, значит, и сертификат клиенту выдает компания - общество "Дистибьюторлаб".

Более того, ни в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции в своем отзыве ответчик не оспаривал выдачу данных сертификатов. О фальсификации в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также не заявлено. Кроме того, апелляционный суд исходит из презумпции добросовестности сторон при осуществлении своих прав.

В платежном поручении, представленном одним из клиентов, предъявивших иск к обществу "АвтоАссист", - Нигматулиным А.Г. и в заявлении на перевод денежных средств, представленном истцом Грушевской Л.В., общество "Дистибьюторлаб" указано в качестве получателя денежных средств за услуги, оказываемые в рамках спорных сертификатов, на которые был нанесен товарный знак истца ответчиком.

Из решения Тукаевского районного суда по делу N 2-9/2022 (2-1030/2021) от 15 февраля 2022 года, следует, что суд общей юрисдикции по иску потребителя взыскал денежные средства за сертификат именно с ответчика, а не с истца, поскольку установил факт получения денежных средств именно ответчиком. Таким образом суд установил, что договор с потребителем заключил именно ответчик, а значит, и сертификат в подтверждение заключения такого договора выдал также ответчик.

Признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение его стабильности и общеобязательности, на исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 г.

N 30-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко").

Таким образом, из решения суда общей юрисдикции как раз следует, что сертификаты выдавались именно ответчиком, в его интересах (он получал денежные средства за них), и в согласованной именно ответчиком форме (с содержанием товарного знака истца), и не согласуются с выводом суда первой инстанции направленности требований по настоящему делу на преодоление законной силы судебных актов судом общей юрисдикции.

Более того, в материалы дела представлено только решение Тукаевского районного суда по делу N 2-9/2022 (2-1030/2021) от 15 февраля 2022 года по иску клиента - Нагимовой Э.Б. Иных судебных актов материалы дела, на которые ссылается суд первой инстанции и ответчик в отзыве на апелляционную жалобу, не содержат. При этом в исковые требования и расчет компенсации сертификат, выданный Нагимовой Э.Б., не включен.

Апелляционный суд также отмечает следующее.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Указанные разъяснения даны в пункте 162 Постановления N 10.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 г. N 309-ЭС16-15153.

С учетом пунктов 41 - 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 г. N 482 (далее - Правила N 482), суд апелляционной инстанции считает, что используемое ответчиком обозначение на сертификатах (л.д. 54-113) *является тожественным товарному знаку (знаку обслуживания) истца *, поскольку совпадает с ним во всех элементах, а также используется ответчиком в отношении однородных с компанией товаров, работ, услуг.

В силу части 1 статьи 64, статей 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства и пояснения сторон в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 309, 310, 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", приходит к выводу о доказанности истцом факт принадлежности ему исключительных прав на товарный знак (знака обслуживания), а также факт нарушения ответчиком указанного исключительного права путем размещения обозначения, тождественного товарному знаку (знаку обслуживания) истца при заключении договоров клиентами путем подписания соответствующих сертификатов на оказание услуг, в связи с чем требование о запрете использования товарного знака в отсутствие доказательств прекращения нарушения подлежит удовлетворению.

В отношении размера компенсации апелляционным судом установлено следующее.

В Справке по вопросу расчета компенсации в двукратном размере стоимости услуг при неправомерном использовании знака обслуживания, зарегистрированного в отношении услуги "реализация товаров", в названии или на вывеске магазина (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2022 г. N СП-21/22) указано следующее.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В постановлении от 02.04.2013 г. N 15187/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отметил, что согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, т.е. к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, поэтому при применении нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 названного Кодекса денежная компенсация в отношении знаков обслуживания может определяться исходя из двукратной стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг.

Следует отметить, что с экономической точки зрения различают два вида услуг: одни вызывают изменения в состоянии товаров, в физическом или интеллектуальном состоянии отдельных лиц (например, услуги парикмахерских, ремонт одежды), другие связаны с операциями по обмену. Под услугой, связанной с операциями по обмену, подразумевается содействие в передаче прав собственности на товары, продукты или финансовые активы.

В постановлениях от 13.12.2016 г. N 28-П, от 13.02.2018 г. N 8-П, от 24.07.2020 г. N 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Допустимость расчета размера компенсации исходя из двукратной стоимости услуг отражена в ряде постановлений Суда по интеллектуальным правам (постановления от 05.07.2016 г. по делу N А43-12230/2014, от 26.06.2020 г. по делу N А33-4702/2018, от 25.06.2020 г. по делу N А19-3604/2018, от 10.11.2021 г. по делу N А07-1392/2020, от 19.04.2021 г. по делу N А32-2250/2020).

С учетом невозможности определения самостоятельной стоимости услуг, оказываемых при реализации товаров, а также неравнозначности стоимости реализованного товара и стоимости оказанных при продаже товаров услуг суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из представленных истцом сведений о выручке ответчика.

Следует подчеркнуть, что в отношении услуг, не связанных с реализацией товаров (например, медицинских, юридических, парикмахерских услуг, услуг по ремонту одежды и транспортных средств, и пр.), определение компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из выручки ответчика за определенных период времени незаконного использования знака обслуживания возможно, поскольку у таких услуг с учетом положений статей 709 и 783 Гражданского кодекса Российской Федерации имеется конкретная цена (постановление президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 г. N 15187/12 по делу N А42-5522/2011, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 по делу N А43-12230/2014).

В рассматриваемом случае требования предъявлены в отношении оказания юридических услуг, следовательно, определение компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из выручки ответчика за определенных период времени незаконного использования знака обслуживания в рассматриваемом деле возможно.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

При несоблюдении указанных требований суд вправе вынести определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения (статья 136 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Согласно расчета истца, сумма известных проданных ответчиком и представленных в материалы дела 50 сертификатов с товарным знаком истца составляет 5.250.613,83 руб. Таким образом, двукратная стоимость товаров (работ, услуг), на которых незаконно размещен товарный знак, составит 10.501.227,66 руб. (5.250.613,83 руб. х 2). При этом истец считает, что разумный и справедливый размер компенсации составляет 6.000.000 руб.

Как указано выше, в пунктах 61 и 62 Постановления N 10 разъяснено, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Как указано выше, истец избрал способ защиты и восстановления нарушенного права - выплата компенсации в двукратном размере стоимости услуг согласно представленными 50 сертификатам.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Суд не вправе самостоятельно изменять избранный истцом способ расчета компенсации.

Размер компенсации должен быть истцом обоснован.

Суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

Истцом в подтверждение стоимости услуг с использованием товарного знака (знака обслуживания) истца представлено 50 сертификатов, выданных ответчиком.

Судом апелляционной инстанции исследованы представленные в материалы дела сертификаты и установлено, что часть сертификатов выполнена на одной странице (например, Шалин В.В., Харлашкеев С.В., Нагинай М.В. и другие), на двух страницах (например, Ластовский В.А., Козлов В.В. и другие), не содержат подписи клиентов и третьей страницы сертификатов.

Аналогичная комплектация сертификатов представлена в электронном виде.

При этом именно на третьей странице этих сертификатов в разделе, посвященном согласию на обработку персональных данных, общество "Дистибьюторлаб" указано в качестве компании, общество "АвтоАссист" в качестве партнера компании.

Таким образом, такие некомплектные сертификаты не могут быть приняты апелляционным судом в качестве обоснования размера компенсации в размере двукратной стоимости работ (услуг).

Судом апелляционной инстанции произведен перерасчет компенсации только по тем сертификатам, где истцом представлены все три страницы сертификата, с подписью клиентов, а также два сертификата Грушевской Л.В. (нет подписи), Нигматулина А.Г. (не все страницы), но по которым представлены доказательства зачисления стоимости услуг ответчику (платежное поручение, заявление на перевод - л.д. 24-25).

Согласно произведенному апелляционным судом перерасчету, стоимость услуг ответчика по комплектным по сертификатам составляет 2.826.702,68 руб.

При этом апелляционный суд отмечает, что все сертификаты выданы как в отношении оказываемых истцом юридических услуг, так и страхования жизни и здоровья (в качестве страхового партнера оказывающего услуг указано ООО "СК "Ренессанс Жизнь").

Товарный знак * по свидетельству N 772041 зарегистрирован только в отношении товаров (работ, услуг) по 37, 45 классу МКТУ и не включает в себя услуги по страхованию, которые как прямо указано в сертификатах, оказываются непосредственно ООО "СК "Ренессанс Жизнь".

С учетом изложенного, расчет компенсации производится апелляционным судом по следующей формуле:

стоимость услуг по признанным апелляционным судом допустимым сертификатам (комплектным сертификатам) / 2 (сертификат предполагает оказание услуг как юридического характера, так и страхования третьим лицом) х 2 (двукратная стоимость услуг), что составляет 2.826.702,68 руб. (2.826.702,68 руб./2х2).

Суд апелляционной инстанции считает, что определенный таким образом размер компенсации не влечет недобросовестного обогащения истца, а также избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, при этом безусловно лишает последнего стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 г. N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление от 13.12.2016 г. N 28-П), при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1311 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Суд отмечает, что снижение судом размера компенсации ниже низшего размера возможно при соблюдении критериев, приведенных в Постановлении N 28-П и постановлении N 40-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Наличия совокупности указанных обстоятельств судом не установлено.

В отношении довода ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 1 Постановления N 25 отмечено, что положения Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

При осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны (пункт 3 статьи 307, пункт 4 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите названного права полностью или частично, в том числе признание ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения (пункт 2 статьи 10, пункт 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и мотивом его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Само по себе обращение полномочного лица с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) злоупотреблением правом не является.

Исходя из анализа имеющихся в деле доказательств, доводов и возражений участвующих в деле лиц, апелляционный суд также не установил недобросовестность поведения истца, его отклонение от разумно ожидаемого в обстоятельствах правоотношений сторон спора.

Ссылка ответчика на иную судебную практику по делам со сходными фактическими обстоятельствами, не принимается судом апелляционной инстанции, поскольку обстоятельства, установленные по данным делам, не являются преюдициальными при рассмотрении настоящего дела (часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), по указанным делам имели место иные фактические обстоятельства, не связанные с фактическими обстоятельствами, установленными судом при рассмотрении настоящего дела.

Доводы апелляционной жалобы истца о неправомерном отказе суда первой инстанции в удовлетворении его ходатайств об истребовании доказательств отклоняются судом кассационной инстанции, так как в соответствии со статьями 66, 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворение названных ходатайств является правом, а не обязанностью суда. Суд первой инстанции рассмотрел данные ходатайства и не нашел правовых оснований для их удовлетворения. Достаточность доказательств определяется судом.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о неполном выяснении судом обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушении норм материального права, в связи с чем на основании пунктов 1, 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции подлежит отмене. Следует запретить обществу "Дистибьюторлаб" незаконное использование товарного знака общества "АвтоАссист" по свидетельству Российской Федерации N 772041 в отношении товаров (работ, услуг) 37, 45 классов МКТУ. Взыскать с истца в пользу ответчика компенсацию в размере 2.826.702,68 руб., в удовлетворении остальной части иска следует отказать.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктами 1, 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 сентября 2022 года по делу N А40-156259/2022 отменить.

Запретить ООО "Дистибьюторлаб" незаконное использование товарного знака ООО "АвтоАссист" по свидетельству Российской Федерации N 772041 в отношении товаров (работ, услуг) 37, 45 классов МКТУ.

Взыскать с ООО "Дистибьюторлаб" в пользу ООО "АвтоАссист" компенсацию в размере 2.826.702,68 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе в размере 33.969 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Д.В. Пирожков А.И. Трубицын