Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2014 г. по делу N СИП-296/2013 Суд признал решение уполномоченного органа, которым отказано в удовлетворении возражения и оставлена в силе правовая охрана товарного знака, не соответствующим закону, а предоставление правовой охраны спорному товарному знаку - недействительным, поскольку регистрация товарного знака была осуществлена с нарушением положений федерального законодательства, словесный элемент оспариваемого товарного знака воспроизводит название известного литературного произведения и был зарегистрирован в качестве товарного знака без согласия обладателя авторского права или его правопреемника (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2014 г. по делу N СИП-296/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 апреля 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 14 апреля 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2014 г. N С01-597/2014 по делу N СИП-296/2013 настоящее решение отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Тарасов Н.Н.,

судьи - Кручинина Н.А., Погадаев Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседание секретарем Ларшиным Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление

общества с ограниченной ответственностью "Тихий Дон" (ул. Береговая, д. 10, г. Ростов-на-Дону, 344002, ОГРН 1026103266045)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

и Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995)

о признании недействительным решения Роспатента от 26.07.2013 по заявке N 2006723651 (343363),

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований:

открытое акционерное общество "Российские железные дороги";

при участии в судебном заседании:

от заявителя - не явился, извещен;

от 1-го ответчика - Медведев Н.Ю. представитель по доверенности N 01/25-593/41 от 02.10.2013;

от 2-го ответчика - Медведев Н.Ю. представитель по доверенности N 41-1365-12 от 12.12.2013;

от третьего лица - Гулимова Е.Б. представитель по доверенности N 749-Д от 21.10.2013;

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Тихий Дон" (далее - заявитель, ООО "Тихий Дон") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) и Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" о признании недействительным решения от 26.07.2013 по заявке N 2006723651 (343363). 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле судом привлечено открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (далее - ОАО "РЖД", правообладатель). 

Заявитель в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, через канцелярию суда представил дополнительные пояснения в отношении заявленных требований. 

Представители Роспатента, Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности", ОАО "РЖД" в судебное заседание явились, против удовлетворения заявленных требований возражали по мотивам, изложенным в отзывах, полагая, что решение об отказе в аннулировании государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 343363 от 26.07.2013 вынесено правомерно.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные в дело доказательства, внимательно выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, суд признает заявленное требование правомерным и подлежащим удовлетворению по следующим обстоятельствам. 

Как следует из материалов делам и установлено судом, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 343363 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.02.2008 с приоритетом от 18.08.2006 на имя ОАО "РЖД" в отношении части услуг 39 (бронирование билетов для путешествий; доставка корреспонденции; доставка товаров; информация по вопросам перевозок; перевозка путешественников; перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; прокат вагонов; услуги транспортные; экспедирование грузов) и услуг 43 (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, учрежденной Ниццким соглашением, заключенным в 1957 году (далее - МКТУ). 

Оспариваемый товарный знак состоит из словесного обозначения "Тихий Дон", выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. 

В Палату по патентным спорам от ООО "Тихий Дон" поступило возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении услуг 43 класса МКТУ, содержащихся в перечне свидетельства, по результатам рассмотрения которого 26.07.2013 Роспатентом вынесено решение, которым в удовлетворении данного возражения было полностью отказано. 

Не согласившись с вынесенным решением, заявитель обратился с настоящим заявлением в суд. 

По мнению заявителя, решение Роспатента от 26.07.2013 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны спорного товарного знака является незаконным и необоснованным, поскольку оно принято в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации N 3520-1 от 23.09.1992 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", пункта 4.3. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам. 

Указанные возражения были мотивированы, в частности, тем, что словесный элемент оспариваемого товарного знака "Тихий Дон" воспроизводит название известного литературного произведения Шолохова М.А. и был зарегистрирован в качестве товарного знака без согласия обладателя авторского права или его правопреемника

С учетом даты поступления оспариваемой заявки, правовая база для оценки охраноспособности заявленного словесного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации N 3520-1 от 23.09.1992 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), Закон Российской Федерации N 5351-1 от 09.07.1993 "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон об авторском праве), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003 (далее - Правила ТЗ). 

В соответствии со статьей 1 Закона о товарных знаках товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках и абзацем 3 пункта 2.10 Правил ТЗ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. 

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, в том числе в случае, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 7 этого Закона. 

Доводы Роспатента о том, что заявитель не является заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 343363, судом отклоняются по следующим основаниям. 

Согласно пункту 3 статьи 28 Закона о товарных знаках возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в сроки и по основаниям, которые предусмотрены подпунктами 1 и 2 пункта 1 этой статьи, в Палату по патентным спорам может подать любое лицо. 

Означенная правовая норма является одним из важнейших инструментов, с помощью которого Роспатент может исправить ошибки, допущенные им при регистрации товарных знаков. 

Из материалов дела следует и сторонами по делу не оспаривается, что заявитель осуществляет хозяйственную деятельность, оказывая, в том числе услуги ресторанов, относящиеся к 43 классу МКТУ и однородные к услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а именно: закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров). 

Как следует из материалов дела, заявитель подал в Роспатент заявку N 2011722110/50 на регистрацию в качестве собственного товарного знака словесного обозначения "ТИХИЙ ДОН", защита которого испрашивалась в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ. 

Заключением формальной экспертизы было установлено, что испрашиваемой регистрации препятствуют сходный с ней до степени смешения спорный товарный знак "ТИХИЙ ДОН" по свидетельству Российской Федерации N 343363, а также то обстоятельство, что обозначение "ТИХИЙ ДОН" воспроизводит название известного литературного произведения Шолохова Михаила Александровича, регистрация которого не может быть произведена без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. 

В связи с этим, по мнению регистрирующего органа, заявленное обществом с ограниченной ответственностью "Тихий Дон" словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. 

Согласно части 1 статьи 5 Закона об авторском праве авторское право распространяется на произведения, обнародованные на территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации, и признается за авторами (их правопреемниками) независимо от их гражданства. 

"Тихий Дон" - роман-эпопея Михаила Шолохова в четырех томах. Тома 1-3 написаны с 1925 по 1932 год, опубликованы в журнале "Октябрь" в 1928-1932 годах. Том 4 закончен в 1940 году, опубликован в журнале "Новый мир" в 1937-1940 году. 

Данное произведение - одно из наиболее значительных произведений русской литературы XX века, рисующее широкую панораму жизни донского казачества во время Первой мировой войны, революционных событий 1917 года и гражданской войны в России. 

Роман переведен на множество иностранных языков, на английском языке перевод появился уже в 1934 году.

В 1965 году Шолохову М.А., как автору романа-эпопеи "Тихий Дон" была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой "За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время". 

На протяжении ХХ века роман трижды экранизировался (1930, 1958, 1992). 

Произведение включено в словари, энциклопедии, справочники, например, Большая энциклопедия, М., "Терра", 2006, т. 51, с. 114). 

Согласно приказу Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 роман-эпопея "Тихий Дон" был включен в обязательный минимум содержания основных образовательных программ по разделу "Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения". 

Изложенное позволяет заключить, что произведение Шолохова "Тихий Дон" пользуется широкой известностью в обществе. 

В силу статьи 6 Закона об авторском праве часть произведения (включая его название), которая удовлетворяет требованиям пункта 1 этой статьи и может использоваться самостоятельно, является объектом авторского права. 

Таким образом, довод Роспатента о том, что словосочетание "Тихий Дон" не является результатом творческой деятельности М.А. Шолохова, противоречит положениям пункта 1 статьи 6 Закона об авторском праве. 

Кроме того, суд не может не принять во внимание и то обстоятельство, что решением Палаты по патентным спорам, утвержденным 31.03.2014, по результатам рассмотрения заявки N 2012719991 на предмет регистрации в качестве собственного товарного знака со словесным обозначением "Тихий Дон", в регистрации указанного словесного обозначения было отказано по тем мотивам, что заявленное обозначение представляет собой название широко известного литературного произведения Шолохова Михаила Александровича "Тихий Дон", являющегося культурным достоянием (наследием) Российской Федерации, следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет противоречить общественным интересам, что словесное обозначение "ТИХИЙ ДОН" тождественно названию известного литературного произведения Шолохова Михаила Александровича (1905-1984) "Тихий Дон", ассоциируется у потребителей именно с романом М.А. Шолохова, который пользуется широкой известностью в обществе, а предоставление правовой охраны обозначениям, подобным заявленному, возможно только согласия автора или его наследников. 

Возражения ответчика, мотивированные тем, что в связи с добровольным отказом ОАО "РЖД" от правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания были внесены 06.03.2014 соответствующие изменения, что, в свою очередь, по мнению Роспатента, свидетельствует об утрате у заявителя заинтересованности в отмене спорного ненормативного правового акта, судом отклоняются, поскольку досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака в части услуг 43 класса, для которых она была незаконно предоставлена, не влечет за собой признание законным и обоснованным предоставление правовой охраны услугам 39 класса МКТУ, для которых указанная правовая охрана оставлена в силе. 

Согласно статье 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Согласно статье 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие). 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом. 

При этом в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Судом была предоставлена лицам, участвующим в деле, возможность как полного изложения своей правовой позиции, так и предоставления необходимого объема дополнительных доказательств в обоснование правомерности заявленной позиции. 

Ответчики своими процессуальными правами распорядились самостоятельно, убедительных и бесспорных доказательств в обоснование правомерности оспариваемого по делу ненормативного правового акта, в том числе доказательства наличия согласия обладателя авторского права на произведение литературы "Тихий Дон" или его правопреемника на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "Тихий Дон", суду не представили, уважительных причин невозможности предоставления в судебное заседание этих доказательств суду не указали. 

В силу статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение процессуальных обязанностей несет негативные последствия

В силу изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была осуществлена с нарушением положений федерального законодательства, а также нормативной базы, утвержденной самим первым ответчиком, нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя, в связи, с чем заявленные по делу требования подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В то же время, принимая во внимание, что к участию в деле в качестве соответчиков привлечены как Роспатент, так и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности", требования материально-правового характера к которому не конкретизированы, а из материалов дела, с учетом предмета заявленного требования и его формулировок, усматривается, что оно надлежащим ответчиком по делу не является, в силу отсутствия полномочий по рассмотрению возражений на решения Палаты по патентным спорам, суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения требований ко второму ответчику. 

Как разъяснено в пункте 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. 

При признании решения органа незаконным у Роспатента возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, то есть путем внесения изменений в сведения, содержащиеся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, исключения сведений о регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 343363 с приоритетом от 18.08.2006, поскольку именно орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с положениями статьей 1503, 1505 ГК РФ осуществляет регистрацию товарного знака путем внесения в Реестр сведений о правообладателе, перечне товаров, для которых зарегистрирован знак, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений. 

Согласно пункту 5 статьи 1513 ГК РФ в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются. 

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Законодательством не предусмотрены возврат заявителю уплаченной государственной пошлины из бюджета в случае, если судебный акт принят в его пользу, а также освобождение государственных органов, органов местного самоуправления от возмещения судебных расходов. 

В связи с этим, если судебный акт принят не в пользу государственного органа (органа местного самоуправления), расходы заявителя по уплате государственной пошлины подлежат возмещению этим органом в составе судебных расходов. 

Таким образом, в связи с удовлетворением заявленных требований судебные расходы по уплате при подаче заявлений государственной пошлины в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с Роспатента в пользу заявителя в полном объеме. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.07.2013, которым отказано обществу с ограниченной ответственностью "Тихий Дон" в удовлетворении возражения от 25.04.2013 и оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 343363, не соответствующим пункту 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". 

Признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 343363 и обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить нарушенные права общества с ограниченной ответственностью "Тихий Дон" путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Тихий Дон" (ул. Береговая, д. 10, г. Ростов-на-Дону, 344002, ОГРН 1026103266045) 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

В удовлетворении требований, заявленных по отношению к Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности", отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. 

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев