Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2015 г. по делу N СИП-270/2015 Суд удовлетворил требование истцов о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку представленными в материалы дела доказательствами подтверждена заинтересованность истцов в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, при этом ответчик не представил доказательств надлежащего использования спорного товарного знака в отношении всего перечня услуг, по которому истцами заявлены требования

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2015 г. по делу N СИП-270/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 сентября 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 30 сентября 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шовть Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг" (ул. 2-я Мелитопольская, вл. 4А, стр. 40, Москва, 117623, ОГРН 1097746083005) и компании Берг Партнерс Лтд / Berg Partnerts Ltd (Британские Виргинские Острова, регистрационный номер 1500585) к обществу с ограниченной ответственностью "КАПРИЗ-ТМ" (ул. Свободы, д. 12/8, Москва, 123362, ОГРН 1027700145770) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 199306, при участии в качестве третьего лица Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг" - Борцов А.А. (по доверенности от 01.04.2015);

от компании Берг Партнерс Лтд - Борцов А.А. (по доверенности от 19.06.2014).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг" (далее - общество "БЕРЕГ Холдинг") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "КАПРИЗ-ТМ" (далее - общество "КАПРИЗ-ТМ") с учетом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 199306 в отношении части услуг, "агентства по экспорту-импорту; аукционная продажа; сбыт товаров через посредников" 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

При принятии иска к производству на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

До рассмотрения спора по существу в Суд по интеллектуальным правам от имени иностранной компании Берг Партнерс Лтд / Berg Partnerts Ltd (далее - компания) поступило ходатайство о вступлении ее в дело в качестве соистца с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 199306.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2015 компания привлечена к участию в деле в качестве соистца.

Общество "КАПРИЗ-ТМ" извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, равно как и Роспатент, своими процессуальными правами распорядились самостоятельно, представителей в Суд по интеллектуальным правам на судебное заседание не направили, отзыв на исковое заявление не представили.

В свою очередь, в судебном заседании представитель истцов исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствии представителей общества "КАПРИЗ-ТМ" и Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, суд пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "БЕРГ" по заявке N 99701608 с приоритетом от 05.02.2001 зарегистрирован Роспатентом 05.02.2001 за N 199306 на имя общества "КАПРИЗ-ТМ" в отношении товаров 16, 25-го и услуг 35, 40, 42-го классов МКТУ, в том числе услуг 35-го класса МКТУ "выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; агентства по экспорту-импорту; аукционная продажа; распространение образцов; реклама; сбыт товаров через посредников".

Общество "БЕРГ Холдинг" и компания, считая себя заинтересованными лицами и полагая, что указанный товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трёх лет, обратилось в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношение части услуг 35-го класса МКТУ: "агентства по экспорту-импорту; аукционная продажа; сбыт товаров через посредников".

В обоснование заявленных требований истцы сослались на тождественность словесного элемента, используемого в оспариваемом товарном знаке, со словесным элементом используемым в произвольной части своего фирменного наименования.

Более того, поддерживая требование о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "БЕРГ" по свидетельству N 199306 в отношении услуг 35-го класса МКТУ: "агентства по экспорту-импорту; аукционная продажа; сбыт товаров через посредников" общество "БЕРГ Холдинг" указывает на наличие подписанного с компанией сублицензионного договора, по условиям которого общество "БЕРГ Холдинг" выступает в качестве сублицензиата, приобретающего у компании право на использование словесного товарного знака "BERG" по свидетельству Российской Федерации N 384203 товарный знак.

В свою очередь компания, обосновывая свое обращение в порядке, предусмотренном статьей 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальны правам в рамках настоящего дела, также сослалась на наличие подписанного сублицензионного договора с обществом "БЕРГ Холдинг".

Более того, поддерживая исковые требования, компания указала на сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и принадлежащего ей по свидетельству Российской Федерации N 384203 в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ.

Одновременно компания в обоснование заинтересованности в досрочном прекращении спорного товарного знака также сослалась на то, что подала в Роспатент заявку за номером 2013743573 на регистрацию словесного товарного знака "BERG" в отношении товаров 1, 3, 7, 11, 12-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Вместе с тем решением Роспатента от 05.02.2015 N 2013743573 обозначение по указанной заявке было признано сходным до степени смешения, в том числе с оспариваемым товарным знаком, в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Согласно же правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

По смыслу приведенной правовой позиции высшей судебной инстанции заинтересованность конкретного лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежащего иному лицу, обусловлена осуществлением им деятельности по производству тех же товаров (работ, услуг), на которые распространяется правовая охрана товарного знака, либо однородных им товаров (работ, услуг), которые могут быть непосредственно и не включены в свидетельство на товарный знак.

Таким образом, при определении заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака подлежит установлению однородность товаров и услуг, относительно которых содержится требование о прекращении правовой охраны товарного знака и тех товаров и услуг, которые производятся (или имеется фактическое намерение производить) лицом, подавшим такое заявление, а также наличие сходства до степени смешения сопоставляемых обозначений.

При этом необходимо также учитывать, что в соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Так согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При этом сложившаяся судебная практика исходит из того, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11).

Как следует из материалов дела, в качестве правового обоснования своей заинтересованности истцы представили: счет-фактуры (т. 1, л.д. 9-17); информацию о заявке от 16.12.2013 N 2015711833 (т. 1, л.д. 18), поданной в Роспатент; уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 05.02.2015 N 2013743573 (т. 1, л.д. 20-22); свидетельство Российской Федерации N 440823 на словесный товарный знак "БЕРГ"; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - ЕГРЮЛ (т. 1, л.д. 25-46); свидетельство Российской Федерации N 384203 на словесный товарный знак "BERG" (т. 1, л.д. 57-60); свидетельство о государственной регистрации компании (т. 1, л.д. 84).

Означенные документы в установленном законом порядке обществом не оспорены, равно как и не оспорена однородность услуг, оказываемых истцами и указанных в свидетельстве Российской Федерации N 199306 на товарный знак.

В то же время, оценивая указанные доказательства в их совокупности и во взаимосвязи, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что истцы фактически оказывают услуги по продаже запасных частей к автомобилям, однородные услугам 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых, в том числе, зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 199306.

Суд также принимает во внимание, что общество "Берг Холдинг" является правообладателем товарного знака "БЕРГ" по свидетельству Российской Федерации в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ.

При этом из уведомления от 05.02.2015 N 2013743573 (т. 1, л.д. 20-21) о проверке соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства следует, что в результате экспертизы заявленного обозначения со словесным элементом "BERG" административным органом установлено, что оно сходно, в том числе со спорным товарным знаком.

Суд также приходит к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 199306 сходный до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением.

Делая означенный вывод, суд исходит из того, что вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности"), в то же время с учетом правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, от 18.06.2013 N 2050/13 для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Кроме того, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации к заинтересованным лицам можно также отнести юридических лиц, обладающих исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации в случае, если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

По правилам пункта 1 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

В силу пункта 2 статьи 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, в отношении общества "БЕРГ Холдинг" 21.08.2002 была внесена запись о государственной регистрации общества.

Таким образом, с 21.08.2002 обществу "БЕРГ Холдинг" принадлежит исключительное право на фирменное наименование, произвольная часть которого содержит словесный элемент "БЕРГ", являющийся тождественным словесному обозначению, используемому в спорном товарном знаке.

При этом, как следует из материалов дела, правовая охрана словесному обозначению по заявке от 16.12.2013 N 2015711833 испрашивалась для компании, в то время как первоначальным заявителем по указанной заявке было общество "БЕРГ Холдинг".

Учитывая реальное намерение истцов использовать в гражданском обороте словесное обозначение "БЕРГ / BERG", Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции считает, что в рассматриваемом случае общество "БЕРГ Холдинг" и компанию можно признать заинтересованными лицами, имеющими реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 199306 в отношении услуг 35-го класса МКТУ: "агентства по экспорту-импорту; аукционная продажа; сбыт товаров через посредников" для осуществления совместной деятельности.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьёй 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трёхлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарных знаков (03.06.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорных товарных знаков, исчисляется с 03.06.2012 по 02.06.2015 включительно.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования его в отношении всего перечня услуг, по которому истцами заявлены требования, суду не представил.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает заявленное исковое требование о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по экспорту-импорту; аукционная продажа; сбыт товаров через посредников" обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Исходя из этого заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения требований заявителей является, в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени судебных расходов по оплате госпошлины, понесенных обществом "БЕРГ Холдинг" на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг" и компании Берг Партнерс Лтд / Berg Partnerts Ltd удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 199306 в отношении части услуг 35 класса МКТУ "агентства по экспорту-импорту; аукционная продажа; сбыт товаров через посредников".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КАПРИЗ-ТМ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг" 6000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина