Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2016 г. по делу N СИП-928/2014 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в части товаров, поскольку истцом не представлена достаточная совокупность относимых и допустимых доказательств наличия у него законной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении остальных услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2016 г. по делу N СИП-928/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 января 2016 г.

Полный текст решения изготовлен 19 января 2016 г.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 мая 2016 г. N С01-266/2016 по делу N СИП-928/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Лапшина И.В., Пашкова Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Прокоповичем Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Этажерка" (проспект Маршала Жукова, д. 59, Москва, 123103, ОГРН 1127746427698) к компании ЛЕГРАНД КОНСАЛТИНГ КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД / LEGRAND CONSULTING CORPORATION LIMITED (Великобритания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЭТАЖЕРКА" по свидетельству Российской Федерации N 444070, третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), при участии в судебном заседании представителей от истца - Быковский В.А. (доверенность от 18.07.2014); от ответчика - Полтавцев А.Н. (доверенность от 12.09.2013), установил:

общество с ограниченной ответственностью "Этажерка" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании ЛЕГРАНД КОНСАЛТИНГ КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД / LEGRAND CONSULTING CORPORATION LIMITED (далее - компания) с учетом уточнения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЭТАЖЕРКА" по свидетельству Российской Федерации N 444070 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), для индивидуализации которых он зарегистрирован, вследствие неиспользования его компанией (правообладателем) непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подаче настоящего заявления.

При принятии иска к производству на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая направила в Суд по интеллектуальным правам отзыв, указав в нем, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков вследствие его неиспользования не относится к её компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, одновременно заявив ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие своего представителя.

Исходя из ранее изложенной правовой позиции административного органа и отсутствия каких-либо возражений от представителя компании, дело рассматривается в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца поддержал заявленные исковые требования.

Представитель компании просил отказать в удовлетворении требования общества, ссылаясь на отсутствие у последнего заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также наличие доказательств, подтверждающих его использование правообладателем.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришёл к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленного требования в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "ЭТАЖЕРКА" по заявке N 2010736691 с датой приоритета от 15.11.2010 зарегистрирован Роспатентом 09.09.2011 N 444070 на имя компании в отношении услуг 35, 43-го и 44-го класса МКТУ: "35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; 44 - медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ: "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба" и неиспользование его правообладателем в отношении названных услуг в течение трёх лет, предшествующих дате подачи настоящего искового заявления, общество обратилось с настоящим исковым заявлением в суд.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении спорного товарного знака общество ссылается на то, что используемый в данном товарном знаке словесный элемент тождественен произвольной части его фирменного наименования, под которым оказываются услуги, аналогичные услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Одновременно общество указывает на то, что с целью расширения и индивидуализации своей хозяйственной деятельности им в Роспатент подана заявка N 2014730304 на регистрацию словесного товарного знака "ЭТАЖЕРКА" для услуг 35-го и 36-го классов МКТУ.

Однако Роспатент уведомлением от 24.11.2015 отказал в регистрации обозначения, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении услуг 35-го класса МКТУ, имеющим более ранний приоритет.

Указанных обстоятельств, по мнению общества, достаточно для досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ: реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

Как следует из пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Между тем, российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

В то же время, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В свою очередь, как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В частности, при установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06.

Анализ указанных правовых позиции высших судебных инстанций, применительно к настоящему спору, во взаимосвязи с положениями статей 41, 64, 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что обращаясь с настоящим требованием, на обществе лежало бремя по доказыванию того обстоятельства, что оно осуществляет свою хозяйственную деятельность со сходным до степени смешения словесным обозначением в отношении однородных услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, либо доказательства о намерении осуществить это.

Как следует из материалов дела, в качестве доказательств законной заинтересованности истцом представлены: свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; копия заявки N 2014730304, поданной в Роспатент на регистрацию товарного знака "ЭТАЖЕРКА", а также уведомление о проверке соответствия; агентский договор от 08.08.2013, подписанный обществом (принципал) и обществом с ограниченной ответственностью "ГРУПОН РУС"; договор поставки товаров от 04.07.2014 N 04/07, подписанный между обществом и закрытым акционерным обществом "Донская Строительная Компания (М)"; договор поставки товаров от 07.10.2014 N 07/10, подписанный обществом и обществом с ограниченной ответственностью "ДекоР"; договор поставки товаров от 09.01.2014, подписанный обществом и индивидуальным предпринимателем Плешовой Ольги Фроловой; товарные накладные; договор от 26.04.213 N 295 об оказании услуг на выставке, подписанный обществом с ограниченной ответственностью "БТГ Экзибишн Логистик" (исполнителем) и обществом (заказчиком); заявка на участие в выставке N 2013020220; акт от 18.05.2013 на выполнение работ услуг; диплом; договор от 26.03.2013 N 20567; акт от 31.07.2013 N 643; фотографии (т. 1, л.д. 18-82).

Согласно пункту 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). При определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду. Например, по этому признаку могут рассматриваться в качестве однородных такие услуги как "продвижение товаров (для третьих лиц)" и "реклама". Продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Реклама является одним из средств продвижения товаров. В связи с этим она может быть отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров.

Судебная коллегия отмечает, что из представленных обществом документов усматривается, что оно осуществляет продажу товаров непродовольственного назначения различных производителей, участвует в различных ярмарках.

При этом судом установлено, что истец не является производителем товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, что подтверждается указанной выпиской из ЕГРП и не опровергается истцом.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу об однородности услуг 35-го класса МКТУ "реклама", в том числе, в отношении которых истцом подана заявка на регистрацию товарного знака, услугам 35-го класса МКТУ.

Таким образом, истец имеет реальное намерение использовать в гражданском обороте в части оказания услуг 35-го класса МКТУ "реклама" обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика, зарегистрированным по свидетельству Российской Федерации N 444070.

Вместе с тем, оценивая означенные документы по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом правовой позиции, выработанной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлениях от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 01.03.2011 N 14503/10 по вопросу об однородности товаров и услуг, суд приходит к выводу о том, что истцом не представлена достаточная совокупность относимых и допустимых доказательств наличия у него законной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении остальных услуг 35-го класса МКТУ для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Делая указанный вывод, суд учитывал, что из искового заявления, а также из представленных в материалы дела документов не усматривается документально мотивированного обоснования заинтересованности истца в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба". Указанные услуги не являются однородными в отношении осуществляемой истцом деятельности по продаже и продвижению товаров.

При этом суд также учитывает, что сама по себе поданная заявка на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака не может являться достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку заявка может быть подана любым лицом.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, исследование неиспользования товарного знака в данном случае не требуется.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 статьи 1486 Кодекса).

Из пункта 41 Обзора от 23.09.2015 следует, что при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается.

Пунктом 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 Кодекса) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (29.10.2014), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток с 29.10.2011 по 28.10.2014 включительно.

Из представленных в материалы дела документов следует, что ответчик осуществляет активную предпринимательскую деятельность по созданию и продвижению сети ресторанов "Этаж".

В подтверждение названных обстоятельств компания представила следующие документы: договоры простого товарищества N 01/09/11-Б/Г от 01.09.2011, N 01/09/11-Р от 31.07.2014, N 01/09/11-Р от 01.08.2014, N 01-09/11-Р от 01.09.2011, N 01/09/11-П от 01.09.2011; договоры на возмездные оказание рекламных услуг N БГ/2011/09-01-А/М от 31.07.2014, N БГ/2011/09/01-А от 01.08.2014, N Г/2011/09-Р от 01.09.2011, N Р/2011/09/01-Р от 01.09.2011, N П/2011/09/01-Р от 01.09.2011, N БГ/2011/09/01-Р от 01.09.2011; промежуточные акты от 01.09.2014, от 01.09.2013, от 01.09.2012, детское меню "Этажерка"; распечатка с сайта http://etaj.ru от 17.01.2016.

Оценив в совокупности представленные доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что компанией не подтверждено осуществление рекламной деятельности.

Согласно пояснениям к 35-му классу 10-й редакции МКТУ (http://www1.fips.ru /MKTU10_PDF_2015/part1_mktu10_2015.pdf), названный класс включает, в основном, услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является: помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия; помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия; услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

Таким образом, услуги, перечисленные в 35-м классе МКТУ, оказываются иным лицам. Суть таких услуг заключается в продвижении товаров третьих лиц, доведение до потребителей информации о таких товарах. Оказание ресторанных услуг, в том числе и путем их демонстрации, участия в выставках, заказа рекламы своих услуг не свидетельствует об оказании услуг 35-го класса МКТУ.

Вместе с тем ответчиком не представлено доказательств оказания им третьим лицам таких рекламных услуг 35-го класса МКТУ, маркированных спорным товарным знаком.

Распечатки вида сайта http://etaj.ru по состоянию на 17.01.2016 не относятся к указанному трехлетнему периоду, связи с чем также не могут быть учтены судом.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении части услуг 35-го класса МКТУ "реклама", для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в указанной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Этажерка" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 444070 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, а именно "реклама".

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с ЛЕГРАНД КОНСАЛТИНГ КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД / LEGRAND CONSULTING CORPORATION LIMITED в пользу общества с ограниченной ответственностью "Этажерка" 4000 (Четыре тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.Ю. Пашкова