Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2016 г. N С01-896/2016 по делу N А56-58243/2015 Суд оставил без изменения судебные акты об удовлетворении иска по делу о защите исключительного права на товарный знак ввиду доказанности действия эксклюзивного дистрибьюторского соглашения на момент правонарушения; доказанности факта предложения ответчиком к реализации и реализации инструмента под указанным товарным знаком; отсутствия доказательств исчерпания исключительного права на товарный знак; обоснованности размера заявленной ко взысканию компенсации; отсутствия доказательств чрезмерности судебных расходов

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2016 г. N С01-896/2016 по делу N А56-58243/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 22 ноября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 ноября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Химичева В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Качко К.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Белгородской области (судья Каверина М.П., секретарь судебного заседания Картамышева Н.А.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Венде Групп" (ш. Московское, д. 13, корп. 10, лит. А, Санкт-Петербург, 196158, ОГРН 1147847063088)

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.02.2016 по делу N А56-58243/2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2016 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Тунгалой Рус" (пер. Харьковский, д. 36, г. Белгород, 308009, ОГРН 1093123008395)

к обществу с ограниченной ответственностью "Венде Групп",

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: акционерного общества "Завод "Двигатель" (наб. Пироговская, д. 13, Санкт-Петербург, 194044, ОГРН 1079847000210) и общества с ограниченной ответственностью "Пром-Деталь" (ул. Воронежская, д. 12, лит. А, пом. 5-Н, 191119, ОГРН 1137847133380)

о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Красноперов А.Н. и Фатеева О.В. (по доверенности от 03.08.2016);

от ответчика - Чигир Д.А. (по доверенности от 01.11.2016);

от третьих лиц - извещены надлежащим образом, представители не явились,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Тунгалой Рус" (далее - общество "Тунгалой Рус", истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Венде Групп" (далее - общество "Венде Групп", ответчик) со следующими требованиями:

запретить ответчику совершать действия по использованию товарного знака "Tungaloy" по свидетельству Российской Федерации N 440313 без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет;

взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака "Tungaloy" по свидетельству Российской Федерации N 440313 в сумме 1 000 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в сумме 300 000 рублей (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Завод "Двигатель" (далее - общество "Завод "Двигатель") и общество с ограниченной ответственностью "Пром-Деталь" (далее - общество "Пром-Деталь").

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.02.2016, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2016, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик обжаловал их в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Западного округа.

Определением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.08.2016 кассационная жалоба передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе общество "Венде Групп", ссылаясь на незаконность принятых судебных актов, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, нарушение судами норм материального права и норм процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить и отказать в удовлетворении иска.

В обоснование кассационной жалобы ответчик указывает, что истец умышленно вводит суд в заблуждение относительно наличия исключительного права на товарный знак, поскольку правообладатель спорного товарного знака располагался в зоне радиоактивной аварии на территории Японии, в связи с чем производство на этом предприятии закрыто.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, суды ошибочно основывали свои выводы на договорах, срок действия которых истек.

Ответчик обращает внимание на то, что на изделиях, реализованных ответчиком, отсутствует знак охраны товарного знака.

По мнению общества "Венде Групп", судами не учтено, что спорный товар был приобретен им у общества "Пром-Деталь", то есть у российского юридического лица, что свидетельствует об исчерпании исключительного права на товарный знак.

Лицами, участвующими в деле, отзывы на кассационную жалобу не представлены.

В судебном заседании представитель ответчика доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал.

Представители истца возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами, японская компания Tungaloy Corporation (далее - компания) является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Tungaloy" по свидетельству Российской Федерации N 440313 (дата приоритета товарного знака - 18.02.2010, дата истечения срока регистрации - 18.02.2020), зарегистрированного в отношении, в том числе, товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "металлообрабатывающие машины, станки и инструменты".

В соответствии с эксклюзивным дистрибьюторским соглашением от 01.07.2009 (далее - дистрибьюторское соглашение), заключенным между компанией и обществом "Тунгалой Рус", истец является единственным дистрибьютором компании по сбыту продукции на территории Российской Федерации.

Также между компанией (Лицензиар) и истцом (Лицензиат) заключен лицензионный договор от 01.02.2013 N 1 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 440313 (далее - лицензионный договор) на срок действия исключительного права на этот товарный знак (дополнительное соглашение от 02.02.2013).

Согласно пункту 2.6 лицензионного договора, если третьи лица нарушают права, предоставленные по договору Лицензиату на территории Российской Федерации, то Лицензиат предъявляет иск к таким лицам и самостоятельно несет соответствующие расходы и принимает денежные поступления, полученные в результате судебного решения или соглашения между истцом и ответчиком. Стороны договорились о том, что Лицензиат вправе применять иные не запрещенные законом меры в отношении лиц, нарушающих права Лицензиата по лицензионному договору.

Ответчик принял участие в открытом запросе котировок (цен) на поставку инструмента марки Tungaloy (лот N 48) для нужд общества "Завод "Двигатель" и в соответствии с протоколом от 03.07.2015 был признан его победителем с предложенной ценой продукции 1 534 640,95 рублей.

На основании указанного протокола между обществом "Завод "Двигатель" и ответчиком заключен договор от 02.07.2015 N 062-01-111 на поставку инструмента марки Tungaloy, определенного в техническом задании к запросу предложений цены.

Соответствующий инструмент был поставлен ответчиком обществу "Завод "Двигатель" по товарным накладным от 04.08.2015 N 141 и от 24.08.2015 N 171.

Общество "Тунгалой Рус", полагая, что ответчиком нарушено исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 440313 путем использования этого товарного знака при введении в гражданский оборот без согласия правообладателя продукции (металлорежущего инструмента), обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из наличия у истца права на обращение с иском в защиту исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 440313; доказанности действия эксклюзивного дистрибьюторского соглашения на момент правонарушения; доказанности факта предложения ответчиком к реализации и реализации инструмента под указанным товарным знаком; отсутствия доказательств исчерпания исключительного права на товарный знак; обоснованности размера заявленной к взысканию компенсации; отсутствия доказательств чрезмерности судебных расходов.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, заслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и в пределах доводов кассационной жалобы правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены (изменения) обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Оспаривая наличие у истца права на обращение в арбитражный суд с настоящим иском, ответчик ссылается на то, что истцом не доказан факт автоматического продления срока действия дистрибьюторского соглашения.

Между тем, указанному доводу ответчика дана надлежащая правовая оценка со стороны судов первой и апелляционной инстанции.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что факт продления либо непродления срока действия дистрибьюторского соглашения не имеет правового значения для установления наличия у истца права на обращение с иском в защиту исключительного права на спорный товарный знак.

Так, согласно статье 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 этого Кодекса.

Заключенный между компанией и истцом лицензионный договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись от 04.10.2013 N РД0132831. При этом в регистрации указано, что данный договор является исключительной лицензией. Согласно пункту 3 дополнительного соглашения к лицензионному договору он заключен на срок действия правовой охраны спорного товарного знака.

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о наличии у истца права на обращение с настоящим иском.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что правообладатель спорного товарного знака (японская компания) прекратил производство продукции в связи с техногенной аварией носит предположительный характер и не подтверждена какими-либо доказательствами.

Кроме того, данный факт не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку необходимым условием для обращения с иском в защиту исключительного права является сам факт действия исключительного права, который в рассматриваемом случае подтвержден.

Также не может быть признан обоснованным и довод общества Венде Групп" о том, что на изделиях, реализованных ответчиком, отсутствует знак охраны товарного знака, так как использованием товарного знака в силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ также является его размещение на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров.

При этом сходное с товарным знаком компании обозначение размещено ответчиком на товарных накладных от 04.08.2015 N 141 и от 24.08.2015 N 171, которыми сопровождалось введение товара в оборот.

Судами первой и апелляционной инстанции также дана должная правовая оценка доводу ответчика об исчерпании исключительного права, поскольку именно он должен представить доказательства того, что спорный товар был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем либо с его согласия (статья 1487 ГК РФ).

Сам же по себе факт приобретения этого товара у российского юридического лица (общества "Пром-Деталь") о вышеназванных обстоятельствах безусловно не свидетельствует, так как товар мог быть ввезен на территорию Российской Федерации и без ведома правообладателя.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся абзаце втором пункта 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды пришли к обоснованному выводу о соразмерности заявленного истцом размера компенсации.

Судебные акты в этой части заявителем кассационной жалобы не оспариваются.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, направлены в основном на переоценку доказательств, что в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции. Несогласие ответчика с произведенной судами первой и апелляционной инстанций оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены (изменения) обжалуемых судебных актов.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и норм процессуального права.

Исходя из этого, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина за подачу кассационной жалобы подлежит отнесению на заявителя этой жалобы.

Вместе с тем, истцом к материалам дела приложена копия платежного поручения от 22.06.2016 N 1061 на сумму 14 500 рублей. Требование суда о представлении оригинала платежного поручения от 22.06.2016 N 1061, изложенное в пункте 4 определения от 12.10.2016 о принятии кассационной жалобы к производству, сопровождающееся предупреждением о принудительном взыскании государственной пошлины в случае непредставления оригинала платежного поручения, ответчиком проигнорировано. Не смог представитель ответчика представить оригинал платежного поручения и в судебном заседании.

В силу части 3 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в письме Министерства финансов Российской Федерации от 07.12.1995 N 3-В1-01, платежные поручения и квитанции представляются только с подлинной отметкой банка. Ксерокопии и фотокопии платежных поручений и квитанций на уплату госпошлины не могут быть доказательством ее уплаты.

Таким образом, суд не может считать факт уплаты истцом государственной пошлины за подачу кассационной жалобы по настоящему делу подтвержденным, в связи с чем названная государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

По этим же основаниям судом не может быть произведен и возврат излишне уплаченной государственной пошлины.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.02.2016 по делу N А56-58243/2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Венде Групп" - без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Венде Групп" (ш. Московское, д. 13, корп. 10, лит. А, Санкт-Петербург, 196158, ОГРН 1147847063088) в доход федерального бюджета государственную пошлину за подачу кассационной жалобы в размере 3 000 (Три тысячи) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Р.В. Силаев

В.А. Химичев