Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2017 г. N С01-1148/2015 по делу N А41-50224/2014 Суд отменил принятые ранее судебные постановления и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о защите исключительных прав на товарные знаки, поскольку суду необходимо дать оценку акту таможенного досмотра и фотоматериалам, на которых запечатлены товары с размещенными на них обозначениями, предъявленные обществом к таможенному оформлению, на предмет тождества или сходства до степени смешения спорных обозначений с товарными знаками компании

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2017 г. N С01-1148/2015 по делу N А41-50224/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 24 января 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 января 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей: Лапшиной И.В., Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу компании Daimler AG/Даймлер АГ (Mercedesstrasse 137, 70327, Stuttgart, (DE) на решение Арбитражного суда Московской области от 20.06.2016 по делу N А41-50224/2014 (судья Кочергина Е.В.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2016 по тому же делу (судьи Короткова Е.Н., Закутская С.А., Катькина Е.Н.)

по иску по иску компании Daimler AG/Даймлер АГ к обществу с ограниченной ответственностью "Автологистика" (ул. Энергетиков, д. 22, корп. 1, г. Дзержинский, Московская обл., 140091, ОГРН 1067746276861) о защите исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Домодедовская таможня (тер. Аэропорт Домодедово, стр. 24, г. Домодедово, Московская обл., 142015,ОГРН 1035001283228), компания EmEx GROUP (FZC)/ЭмЭкс ГРУП ФЗС (P. O. Box 8323, Sharhan, U.A.E.).

В судебное заседание явились представители: от компании Daimler AG/Даймлер АГ - Деянова С.В., Головацкий Р.И. (по доверенности от 15.09.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "Автологистика" - Сосов М.А. (по доверенности от 15.06.2016 N 16А20-7).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Daimler AG/Даймлер АГ (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Автологистика" (далее - общество) со следующими требованиями:

признать незаконными действия общества по ввозу на территорию Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 32836 и товарным знаком по международной регистрации N 212728;

обязать общество прекратить нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 32836 и по международной регистрации N 212728, незаконное использование товарного знака, в том числе, прекратить ввоз или иное введение в гражданский оборот товаров по декларации на товары N 10202010/310714/0044069, на которых используются указанные товарные знаки;

изъять из оборота и уничтожить за счет нарушителя (без какой бы то ни было компенсации) товар N 137 - запасные части для автомобилей - кронштейны длиной 23 см. в количестве 3 (трех) штук, задекларированные в установленной форме по декларации на товары N 10202010/310714/0044069, на которых используются указанные товарные знаки;

взыскать с общества в пользу компании компенсацию в размере 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на вышеназванные товарные знаки.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Домодедовская таможня (далее - таможенный орган) и компания EmEx GROUP (FZC)/ЭмЭкс ГРУП ФЗС.

Решением Арбитражного суда Московской области от 26.06.2015, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2015, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 названные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При этом суд кассационной инстанции указал на необходимость при новом рассмотрении исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить, какие обозначения нанесены на ввезенные товары (их упаковку); выяснить, какое из обозначений использовалось с целью индивидуализации товаров, а какое с иной информационной целью; установить, в чем именно выразилось нарушение прав истца на принадлежащие ему товарные знаки; установить все фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для реализации заявленных способов защиты права.

При новом рассмотрении компания уточнила исковые требования в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просила суд:

признать незаконными действия общества по ввозу и продаже запасных частей для автомобилей - кронштейны в количестве 3 (трех) единиц, указанных в таможенной декларации на товары N 10002010/310714/0044069 и акте таможенного досмотра N 10002010/040814/002100, на которых или их на упаковке размещены товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 32836 и по международной регистрации N 212728; взыскать с общества в пользу компании компенсацию в размере 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки.

Решением Арбитражного суда Московской области от 20.06.2016 в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2016 решение Арбитражного суда Московской области от 20.06.2016 оставлено без изменения.

Компания, не согласившись с названными судебными актами, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Компания не согласна с выводом судов первой и апелляционной инстанций о том, что размещенное на спорном товаре обозначение "MERCEDES-BENZ" носит исключительно информационный характер, поскольку в обжалуемых судебных актах не содержится мотивов, в связи с которыми суды указали на то, что размещенное на упаковке спорного товара обозначение указывает на одноименные автомобили, а не индивидуализирует сами запасные части к нему.

При этом компания ссылается на то обстоятельство, что судами первой и апелляционной инстанций при повторном рассмотрении не было учтено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 32836 был нанесен на оригинальные автомобильные запасные части в целях их индивидуализации, поскольку на автомобильном рынке помимо оригинальных частей имеются аналоги других производителей, которые подходят для тех же моделей автомобилей, что и оригинальные.

Также, компания, выразило несогласие с выводом судов о том, что один из спорных товаров не вводился на территории Российской Федерации в гражданский оборот, указало на ненадлежащую оценку судами того, что общество, декларируя спорный товар по декларации N 10002010/310714/0044069, заявило о помещении указанных товаров исключительно под таможенную процедуру "выпуск для внутреннего потребления". Вместе с тем, ни один из спорных товаров не помещался обществом под процедуру таможенного транзита.

Компания указывает на немотивированность вывода суда апелляционной инстанции об отсутствие в акте таможенного досмотра указания на то, что сам спорный товар и упаковка к нему содержат товарный знак по международной регистрации N 212728, поскольку суд апелляционной инстанции, не учел письменные пояснения таможенного органа, которыми он подтвердил наличие на самом спорном товаре нанесение (выштамповку) данного товарного знака.

По мнению компании, не соответствует фактическим обстоятельствам дела вывод судов относительно ввода обществом в гражданский оборот спорного товара, маркированного исключительно товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 371903, поскольку указание только товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 371903 в сопроводительной документации не может служить основанием для вывода о неиспользовании на спорном товаре товарных знаков, исключительные права на которые принадлежат компании.

Компания указывает, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 371903 является знаком обслуживания, поскольку индивидуализирует не конкретный товар, а услуги, связанные с продажей запасных автомобильных частей различных производителей.

Общество не согласилось с требованиями, изложенными в кассационной жалобе, считает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, так как суды первой и апелляционной инстанции при повторном рассмотрении учли указания суда кассационной инстанции и дали надлежащую оценку всем доказательствам, имеющимся в материалах дела.

В отношении несогласия компании с выводом судов первой и апелляционной инстанций относительно информационного характера обозначения "MERCEDES-BENZ", нанесенного на спорный товар, общество указывает, что данный вывод сделан судами с точки зрения рядового потребителя на основании изучения образцов аналогичных стикеров с указанием на марки автомобилей "Nissan", "KIA", "Toyota", "Ford", "Honda", "Chevrolet", "Hyundai", используемых поставщиками и продавцами автомобильных запасных частей.

Общество в отзыве указывает на то обстоятельство, что суд первой инстанции, вопреки доводам компании, дал надлежащую оценку обстоятельствам ввоза спорного товара и его введения в гражданский оборот.

Общество поддерживает вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии в акте таможенного досмотра указания на маркировку спорного товарного знака либо его упаковки товарным знаком по международной регистрации N 212728, поскольку данное обстоятельство было подтверждено представителем компании в судебном заседании суда апелляционной инстанции при новом рассмотрении настоящего дела.

Кроме того, общество отмечает, что письменные пояснения таможенного органа по существу данного вопроса не являются экспертным заключением и должны соответствовать положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, отзывы на кассационную жалобу не представили.

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель общества указанные доводы оспорил, основываясь на положениях своего отзыва на кассационную жалобу.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций компания является правообладателем словесного товарного знака "MERCEDES-BENZ" по свидетельству Российской Федерации N 32836 и изобразительного товарного знака по международной регистрации N 212728 (в виде стилизованной трехлучевой звезды в окружности), которые зарегистрированы, в том числе в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Согласно уведомлению Домодедовской таможни от 06.08.2014 N 34-16/12545, направленному в адрес представителя компании, в ходе произведенного таможенного досмотра и оформления товаров, ввезенных обществом по декларации на товары N 10202010/310714/0044069, установлен факт ввоза ответчиком товара N 137 - запасных частей для автомобилей (кронштейнов длиной 23 см., в количестве 3 штук), маркированных товарными знаками истца.

Выпуск товара по декларации на товары N 10202010/310714/0044069 был приостановлен с 05.08.2014 до 15.08.2014, а ввезенная продукция, в отношении которой имеются признаки нарушения исключительных прав на товарные знаки, помещена на склад временного хранения закрытого акционерного общества "Домодедово КАРГО" по адресу: 142015, Московская обл., Домодедовский район, территория аэропорт "Домодедово", стр. 7.

Компания, ссылаясь на то обстоятельство, что обществом ввезен на территорию Российской Федерации товар, маркированный товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат компании, без согласия последней, обратилась в Арбитражный суд Московской области с настоящим исковым заявлением.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходили из недоказанности факта нарушения исключительных прав компании на товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 32836 и изобразительного товарного знака по международной регистрации N 212728, поскольку спорный товар маркирован исключительно товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 371903, а обозначение "MERCEDES-BENZ", указанное на стикере, нанесенном на упаковку одного из спорных товаров (согласно акту таможенного досмотра), использовалось с информационной целью относительно технического применения в качестве указания на назначение детали (для автомобиля "MERCEDES-BENZ").

При этом суд апелляционной инстанции указал на то обстоятельство, что акт таможенного досмотра от 04.08.2014, на который ссылается компания в подтверждение своих исковых требований, а также представленные ей фотоизображения спорного товара, не содержат указания, что на спорном товаре либо упаковке к нему имеется маркировка товарным знаком по международной регистрации N 212728.

Кроме того, суды сослались на то обстоятельство, что один из спорных кронштейнов (артикул А2118801214) проследовал через территорию Российской Федерации транзитом и введен в гражданский оборот на территории Евразийского экономического союза. Письмом лица, которому был поставлен данный товар, подтверждается факт использования исключительно товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 371903.

Два других кронштейна также вводились в гражданский оборот на территории Российской Федерации с использованием только товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 371903.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций, установив данные обстоятельства, пришли к выводу о том, что спорный товар вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 371903, поскольку именно этот товарный знак был размещен на упаковке спорного товара, а также в сопроводительных документах к нему.

Учитывая изложенное, суды сочли не доказанным факт нарушения обществом исключительных прав компании на принадлежащие ей товарные знаки путем ввоза и введения в гражданский оборот спорного товара на территории Российской Федерации.

Вместе с тем судебная коллегия суда кассационной инстанции не соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанции по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции принимает во внимание довод компании о несоответствии вывода судов первой и апелляционной инстанции относительно информационного характера обозначения "MERCEDEZ-BENZ", нанесенного на упаковку спорного товара, нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела.

Как ранее было отмечено, компания является правообладателем словесного товарного знака "MERCEDES-BENZ" по свидетельству Российской Федерации N 32836, который зарегистрирован в отношении товаров 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12-го классов МКТУ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Как определено пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что в целом товары и услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности, а в конкретном случае в целях маркировки компанией оригинальных автомобильных запчастей.

Таким образом, обозначение "MERCEDES-BENZ", использованное на упаковке спорного товара, не может носить информационный характер, поскольку оно является товарным знаком, зарегистрированным в соответствии с требованиями гражданского законодательства, что подтверждается свидетельством N 32836 о его регистрации.

Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия суда кассационной инстанции приходит к выводу о том, что нанесение обществом обозначения "MERCEDES-BENZ" на упаковку спорного товара без согласия компании, может являться нарушением исключительных прав компании на принадлежащий ей словесный товарный знак "MERCEDES-BENZ" по свидетельству Российской Федерации N 32836.

При этом судами правильно установлен факт принадлежности компании исключительных прав на спорные товарные знаки.

Вместе с тем суды первой и апелляционной инстанций в нарушение части 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не исследовали обстоятельства, имеющие существенное значение для настоящего спора, и представленные доказательства, не дав им соответствующей оценки.

В свою очередь, суды, как изложено выше, сделав вывод об отсутствии в действиях общества нарушения исключительных прав компании на спорные товарные знаки, приняли во внимание лишь то, что в таможенных декларациях, акте таможенного досмотра и все фотографии спорных товаров имеется указание лишь на товарный знак "EMEX", который размещен на товарной упаковке и указан в сопроводительных документах, и под которым, по мнению судов первой и апелляционной инстанций, спорные товары вводились в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Однако суд кассационной инстанции полагает, что изложенный вывод судов первой и апелляционной инстанций сделан при неправильном применении норм материального права ввиду следующего.

Для настоящего спора не имеет правового значения вывод судов о том, что представленные в материалы дела доказательства содержат указание на товарный знак "EMEX".

Закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей.

При этом, для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, исследованию подлежит факт размещения на таком товаре (упаковке) товарных знаков правообладателей, обращающихся за защитой своих исключительных прав.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Из правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11, следует, что размещение на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, наряду с товарным знаком нарушителя, является нарушением исключительного права этого правообладателя на товарный знак.

Таким образом, использование ответчиком товарного знака "ЕМЕХ" на упаковке ввезенного товара и в товаросопроводительной документации не свидетельствует о неиспользовании обществом товарных знаков, исключительные права на которые принадлежат компании.

В частности, как следует из текста постановления суда апелляционной инстанции, при установлении факта отсутствия на спорном товаре товарного знака по международной регистрации N 212728 суд ограничился лишь оценкой содержания акта таможенного досмотра от 04.08.2014 и фотографий представленных компанией.

Вместе с тем судами не учтены фотоизображения спорного товара, приложенные к акту таможенного досмотра от 04.08.2014, и им не дана надлежащая правовая оценка.

В связи с изложенным судебная коллегия суда кассационной инстанции приходит к выводу о том, что судами первой и апелляционной инстанций неправомерно установлено отсутствие нарушения исключительных прав компании со ссылкой на обстоятельства, касающиеся использования товарного знака "ЕМЕХ".

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает, что содержащиеся в обжалуемых судебных актах выводы сделаны при неполном выяснении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и основаны на неправильном применении норм материального права, в связи с чем решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене полностью.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствующей части.

При новом рассмотрении дела судам надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе, дать всестороннюю оценку акту таможенного досмотра и фотоматериалам, на которых запечатлены товары с размещенными на них обозначениями, предъявленные обществом к таможенному оформлению, на предмет тождества или сходства до степени смешения указанных обозначений с вышеуказанными товарными знаками компании.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 20.06.2016 по делу N А41-50224/2014 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2016 по тому же делу отменить.

Направить дело N А41-50224/2014 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина