Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 г. по делу N СИП-716/2016 Суд признал недействительными решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам, поскольку не допускается предоставление правовой охраны товарному знаку, тождественному фирменному наименованию в отношении однородных товаров, право на которое в РФ возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 г. по делу N СИП-716/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 марта 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 5 апреля 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 июля 2017 г. N С01-497/2017 по делу N СИП-716/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Миньковым И.Д.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ТЕРМОФОР" (ул. Сибревкома, д. 2, г. Новосибирск, 630007, ОГРН 1035401509010) о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 25.10.2016 об отказе в удовлетворении возражений от 16.11.2015 против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 335235, N 473275 и N 455101, третье лицо - индивидуальный предприниматель Бессонов Константин Евгеньевич (г. Новосибирск, ОГРНИП 304540235800182).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ТЕРМОФОР" - Головлев Ю.Г. (по доверенности от 27.10.2015), Соловьев Р.А. (по доверенности от 16.10.2015);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-598/41);

от индивидуального предпринимателя Бессонова Константина Евгеньевича - Вишнякова P.Л. (по доверенности от 03.06.2015), Шехтман E.Л. (по доверенности от 29.09.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМОФОР" (далее - общество "ТЕРМОФОР", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 25.10.2016 об отказе в удовлетворении возражений от 16.11.2015 против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 335235, N 473275 и N 455101, а также о признании недействительным представления правовой охраны перечисленным товарным знакам.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Бессонов Константин Евгеньевич (далее - предприниматель).

По мнению общества "ТЕРМОФОР", государственная регистрация названных товарных знаков была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

Заявитель указывает на то, что исключительное право общества "ТЕРМОФОР" на фирменное наименование возникло 21.07.2003, то есть ранее дат приоритета товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 335235, N 473275 и N 455101; тогда как словесный элемент "ТЕРМОФОР" оспариваемых товарных знаков тождественен части противопоставленного фирменного наименования.

Данные выводы содержатся, в том числе, в решениях Роспатента от 25.10.2016.

Между тем общество "ТЕРМОФОР" оспаривает вывод Роспатента, изложенный в обжалуемых ненормативных правовых актах, о том, что материалы возражений не содержат сведений, позволяющих оценить однородность товаров/услуг, в отношении которых действуют спорные исключительные права, ссылаясь на представление платежных поручений (первичной документации), подтверждающих совершение сделок купли-продажи, и, следовательно, использование заявителем своего фирменного наименования в коммерческом обороте отопительного оборудования.

Заявитель полагает, что им были представлены в Роспатент надлежащие доказательства, подтверждающие использование своего фирменного наименования в отношении товаров, однородных товарам, которым Роспатентом предоставлена правовая охрана товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 335235, N 473275 и N 455101.

Таким образом, по мнению общества "ТЕРМОФОР", при наличии тождественности обозначений, однородности товаров, в отношении которых действуют спорные исключительные права, а также более раннего возникновения права на данное обозначение у заявителя, решения Роспатента от 25.10.2016 об отказе в удовлетворении возражений от 16.11.2015 против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 335235, N 473275 и N 455101 не соответствуют законодательству.

Помимо прочего, оспариваемые решения Роспатента, как полагает заявитель, приняты в незаконном составе.

Предприниматель и Роспатент представили в суд отзывы на заявление общества "ТЕРМОФОР", в которых против удовлетворения заявленных требований возражают, ссылаясь на законность и обоснованность принятых административным органом решений.

В судебном заседании представитель общества "ТЕРМОФОР" доводы, изложенные в заявлении, поддержал, просил его удовлетворить.

Представители Роспатента и предпринимателя против удовлетворения заявления возражали.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов настоящего дела следует, что комбинированный товарный знак со словесным элементом "ТЕРМОФОР" по свидетельству Российской Федерации N 335235 с приоритетом от 21.08.2006 зарегистрирован 05.10.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее также - Госреестр) в отношении товаров 11-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "оборудование для бань с горячим воздухом, печи (отопительные приборы), камины комнатные" на имя предпринимателя.

Бессоновым К.Е. 19.01.2011 в Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака "Термофор" N 2011701074 в отношении товаров 11-го класса МКТУ "оборудование для бань с горячим воздухом, печи (отопительные приборы), камины комнатные" (л.д. 2 т. 4).

Согласно документу о передаче прав в отношении заявки на регистрацию товарного знака от 20.04.2011 (л.д. 16 т. 4), заключенному между Бессоновым К.Е. и компанией Еаствинд Лтд. (Белиз), Роспатентом в соответствии с уведомлением от 30.08.2011 (л.д. 24 т. 4) внесены изменения в заявку N 2011701074 в отношении заявителя, которым в связи с передачей права является компания Еаствинд Лтд. (Белиз).

Комбинированный товарный знак со словесным элементом по свидетельству Российской Федерации N 455101 с приоритетом от 19.01.2011 зарегистрирован 28.02.2012 в Госреестре имя компании Еаствинд Лтд. (Белиз) в отношении товаров 11-го класса МКТУ "оборудование для бань с горячим воздухом, печи (отопительные приборы), камины комнатные".

Согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированному Роспатентом от 27.03.2015 РД0170040, правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 455101 является Бессонов К.Е.

Бессоновым К.Е. 02.08.2010 в Роспатент подана заявка на регистрацию словесного товарного знака "Термофор" N 2010725072 в отношении товаров 11-го класса МКТУ "аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры; водонагреватели; воздухонагреватели; заслонки дымоходов; змеевики в дистилляционных, отопительных или охладительных установках; зольники для печей; испарители; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камины комнатные; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; котлы отопительные; нагреватели; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; парогенераторы [за исключением частей машин]; печи [за исключением лабораторных]; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; питатели для отопительных котлов; плиты [пластины] для отопления; плиты кухонные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; регенераторы тепла; решетки колосниковые для печей; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; теплообменники; трубы отопительных котлов; установки отопительные, работающие на горячей воде; устройства для разведения и поддержания огня; футеровка огнеупорная для печей; футеровка фасонная для печей" (л.д. 2 т. 22).

Согласно документу о передаче прав в отношении заявки на регистрацию товарного знака от 27.10.2011 (л.д. 45 т. 22), заключенному между Бессоновым К.Е. и компанией Еаствинд Лтд. (Белиз), Роспатентом в соответствии с уведомлением от 31.05.2012 (л.д. 53 т. 22) внесены изменения в заявку N 2010725072 в отношении заявителя, которым в связи с передачей права является компания Еаствинд Лтд. (Белиз).

Словесный товарный знак "ТЕРМОФОР" по свидетельству Российской Федерации N 473275 с приоритетом от 02.08.2010 зарегистрирован 24.10.2012 в Госреестре на имя компании Еаствинд Лтд.(Белиз) в отношении товаров 11-го класса МКТУ "аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры; водонагреватели; воздухонагреватели; заслонки дымоходов; змеевики в дистилляционных, отопительных или охладительных установках; зольники для печей; испарители; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камины комнатные; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; котлы отопительные; нагреватели; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; парогенераторы [за исключением частей машин]; печи [за исключением лабораторных]; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; питатели для отопительных котлов; плиты [пластины] для отопления; плиты кухонные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; регенераторы тепла; решетки колосниковые для печей; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; теплообменники; трубы отопительных котлов; установки отопительные, работающие на горячей воде; устройства для разведения и поддержания огня; футеровка огнеупорная для печей; футеровка фасонная для печей".

Согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированному Роспатентом от 27.03.2015 РД0170040, правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 473275 является Бессонов К.Е.

В Роспатент поступили возражения общества "ТЕРМОФОР" против предоставления правовой охраны названным товарным знакам, мотивированные тем, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 335235, N 473275 и N 455101 являются тождественными фирменному наименованию лица, подавшего возражения - общества "ТЕРМОФОР", в отношении однородных товаров, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета данных товарных знаков.

Решениями от 25.10.2016 в удовлетворении возражений общества "ТЕРМОФОР" было отказано, правовая охрана товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 335235, N 473275 и N 455101 была оставлена в силе.

Не согласившись с названными решениями, общество "ТЕРМОФОР" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого ненормативного акта установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются обществом "ТЕРМОФОР".

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Проверив доводы заявителя о том, что оспариваемые ненормативные правовые акты были приняты в незаконном составе, суд признал их несостоятельными.

Согласно пункту 6.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и вступает в силу с даты его утверждения.

В случае не утверждения решения Палаты по патентным спорам руководитель федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет возражение или заявление на рассмотрение в ином составе коллегии Палаты по патентным спорам.

По мнению общества "ТЕРМОФОР", при повторном рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 335235, N 473275 и N 455101 Роспатентом не был сформирован иной состав коллегии.

Между тем, данный довод опровергается материалами дела.

Как следует из протоколов заседания коллегии Роспатента от 04.04.2016, возражения общества "ТЕРМОФОР" против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 335235, N 473275 и N 455101 были рассмотрены коллегией Роспатента в составе: Никитиной О.П., Макарычевой И.В., Глущенко Я.О.

Повторное рассмотрение указанных возражений осуществлялось в ином составе коллегии Роспатента, а именно: Никитина О.П., Ложкина Н.В., Медведева О.Е., что подтверждается протоколами заседания коллегии Роспатента от 08.09.2016.

Таким образом, повторное рассмотрение возражений общества "ТЕРМОФОР" против предоставления правовой охраны перечисленным товарным знакам было проведено Роспатентом в ином составе коллегии.

Само по себе участие в заседаниях при первоначальном и повторном рассмотрении возражений Никитиной О.П. данный вывод не опровергает, поскольку действующее законодательство не закрепляет императивного запрета на участие в повторном рассмотрении возражений того же должностного лица. Тогда как состав коллегии при первоначальном и повторном рассмотрении возражений не совпадает.

Таким образом, решения Роспатента от 25.10.2016 об отказе в удовлетворении возражений общества "ТЕРМОФОР" против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 335235, N 473275 и N 455101 подлежат проверке судом на соответствие закону или иному нормативному правовому акту по существу.

Так, при вынесении обжалуемых ненормативных правовых актов Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 335235 (21.08.2006) применимое законодательство для оценки его охраноспособности включает Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

С учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 455101 (19.01.2011) и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 473275 (02.08.2010) применимое законодательство для оценки их охраноспособности включает ГК РФ и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Таким образом, как следует из изложенных норм Закона о товарных знаках, ГК РФ и Правил, не допускается предоставление правовой охраны товарному знаку, тождественному фирменному наименованию в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Роспатент при вынесении обжалуемых решений обоснованно исходил из того, что словесный элемент "ТЕРМОФОР" оспариваемых товарных знаков тождественен индивидуализирующей части противопоставленного фирменного наименования общества "ТЕРМОФОР".

Данные выводы Роспатента не обжаловались при рассмотрении настоящего дела в суде.

Кроме того, из представленных в материалы дела доказательств, в частности, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), следует, что исключительное право общества "ТЕРМОФОР" на фирменное наименование возникло 21.07.2003, то есть ранее дат приоритета товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 335235, N 473275 и N 455101.

Названные обстоятельства также не оспаривались при рассмотрении настоящего дела в суде.

Основанием для вынесения обжалуемых решений Роспатента послужил вывод административного органа о том, что материалы возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 335235, N 473275 и N 455101 не содержат сведений, позволяющих оценить однородность товаров/услуг, в отношении которых действуют спорные исключительные права на товарные знаки и фирменное наименование, а также факт получения Бессоновым К.Е. согласия от участников общества "ТЕРМОФОР" на регистрацию оспариваемых товарных знаков согласно протоколу общего собрания участников этого общества от 10.07.2006.

Судом установлено, что общество "ТЕРМОФОР" создано как юридическое лицо до 01.01.2008, а именно 21.07.2003.

Таким образом, при установлении обстоятельств возникновения у данного юридического лица права на фирменное наименование подлежат применению нормы права, действующие на момент создания этого юридического лица.

Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 54 ГК РФ в редакции Федерального закона от 30.11.1994 N 52-ФЗ юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

При этом согласно статье 138 ГК РФ в редакции Федерального закона от 30.11.1994 N 52-ФЗ фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица.

В части, не противоречащей ГК РФ, на дату создания общества "ТЕРМОФОР" действовало Положение о фирме, утвержденное Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927 (далее - Положение о фирме), согласно пункту 10 которого фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица. При этом право на него возникает с момента фактического начала пользования им.

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

Для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование, то есть произвольная часть фирменного наименования.

Прекращение правовой охраны товарного знака на основании пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках допустимо только при совокупности трех условий: обладание исключительным правом на средство индивидуализации с более ранним приоритетом, чем оспариваемый товарный знак; средство индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) должно быть тождественным оспариваемому товарному знаку; средство индивидуализации должно быть зарегистрировано в отношении однородных товаров или услуг, для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку.

При этом законодатель определил, что учету подлежало лишь тождество конкурирующих средств индивидуализации, а не сходство их до степени смешения.

Вместе с тем нормы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ устанавливают запрет на регистрацию в отношении однородных товаров в качестве товарных знаков обозначений не только тождественных, но и сходных до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При рассмотрении возражений Роспатентом установлено, что: словесные обозначения оспариваемых товарных знаков тождественны произвольной части фирменного наименования общества; факт регистрации общества как юридического лица ранее дат приоритета оспариваемых товарных знаков подтвержден материалами дела.

Как указывалось ранее, вышеуказанные обстоятельства не опровергнуты и не оспаривались при рассмотрении дела по существу.

Закон о товарных знаках не делает различий между отдельными видами товарных знаков (словесными, изобразительными или комбинированными), поэтому основания для отказа в регистрации товарного знака должны применяться к товарным знакам всех видов с учетом особенностей вида товарного знака.

При установлении тождественности комбинированного товарного знака с фирменным наименованием не может учитываться изобразительная часть комбинированного товарного знака, поскольку фирменное наименование всегда является только словесным.

Принимая оспариваемые решения, Роспатент мотивировал отказ в удовлетворении возражений общества "ТЕРМОФОР" тем, что представленные заявителем доказательства не подтверждают факт начала использования фирменного наименования обществом в отношении товаров или услуг, однородных товарам и услугам, для которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки, до даты приоритета этих товарных знаков, поскольку представленные договоры поставки, товарные накладные датированы после даты приоритета оспариваемых товарных знаков, а именно: позднее 21.08.2006, 02.08.2010, 19.01.2011; представленные платежные поручения не свидетельствуют о деятельности по производству и реализации товаров и услуг, за которые поступила оплата, поскольку не представлены счета-фактуры, накладные, договоры поставки; представленные дипломы демонстрируют лишь участие общества в различных выставках, а установить соотношение между лицом, подавшим возражения, и лицом, принявшим участие в этих выставках, не представляется возможным, поскольку, по мнению Роспатента, на момент прохождения выставок в 2005-2006 годы существовало еще как минимум одно юридическое лица - ООО "ТЕРМОФОР" (г. Новосибирск), зарегистрированное 06.04.2010.

Также Роспатент принял во внимание, что Бессонов К.Е., являясь изобретателем, модернизатором, идейным вдохновителем, придумал и стал применять для производства отопительного оборудования в 2001 году, то есть задолго до создания общества "ТЕРМОФОР", название "ТЕРОМОФОР".

Кроме того, Роспатент указал на то, что Бессонов К.Е. являлся одним из учредителей, а затем участником общества "ТЕРМОФОР", основным видом деятельности которого с момента его создания было производство и реализация печей, каминов, бань и т.д. (л.д. 58, 74, 90 т. 1).

Вместе с тем в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1513 ГК РФ Роспатент признал общество "ТЕРМОФОР" заинтересованным лицом в подаче возражений против представления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 473275 и 455101, поскольку заявитель осуществляет хозяйственную деятельность с использованием обозначения "ТЕРМОФОР".

Данные выводы Роспатента не оспорены и не опровергнуты при рассмотрении спора по существу.

Согласно уставу общества "ТЕРМОФОР" в редакции 2003 года, утвержденному протоколом общего собрания учредителей от 07.07.2003, основными видами деятельности общества являются: производство туристического снаряжения; производство печей, каминов, бань; реализация туристического снаряжения; реализация печей, каминов, бань; торгово-закупочная деятельность; производство и реализация сельхозпродукции, товаров народного потребления и изделий промышленного назначения и иные виды деятельности.

В соответствии со сведениями из ЕРГРЮЛ фирменное наименование общества "ТЕРМОФОР" зарегистрировано в отношении основного вида деятельности общества - торговля оптовая неспециализированная (46.90 ОКВЭД), в качестве дополнительных видов деятельности указано: производство радиаторов и котлов центрального отопления; ковка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии; обработка металлических изделий механическая; производство холодильного и вентиляционного оборудования; производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей; торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков, торговля прочими бытовыми товарами, торговля розничная прочая в специализированных магазинах, производство печей, термокамер и печных грелок; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

Между тем, делая вывод о недоказанности обществом "ТЕРМОФОР" использования произвольной части фирменного наименования в деятельности, однородной товарам и услугам, для которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки, Роспатент в своих решениях пришел к взаимоисключающим выводам. Так, на страницах 11-12 оспариваемых решений содержатся выводы о том, что заявитель возражений не представил надлежащих доказательств использования произвольной части фирменного наименования с обозначением "ТЕРМОФОР" в отношении деятельности, однородной товарам и услугам, для которых зарегистрированы товарные знаки, ранее дат их приоритета - 21.08.2006, 02.08.2010, 19.01.2011, в то же время, признавая действия Бессонова К.Е. по приобретению исключительных прав на оспариваемые товарные знаки правомерными, в абзаце 2 снизу страницы 12 решений Роспатент указывает, что основным видом деятельности общества "ТЕРМОФОР" с момента его создания было производство и реализация печей, каминов, бань и т.д. При этом Роспатент указывает на то, что Бессонов К.Е. являлся участником общества "ТЕРМОФОР" и после выхода из состава участников этого общества продолжил использовать обозначение "ТЕРМОФОР".

Более того, Роспатент признал правомерной регистрацию товарных знаков с обозначением "ТЕРМОФОР" на имя Бессонова К.Е., поскольку им было получено соответствующее согласие участников общества "ТЕРМОФОР" в соответствии с протоколом общего собрания участников общества "ТЕРМОФОР" от 10.07.2006, на котором было принято решение о согласии на подачу заявок на регистрацию индивидуальным предпринимателем Бессоновым Константином Евгеньевичем товарных знаков "ТЕРМОФОР", "TERMOFOR" и .

При рассмотрении спора по существу от общества "ТЕРМОФОР" поступило заявление в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о фальсификации доказательства по делу, а именно: протокола общего собрания участников общества "ТЕРМОФОР" от 10.07.2006, по мотиву несоответствия фактической даты его составления дате, указанной на этом документе.

Суд приступил к рассмотрению заявления о фальсификации, в связи с чем в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением от 24.02.2017 у Курапова А.В., как у лица, у которого находится подлинник протокола общего собрания общества "ТЕРМОФОР" от 10.07.2006, был истребован документ, о фальсификации которого было заявлено.

У представителей общества "ТЕРМОФОР" и предпринимателя были отобраны подписки о предупреждении их об уголовной ответственности, предусмотренной статьями 303, 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с рассмотрением заявления о фальсификации доказательства по делу.

В суд 28.02.2017 от Курапова А.В. поступило сообщение, согласно которому он не может представить подлинник протокола общего собрания общества "ТЕРМОФОР" от 10.07.2006, поскольку 20.02.2017 в адрес суда им была направлена почтовая корреспонденция, согласно накладной от 20.01.2017 N 085444 с описью вложения, которая утрачена лицом, принявшим на себя обязательства доставить корреспонденцию - обществом с ограниченной ответственностью "АспектСервис" (л.д. 8-16 т. 31).

Судебное заседание, назначенное на 02.03.2017, в связи с непоступлением подлинника протокола было отложено на 29.03.2017.

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, пояснили, что не располагают сведениями о месте нахождения подлинника протокола общего собрания общества "ТЕРМОФОР" от 10.07.2006.

На основании изложенного суд пришел к выводу о невозможности рассмотрения заявления о фальсификации, поскольку отсутствует подлинник доказательства, о фальсификации которого заявлено, проведение судебной экспертизы на предмет соответствия даты изготовления доказательства дате, указанной на нем, не представляется возможным, поэтому суд пришел к выводу, что копия данного документа будет оцениваться судом исходя из императивных требований статей 64, 65, 66, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о недоказанности факта получения предпринимателем от участников общества "ТЕРМОФОР" согласия на регистрацию оспариваемых товарных знаков в силу нижеследующего.

В силу части 6 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

Так, подлинник протокола общего собрания общества "ТЕРМОФОР" от 10.07.2006 суду не представлен.

Копия этого протокола была представлена в нотариально заверенной форме, согласно которой нотариус лишь удостоверил факт соответствия копии протокола общего собрания общества "ТЕРМОФОР" от 10.07.2006 подлиннику этого документа, а также факт отсутствия подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей (л.д. 54 том 18).

В подтверждение факта одобрения участниками общества "ТЕРМОФОР" регистрации оспариваемых товарных знаков предпринимателем в Роспатент представлено уведомление, подписанное Федотовым В.П., Кураповым А.В., Никифоровым С.А., без даты, подлинник данного документа приобщен к материалам настоящего дела.

Обществом "ТЕРМОФОР" представлена копия решения единственного участника общества "ТЕРМОФОР" от 19.12.2008, согласно которому Бессонов К.Е. и Валетов Р.В., как обладатели 50% уставного капитала общества, продали свои доли Панкову Дмитрию Борисовичу.

Таким образом, на дату регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 455101 (дата подачи заявки на регистрацию товарного знака 19.01.2011, регистрация товарного знака осуществлена 28.02.2012) и N 473275 (дата подачи заявки на регистрацию товарного знака 02.08.2010, регистрация товарного знака осуществлена 24.10.2012) Федотов В.П., Курапов А.В., Никифоров С.А. и Курапов К.Е. не являлись участниками общества "ТЕРМОФОР" и, следовательно, не могли дать согласие на использование произвольной части фирменного наименования юридического лица в качестве самостоятельного средства индивидуализации иного субъекта предпринимательской деятельности.

Более того, указанные товарные знаки были зарегистрированы первоначально не на предпринимателя, а на иностранное юридическое лицо - компанию Еаствинд Лтд. (Белиз).

Между тем, в силу пункта 2 статьи 1474 ГК РФ распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Также суд не может признать доказанным факт дачи согласия участниками общества "ТЕРМОФОР" на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 335235 на имя предпринимателя.

Подлинник протокола общего собрания общества "ТЕРМОФОР" от 10.07.2006 суду не представлен.

Уведомление, подписанное Федотовым В.П., Кураповым А.В., Никифоровым С.А., не имеет даты его составления, из его содержания невозможно установить, что именно указанные в нем лица совершили подпись в этом документе.

При этом следует отметить, что на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 335235 и на дату регистрации этого товарного знака в Госреестре действовало Положение о фирме, утвержденное постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927, согласно статье 12 которого право на фирму не может быть отчуждено отдельно от предприятия. В случае перехода предприятия к новому владельцу таковой может пользоваться прежней фирмой предприятия лишь с согласия прежнего владельца или его правопреемников, и лишь при условии добавления к ней указания на преемственную связь.

Согласно статье 13 названного Положения право на фирму прекращается с прекращением самого предприятия или с переходом предприятия к новому владельцу, за исключением случаев, предусмотренных во второй части статьи 12 Положения.

Таким образом, выводы Роспатента о получении Бессоновым К.Е. согласия на регистрацию товарных знаков противоречат действовавшему на момент их регистрации законодательству.

Также суд не может признать обоснованными выводы Роспатента о недоказанности обществом "ТЕРМОФОР" использования фирменного наименования в отношении деятельности, однородной товарам и услугам, для которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки.

Так, в решениях Роспатентом прямо указано в абзаце втором снизу на страницах 12 на то, что основным видом деятельности общества "ТЕРМОФОР" с момента его создания было производство и реализация печей, каминов, бань и т.д.

Кроме того, обществом представлены платежные поручения, согласно которым им получены денежные средства от общества с ограниченной ответственностью "Эликом" за печи (согласно платежному поручению от 20.10.2004 N 929 (л.д. 88 т. 17), от общества с ограниченной ответственностью "Теплоэлектротехника" за котел "Студент" (согласно платежному поручению от 31.03.2005 (л.д. 90 т. 17).

Указание на непредставление обществом иных документов, подтверждающих факт введения в гражданский оборот товаров и услуг, за которые общество "ТЕРМОФОР" получило согласно платежным поручениям денежные средства, не может быть признано обоснованным, поскольку срок хранения документов, необходимых для осуществления бухгалтерского учета, в том числе счетов-фактур, товарных накладных, в соответствии с требованиями части 6 статьи 27, части 1 и части 2 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", составляет не менее 5 лет после отчетного года, а нормы подпункта 8 пункта 1 статьи 23 и подпункта 5 пункта 3 статьи 24, абзаца 1 пункта 3 статьи 89.2 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливают срок хранения таких документов от 4 до 6 лет.

Также нельзя признать обоснованными выводы Роспатента о том, что представленные дипломы об участии в выставках в период с 2005 по 2006 годы нельзя соотнести с обществом "ТЕРМОФОР", поскольку в это время существовало как минимум еще одно юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМОФОР" (г. Новосибирск), зарегистрированное 06.04.2010.

Действительно, в материалы дела представлены доказательства того, что 06.04.2010 в ЕГРЮЛ внесены сведения о юридическом лице - обществе с ограниченной ответственностью "ТЕРМОФОР" с ОГРН 1150540500844, с юридическим адресом: г. Новосибирск, ул. Ватутина, 9, оф. 2.

Однако Роспатентом не мотивировано, каким образом общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМОФОР" с ОГРН 1150540500844, созданное 06.04.2010, могло участвовать в выставках, проведенных за 5-6 лет до его регистрации как юридического лица.

Кроме того, письмами от 27.04.2016 общество с ограниченной ответственностью "ВФ Даэлком" и от 25.05.2016 N 01-06/68 акционерное общество "КРОКУС ИНТЕРНЕШНЛ" подтвердили факт участия именно общества "ТЕРМОФОР" в организованных ими выставках (л.д. 83-84 т. 83).

Согласно вступившим в законную силу судебным актам по делу N А45-27193/2015 с участием общества "ТЕРМОФОР" и предпринимателя, общество "ТЕРМОФОР" приобрело право на фирменное наименование с даты регистрации в отношении осуществления деятельности по торговле непродовольственными товарами - печами, котлами и иными отопительными приборами, любыми способами, включая размещение на продукции, использование в доменном имени, в рекламе, в средствах массовой информации, на телевидении, радиовещании, в сети Интернет, в объявлениях, визитках, открытых, буклетах, листовках, календарях, плакатах, флаерах, блокнотах, фирменных конвертах, журналах, каталогах, рекламных щитах, вывесках, рекламных растяжках, то есть ранее приобретения права на фирменное наименование обществом с ограниченной ответственностью "ТЕРМОФОР" с ОГРН 1150540500844 (л.д. 128-149 т. 17).

Исходя из императивных требований статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд не может дать правовой оценки данным обстоятельствам, с учетом того, что и общество "ТЕРМОФОР", и предприниматель принимали участие в рассмотрении названного дела.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Из положений пунктов 3.4 и 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, и Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), следует, что однородными друг другу могут быть признаны как товары, так и услуги.

При установлении однородности товаров/услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду (пункт 3.4 Методических рекомендаций).

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что общество "ТЕРМОФОР" начало использовать фирменное наименование в отношении товаров - печи, котлы и т.д., однородных товарам, для которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки, не позднее 20.10.2004, то есть ранее дат приоритета товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 335235, 473275, 455101.

При таких обстоятельствах, оспариваемые решения Роспатента подлежат признанию недействительными на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, а также пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

В силу части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

При этом в силу пункта 3 части 4 названной статьи суд вправе устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

На основании вышеизложенного суд считает необходимым принять решение о признании недействительным представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 335235 как несоответствующего требованиям пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, а также представления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 473275 и N 455101 как несоответствующего требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Судебные расходы в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "ТЕРМОФОР" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 16.11.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 335235 как несоответствующее требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Признать недействительным представление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 335235 как несоответствующее требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Признать недействительными решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.10.2016 об отказе в удовлетворении возражений от 16.11.2015 против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 473275 и N 455101 как несоответствующее требованиям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным представление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 473275 и N 455101 как несоответствующее требованиям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТЕРМОФОР" 9 000 (девять тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев