Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2017 г. N С01-967/2017 по делу N СИП-163/2017 Суд отменил вынесенное ранее решение суда первой инстанции и направил дело о признании недействительным решения Роспатента на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку ему следует провести комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий не только их звуковое, смысловое и графическое сходство, но и степень различительной способности обозначений, а также степень однородности заявленных товаров тем, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, а также сделать вывод о наличии (отсутствии) вероятности смешения сравниваемых обозначений

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2017 г. N С01-967/2017 по делу N СИП-163/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 7 декабря 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 декабря 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранной компании - Energy Beverages LLC (2390 Anselmo Drive, Corona, California 92879, U.S.A.) на решение Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2017 по делу N СИП-163/2017 (судьи Снегур А.А., Силаев Р.В., Тарасов Н.Н.)

по заявлению Energy Beverages LLC о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 26.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 20.10.2016 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 557169 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена иностранная компания - Inver House Distillers Limited (Moffat Distilleries, Airdrie, ML6 8PL, Scotland, United Kingdom).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Energy Beverages LLC - Грядов А.В. (по доверенности от 22.04.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-502/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания - Energy Beverages LLC (далее - компания Energy Beverages LLC, компания) - обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 26.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 20.10.2016 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака "SPEYBURN" по свидетельству Российской Федерации N 557169 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и об обязании Роспатента признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена иностранная компания - Inver House Distillers Limited.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2017 в удовлетворении требований компании Energy Beverages LLC отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания Energy Beverages LLC, ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в решении от 18.08.2017, установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального права, просит названный судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы компания Energy Beverages LLC указывает, что судом первой инстанции не применены отдельные положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), а также приняты во внимание не все обстоятельства дела.

Компания Energy Beverages LLC полагает, что судом не применены положения подпункта 6 пункта 4.2.1.2 Методических рекомендаций N 197, в соответствии с которыми фонетическое вхождение одного обозначения в другое является наиболее частым случаем фонетического сходства, что, по мнению компании, обуславливает ошибочность вывода суда об отсутствии фонетического сходства противопоставленных обозначений.

Также компания указывает на необоснованность выводов суда первой инстанции об отсутствии семантического сходства противопоставленных обозначений, ссылаясь на то, что оценка сходства обозначений должна производиться с точки зрения рядового потребителя, в то время как большинство российских потребителей не знают шотландского языка и им не известно, что в одном обозначении элемент "BURN" следует переводить с английского как "ожог, клеймо, гореть", а в другом - с шотландского как "приток реки".

Совпадение элемента "BURN", который, по мнению компании Energy Beverages LLC, имеет самостоятельное значение, обуславливает вывод о наличии семантического сходства противопоставленных обозначений.

Кроме того, компания Energy Beverages LLC отмечает, что при оценке графического сходства судом не было учтено, что противопоставленные обозначения выполнены одним шрифтом, печатными заглавными буквами, черным цветом.

Компания Energy Beverages LLC полагает, что применение судом при оценке сходства противопоставленных обозначений лишь части критериев, предусмотренных для установления сходства обозначений, следует квалифицировать как неправильное применение норм материального права.

Роспатент и третье лицо отзывы на кассационную жалобу не представили.

Роспатент представил письменные пояснения, в которых указывает на то, что все доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, направлены на иную оценку установленных судом обстоятельств.

Третье лицо, извещенное о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в судебное заседание не явилось, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для его проведения в отсутствие указанного лица.

В судебном заседании представитель компании Energy Beverages LLC доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал, просил обжалуемый судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение. При этом он отметил, что показательным примером фонетического вхождения одного обозначения в другое является вхождение слова "ресурс" в слово "моторесурс", что было предметом дела N СИП-538/2014.

В судебном заседании представитель Роспатента, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого решения, просил в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

В судебном заседании в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 10:00 07.12.2017.

В судебное заседание после перерыва явились те же представители лиц, участвующих в деле, которые поддержали ранее изложенные позиции в отношении поданной кассационной жалобы.

При этом представитель Роспатента признал фонетическое вхождение одного обозначения в другое в спорном обозначении, но указал, что это еще не свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений, так как эти обозначения отличаются количеством слогов и другими признаками, определяющими звуковое сходство обозначений. Также представитель Роспатента пояснил, что, несмотря на отсутствие у словесного товарного знака "SPEYBURN" семантического значения в целом, это обозначение имеет дополнительную семантику применительно к товарам, в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая охрана.

В судебном заседании представитель компании Energy Beverages LLC дополнительно указал, что фонетическое вхождение одного обозначения в другое в спорном обозначении при установлении этого обстоятельства сочетается еще с семью из одиннадцати признаков звукового сходства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав объяснения представителей компании и Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, третье лицо - Inver House Distillers Limited является правообладателем словесного товарного знака "SPEYBURN" по свидетельству Российской Федерации N 557169 (приоритет товарного знака - от 14.12.2012, дата регистрации - 12.11.2015), зарегистрированного в отношении товаров 33-го класса МКТУ "вина, напитки спиртовые и ликеры; виски, ликеры на основе виски".

Компания Energy Beverages LLC является правообладателем следующих товарных знаков зарегистрированных, в частности, в отношении товаров 32-го класса МКТУ:

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 243314 (с приоритетом от 15.02.2002), представляющего собой слово "BURN", выполненное заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 238576 (с приоритетом от 20.02.2002), представляющего собой слово "БЁРН", выполненное заглавными буквами русского алфавита жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 328383 (с приоритетом от 02.05.2006), представляющего собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованных языков пламени, словесный элемент "burn", выполненный строчными буквами латинского алфавита, и графический элемент в виде белого круга со стилизованным изображением языка пламени внутри, размещенные на фоне прямоугольника черного цвета;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 337134 (с приоритетом от 19.09.2006), представляющего собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованных языков пламени, словесный элемент "burn", выполненный строчными буквами латинского алфавита и дополнительный словесный элемент "INTENSE ENERGY", размещенные на фоне прямоугольника черного цвета;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 389833 (с приоритетом от 25.06.2008), представляющего собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованных языков пламени, словесный элемент "burn", выполненный строчными буквами латинского алфавита и дополнительные словесные элементы "INTENSE CITRUS ENERGY", размещенные на фоне прямоугольника черного цвета;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 303699 (с приоритетом от 22.03.2005), представляющего собой фразу "Зарядись энергией Burn", выполненную заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 303779 (с приоритетом от 07.04.2005), представляющего собой словосочетание "Узнай себя. Попробуй Burn", выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 329857 (с приоритетом от 20.07.2006), представляющего собой словосочетание "Берн максимальный заряд", выполненное заглавными и строчными буквами русского алфавита жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 342566 (с приоритетом от 21.11.2006), представляющего собой словосочетание "burn - энергия твоей ночи", выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 381055 (с приоритетом от 25.06.2008), представляющего собой словосочетание "Берн Цитрусовый заряд BURN INTENSE CITRUS ENERGY", выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410357 (с приоритетом от 21.05.2009), представляющего собой словосочетание "Заправься энергией burn!", выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 416764 (с приоритетом от 02.11.2009), представляющего собой словосочетание "ГЛОТОК ЭНЕРГИИ BURN", выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 412129 (с приоритетом от 14.08.2009), представляющего собой словосочетание "Это огонь в крови. Это burn", выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 431749 (с приоритетом от 25.03.2010), представляющего собой словосочетание "Это огонь в тебе. Это burn", выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 500169 (с приоритетом от 02.10.2012), представляющего собой словосочетание "burn освежающий заряд", выполненное строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 510493 (с приоритетом от 15.10.2012), представляющего собой словосочетание "burn Мокка", выполненное заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 509436 (с приоритетом от 24.10.2012), представляющего собой словосочетание "burn ягодный заряд", выполненное строчными буквами русского и латинского алфавитов жирным шрифтом.

Компания Energy Beverages LLC, полагая, что принадлежащий третьему лицу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 557169 сходен до степени смешения с ее товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а также способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, 20.10.2016 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированным нарушением требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 26.12.2016 принято решение об отказе в удовлетворении возражения, основанное на выводах о том, что противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, товары, в отношении которых они зарегистрированы, не являются однородными, что лицо, подавшее возражение, стало правообладателем противопоставленных товарных знаков в результате регистрации Роспатентом 15.08.2016 договора об отчуждении исключительного права на эти товарные знаки, в связи с чем на дату приоритета оспариваемого товарного знака в сознании потребителей энергетических напитков, маркированных обозначением "BURN", не могли в принципе возникнуть какие-либо ассоциации с Inver House Distillers Limited как изготовителем алкогольных напитков, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Указанным решением Роспатента правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 557169 оставлена в силе.

Компания Energy Beverages LLC, ссылаясь на то, что решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения, противоречит закону, нарушает ее права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратилась с заявлением в Суд по интеллектуальным правам.

Заявление компании Energy Beverages LLC рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, соответствие оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия сходства до степени смешения противопоставленных товарных знаков ввиду отсутствия их фонетического, графического и смыслового сходства и возможности введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров, маркированных спорным товарным знаком.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения, о применимом законодательстве, о результатах установления обстоятельств однородности (неоднородности) товаров, а также о том, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 557169 не противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

С учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 557169 (14.12.2012) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ и Правила N 32.

Пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном этим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ одной из задач экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, является проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, перечисленным в пункте 6 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 14.4.2 Правил N 32 при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Определение степени сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений предусмотрено подпунктами 14.2.2.2-14.2.2.4 Правил N 32.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпунктами 14.2.2.2-14.2.2.4 Правил N 32" имеется в виду "подпунктами 14.4.2.2-14.4.2.4 Правил N 32"

Подпунктом 14.4.2 Правил N 32 установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Аналогичная позиция закреплена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В частности, сложившаяся судебная практика исходит из того, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11).

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил N 32 словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в этом подпункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Подпунктом "а" подпункта 14.4.2.2 Правил N 32 предусмотрено, что звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Исходя из подпункта "б" подпункта 14.4.2.2 Правил N 32 графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют, в частности, на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (подпункт "в" подпункта 14.4.2.2 названных Правил).

Согласно подпункту 14.4.2.4 Правил N 32 комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Проверяя законность оспариваемого решения Роспатента при анализе сравниваемых обозначений по смысловому критерию, суд первой инстанции исходил из того, что слово "BURN" и его транслитерация на русский язык "БЁРН" согласно словарно-справочным материалам имеет определенное смысловое значение и переводится с английского языка на русский как "ожог", "клеймо", "гореть". При этом в словарно-справочных источниках не содержится указаний на наличие определенного смыслового значения у словесного обозначения "SPEYBURN".

Суд также учитывал, что в представленных в материалы дела источниках содержится информация о реке Spey (Спей) в восточной Шотландии, на берегах которой находятся предприятия по производству виски, использующие воду из этой реки, в том числе созданная в 1897 году дистиллерия (вискикурня) "SPEYBURN", расположенная в месте впадения в реку ее притока - ручья Грэнти.

Кроме того, суд учитывал многозначность слова "BURN", в том числе наличие в шотландском языке такого его значения, как приток, небольшой ручей (http://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=l&s=burn&ll=l), что позволило Роспатенту прийти к выводу о том, что "SPEYBURN" может означать "приток реки Спей", что в свою очередь соответствует географическому месту нахождения вискикурни, осуществляющей производство виски, маркируемого обозначением "SPEYBURN".

Предметом оценки суда были также сведения, содержащиеся в письме Ассоциации производителей шотландского виски от 27.01.2014 и декларации Inver House Distillers Limited, согласно которым товарный знак "SPEYBURN" был впервые использован правопредшественником данного иностранного лица в 1897 году и происходит от одноименного названия вискикурни; виски, произведенные в указанной вискикурне, реализуются под товарным знаком "SPEYBURN" непрерывно с 1900 года; Inver House Distillers Limited является членом Ассоциации производителей шотландского виски, продукция которого в настоящее время продается в 55 странах мира; продажи виски "SPEYBURN" в России начались в 2000 году; Blairmhor Distillers Ltd (на чье имя зарегистрированы товарные знаки "SPEYBURN" в Европейском союзе и в Великобритании) и Inver House Distillers Limited принадлежат к одной группе лиц; товарный знак "SPEYBURN" получил много наград на престижных конкурсах за качество маркируемой им продукции, о чем свидетельствуют приложенные к письму дипломы.

Проведенный судом анализ сравниваемых обозначений по смысловому критерию позволил прийти к выводу о том, что вся вышеизложенная информация подтверждает наличие у обозначения "SPEYBURN" самостоятельного, исторически сложившегося смыслового значения, что предопределяет вывод об отсутствии подобия заложенных в оспариваемый и противопоставленные товарные знаки идей и понятий, а следовательно, и вывод об отсутствии между сравниваемыми обозначениями сходства по семантическому признаку.

В кассационной жалобе компания Energy Beverages LLC ссылается на противоречивость выводов суда в указанной части, обусловленную тем, что рядовому потребителю не известно, в каком товарном знаке словесный элемент "BURN" следует читать как лексему английского языка, а в каком - шотландского. Также компания Energy Beverages LLC отметила, что значительное число российских потребителей не обладает знанием шотландского языка. В судебном заседании представитель компании Energy Beverages LLC дополнительно обратил внимание на отсутствие данных о том, что какое-либо число российских потребителей знает шотландский язык.

Данный довод компании Energy Beverages LLC заслуживает внимания, поскольку при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного среднего российского потребителя.

Аналогичная позиция неоднократно высказывалась президиумом Суда по интеллектуальным правам (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 N 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 N 300-ЭС16-8048 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 18.09.2017 по делу N СИП-116/2017 и от 01.12.2017 по делу N СИП-282/2017).

В постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу N СИП-19/2015 и от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) дополнительно отмечено, что восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

При этом должно учитываться восприятие обозначений адресной группой потребителей.

Таким образом, семантическое значение словесного элемента "SPEYBURN" подлежало установлению исходя из вероятного его восприятия средними российскими потребителями товаров 33-го класса МКТУ "вина, напитки спиртовые и ликеры; виски, ликеры на основе виски" (в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку).

Суд первой инстанции исходил из того, что словесный элемент "SPEYBURN" в шотландском языке (языке местности, в которой находится одноименная вискикурня) означает "приток реки Спей".

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что действительно семантическое значение может быть не только у слов, включенных в словари, но и у иных словесных элементов, в отношении которых установлено, что адресной группой потребителей (российскими потребителями товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака) очевидно воспринимается их смысл, в том числе у слов, образованных по правилам словообразования.

Вместе с тем в отношении словесных элементов, отсутствующих в словарно-справочных источниках, отсутствие семантического значения презюмируется, а наличие такого значения в восприятии адресной группой потребителей подлежит доказыванию тем лицом, которое на это ссылается (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В частности, такое доказывание может осуществляться в отношении словесных обозначений (элементов), не включенных в словарно-справочные источники, для подтверждения того, что адресная группа потребителей (российские потребители товаров, для индивидуализации которых используется соответствующее обозначение) однозначно воспринимает эти обозначения, в том числе если они сформированы по правилам образования сложных слов.

Аналогичный подход изложен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2017 по делу N СИП-629/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2017 N 300-КГ17-15832 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 10.03.2017 по делу N СИП-430/2016.

Вместе с тем судом первой инстанции не указано, на основании каких доказательств им сделан вывод о том, что средний российский потребитель владеет шотландским языком и именно так будет воспринимать спорное обозначение.

Судом первой инстанции установлено, что буквосочетание "SPEY" словесного элемента "SPEYBURN" может восприниматься как указание на географический объект - реку Спей, которая может быть известна адресной группе потребителей.

Этот вывод суда первой инстанции не оспаривается.

Вместе с тем вывод суда первой инстанции о том, что буквосочетание "BURN" словесного элемента "SPEYBURN" может восприниматься адресной группой потребителей как "приток реки" не мотивирован представленными в материалы дела доказательствами и не основан на оспариваемом решении Роспатента.

Равным образом не мотивирован представленными в материалы дела доказательствами вывод суда первой инстанции о том, что одно и то же буквосочетание "BURN", исполненное в латинице, в оспариваемом товарном знаке воспринимается адресной группой потребителей как "приток реки", а в противопоставленных - как "ожог, клеймо, гореть".

Не основан на имеющихся в деле доказательствах и вывод суда первой инстанции о том, что словесный элемент "SPEYBURN" воспринимается адресной группой потребителей как сложносоставное слово, учитывая в том числе содержащийся в оспариваемом решении Роспатента вывод о фантазийном характере этого словесного элемента.

Озвученный в судебном заседании довод представителя Роспатента о том, что, несмотря на установленное в решении Роспатента отсутствие у словесного товарного знака "SPEYBURN" семантического значения, это обозначение имеет дополнительную семантику применительно к товарам, в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая охрана, не соответствует содержанию оспариваемого решения административного органа. В этом решении содержится вывод о том, что слово "SPEYBURN" не имеет лексического значения, что позволяет отнести его к фантазийным словам, не имеющим смыслового значения. При этом в решении не содержится вывод о наличии у этого обозначения какой-либо семантики по отношению к товарам, в отношении которых спорному товарному знаку предоставлена правовая охрана.

Кроме того, предметом проверки суда кассационной инстанции является не законность ненормативного правового акта, а законность решения суда первой инстанции, принятого по результатам судебного контроля этого акта. В обжалуемом решении суда содержится категоричный вывод о наличии у обозначения "SPEYBURN" самостоятельного, исторически сложившегося смыслового значения.

Вместе с тем исторически сложившееся смысловое значение конкретного буквосочетания имеет значение только в том случае, если это историческое значение известно адресной группе российских потребителей.

В отношении доводов компании Energy Beverages LLC об ошибочности выводов суда первой инстанции об отсутствии фонетического и графического сходства товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 238576, 243314, 557169, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как предусмотрено подпунктом "а" подпункта 14.4.2.2 Правил N 32 и указано в пункте 4.2.1.2. Методических рекомендаций N 197, наиболее распространенным случаем звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

При определении фонетического сходства суд первой инстанции исходил из того, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому признаку, поскольку сопоставляемые обозначения ("SPEYBURN" - "BURN"/"БЁРН") отличаются количеством слогов, ударением, разным произношением начальных элементов, производят разное зрительное впечатление.

Между тем предметом оценки суда не были доводы, содержащиеся в заявлении компании Energy Beverages LLC об оспаривании ненормативного правового акта, о фонетическом вхождении словесного элемента "BURN" в состав оспариваемого товарного знака. При этом из оспариваемого решения Роспатента усматривается, что административный орган давал анализ спорному обозначению на предмет фонетического вхождения в него словесного товарного знака "BURN".

В связи с этим установление этого обстоятельства имеет существенное значение для правильного разрешения спора.

В отношении ссылки представителя компании Energy Beverages LLC на дело N СИП-538/2014 как на характерный пример фонетического вхождения одного обозначения в другое президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующее.

При установлении обстоятельств фонетического вхождения одного словесного обозначения в другое имеет значение не только совпадение отдельных буквосочетаний этих обозначений, но и их характер: воспринимается ли совпадающее буквосочетание как элемент, обладающий самостоятельным семантическим значением, в том числе является ли этот элемент корнем слова, воспринимается ли слово, являющееся лексемой иностранного языка, сложным с позиции российского среднего потребителя, являются ли совпадающие буквосочетания сильными элементами, на которых акцентируется внимание потребителей; несут ли они основную смысловую нагрузку.

Из содержания кассационной жалобы компании Energy Beverages LLC также усматривается, что компания связывает сходство сравниваемых обозначений до степени смешения с высокой различительной способностью принадлежащей ей серии противопоставленных товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров тем товарам, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (аналогичная позиция отражена в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018 по делу N СИП-718/2016, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 по делу N СИП-626/2016 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023 по делу N СИП-717/2016).

При этом такая вероятность может иметь место при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

На необходимость учета степени различительной способности старшего товарного знака с более ранним приоритетом и степени однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг при оценке вероятности смешения указывалось в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2006 N 3691/06.

Суд первой инстанции, признав однородными товары 33-го класса МКТУ "вина, напитки спиртовые и ликеры; виски, ликеры на основе виски" и товары 32-го класса МКТУ "пиво", при оценке вероятности смешения сравниваемых обозначений не установил степень однородности заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Вместе с тем от этого зависят и выводы о вероятности смешения товарных знаков.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в указанной части в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть указанное, провести комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий не только их звуковое, смысловое и графическое сходство, но и степень различительной способности обозначений, а также степень однородности заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, дать оценку всем имеющимся в деле доказательствам, доводам и возражениям лиц, участвующим в деле, и на основе этого сделать вывод о наличии (отсутствии) вероятности смешения сравниваемых обозначений, кроме того, по результатам судебного разбирательства распределить судебные расходы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2017 по делу N СИП-163/2017 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев