Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2018 г. по делу N СИП-572/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком, способны восприниматься потребителем как товары, произведенные обществом либо под его контролем, и благодаря интенсивному использованию сходного с ним обозначения могут ассоциироваться именно с обществом, а не с правообладателем этого товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2018 г. по делу N СИП-572/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 1 февраля 2018 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. N С01-176/2018 по делу N СИП-572/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Мындря Д.И., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гончар Д.М.,

рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Аврамчук Александры Евгеньевны (Санкт-Петербург, ОГРНИП 316784700061257) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.06.2017 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК" по свидетельству Российской Федерации N 300549 в отношении части товаров 30-го класса МКТУ.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский" (ул. Красносельская М., д. 7, Москва, 107140 ОГРН 1027700070881).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Аврамчук Александры Евгеньевны - Бурмистров Д.Б. (по доверенности от 27.09.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-502/41);

от открытого акционерного общества "Рот Фронт" - Бостан О.Н. и Шайхутдиновна П.А. (по доверенности от 08.11.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Аврамчук Александра Евгеньевна (далее - заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.06.2017 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК" по свидетельству Российской Федерации N 300549 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский" (далее - общество, третье лицо).

Заявленные требования мотивированы ошибочностью изложенных в решении Роспатента выводов о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), поскольку, по мнению заявителя, этот товарный знак не может ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

В обоснование своей позиции заявитель ссылается на то, что представленные обществом в Роспатент доказательства использования обозначения "БУРЕВЕСТНИК" не содержат сведений о самом товаре, который был маркирован спорным обозначением, и истории его использования в гражданском обороте, а утверждение третьего лица о том, что производство кондитерской продукции под наименованием "БУРЕВЕСТНИК" вызывает в сознании потребителя представление о конкретном изготовителе данной продукции (обществе), необоснованно.

При этом отмечает, что конфеты "БУРЕВЕСТНИК" с 40-х годов прошлого века и до настоящего времени выпускает не только общество, но и другие кондитерские фабрики в больших объемах. Данный сорт конфет упоминается в многочисленных сборниках рецептов кондитерской продукции. Эти конфеты выпускались кондитерской фабрикой "Алтай" с 1989 года.

На необоснованность утверждения Роспатента и общества о том, что спорный товарный знак порождает у потребителей не соответствующие действительности ассоциации с обществом, указывает, как полагает заявитель, также то, что спорный товарный знак и товарный знак "БУРЕВЕСТНИК" сосуществуют на рынке в течение более 10 лет, и у потребителей не возникало сомнений, продукцию какого производителя они приобретают.

Отсутствие ввода потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров подтверждается, по мнению заявителя, проведенными по его заказу Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН социологическими исследованиями, согласно которым подавляющее большинство потребителей считают, что товары под обозначением "ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК" производились различными компаниями.

В своих отзывах Роспатент и общество просят в удовлетворении заявленных требований отказать, полагая оспариваемый ненормативный акт законным и обоснованным.

В судебном заседании представитель заявителя настаивал на удовлетворении заявленных требований, просил оспариваемое решение Роспатента признать недействительным.

Представители Роспатента и третьего лица в судебном заседании просили в удовлетворении заявленных требований отказать.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование не подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Из материалов дела следует, что словесный товарный знак "ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК" по заявке N 2004714132 с приоритетом от 24.06.2004 зарегистрирован 25.01.2006 в отношении товаров 30-го класса МКТУ на имя компании "Сосьете де Продюи Нестле С.А.", Швейцария (свидетельство Российской Федерации N 300549). В результате неоднократной регистрации отчуждения исключительного права по договорам исключительное право на указанный товарный знак перешло заявителю.

В Роспатент 31.03.2017 поступило возражение общества против предоставления правовой охраны этому товарному знаку, мотивированное его несоответствием пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку регистрация данного товарного знака в отношении части товаров 30-го класса МКТУ способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

По результатам рассмотрения возражения решением Роспатента от 27.06.2017 предоставление правовой охраны товарному знаку было признано недействительным в отношении товаров 30-го класса МКТУ "бисквиты; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад" ввиду его несоответствия пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Решение Роспатента обусловлено тем, что спорный товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку является сходным с обозначением, используемым обществом задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака для маркировки однородных товаров.

Удовлетворение возражения послужило основанием для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (24.06.2004) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются Закон о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

В связи с этим, для установления наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара необходимо установление того, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Таким образом, для вывода о введении потребителей в заблуждение требуется не только наличие доказательств введения товаров со сходным обозначением иным производителем в гражданский оборот, но и возникновения и сохранения у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим товарным знаком, и его производителем.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 300549 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30-го класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям.

Обозначения "БУРЕВЕСТНИК" и "ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК" являются фонетически сходными в силу вхождения обозначения "БУРЕВЕСТНИК" в оспариваемый товарный знак. Добавление к словесному элементу "БУРЕВЕСТНИК" словесного элемента "ПАРЯЩИЙ" в оспариваемом товарном знаке не вызывает ассоциаций, отличающихся от ассоциаций, возникающих при восприятии оспариваемого товарного знака (ассоциаций с буревестником).

Кроме того, словесный элемент "ПАРЯЩИЙ" в оспариваемом товарном знаке выступает в роли определения к элементу "БУРЕВЕСТНИК", и, следовательно, логическое ударение падает именно на элемент "БУРЕВЕСТНИК", тождественный противопоставленному обозначению, в связи с чем сопоставляемые обозначения являются сходными по семантическому признаку сходства.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг.

С учетом приведенных разъяснений высших судебных инстанций суд полагает, что сведения, содержащиеся в представленном заявителем в Роспатент заключении Лаборатории социологической экспертизы по результатам социологического опроса от 27.01.2017 (далее - Заключение-1), согласно которым большинство респондентов считают обозначение "ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК" связанным словосочетанием с единым смыслом, не опровергают вывод Роспатента о сходстве обозначений "БУРЕВЕСТНИК" и "ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК". Кроме того, сведения, содержащиеся в Заключении-1, не содержат уточнения, каким именно значением обладает словосочетание "ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК", и чем оно отличается от значения слова "БУРЕВЕСТНИК".

Обращаясь в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку и ссылаясь на то, что он способен ввести потребителей в заблуждение, общество представило планы производства кондитерской продукции на 1949, 1958, 1959, 1960, 1961, 1966, 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годы; план доведения до высшей категории кондитерских изделий, произведенных в 1974 - 1980 годах; сведения о производстве кондитерской продукции за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы; награды от 1996, 1998, 1999, 2000, 2002 годов; каталоги продукции от 1997 года; справку об объемах выпуска обществом кондитерской продукции под товарным знаком "БУРЕВЕСТНИК" и его лицензиатами за период с 1949 по 2017 годы.

В результате анализа данных документов Роспатент правильно установил, что общество (в том числе его правопредшественники) использует обозначение "БУРЕВЕСТНИК" для маркировки кондитерской продукции (конфет) начиная с 1949 года. В период с 1949 года по 2004 год минимальный годовой объем производства конфет "БУРЕВЕСТНИК" пришелся на 1971 год - 37 300 кг. конфет, а максимальный - на 2001 год - 1 590 400 кг. конфет; при этом общий объем конфет под обозначением "БУРЕВЕСТНИК", произведенный обществом с 1949 по 2004 годы, составил не менее 26 016 100 кг.

Таким образом, материалами дела подтверждено, что на протяжении длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака общество и его правопредшественники интенсивно вводили в гражданский оборот большие объемы конфет, маркированных обозначением "БУРЕВЕСТНИК", что способствовало возникновению у потребителя устойчивой ассоциативной связи между указанным обозначением и производителем товаров, маркированных им.

При этом суд отмечает, что в период до даты приоритета спорного товарного знака общество наращивало объемы производства конфет с обозначением "БУРЕВЕСТНИК", максимальный объем производства конфет обществом пришелся на период, предшествующий дате приоритета товарного знака, что позволяет суду сделать вывод не только о возникновении ассоциативной связи у потребителей между товарным знаком и источником происхождения товара, но и ее сохранении в результате активной деятельности общества.

Также Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что наличие устойчивой ассоциативной связи товарного знака "БУРЕВЕСТНИК" с обществом подтверждено вступившими в законную силу судебными актами (решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу N СИП-605/2016, оставленное без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017).

В то же время довод заявителя о том, что конфеты "БУРЕВЕСТНИК" выпускались кондитерской фабрикой "Алтай" с 1989 года, документально не подтвержден. Представленные заявителем в Роспатент документы, касающиеся производственной деятельности этой кондитерской фабрики, относятся к периоду времени позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут опровергать изложенные выше выводы.

Ссылка заявителя на заключение Лаборатории социологической экспертизы N 247-2017 от 14.08.2017 (далее - Заключение-2), согласно которому конфеты, маркированные обозначением "БУРЕВЕСТНИК", выпускались в 1954, 1955, 1967 годах различными производителями, подлежит отклонению, так как данное заключение не опровергает подтвержденные документально выводы Роспатента о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение "БУРЕВЕСТНИК" вызывало устойчивые ассоциации с обществом ввиду длительного непрерывного использования им этого обозначения с 1949 года.

При этом, как следует из материалов дела, третьим лицом производились значительные объемы конфет "БУРЕВЕСТНИК", которые в течение длительного периода времени вводились в гражданский оборот и были известны на потребительском рынке не только в советский период, исследованный в Заключении-2, но и после него до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждает возникновение устойчивой ассоциативной связи между конфетами, маркированными обозначением "БУРЕВЕСТНИК", и третьим лицом.

Кроме того, данные о количестве производимых конфет "БУРЕВЕСТНИК", указанные в приложенных к Заключению-2 копиях страниц справочника ЦСУ СССР "Средние розничные цены и рентабельность производства кондитерских изделий", не содержат указаний на конкретных производителей кондитерских изделий и количество произведенной ими продукции.

Применительно к ссылке заявителя на содержащиеся в Заключении-2 выводы о том, что обозначения "БУРЕВЕСТНИК", "ЛАСТОЧКА" и "РОМАШКА" не обладают различительной способностью как указывающие на вид товара, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что обозначения "БУРЕВЕСТНИК", "ЛАСТОЧКА" и "РОМАШКА" зарегистрированы в качестве товарных знаков, известность которых и устойчивая ассоциативная связь с их правообладателем ранее была подтверждена вступившими в законную силу судебными актами (решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу N СИП-605/2016, оставленное без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017; решение Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2013 по делу N СИП-17/2013, оставленное без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2013; постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.06.2013 по делу N А40-52677/09-5-508). В связи с этим достоверность выводов, содержащихся в Заключении-2, судом в целом оценивается с учетом указанных обстоятельств.

Довод заявителя о значительности объемов выпуска конфет другими производителями с использованием обозначения "БУРЕВЕСТНИК" в течение длительного времени, обосновываемый им, в том числе, ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного Лабораторией социологической экспертизы по вопросу об использовании обозначений "Буревестник", "Маска", "Ласточка", "Ромашка" в отношении конфет и объема их производства различными фабриками на территории СССР, РСФСР и Российской Федерации, не может быть принят во внимание, поскольку не опровергает документально подтвержденный вывод Роспатента о формировании обозначением "БУРЕВЕСТНИК" устойчивой ассоциативной связи с изготовителем в результате его длительного использования на товарах, выпускавшихся в значительных объемах, и сохранения вплоть до даты приоритета спорного товарного знака такой ассоциативной связи в результате наращивания обществом объемов выпуска продукции с использованием этого обозначения.

На основании изложенного, Роспатентом был сделан правомерный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком "ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК", способны восприниматься потребителем как товары, произведенные обществом либо под его контролем, и благодаря интенсивному использованию сходного с ним обозначения могут ассоциироваться именно с обществом, а не с правообладателем этого товарного знака.

При указанных обстоятельствах, суд, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует действующему законодательству, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Д.И. Мындря

Судья

С.П. Рогожин