Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2018 г. N С01-401/2018 по делу N СИП-710/2017 Дело по иску о признании незаконным решения Роспатента направлено на новое рассмотрение, поскольку при установлении степени сходства обозначений суд первой инстанции не исследовал в полном объеме представленные доказательства, не дал оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и не применил правовые позиции, выработанные высшими судебными инстанциями

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2018 г. N С01-401/2018 по делу N СИП-710/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июня 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 июня 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ерицяна Артема Арамовича (г. Москва, ОГРНИП 312774605800238) на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2018 по делу N СИП-710/2017 (судьи Погадаев Н.Н., Васильева Т.В., Кручинина Н.А.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Ерицяна Артема Арамовича о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 18.09.2017, принятого по результатам рассмотрения поступившего 22.06.2017 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 606235.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Московский ювелирный завод" (ул. Нагатинская, д. 5, Москва, 115533, ОГРН 1027700201902).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Ерицяна Артема Арамовича - Караханян С.Г. (по доверенности от 08.02.2018), Робинов А.А. (по доверенности от 21.11.2017), Калашян М.А. (по доверенности от 08.02.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-415/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ерицян Артем Арамович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.09.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 22.06.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 606235.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Московский ювелирный завод" (далее - общество).

Как усматривается из материалов настоящего дела и установлено судом первой инстанции, 22.06.2017 в Роспатент поступило возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 606235 (том 1, л. д. 141-149), мотивированное несоответствием предоставления правовой охраны названному товарному знаку требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В поданном возражении предприниматель указал, что является правообладателем серии товарных знаков:

по свидетельству Российской Федерации N 413209 "" с приоритетом от 14.05.2008;

по свидетельству Российской Федерации N 362781 "" с приоритетом от 20.06.2007;

по свидетельству Российской Федерации N 443091 "" с приоритетом от 01.04.2008;

по свидетельству Российской Федерации N 458013 "" с приоритетом от 25.12.2009;

по свидетельству Российской Федерации N 602450 "" с приоритетом от 25.12.2009.

По мнению предпринимателя, оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 606235 "" с приоритетом от 29.06.2015 является сходным до степени смешения с серией товарных знаков предпринимателя, зарегистрированных в отношении товаров 14-го, 16-го, услуг 35-го и части услуг 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), которые являются однородными товарам и услугам оспариваемого товарного знака, однако, имеют более раннюю дату приоритета.

В обоснование поданного в Роспатент возражения предприниматель привел следующие доводы:

1. Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "The Legend 1920", при этом то обстоятельство, что заглавная буква "L" словесного элемента "Legend" одновременно выступает в качестве цифры "1" не мешает прочтению слова "Legend", поскольку она выполнена в слове слитно с остальными буквами, одним шрифтом и в одном цвете. Буквы в слове "Legend" объединены общим смысловым значением "Legend", что переводится как "легенда". Значение данного слова понятно российскому потребителю.

Кроме того, на сайтах в сети "Интернет" общество предлагает к продаже коллекции ювелирных изделий с названием "The Legend 1920", что, по утверждению предпринимателя, подтверждается нотариально заверенными протоколами осмотра доказательств (страниц информационных ресурсов в сети "Интернет"). Предложение к продаже ювелирных изделий под таким названием должно учитываться как фактическое обстоятельство использования товарного знака на основании пункта "С" статьи 6 quinquies Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция). Также в возражении предприниматель ссылается на Аналитический отчет по итогам социологического опроса "Характер сравнительного восприятия товарных знаков со словесным элементом "ЛЕГЕНДА" и товарного знака "" среди российских потребителей" (далее - аналитический отчет по итогам социологического опроса), проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология", согласно результатам которого 94,4% потребителей при прочтении оспариваемого товарного знака называли слово "Legend".

2. В оспариваемом товарном знаке основным является словесный элемент "Legend" (Легенда), поскольку только он обладает смысловым значением, в силу чего влияет на различительную способность товарного знака в целом. Артикль "The" в английском языке является служебным словом - одним из основных формальных признаков существительного. Данный артикль не имеет самостоятельного значения и не переводится на русский язык. Число "1920" при этом в силу положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 3.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

В противопоставленных товарных знаках, образующих серию, основным элементом также является слово "Легенда", написанное кириллицей или латинскими буквами. При этом изобразительный элемент в виде простой геометрической фигуры - круга, и неохраняемый элемент "Manufacture Since 1992" противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 602450 обладают слабой различительной способностью и не могут существенно повлиять на сходство противопоставляемых товарных знаков, обусловленное полным совпадением сильных элементов "Legenda" / "Legend".

3. Сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по смысловому признаку обусловлено следующими обстоятельствами:

несмотря на выполнение латиницей первой буквы в словесном элементе Легенда" в товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 413209, 458013, 443091, потребителем он читается как "легенда";

словесные элементы в противопоставленных товарных знаках по свидетельству Российской Федерации N 602450 "Legenda Manufacture Since 1992" (элемент "Manufacture Since 1992" является неохраняемым) и по свидетельству Российской Федерации N 362781 "Legenda Легенда" практически воспроизводят словесный элемент "Legend" оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606235 "The Legend 1920";

смысловое логическое ударение в оспариваемом товарном знаке падает на словесный элемент "The Legend", который переводится с английского языка как легенда;

артикль "The" и цифровой элемент "1920" являются второстепенными и не несут существенной смысловой нагрузки, основным является словесный элемент "Legend";

сравниваемые обозначения сходны по смысловому признаку, поскольку в данных обозначениях существует подобие заложенных в них понятий и идей, а также имеет место совпадение одного из элементов обозначений, на который падет логическое ударение и который обладает самостоятельным значением. Во всех сравниваемых товарных знаках речь идет о легенде.

4. Сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по звуковому признаку заключается в следующем:

в близости звуков в обозначениях, месте совпадающих звукосочетаний;

в полном вхождении одного элемента в другой;

в близости состава гласных и согласных;

характер совпадающих частей в товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 362781, 602450 и 606235 одинаковый, поскольку совпадающая часть обозначений - "Legend" - в данных товарных знаках имеет первостепенное значение (основное смысловое значение падает на слова "Legend" и "Legenda" (Легенда)).

5. Сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по графическому признаку обусловлено тем, что они одинаково выполнены стандартным шрифтом, в черно-белой цветовой гамме, не имеют оригинальных изобразительных элементов. Сходство по графическому признаку также заключается в расположении букв по отношению друг к другу, графическом написании с выделением заглавной буквы, цветовом сочетании, алфавите, которым они выполнены.

6. Товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, являются однородными товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, по родовым и видовым признакам, потребительским свойствам, функциональному назначению, условиям и каналам реализации, кругу потребителей.

7. Согласно данным аналитического отчета по итогам социологического опроса, проведенного среди российских потребителей, при визуальном восприятии оспариваемого товарного знака 65,9% потребителей обращают внимание на словесный элемент и лишь 24,7% потребителей - на цифровой элемент. Также в названном отчете содержатся данные в процентном соотношении о восприятии потребителями оспариваемого товарного знака при сравнении с каждым противопоставленным товарным знаком по отдельности.

По результатам рассмотрения поступившего 22.06.2017 возражения Роспатентом 18.09.2017 вынесено решение об отказе в удовлетворении возражения, правовая охрана оспариваемого товарного знака оставлена в силе.

Отказывая в удовлетворении поданного предпринимателем возражения, Роспатент исходил из того, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки не являются сходными между собой, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606235 соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками Роспатент пришел к следующим выводам:

1. Присутствие в оспариваемом товарном знаке артикля "The", который используется в английском языке для выражения категории определенности, свидетельствует о том, что словесный элемент "Legend" относится к лексике английского языка и произносится по правилам английской фонетики [] (ледженд), в отличие от словесных элементов противопоставленных товарных знаков, которые содержат звуки, соответствующие слову "легенда". Фонетические различия между сравниваемыми обозначениями также усиливаются за счет присутствия в конечной части словесных элементов "Lегенда", "Легенда/Legenda" и "Legenda" противопоставленных товарных знаков звука [а].

При звуковом воспроизведении должно учитываться присутствие в оспариваемом товарном знаке артикля и цифровых элементов, которые также оказывают влияние на произношение, отсутствие полного фонетического вхождения одного обозначения в другое, наличие неохраняемых словесных элементов "Manufacture since 1992" в комбинированном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 602450, что также определяет фонетическое различие при сравнении с оспариваемым товарным знаком.

2. Сравниваемые товарные знаки обладают семантическими различиями, что обусловлено отсутствием подобия заложенных в них понятий и идей. Оспариваемый товарный знак может вызвать в сознании потребителя различные ассоциации в зависимости от перевода словесных и цифровых элементов, который не является однозначным в отличие от прямого словарного значения слова "легенда".

Комбинация словесных элементов, включенных в оспариваемый товарный знак, способна вызвать в сознании потребителя ассоциации, связанные с конкретным предприятием, функционирующим с 1920 года и обладающим определенной репутацией, в силу чего оспариваемый товарный знак не может вызвать сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками.

3. Сравниваемые товарные знаки обладают визуальным различием. Общее зрительное впечатление от восприятия оспариваемого товарного знака формируется с учетом артикля "The", цифровых элементов и целостной композиции, в которой словесные и цифровые элементы органично переплетены.

В противопоставленных товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 413209, 443091, 458013 оригинально использованы буквы различных алфавитов, что сказывается на их восприятии. При этом использование в противопоставленном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 413209 оригинального шрифта, стилизованного под рукописный текст, несмотря на тот же визуальный прием, что и в оспариваемом товарном знаке, в целом не может повлиять на общий вывод о визуальном различии между сравниваемыми обозначениями, поскольку наличие дополнительных элементов в оспариваемом товарном знаке увеличивает его визуальную длину, что также оказывает влияние на формирование различного общего зрительного впечатления.

Визуальное различие оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 362781 и N 602450 формируется с учетом дополнительных элементов, объединенных в оспариваемом товарном знаке единой композицией, использованием различных алфавитов в словесных элементах, присутствующих в противопоставленном словесном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 362781, использованием дополнительных неохраняемых словесных элементов и цветового сочетания в комбинированном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 602450.

При этом использование в противопоставленном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 602450 оригинального шрифта, стилизованного под рукописный текст, несмотря на тот же визуальный прием, что и в оспариваемом товарном знаке, в целом не может повлиять на общий вывод о визуальном различии между сравниваемыми обозначениями, поскольку наличие дополнительных элементов в сравниваемых обозначениях определяет различную визуальную длину, формируя различия в общем зрительном впечатлении при их восприятии потребителем.

4. Все товары 14-го, 16-го, услуги 35-го и часть услуг 45-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, включают однородные товары и услуги в силу их идентичности или соотношения друг с другом как род-вид.

Между тем, поскольку оспариваемый товарный знак не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками, он не может вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

5. Результаты аналитического отчета по итогам социологического опроса не могут быть положены в основу вывода о сходстве товарных знаков, поскольку мнение респондентов, полученное без учета признаков тождества и сходства до степени смешения товарных знаков, установленных положениями ГК РФ и Правил N 32, применяемых при экспертизе товарных знаков, и методических подходов, выработанных при таком анализе, нельзя признать объективным и обоснованным.

Целевая группа исследования подобрана некорректно, что делает невозможным использование выводов данного исследования при подтверждении доводов лица, подавшего возражение, поскольку неизвестно, как доля участников опроса является потребителем ювелирных изделий, а какая - нет.

6. Содержащийся в возражении предпринимателя довод о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака на своих сайтах в сети "Интернет" предлагает к продаже ювелирные изделия под обозначением "The Legend 1920" подлежит отклонению, поскольку это обозначение отличается от оспариваемого товарного знака, в связи с чем не может рассматриваться в рамках данного возражения.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения возражения, поступившего 22.06.2017, в связи с чем решением от 18.09.2017 в удовлетворении данного возражения отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606235 оставлена в силе.

Полагая решение Роспатента от 18.09.2017 незаконным, предприниматель обратился в суд с заявлением по настоящему делу.

Обосновывая поданное в суд заявление, предприниматель сослался на следующие обстоятельства:

1. Выводы Роспатента об отсутствии семантического сходства между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными товарными знаками основаны на предположениях, не подтверждены какими-либо фактическими обстоятельствами, ссылками на словарно-справочные источники, вариантами перевода элементов оспариваемого товарного знака, свидетельствующего о наличии у него иного смыслового значения, кроме слова "легенда".

2. Делая вывод об отсутствии фонетического сходства между сравниваемыми товарными знаками, Роспатент не учел полное вхождение словесного элемента "Legend" и в оспариваемый товарный знак и в противопоставленные товарные знаки. Незначительное различие словесного элемента "Legend" оспариваемого товарного от словесных элементов "Lегенда" и "Legenda" противопоставленных товарных знаков обусловлено наличием в конце данных элементов буквы "а".

Входящие в оспариваемый товарной знак артикль "The" и цифровой элемент "1920" в силу положений пункта 3.4 Правил N 32 обладают слабой различительной способностью, в связи с чем не являются значимыми и не могут оказывать влияние на вывод о сходстве товарных знаков до степени смешения.

3. Выводы Роспатента о различном зрительном впечатлении, производимом оспариваемым и противопоставленными товарными знаками, не соответствуют положениям пункта 14.4.2.4 Правил N 32 и пункта 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации).

Артикль "The" и цифровой элемент "1920" имеют вспомогательное значение и не могут выступать в качестве самостоятельных, "сильных" элементов оспариваемого товарного знака. При анализе визуального сходства сравниваемых товарных знаков должны учитываться "сильные" элементы, влияющие на общее зрительное впечатление.

Вопреки выводу Роспатента оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 606235 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 602450 и N 413209 вызывают одинаковое общее зрительное впечатление за счет использования в них оригинального шрифта (стилизованного под рукописный текст) и наличия доминирующих элементов "Legend", "Lегенда" и "Legenda".

4. Оспариваемое решение Роспатента не содержит каких-либо указаний на то, каким нормам Правил N 32 и Методических рекомендаций противоречит представленный предпринимателем в материалы дела аналитический отчет по итогам социологического опроса. Вместе с тем при проведении социологического опроса выявлено мнение потребителей о сходстве сравниваемых товарных знаков по семантическому, фонетическому и визуальному признакам, что соответствует критериям оценки, указанным в пункте 14.4.2.2 Правил N 32. Кроме того, социологические опросы и исследования приводятся на основании собственной методики и не регламентируются названными Правилами и Методическими рекомендациями.

5. Регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606235, сходного до степени смешения с товарным знаками предпринимателя по свидетельствам Российской Федерации N 413209, N 443091, N 458013, N 362781 и N 602450, имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 14-го, 16-го, услуг 35-го и части услуг 42-го классов МКТУ, создает угрозу смешения этих товаров и услуг.

6. В соответствии с абзацем шестым пункта 3 Методических рекомендаций сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг). Учитывая наличие в перечне товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, в том числе идентичных товаров 14-го, 16-го и услуг 35-го, 42-го классов МКТУ, а также семантическое и фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков, вероятность их смешения является высокой.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2018 требования предпринимателя оставлены без удовлетворения.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, оценив и сопоставив оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, образующие серию, согласился с выводом Роспатента об отсутствии у них сходства до степени смешения, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606235 соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Осуществив проверку выводов Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками и соглашаясь с ними, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции исходил из следующего.

Как установлено судом первой инстанции, оспариваемый товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 606235, представляет собой комбинированное обозначение, включающее цифровой элемент "1920" и словесные элементы "The" и "Legend", выполненные оригинальным стилизованным под рукописный шрифтом буквами латинского алфавита, и образующими единую композицию, в которой цифра "1" может одновременно восприниматься как стилизованная латинская буква "L".

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 413209 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова, выполненного оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, в котором первая заглавная буква выполнена латинским алфавитом, а остальные - строчными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки "" и "" по свидетельствам Российской Федерации N 443091 и N 458013 представляют собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, в котором первая заглавная буква выполнена латинским алфавитом, а остальные - строчными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 362781 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами с первой заглавной буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 602450 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента "Legenda", выполненного стилизованным под рукописный текст оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой, и неохраняемых словесных элементов "Manufacture Since 1992", выполненных более мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Все словесные элементы расположены на фоне круга морковного цвета.

При рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции пришел к выводу о том, что наличие в сравниваемых товарных знаках словесных элементов "Legend", "Lегенда", "Легенда" и "Legenda" не свидетельствует об их сходстве в целом, поскольку семантический признак имеет лишь словесный элемент "Legend", который согласно справочно-словарным источникам в переводе с английского языка означает: легенда, предание, сказание, поверье, миф. Указанное слово является транслитерацией лишь одного из словесных элементов товарного знака по свидетельству N 362781 - "Легенда".

При этом судом первой инстанции отмечено, что словесные элементы "Lегенда" и "Legenda" не имеют смыслового значения на каком-либо языке, а лишь могут вызывать в сознании потребителя ассоциации со словом "легенда".

Перевод словесных и цифровых элементов в оспариваемом товарном знаке не является однозначным, в отличие от прямого словарного значения слова "легенда".

В частности, в обжалуемом решении суда указано, что оспариваемый товарный знак может вызывать в сознании потребителя различные ассоциации в зависимости от перевода его словесных и цифровых элементов, который в свою очередь не является однозначным. Как отмечено судом, присутствие в оспариваемом товарном знаке артикля "The", который используется в английском языке для выражения категории определенности, свидетельствует о том, что словесный элемент "Legend" относится к лексике английского языка и произносится по правилам английской фонетики - [] (ледженд), в отличие от словесных элементов "Легенда" / "Легенда" / "Legenda", которые содержат звуки, соответствующие слову "легенда". Следовательно, фонетические различия между сравниваемыми обозначениями также усиливаются за счет присутствия в конечной части словесных элементов "Lегенда" и "Legenda" звука [а], что указывает на отсутствие полного фонетического вхождения одного обозначения в другое.

Кроме того, делая вывод о различном восприятии оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, суд первой инстанции исходил из того, что комбинация словесных ("The" и "Legend") и цифровых элементов ("1920") оспариваемого товарного знака способна вызвать в сознании потребителя ассоциации, связанные с конкретным предприятием, функционирующим с 1920 года и обладающим определенной репутацией.

В отношении звукового воспроизведения (произношения) судом первой инстанции указано, что в оспариваемом товарном знаке должно учитываться присутствие артикля и цифровых элементов, которые оказывают влияние на произношение, обуславливая фонетическое различие между сравниваемыми обозначениями, а наличие неохраняемых словесных элементов "Manufacture Since 1992" в комбинированном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 602450 также определяет фонетическое различие между сравниваемыми обозначениями.

Вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками по графическому признаку обусловлен тем, что оспариваемый товарный знак представляет собой единую оригинальную композицию словесного элемента, артикля и цифр, объединенную цифрой "1" цифрового элемента оспариваемого товарного знака, который выполняет также роль английской буквы "L" в словесном элементе "Legend".

При этом сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление, поскольку зрительное впечатление от восприятия оспариваемого товарного знака формируется с учетом артикля "The", его цифровых и словесных элементов в целостной композиции, в которой эти элементы органично переплетены. При восприятии противопоставленных товарных знаков судом отмечено использование в них оригинальных букв различных алфавитов, в том числе в одном словесном элементе.

Суд первой инстанции также пришел к выводу, о том, что общее зрительное впечатление от восприятия оспариваемого товарного знака формируется с учетом цифрового элемента "1920", его расположения по отношению словесному элементу, а художественное оформление указанных элементов делает каждый элемент товарного знака трудным для прочтения, в результате чего знак в целом воспринимается как изобразительный, а цифровой элемент занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, что оказывает влияние на формирование различного общего зрительного впечатления.

Между тем противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 443091 и N 458013 в отличие от оспариваемого товарного знака выполнены стандартным шрифтом и не содержат цифровых элементов, что влияет на различие в визуальном восприятии товарных знаков.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 362781 выполнен в виде расположенных друг под другом слов, выполненных с использованием букв различных алфавитов стандартным шрифтом, что, по мнению суда первой инстанции, также свидетельствует об отсутствии графического сходства.

Отсутствие общего зрительного впечатления оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 602450 обусловлено наличием в названном противопоставленном товарном знаке дополнительных неохраняемых словесных элементов и цветового исполнения, в силу чего оспариваемый товарный знак не может вызывать сходных ассоциаций с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 602450.

Оценивая правомерность выводов Роспатента об однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленным товарным знакам, суд первой инстанции указал, что в отсутствие сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками Роспатент обоснованно исходил из того, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 606235 соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При этом суд первой инстанции отметил, что предпринимателем в материалы дела не представлены доказательства того, что товарные знаки, правообладателем которых он является, обладают широкой известностью в отношении товаров 14-го, 16-го, услуг 35-го и части услуг 42-го классов МКТУ. Доводы предпринимателя об угрозе смешения товарных знаков в глазах потребителей признаны судом необоснованными, поскольку перечень товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам, включает в себя дорогостоящие товары длительного пользования, (ювелирные изделия, благородные металлы, их сплавы, часы и т.д.), следовательно, покупатели подходят с особым вниманием к приобретению товаров такой ценовой категории, что подразумевает более тщательное отношение потребителя к товарам, производимым такими компаниями.

Отклоняя основанные на аналитическом отчете по итогам социологического опроса доводы предпринимателя, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции исходил из того, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений по общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует, в связи с чем оценка сходства сравниваемых товарных знаков, а также соответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства входит в компетенцию суда.

Более того, названный отчет не признан судом первой инстанции достоверным доказательством в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как в материалы дела не были представлены анкеты (опросные листы) к нему, что не позволяет провести проверку и оценить действительность сведений (ответы потребителей на поставленные вопросы), содержащихся в выводах отчета к данному опросу.

Кроме того, суд отметил, что представленное исследование касается только товаров 14-го класса МКТУ (ювелирные изделия), не являющихся товарами широкого потребления, тогда как выборка респондентов согласно данным отчета проводилась среди массового потребителя.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 12.03.2018 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение норм материального и процессуального права, просит названный судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению предпринимателя, выводы суда первой инстанции о том, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по семантическому признаку, поскольку вызывают различные ассоциации и воспринимаются по-разному, противоречат фактическим обстоятельствам дела.

Как отмечает предприниматель в кассационной жалобе, судом первой инстанции сделан вывод о том, что словесный элемент "Legend" оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606235 в переводе с английского языка означает "легенда" и является транслитерацией словесного элемента "Легенда" противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 362781. Вместе с тем судом первой инстанции сделан вывод о том, что отсутствует полное фонетическое вхождение словесного элемента "Legend" оспариваемого товарного знака в противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 362781, что, по мнению предпринимателя, противоречит приведенному ранее выводу суда первой инстанции.

Предприниматель также считает противоречивым вывод суда первой инстанции о том, что среди словесных элементов "Legend", "Lегенда", "Легенда" и "Legenda" оспариваемого и противопоставленных товарных знаков семантический признак имеет лишь словесный элемент "Legend" оспариваемого товарного знака, который переводится с английского языка как: легенда, сказание, миф. При этом, как отмечает предприниматель, из такого вывода суда следует, что словесный элемент "Легенда" противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 362781 не имеет семантического признака.

Кроме того, предприниматель полагает не соответствующим материалам настоящего дела вывод суда первой инстанции о способности комбинации словесных элементов "The", "Legend" и цифрового элемента "1920", включенных в оспариваемый товарный знак, вызвать у потребителей ассоциации, связанные с конкретным предприятием, функционирующим с 1920 года и обладающим определенной репутацией.

Ссылаясь на пункт 14.4.2.4 Правила N 32 и пункт 4.2.4.2 Методических рекомендаций, предприниматель указывает на то, что суд первой инстанции не исследовал наличие в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках сильных и слабых элементов, не оценил сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков с точки зрения охраноспособности входящих в их состав словесных элементов.

По мнению заявителя кассационной жалобы, вывод суда первой инстанции о том, что при звуковом восприятии сравниваемых товарных знаков должно учитываться наличие в оспариваемом товарном знаке артикля и цифровых элементов, противоречит положениям пункта 14.4.2.4 Правил N 32 и пунктов 4.2.4.2, 4.2.1.3 Методических рекомендаций, поскольку, как указывал предприниматель в своих пояснениях к заявлению, "цифры не являются словесными элементами, не служат для записи звуков и, в отличие от букв, не имеют звукового соответствия", в связи с чем они не могут учитываться при оценке звукового сходства товарных знаков.

Предприниматель также считает несоответствующим положениям пункта 2.3.1 Правил N 32 и пункта 6.3.2 Методических рекомендаций вывод суда первой инстанции о том, что цифровой элемент "1920" занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке.

В кассационной жалобе предприниматель отмечает, что допущенные судом первой инстанции нарушения норм материального права привели к принятию неправильного судебного акта, поскольку суд, делая вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками, исходил из различия слабых или неохраняемых элементов, которые в силу требований законодательства и правоприменительной практики Роспатента не учитываются при оценке сходства товарных знаков.

В кассационной жалобе предприниматель ссылается на допущенные судом первой инстанции нарушения норм процессуального права, выразившиеся в том, что судом не приняты во внимание и не оценены по существу выводы представленного предпринимателем аналитического отчета по итогам социологического опроса, который показал высокую вероятность смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

При этом предприниматель отмечает, что анкеты (опросные листы) не были приложены к названному отчету, поскольку они содержат персональные данные об опрошенных лицах.

В кассационной жалобы предприниматель отмечает, что в соответствии с позицией президиума Суда по интеллектуальным правам, выраженной в постановлении от 05.12.2016 по делу N СИП-70/2016, в случае отсутствия возражений лиц, участвующих в деле, против выводов заключения, само по себе непредставление опросных листов не делает заключение социологического опроса недостоверным доказательством. В силу части 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Как отмечает предприниматель, лица, участвующие в деле, не заявляли в установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации порядке о недостоверности представленного аналитического отчета по итогам социологического опроса.

Между тем, вопреки выводу суда первой инстанции о том, что социологический опрос проводился среди массового потребителя, предприниматель обращает внимание на то обстоятельство, что согласно анкете к аналитическому отчету опрос проводился среди покупателей, приобретающих ювелирные товары не реже одного раза в год, то есть постоянных покупателей ювелирных изделий, хорошо ориентирующихся на рынке данных товаров.

Помимо прочего в кассационной жалобе предприниматель ссылается на то, что в нарушение положений части 7 статьи 71 и части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом первой инстанции не дана оценка представленным в материалы дела доказательствам фактического использования обществом оспариваемого товарного знака.

Так, представленные предпринимателем в материалы дела нотариально заверенные копии страниц сайтов в сети "Интернет", по мнению последнего, подтверждают использование обществом в рекламе своих изделий совместно с оспариваемым товарным знаком слов "ЛЕГЕНДАРНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ" и "выиграй ЛЕГЕНДУ". Между тем предприниматель считает, что данные обстоятельства не приняты судом во внимание при принятии обжалуемого судебного акта, а положения пункта "С" статьи 6 quinques Парижской конвенции проигнорированы судом.

В президиум Суда по интеллектуальным правам поступили письменные объяснения Роспатента, в которых административный орган возражает против доводов, изложенных в кассационной жалобе, полагая их необоснованными.

Общество в отзыве на кассационную жалобу предпринимателя возражает против содержащихся в ней доводов, ссылаясь на их несостоятельность, полагает, что эти доводы направлены на переоценку доказательств и установленных по делу фактических обстоятельств.

В судебное заседание 25.06.2018 явились представители предпринимателя и Роспатента.

Представители предпринимателя выступили по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просили кассационную жалобу удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить.

Представитель Роспатента возражал против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, просил оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

Общество, извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству, а также посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, письменных объяснениях Роспатента и отзыве третьего лица на кассационную жалобу, выслушав мнения представителей Роспатента и третьего лица, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к следующим выводам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом первой инстанций обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем доводы заявителя кассационной жалобы свидетельствуют не о несогласии с данной судом первой инстанции оценкой доказательств, а о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки N 2015719739) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в названном подпункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06), степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены) (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06). При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

В отношении доводов кассационной жалобы, выражающих несогласие с выводами суда первой инстанции об отсутствии семантического сходства товарных знаков, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

При анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 N 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 N 300-ЭС16-8048 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017.

Как отмечено в подпункте "в" пункта 14.4.2.1 Правил N 32, смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпункте "в" пункта 14.4.2.1" имеется в виду "подпункте "в" пункта 14.4.2.2"

подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Судом первой инстанции по настоящему делу установлено, что:

словесный элемент "Legend" в переводе с английского языка означает: легенда, предание, сказание, поверье, миф;

указанное слово является транслитерацией лишь одного из словесных элементов товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 362781 - "Легенда";

слова "Lегенда" и "Legenda", в данном случае, не конкретизирует смысловое значение слов "Legend" и "Легенда", в связи с тем, что они не придают им конкретный смысл семантического характера, поскольку слова "Lегенда" и "Legenda" не имеют какого-либо смыслового значения на каком-либо языке, а лишь могут вызывать в сознании потребителя только ассоциации со словом "легенда";

перевод словесных и цифровых элементов в оспариваемом товарном знаке в совокупности не является однозначным, в отличие от прямого словарного значения слова "легенда".

Указанные обстоятельства позволили суду первой инстанции сделать вывод об отсутствии семантического сходства между сравниваемыми товарными знаками.

Вместе с тем соответствующий вывод суда первой инстанции не основан на вышеуказанном правиле оценки обозначений с точки зрения восприятия именно российского потребителя.

Суд первой инстанции, установивший, что словесный элемент "Legend" является транслитерацией одного из словесных элементов товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 362781 - "Легенда", не учел, что для российских потребителей, не знающих английского языка, именно транслитерационное значение слова будет превалирующим.

Кроме того, при оценке сходства товарных знаков устанавливается не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

Как указано выше, степень сходства учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения.

Вместе с тем для средних российских потребителей, знающих английский язык, не может быть признано полное отсутствие семантического сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего значения словесного элемента, которое вероятно является превалирующим значением с точки зрения восприятия потребителя, учитывая транслитерационное соотношение словесных элементов.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также соглашается с доводом кассационной жалобы о немотивированности вывода суда первой инстанции о том, что комбинация словесных ("The" и "Legend") и цифровых ("1920") элементов, включенных в оспариваемый товарный знак, способна вызывать в сознании потребителя ассоциации, связанные с конкретным предприятием, функционирующим с 1920 года и обладающим определенной репутацией, в силу чего оспариваемый товарный знак не может вызывать сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками.

Из решения суда первой инстанции не следует, на каких имеющихся в материалах дела доказательствах основан как вывод о том, что спорный товарный знак принадлежит конкретному предприятию, функционирующему с 1920 года, так и вывод о том, что среднему российскому потребителю соответствующий факт (при его установлении) известен настолько, чтобы вызывать какие-либо ассоциации со спорным обозначением.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с доводом о том, что суд первой инстанции не анализировал сильные и слабые элементы спорного товарного знака при установлении сходства.

Соответствующие выводы в тексте решения суда первой инстанции присутствуют.

Вместе с тем, как правильно отмечено в кассационной жалобе, выводы о силе элемента "1920" сделаны без анализа доводов предпринимателя о том, что этот элемент не может быть признан обладающим сильной различительной способностью.

Суд первой инстанции отметил, что необходимо учитывать различительную силу и доминирующий характер элементов, которые не совпадают в товарных знаках. Если эти элементы обладают различительной способностью и являются доминирующими, то степень сходства снижается. При этом суд пришел к выводу о том, что общее зрительное впечатление от восприятия оспариваемого товарного знака формируется с учетом цифрового элемента "1920", его расположения по отношению к словесному элементу, а художественное оформление указанных элементов делает каждый элемент товарного знака трудным для прочтения, в результате чего знак в целом воспринимается как изобразительный, а цифровой элемент занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, что оказывает влияние на формирование различного общего зрительного впечатления.

Вместе с тем оставлены без внимания основанные на пункте 2.3.1 Правил N 32 доводы предпринимателя о том, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что если признать, что у оспариваемого товарного знака имеется характерное графическое исполнение, то оно должно быть сравнено с графическим исполнением противопоставленных товарных знаков при определении общего зрительного впечатления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также не может поддержать и сделанные судом первой инстанции выводы относительно представленного в материалы дела аналитического отчета.

Отклоняя возможность учета аналитического отчета по итогам социологического опроса, суд первой инстанции отметил:

вопрос о сходстве до степени смешения обозначений по общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует, в связи с чем, оценка сходства сравниваемых товарных знаков, а также соответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства входит в компетенцию суда;

к указанному опросу в материалы дела не были представлены анкеты (опросные листы), что не позволяет провести проверку и оценить действительность сведений (ответы потребителей на поставленные вопросы), содержащихся в выводах отчета к данному опросу;

представленное исследование касается только товаров 14-го класса МКТУ (ювелирные изделия), не являющихся товарами широкого потребления, тогда как выборка респондентов, согласно данным отчета, проводилась среди массового потребителя; в свою очередь, как установил Роспатент, ювелирные изделия, которые предлагаются к продаже правообладателем оспариваемого товарного знака, относятся к дорогостоящим товарам длительного пользования, цена которых составляет от 7 000 до 280 000 рублей.

Вместе с тем то обстоятельство, что вопрос о наличии или отсутствии вероятности степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, не означает, что соответствующий вопрос разрешается судом исходя лишь из собственного анализа сравниваемых обозначений без учета доказательств, представляемых лицами, участвующими в деле.

При оценке вероятности смешения обозначений, которые фактически используются и доводятся до потребителей, возможно учитывать и фактически складывающиеся ассоциативные связи, которые устанавливаются, как правило, путем опроса адресной группы потребителей.

Кроме того, опросы мнения потребителей могут представляться в подтверждение иных обстоятельств, учитывающихся при определении вероятности смешения, как то: восприятия потребителями сравниваемых товаров как однородных, установления семантического, визуального, фонетического восприятия обозначения (которое впоследствии судом может быть учтено при определении сходства обозначений), известности товарного знака и другое.

При представлении результатов таких опросов в материалы дела они подлежат оценке судом наряду с другими доказательствами как с точки зрения выводов, сделанных по результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использованной методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, предоставленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016.

При этом, вопреки мнению суда первой инстанции, само по себе отсутствие опросных листов респондентов не может свидетельствовать о недостоверности результатов таких опросов.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2017 по делу N СИП-69/2017.

Таким образом, данный аналитический отчет должен был получить надлежащую оценку в решении суда первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также полагает противоречащим материалам дела вывод о том, что аналитический отчет не может быть признан отражающим мнение адресной группы потребителей.

Как отмечено в кассационной жалобе и следует из материалов дела, первый вопрос, заданный респондентам, звучал следующим образом: "Как часто вы покупаете часы и ювелирные изделия?" Таким образом, с учетом результатов ответа на этот вопрос должны были быть оценены и результаты опроса в целом.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из того, что при установлении степени сходства обозначений суд первой инстанции не исследовал в полном объеме представленные доказательства, не дал оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и не применил правовые позиции, выработанные высшими судебными инстанциями.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что вывод о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков делается не только на основе установления степени сходства обозначений, но также и на основе установления степени однородности товаров, и по результатам исследования иных факторов (в том числе, вышеуказанных степени внимательности потребителей, наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом, и других).

Суд первой инстанции при оценке вероятности смешения анализировал степень однородности товаров, внимательность потребителей.

Вместе с тем нельзя признать, что нарушения, допущенные при установлении степени сходства товарных знаков, не привели к принятию неправильного судебного акта, поскольку все вышеуказанные обстоятельства должны оцениваться в совокупности и во взаимном влиянии друг на друга.

При этом вероятность смешения зависит от соотношения степени сходства обозначений и степени однородности товаров, а равно от влияния степени сходства товарных знаков и степени однородности товаров на иные факторы.

Поскольку для разрешения спора о недействительности оспариваемого ненормативного правового акта необходимо установление всех указанных значимых для дела обстоятельств, решение суда подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение (пункт 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении дела суду необходимо дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", в связи с тем, что при подаче таких заявлений неимущественного характера, как заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, размер государственной пошлины составляет 200 рублей для физических лиц и 2 000 рублей для юридических лиц (подпункт 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации), при обжаловании судебных актов по этим делам государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов от указанных размеров и составляет 100 рублей для физических лиц и 1 000 рублей для юридических лиц.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (вступил в силу с 01.01.2015) в абзац второй подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными размер государственной пошлины для физических лиц составляет 300 рублей.

Поскольку кассационная жалоба подана после вступления в силу указанных изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина, подлежащая уплате за ее рассмотрение, для физического лица составляет 150 рублей.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

В связи с тем, что при подаче кассационной жалобы предпринимателем уплачена государственная пошлина по платежному поручению от 04.05.2018 N 421 в сумме 3 000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2 850 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2018 по делу N СИП-710/2017 отменить.

Направить дело N СИП-710/2017 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Ерицяну Артему Арамовичу из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 850 (Две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 04.05.2018 N 421 за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев