Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июля 2018 г. по делу N СИП-22/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента в части отказа в удовлетворении возражений против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку заявителем не представлено доказательств того, что правообладатель спорного товарного знака действовал в обход закона с противоправной целью, а также иным образом заведомо недобросовестно осуществлял гражданские права (злоупотреблял правом)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июля 2018 г. по делу N СИП-22/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 06 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 10 июля 2018 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2018 г. N С01-74/2018 по делу N СИП-22/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Моторкиной К.С., рассмотрел в судебном заседании заявление иностранной компании S. C. Johnson and Son, Inc. (1525 Howe Street, Racine, Wisconsin, United States) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.10.2016 в части отказа в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553292.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена иностранная компания Sport & Fashion Management Pte. Ltd. (Shenton Way, #18-11, OUE Downtown, Singapore, 068809).

В судебном заседании приняли участие представители:

иностранной компании S. C. Johnson and Son, Inc. - Грядов А.В. (по доверенности от 13.03.2018);

Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности N 01/32-393/41 от 15.05.2018);

иностранной компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd. - Кольцов И.Л. (по доверенности от 26.03.2018), Котов А.С. (по доверенности от 22.06.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания - S. C. Johnson & Son, Inc. (далее - компания S. C. Johnson & Son, Inc.) - обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 14.10.2016 в части отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "INSECTOFF" по свидетельству Российской Федерации N 553292.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена иностранная компания - Sport & Fashion Management Pte. Ltd. (далее - компания Sport & Fashion Management Pte. Ltd.).

В обоснование заявленного требования компания S. C. Johnson & Son, Inc. указывает на неправомерность вывода Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком "INSECTOFF" по свидетельству Российской Федерации N 553292 и серией товарных знаков, объединенных доминирующим элементом "OFF!", принадлежащих заявителю.

Также заявитель полагает, что потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку принимая во внимание популярность и известность заявителя и его продукции на российском рынке, потребители будут ассоциировать продукцию под обозначением "INSECTOFF" с компанией заявителя.

Кроме того, заявитель указал, что у спорного товарного знака отсутствует различительная способность, поскольку, по мнению заявителя, спорный товарный знак указывает на назначение товаров (защита от насекомых или уничтожение насекомых).

Компания S. C. Johnson & Son, Inc. также отмечает, что действия компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd. являются злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку спорный товарный знак на российском рынке используется исключительно в виде раздельного написания двух словесных элементов "INSECT" и "OFF", между тем данный довод Роспатентом не был принят во внимание.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 по делу N СИП-22/2018 решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам.

Отправляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал на необходимость суду первой инстанции исследовать и оценить довод заявителя о нарушении Роспатентом пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам указал на неполную оценку судом первой инстанции довода компании S. C. Johnson & Son, Inc. о злоупотреблении компанией Sport & Fashion Management Pte. Ltd. своим правом, подтверждаемом, в частности, последующим использованием спорного знака правообладателем в виде раздельного написания двух словесных элементов.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в заявлении, а также пояснениях и дополнительно представленных возражениях на пояснения Роспатента, просил удовлетворить заявленное требование.

Представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в отзыве и письменных пояснениях, просил отказать в удовлетворении заявленного требования.

Представитель третьего лица поддержал правовую позицию Роспатента, против удовлетворения заявленных требований также возражал по доводам, изложенным в письменных объяснениях, приобщенных к материалам дела.

Как установлено судом в ходе повторного рассмотрения настоящего дела и следует из материалов дела, компания Sport & Fashion Management Pte. Ltd. является правообладателем товарного знака "INSECTOFF" по свидетельству Российской Федерации N 553292, зарегистрированного 30.09.2015 с приоритетом от 13.08.2013 в отношении товаров 05-го класса МКТУ - репелленты.

Компания S. C. Johnson & Son, Inc. 17.12.2015 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированным несоответствием регистрации этого товарного знака пунктам 1, 3, 6 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом "OFF", при этом оспариваемый товарный знак представляет собой искусственное сложносоставное слово "INSECTOFF", образованное путем простого соединения двух частей, являющегося лексическими единицами английского языка, при этом элементы "INSECT" и "OFF" легко выделяются при прочтении, формируя понимание общего смыслового значения знака, как средства для "удаления насекомых", либо "отпугивания насекомых".

Кроме того, заявитель указывает на отсутствие у спорного товарного знака различительной способности, поскольку товарный знак указывает на назначение товаров (защита от насекомых или уничтожение насекомых).

Заявитель также указывает, что работает на рынке средств защиты от насекомых более 50 лет, является крупнейшим производителем моющих средств и бытовой химии.

На российском рынке средства защиты от насекомых, маркированные товарным знаком "OFF", появились с 2009 года, активно рекламируются на телевидении, хорошо знакомы и известны потребителю.

Между тем, появление на российском рынке товаров, связанных с защитой от насекомых, маркированных обозначением "INSECTOFF", в состав которого входит словесный элемент "OFF", право на которое принадлежит заявителю, способно вызвать в сознании потребителей ассоциации с продукцией компании заявителя.

Кроме того, товарные знаки заявителя зарегистрированы в отношении товаров 05-го класса МКТУ, которые являются однородными товарам 05-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Решением Роспатента от 14.10.2016 заявителю было отказано в удовлетворении возражения, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553292 была оставлена в силе.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением и полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает права и законные интересы компании S. C. Johnson & Son, Inc., последняя обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом компанией S. C. Johnson & Son, Inc. соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) содержится разъяснение, согласно которому при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.08.2013) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки).

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил рассмотрения заявки обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 названных Правил, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как отмечено в пункте 14.4.2.2 указанных Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. К слабым элементам, в частности, относятся неохраняемые обозначения. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Согласно рекомендациям, изложенным в пункте 6.3.1 Методических рекомендаций, значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).

Вместе с тем словесный элемент не во всех случаях может быть признан доминирующим в комбинированном обозначении. Значимость изобразительного и словесного элемента в комбинированном обозначении определяется исходя из конкретных фактических обстоятельств.

Так, в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 6.3.3 Методических рекомендаций, изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Оспариваемый товарный знак "INSECTOFF" по свидетельству Российской Федерации N 553292 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана этому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05-го класса МКТУ "репелленты".

Противопоставленный товарный знак "OFF!" по свидетельству Российской Федерации N 332774 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом "OFF", выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенный на фоне овала, и восклицательный знак. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05-го класса МКТУ "препараты для уничтожения вредных растений и животных; инсектициды; препараты для защиты от моли; репелленты; фунгициды; родентициды".

Противопоставленный товарный знак "OFF!" по свидетельству Российской Федерации N 332775 с приоритетом от 28.08.2006 также является комбинированным, содержащий в себе словесный элемент "OFF", выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенный на фоне овала, и восклицательный знак. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05-го класса МКТУ "препараты для уничтожения вредных растений и животных; инсектициды; препараты для защиты от моли; репелленты; фунгициды; родентициды".

Противопоставленный товарный знак "OFF!" по свидетельству Российской Федерации N 96739 с приоритетом от 03.10.1990 является словесным, содержит в себе словесный элемент "OFF", выполненный стандартным шрифтом заглазными буквами латинского алфавита, и восклицательный знак. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "OFF!" по свидетельству Российской Федерации N 433245 с приоритетом от 15.06.2010 является словесным, содержит в себе словесный элемент "OFF", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и восклицательный знак. Правовая охрана представлена в отношении товаров 04-го и 11-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "Офф!" по свидетельству Российской Федерации N 97275 с приоритетом от 27.11.1990 является словесным, содержит в себе словесный элемент "Офф", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и восклицательный знак. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05-го класса МКТУ "гермицидные препараты, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения сорняков и вредных животных, инсектициды, репелленты (средства для отпугивая фунгициды, препараты для освежения воздуха, дезодоранты для тканей, препараты, предохраняющие от моли, средства препятствующие скоплению и способствующие удалению из воздуха болезнетворных и инфекционных средств.

Словесные элементы "OFF" и "Офф" в товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 332774, 332775, 96739, 433245, 97275 являются доминирующими в силу их размеров и пространственного расположения. Кроме того, в указанных товарных знаках элементы "OFF" и "Офф" являются единственными словесными.

По результатам анализа оспариваемого товарного знака "INSECTOFF" по свидетельству Российской Федерации N 553292 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 332774, 332775, 96739, 433245, 97275 Роспатент пришел к выводу об отсутствии между товарными знаками сходства до степени смешения, указав, что оспариваемый товарный знак и противопоставляемые товарные знаки различаются визуально за счет отсутствия общего зрительного впечатления, обусловленного существенной разницей в визуальной длине, а также благодаря наличию в них дополнительного элемента (восклицательный знак).

Кроме того, все противопоставленные товарные знаки выполнены на фоне стилизованного облака, а оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом без графической проработки.

При этом товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 332774, 332775 характеризуются оригинальным графическим исполнением словесного элемента, а также наличию изобразительных элементов.

Более того, противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 97275 выполнен буквами русского алфавита, в связи с чем разница сравниваемых обозначений увеличивается.

Принимая во внимание изложенное, коллегия судей, проанализировав сравниваемые товарные знаки, считает верным вывод Роспатента об отсутствии графического сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

Относительно смыслового сходства товарных знаков суд указывает следующее.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявки).

В отличие от оспариваемого товарного знака, словесный элемент "OFF" противопоставленных товарных знаков по свидетельствам N 332774, 332775, 96739, 433245 представляет собой слово английского языка, которое может быть переведено на русский язык как "вон!", "прочь!". Словесный элемент "ОФФ" товарного знака по свидетельству N 97275 представляет собой транслитерацию слова английского языка "OFF".

Коллегия судей соглашается с выводом Роспатента, что спорный товарный знак "INSECTOFF" представляет собой фантазийное обозначение, поскольку отсутствует в словарно-справочных изданиях как лексическая единица, обладающая смысловым значением.

Довод заявителя о том, что обозначение "INSECTOFF" воспринимается как состоящее из двух слов "INSECT", имеющего значение "насекомое" и "OFF" - "прочь, вне, вон", и что у потребителя, владеющего как русским, так и английским языками, при восприятии товаров, маркированных оспариваемым обозначением, могут возникнуть ассоциации с характеристикой товаров 05-го класса МКТУ - репелленты, правомерно отклонен Роспатентом, поскольку в данном случае спорный товарный знак выполнен в слитном написании, в связи с чем вызывает неоднозначные ассоциации и толкование у потребителя.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что и при раздельном написании обозначения "INSECTOFF" не представляется возможным сделать однозначный вывод о том, что оспариваемое обозначение является буквальным толкованием характеристики товаров, поскольку оно в целом требует рассуждений и домысливания, может вызвать в сознании потребителя различные представления.

Кроме того, Роспатент правомерно отметил, что спорное обозначение может быть также воспринято потребителем как воспроизводящее фамилию человека в оригинальном написании с добавкой элемента "OFF".

Учитывая изложенное, Роспатент пришел к верному выводу о том, что семантическое сходство сравниваемых товарных знаков также отсутствует.

Сравниваемые обозначения также не обладают фонетическим сходством ввиду различной фонетической длины, а именно имеют разное количество и состав согласных звуков. При этом совпадение в указанных обозначениях словесного элемента "OFF" не позволяет признать их сходными, поскольку в оспариваемом товарном знаке имеется четко произносимая начальная часть "INSECT", что имеет большое значение при восприятии словесных многосложных обозначений.

Судебная коллегия принимает во внимание, что согласно позиции высшей судебной инстанции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, вывод о сходстве товарных знаков делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

С учетом вышеизложенного, проанализировав сравниваемые товарные знаки в соответствии с требованиями законодательства, а также по установленным Правилами рассмотрения заявки и Методическими рекомендациями критериям, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что данные товарные знаки производят различное зрительное впечатление, и не сходны между собой до степени смешения.

Кроме того, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (аналогичная позиция отражена в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018 по делу N СИП-718/2016, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 по делу N СИП-626/2016 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023 по делу N СИП-717/2016).

При этом такая вероятность может иметь место при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Аналогичная позиция приведена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2017 по делу N СИП-163/2017.

В оспариваемом решении Роспатент пришел к выводу об однородности товаров 05-го класса МКТУ, указанных в регистрации спорного товарного знака, с товарами 05-го класса МКТУ, указанных в регистрации противопоставленных товарных знаков, ввиду того, что они относятся к одному роду и виду товаров, имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Вместе с тем, судебная коллегия, принимая во внимание отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков, приходит к выводу о том, что отсутствие сходства при оценке вероятности смешения не может быть компенсировано даже идентичностью товаров для которых такие товарные знаки зарегистрированы.

Кроме того, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что данные выводы суда первой инстанции об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков были поддержаны президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 19.03.2018 при рассмотрении кассационной жалобы компании S. C. Johnson & Son, Inc.

Относительно довода заявителя о том, что спорный товарный знак может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (пункт 3 статьи 1483 ГК РФ) судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Приведенная норма материального права закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим в заблуждение потребителя.

К таким обозначениям в соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо представление доказательств, подтверждающих наличие по состоянию на дату приоритета товарного знака у потребителя стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его производителем.

При этом, учитывая, что в силу статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию Российской Федерации, средним потребителем в целях определения ложности обозначения или его способности ввести в заблуждение является потребитель в Российской Федерации.

Таким образом, оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается (или оспаривается) правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу N СИП-282/2015, от 22.04.2016 по делу N СИП-948/2014 и от 02.02.2017 по делу N СИП-472/2016.

Следует учитывать, что обозначение может содержать как элементы, прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

При этом для определения, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопросы: описывает ли элемент товары ложно и может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить: являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей - адресатов конкретных товаров - в отношении конкретного обозначения.

Для того чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным изготовителем, должно быть установлено, как минимум, что этот изготовитель использует конкретное обозначение в Российской Федерации; это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015.

В обоснование данного довода заявитель указывает, что при рассмотрении возражения Роспатентом не учтено, что производимые компанией S. C. Johnson & Son, Inc. средства защиты от насекомых, маркированные обозначением "OFF", хорошо известны потребителю, спорное обозначение "INSECTOFF" способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В обоснование своей позиции заявителем были представлены документы, содержащие сведения о деятельности заявителя, использовании им противопоставленных обозначений.

Вместе с тем, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что само по себе использование заявителем обозначений "OFF" и "ОФФ" не свидетельствует о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Более того, установив отсутствие сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, Роспатент правомерно указал, что данное обстоятельство также препятствует выводу о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Исследовав представленные заявителем доказательства, Роспатент пришел к правомерному выводу, что заявителем не было представлено материалов, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителя стойкой ассоциативной связи между товарами 05-го класса МКТУ, маркированных обозначением "INSECTOFF", и компанией S. C. Johnson & Son, Inc., что является необходимым условием для установления способности товарного знака вводить потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товара.

Представленная распечатка Интернет-страницы сайта otzovik.com, содержащая отзывы трех потребителей о товаре, маркированном оспариваемым обозначением, не может быть принята в качестве надлежащего доказательства, подтверждающего наличие стойкой ассоциативной связи между товарами, маркированными товарным знаком "INSECTOFF", и компанией S.C. Johnson & Son, Inc., поскольку из указанных отзывов потребителей следует, что оспариваемый товарный знак воспринимается потребителями как самостоятельное средство индивидуализации, а не искусственное сочетание обозначений "INSECT" и "OFF".

Исходя из изложенного, у суда отсутствует основание для признания данного вывода Роспатента неправомерным. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Таким образом, предоставление правовой охраны знаку по свидетельству Российской Федерации N 553292 не противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Относительно довода заявителя о том, что спорный товарный знак не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение товаров (защита от насекомых или уничтожение насекомых) (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ) судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как следует из подпункта 2.3.2.3 Правил N 32, к обозначениям, характеризующим товары (в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта), относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Как отмечено в пункте 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов (обозначений, используемых для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе), не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Так, в соответствии с положениями пункта 2.2 Рекомендаций описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Также необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Элементу, который исходя из вышеизложенного может быть отнесен к описательным, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленный описательный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки. В качестве такого подтверждения могут быть представлены сведения, указанные в пункте 2.1 Рекомендаций.

При этом представленными доказательствами должны подтверждаться имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014.

При этом судебная коллегия отмечает, что в делах связанных с доказыванием описательного характера обозначений, используемых для индивидуализации товаров и услуг, необходимо доказать возникновение ассоциативных связей у потребителей в отношении спорного обозначения и конкретного товара.

Как указывалось ранее обозначение "INSECTOFF" не является буквальным толкованием характеристики товаров, поскольку представляет собой фантазийное обозначение и отсутствует в словарно-справочных изданиях как лексическая единица, обладающая смысловым значением.

Довод заявителя о том, что обозначение "INSECTOFF" воспринимается как состоящее из двух слов "INSECT", имеющего значение "насекомое" и "OFF" - "прочь, вне, вон", и что у потребителя, владеющего как русским, так и английским языками, при восприятии товаров, маркированных оспариваемым обозначением, могут возникнуть ассоциации с характеристикой товаров 05-го класса МКТУ - репелленты, правомерно отклонен Роспатентом, поскольку как указывалось ранее в данном случае спорный товарный знак выполнен в слитном написании, в связи с чем вызывает неоднозначные ассоциации и толкование у потребителя.

Кроме того, как указывалось ранее и при раздельном написании обозначения "INSECTOFF" не представляется возможным сделать однозначный вывод о том, что оспариваемое обозначение является буквальным толкованием характеристики товаров, поскольку оно в целом требует рассуждений и домысливания, может вызвать в сознании потребителя различные представления.

Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Таким образом, коллегия судей, оценив представленные в материалы дела доказательства, приходит к выводу, что оспариваемое обозначение не является буквальным толкованием характеристики товаров, оно в целом требует рассуждений и домысливания, может вызвать в сознании потребителя различные представления.

Также судебная коллегия отмечает, что в делах, связанных с доказыванием описательного характера обозначений, используемых для индивидуализации товаров и услуг, необходимо доказать возникновение ассоциативных связей у потребителей в отношении спорного обозначения и конкретного товара. Однако компанией S. C. Johnson & Son, Inc. в материалы настоящего дела доказательств возникновения такой связи не представлено.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом Роспатента о соответствии регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553292 положениям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 ГК РФ.

Также коллегия судей отмечает, что довод компании S.C. Johnson & Son, Inc. о том, что действия компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd. по подаче заявления о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку и его последующему использованию являются злоупотреблением правом, не может быть признан в достаточной степени обоснованным в силу следующего.

Согласно пунктам (2) и (3) статьи 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу вышеприведенной нормы статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 63 Постановления N 5/29 суд на основании положений статьи 10 ГК РФ также вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Так, одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Указывая о злоупотреблении правом со стороны компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd., заявитель усматривает его проявление в том, что в результате указанных действий заявителю будет нанесен экономический ущерб, в виде лишения части прибыли.

Между тем такие утверждения носят предположительный характер и не очевидны исходя из объема доказательств, имеющихся в материалах дела.

Регистрация на имя компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd. товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553292 сама по себе не свидетельствует о том, что целью данной компании при регистрации этого товарного знака было препятствование хозяйственной деятельности компании S. C. Johnson & Son, Inc. и нанесению ей ущерба.

Также заявителем не представлено доказательств того, что правообладатель спорного товарного знака действовал в обход закона с противоправной целью, а также иным образом заведомо недобросовестно осуществлял гражданские права (злоупотреблял правом).

Кроме того, по мнению заявителя, регистрация спорного товарного знака была направлена на получение третьим лицом необоснованного преимущества за счет использования сложившейся популярности компании S. C. Johnson & Son, Inc., обусловленной его использованием продукции с обозначением "OFF".

Вместе с тем, для установления в действиях компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd. недобросовестности в форме "паразитирования на чужой репутации" необходимо установить известность товарного знака "OFF", обуславливающую его сложившуюся деловую репутацию, а также умысел заявителя на получение необоснованного преимущества именно за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам проанализировав представленные в материалы дела доказательства приходит к выводу, что вышеуказанные обстоятельства заявителем не подтверждены.

Несмотря на то, что широкая известность товарного знака "OFF", принадлежащего компании S. C. Johnson & Son, Inc. лицами, участвующими в деле, не оспаривается, между тем у суда нет оснований считать действия заявителя по регистрации спорного товарного знака и его последующее использование актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения "INSECTOFF" не сходного до степени смешения с товарным знаком "OFF", сама по себе не свидетельствует о недобросовестных действиях правообладателя при такой регистрации.

Последующее же использование компанией Sport & Fashion Management Pte. Ltd. спорного товарного знака в виде раздельного написания двух словесных элементов "INSECT" "OFF" также не свидетельствует о недобросовестности действий правообладателя, поскольку как следует из материалов дела упаковка продукции заявителя и правообладателя спорного товарного знака является различной, сходство в оформлении продукции отсутствует. Продукция, а именно ее оформление с использованием противопоставленных товарных знаков, заявителя и правообладателя спорного товарного знака существенно различается, как в целом (по общему впечатлению), так и в отдельных элементах оформления.

Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу о том, что как приобретение исключительных прав на товарный знак, так и последующее поведение правообладателя, не свидетельствуют о недобросовестных действиях компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на компанию S. C. Johnson & Son, Inc. в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований компании S. C. Johnson and Son, Inc. отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина