Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 июля 2018 г. N С01-308/2018 по делу N А40-217931/2016 Суд отменил постановление апелляционного суда об отказе в иске о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков и принятии отказа от требований об уничтожении контрафактного товара и орудий, оборудования и иных средств, предназначенных для совершения нарушения исключительных прав, а дело передал на новое рассмотрение, поскольку не определена процессуальная судьба дела в части требований об изъятии и уничтожении контрафактного товара, орудий, оборудования и средств для его производства

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 июля 2018 г. N С01-308/2018 по делу N А40-217931/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 4 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Мындря Д.И., Силаева Р.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" (ул. Кантемировская, д. 29, корп. 1, Москва, 115477, ОГРН 1127746314112) на решение Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2017 по делу N А40-217931/2016 (судья Агафонова Е.Ю.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2018 по тому же делу (судьи Валиев В.Р., Головкина О.Г., Григорьев А.Н.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" к обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" (ул. Ленинская слобода, д. 19, эт. 1, оф. 41Х1Д, Москва, 115280, ОГРН 1027700450337), обществу с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" (Гончарная наб., д. 9/16, стр. 1, Москва, 115172, ОГРН 1047796332022)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "НЕО-ФАРМ" (ул. Обручева, д. 55А, Москва, 117246, ОГРН 1037732007620).

В судебном заседании принимали участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" - Семенов А.В. (по доверенности от 09.01.2017), Душин А.А. (по доверенности от 02.03.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" - Хабаров И.А. (по доверенности от 26.09.2017 N 28), Мальцева Е.А. (по доверенности от 03.07.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" (далее - общество "Курортмедсервис") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" (далее - общество "Йодные технологии и маркетинг") со следующими требованиями:

взыскать с общества "Йодные технологии и маркетинг" компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 34 400 000 рублей;

изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар "Биологически активная добавка к пище" с незаконно размещенными товарными знаками "Баю-бай" по свидетельству Российской Федерации N 183422 и "БАЮ-БАЙ" по свидетельству Российской Федерации N 338019, произведенный обществом "Йодные технологии и маркетинг" в количестве 50 000 штук (дата выпуска - 2013 год), а также контрафактный товар "Биологически активная добавка к пище" с незаконно размещенным товарным знаком "Живые витамины" по свидетельству Российской Федерации N 264357;

изъять из оборота и уничтожить орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые обществом "Йодные технологии и маркетинг" по адресу: село Фроловское, Козельский район, Калужская область, 249717, или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на средства индивидуализации при производстве контрафактного товара "Биологически активная добавка к пище" с незаконно размещенными товарными знаками по "Баю-бай" по свидетельству Российской Федерации N 183422, "БАЮ-БАЙ" по свидетельству Российской Федерации N 338019 и "Живые витамины" по свидетельству Российской Федерации N 264357.

Определением Арбитражного суда города Москвы в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принято уточнение иска, в соответствии с которым требование о взыскании компенсации увеличено до 51 600 000 рублей.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.03.2017 к участию в деле в качестве второго ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" (далее - общество "ПродуктСервис", в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - общество с ограниченной ответственностью "НЕО-ФАРМ" (далее - общество "НЕО-ФАРМ").

В ходе производства по делу общество "Курортмедсервис" уточнило заявленные требования, просило компенсацию взыскать солидарно с обоих ответчиков.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2017 исковые требования удовлетворены частично: с общества "ПродуктСервис" в пользу общества "Курортмедсервис" взыскано 10 637 856 рублей, в удовлетворении требований в остальной части отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2018 решение суда первой инстанции отменено, принят отказ общества "Курортмедсервис" от требований об уничтожении контрафактного товара и орудий, оборудования и иных средств, предназначенных для совершения нарушения исключительных прав.

В удовлетворении иска в остальной части отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Курортмедсервис" просит отменить постановление суда апелляционной инстанции, а также решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации, ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судами норм материального права.

В обоснование кассационной жалобы общество "Курортмедсервис" указывает на то, что суд первой инстанции, установив факт производства обществом "Йодные технологии и маркетинг" контрафактного товара, необоснованно освободил это общество от ответственности за установленное правонарушение, признав его добросовестным производителем контрафактного товара.

Заявитель кассационной жалобы считает неверным и вывод суда апелляционной инстанции об освобождении от ответственности обоих ответчиков.

Общество "Курортмедсервис" полагает, что действующее законодательство не предусматривает фигуры "добросовестного производителя контрафактного товара", а освобождение ответчиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность, от гражданско-правовой ответственности по мотиву отсутствия их вины не соответствует положениям статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Также заявитель кассационной жалобы указывает, что в российском законодательстве не установлен принцип достоверности Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Кроме того, общество "Курортмедсервис" ссылается на то обстоятельство, что в процессе производства по настоящему делу общество "Йодные технологии и маркетинг" не указывало на неизвестность ему факта наличия спора в отношении прав на вышеназванные товарные знаки, а лишь просило принять во внимание то, что при первоначальном рассмотрении дела N А40-49613/2013 в удовлетворении иска о признании недействительной сделки уступки прав на товарные знаки судами было отказано.

Также общество "Курортмедсервис" считает неверными выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии оснований для освобождения общества "Йодные технологии и маркетинг" от ответственности за нарушение исключительных прав в силу того, что это общество действовало на основании агентского договора с обществом "ПродуктСервис".

Более того, по мнению заявителя кассационной жалобы, суды проигнорировали доказательства, подтверждающие ведение ответчиками совместной деятельности, и пришли к неверному выводу о наличии между ответчиками отношений из агентского договора, а также не учли, что ответчики являются аффилированными лицами.

На основании изложенного общество "Курортмедсервис" считает, что ему как правообладателю вышеназванных товарных знаков не может быть отказано в защите своих исключительных прав, так как доказательства прекращения его исключительных прав или их аннулирования ответчиками представлено не было.

Общество "Курортмедсервис" не согласно с выводом суда первой инстанции о том, что уничтожение обществом "Йодные технологии и маркетинг" произведенного товара является обстоятельством, освобождающим от ответственности за незаконное производство контрафакта, а также указывает, что никакого уничтожения на самом деле не было.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2018 кассационная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 16.05.2018.

В судебном заседании 16.05.2018 к материалам дела приобщен отзыв общества "Йодные технологии и маркетинг", судебное заседание отложено на 04.07.2018.

В судебное заседание явились представители обществ "Курортмедсервис" и "Йодные технологии и маркетинг".

Иные лица, участвующие в деле, извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном Сайте суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание Суда по интеллектуальным правам не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании представитель общества "Курортмедсервис" доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил ее удовлетворить.

В месте с тем, представитель этого общества пояснил, что предметом настоящего обжалования является постановление суда апелляционной инстанции, указал, что доводы, приведенные в кассационной жалобе, касающиеся несогласия с решением суда первой инстанции, направлены лишь на то, что бы по результатам рассмотрения кассационной жалобы не было оставлено в силе решение суда первой инстанции, которое заявитель кассационной жалобы также считает незаконным.

Представитель уточнил просительную часть, просил направить дело в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение, считает, что недостатки, допущенные судом первой инстанции, могут быть устранены на стадии повторного рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.

Уточнение просительной части кассационной жалобы принято судом кассационной инстанции применительно к положениям статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, представитель истца просил приобщить его письменные пояснения, представленные в судебном заседании, пояснил, что за время отложения никаких документов в материалы настоящего дела не направлялось.

Представители общества "Йодные технологии и маркетинг" против удовлетворения кассационной жалобы возражали по доводам, указанным в отзыве.

Законность обжалуемого судебного акта проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы и возражения на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "Курортмедервис" на основании договора от 15.01.2013, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) за номером РД0116847, приобрело исключительные права на товарные знаки "Живые витамины" по свидетельству Российской Федерации N 264357, "БАЮ-БАЙ" по свидетельству Российской Федерации N 338019 и "Баю-бай" по свидетельству Российской Федерации N 183422.

Впоследствии, а именно 19.01.2013, исключительные права на эти товарные знаки были переданы по договору обществу с ограниченной ответственностью "МонтажСервис" (переименовано в общество "ПродуктСервис").

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2016 по делу N А40-49613/2013, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016, договор от 19.01.2013 признан недействительным, исключительные права на спорные товарные знаки признаны за обществом "Курортмедсервис".

Ссылаясь на то, что ответчики в 2013 году организовали производство контрафактной продукции с использованием товарных знаков, права на которые принадлежали истцу, с целью введения такой продукции в гражданский оборот, предоставив документы, подтверждающие, по его мнению, введение в гражданский оборот отдельных единиц контрафактного товара, а также сведения об объемах производства контрафактного товара, общество "Курортмедсервис" обратилось в суд с настоящим иском.

При рассмотрении спора судом первой инстанции установлено, что общество "ПродуктСервис" 28.06.2016 получило свидетельство о государственной регистрации биологически активной добавки "Баю-бай. Капли" с указанием в качестве производителя общества "Йодные технологии и маркетинг".

Между ответчиками 02.09.2013 заключен агентский договор, в соответствии с условиями которого общество "Йодные технологии и маркетинг" обязалось произвести для общества "ПродуктСервис" на своих мощностях биологические добавки, а 16.09.2013 - договор на поставку биологически активных добавок.

Согласно акту о выполнении заказа/поручения от 28.10.2013 общество "Йодные технологии и маркетинг" завершило производство продукции "БАД "Баю-бай. Капли", включая производство вторичной упаковки и этикеток, в количестве 50 000 штук.

Факт введения в гражданский оборот названного товара, на котором использованы обозначения "Баю-бай", "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ", с указанием в качестве производителя общества "Йодные технологии и маркетинг", а в качестве лица, принимающего претензии по качеству, общества "ПродуктСервис", суд первой инстанции счел подтвержденным представленным в материалы дела кассовым чеком и упаковкой приобретенного товара.

Сравнив используемые на упаковке спорного товара обозначения и принадлежащие истцу товарные знаки, суд первой инстанции признал их сходными до степени смешения, а товары, для которых зарегистрированы товарные знаки, однородными товарам, в производстве которых участвовали ответчики.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции признал продукцию, произведенную обществом "Йодные технологии и маркетинг" по заказу общества "ПродуктСервис", контрафактной.

Удовлетворяя частично требование о взыскании компенсации с общества "ПродуктСервис", суд первой инстанции учел факт уничтожения части контрафактного товара, подтвержденный актом от 30.12.2014, а также то обстоятельство, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 338019 и 183422 имеют тождественный словесный элемент, который и был использован на упаковках контрафактного товара, в связи с чем признал, что нарушение прав на оба товарных знака представляет собой одно правонарушение.

Отказывая в иске к обществу "Йодные технологии и маркетинг", суд первой инстанции исходил из того, что названное общество действовало в рамках агентского договора по поручению общества "ПродуктСервис" и добросовестно полагалось на данные Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в котором в спорный период правообладателем товарных знаков числилось общество "ПродуктСервис".

В удовлетворении требований об уничтожении контрафактного товара, а также средств и оборудования, используемого для производства такого товара, судом первой инстанции было отказано вследствие непредставления истцом доказательств местонахождения контрафактной продукции, а также доказательств принадлежности обществу "Йодные технологии и маркетинг" оборудования и средств, на уничтожении которых настаивал истец.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции в части сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, об однородности товаров, в производстве которых участвовали ответчики, товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки истца, а также о контрафактности этих товаров.

Вместе с тем, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении требования о взыскании компенсации к обоим ответчикам, суд апелляционной инстанции исходил из отсутствия вины ответчиков в совершении вменяемого правонарушения, указав, что действующая до 01.10.2014 года редакция статьи 1250 ГК РФ устанавливала безвиновную ответственность только по отношению к требованиям неимущественного характера, в то время как правонарушение совершено в 2013 году. Кроме того, судом апелляционной инстанции учтено, что истец отказался от требований неимущественного характера.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда апелляционной инстанции о принадлежности ему исключительных прав на спорные товарные знаки, о признании товара, в производстве которого участвовали ответчики, контрафактным.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, постановление суда апелляционной инстанции в отношении вышеназванных выводов не проверяется.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ (в редакции, действовавшей в период вменяемого правонарушения) отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

Как разъяснено в пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса.

Согласно пунктам 1-3 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Таким образом, статьей 401 ГК РФ установлено, что лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет ответственность вне зависимости от наличия или отсутствия вины. Освобождением от ответственности могут служить лишь чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства.

Как разъяснено в пункте 43.2 постановления N 5/29 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт нарушения его ответчиком путем использования сходного до степени смешения обозначения в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им.

В постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.09.2012 N 5939/2012 содержится позиция, в соответствии с которой действия лица, осуществившего создание контрафактного товара с целью введения его в гражданский оборот по заданию иного лица, составляют самостоятельное нарушение исключительного права.

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о том, что при отсутствии вины ответчики, осуществляющие предпринимательскую деятельность, не несут материальную ответственность за нарушение исключительных прав истца, в ситуации, когда произведенный ими товар признан контрафактным, не соответствует применимым к отношениям сторон нормам материального права.

Постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене.

Судебная коллегия учитывает, что резолютивная часть обжалуемого судебного акта содержит вывод о принятии судом частичного отказа от заявленных требований, однако не содержит вывода о прекращении производства по делу в этой части.

Указанное свидетельствует о том, что процессуальная судьба дела в части требований об изъятии и уничтожении контрафактного товара, орудий, оборудования и средств для его производства не определена.

Названные обстоятельства служат основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции в полном объеме.

Одновременно суд кассационной инстанции соглашается с доводами, изложенными в кассационной жалобе, о том, что решение суда первой инстанции не может быть оставлено в силе судом кассационной инстанции.

Так, все доводы, которые заявлены в кассационной жалобе, в том числе касающиеся необходимости повторной проверки факта уничтожения ответчиками части контрафактного товара, о совместном производстве ответчиками партии контрафактного товара, об известности обществу "Йодные технологии и маркетинг" обстоятельств заключения обществом "ПродуктСервис" договора приобретения исключительных прав на спорные товарные знаки, признанного впоследствии недействительным, об аффилированности ответчиков, были заявлены как в суде первой инстанции, так и в апелляционной жалобе общества "Курортмедсервис", однако вследствие отказа в иске по основанию отсутствия вины не являлись предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции в рамках предоставленной этому суду компетенции.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении суду апелляционной инстанции надлежит рассмотреть дело в рамках своей компетенции с проверкой доводов, содержащихся в апелляционных жалобах, с принятием судебного акта в соответствии с применимыми к отношениям сторон нормами материального права.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат распределению судом апелляционной инстанции при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2018 по делу N А40-217931/2016 по тому же делу отменить.

Направить дело N А40-217931/2016 на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев